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米国における特許訂正の効力について - 再発行、再審査による補正に関する注意点 -

特許を取得した後に、特許クレームの訂正(補正)をする必要が生ずる場合があります(ここで言う「訂正」とは、クレームの減縮、拡張等、クレームの権利範囲に実質的な変更を加えることをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含めない。)。

米国においては、日本の場合と同様に、特許後にクレームを訂正することができます。しかし、米国では、特許クレームを訂正すると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、権利放棄されたとみなされて訂正前に行われた第三者の行為に対する権利行使は不可能になり、訂正後の特許クレームに対しても第三者に一定の実施権が認められますので、注意が必要です。このことについて、以下具体的に説明します。

再発行(reissue)と再審査(reexamination)によるクレーム訂正

米国においては、特許クレームを訂正するための手段として、再発行(reissue)と再審査(reexamination)とがあります。再審査の場合には、クレームの拡張はできませんが、再発行の場合にはクレームの拡張も可能です(ただし、特許クレームを拡張するような訂正を申請することができるのは、原特許取得後2年以内に限られます)。特許クレームを拡張するような訂正が可能であるという点では、米国の特許法は、日本の特許法と大きく異なります。日本では、特許クレームを拡張するような訂正は認められません。

訂正クレームの分類

米国において特許の訂正を行う場合、原クレームのいくつかは訂正を受けずにそのまま残り、原クレームのいくつかは訂正(減縮、拡張等)を受けるでしょう。また、原クレームのいくつかは削除されることもあり、新たなクレームが追加されることもあるでしょう。原特許及び訂正後の特許の効力の観点からは、特許クレームは次の3種類に分類するのが便利です。

(1)維持クレーム: 原特許にあって、訂正後の特許においても訂正されずにそのまま維持されたクレーム

(2)削除(又は訂正前)クレーム: 原特許にはあったが、訂正後の特許からは削除されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正前の原特許クレームは削除されたクレームと考える)

(3)追加(又は訂正後)クレーム: 原特許にはなく、訂正後の特許において追加されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正後のクレームは追加されたクレームと考える)

訂正クレームに基づく権利行使

訂正クレームの効力については、35 U.S.C. § 252、及び35 U.S.C. § 307(b)に規定されています。

第1の維持クレームについては、原特許発行の時点から存在したクレームとみなされます。つまり、維持クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、特許権を行使することができます。

第2の削除(又は訂正前)クレーム(上記のように、特許クレームが訂正された場合は、訂正前の原クレームは削除クレームと考える)については、初めから存在しなかったものとみなされます。つまり、削除(又は訂正前)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、損害賠償を請求することができません。したがって、米国においては、特許クレームを訂正した場合、たとえその訂正が原クレームを減縮するものであり且つ特許訂正前の第三者の行為が減縮したクレームを侵害するものであったとしても、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができません。

これは、日本の場合と大きく異なる点です。日本では、特許クレームを訂正した場合、訂正後のクレームで原特許が発行されたものとみなされますから、特許訂正前の第三者の行為が特許訂正後のクレームを侵害するものであった場合には、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができます。

第3の追加(又は訂正後)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してしか損害賠償や差止めを請求することができません。しかも、この場合の権利行使には一定の制限を伴います。この制限は、第三者が特許訂正前に上記した第1の維持クレーム(原特許発行の時点から存在して訂正されずに維持されたクレーム)を侵害しないで事業の実施をしていた場合に、特許訂正後における第三者の事業の実施を保護するために設けられたものです。このような第三者の実施権を"intervening right"と称します。

Intervening Right

米国における"intervening right"は、一般に「中用権」という日本語に訳されることが多いようですが、日本の特許法における「中用権」(日本の特許法第80条に規定される通常実施権)とは全く意味が異なりますので、注意しなければなりません。日本における「中用権」とは、自らの特許の有効性を信じて、特許発明の実施(あるいは実施の準備)をしていた場合、その特許が無効にされ且つその発明と同一の発明に関する他人の特許が存在したとしても、実施を継続できるという権利(通常実施権)のことを指します。要するに、日本では、結局は無効になったとしても自らの特許を実施していたとう前提があって、初めて「中用権」が認められますが、米国において"intervening right"が認められるために特許の所有は要求されません。

米国において特許訂正前に上記した第1の維持クレームを侵害することなく事業の実施をしていた第三者に認められるintervening rightには、2つの種類があります。

第1は、特許訂正前にその事業で既に製造した物について認められる、その物の処分権(特許訂正後に使用、販売等をする権利)です。

第2は、特許訂正前に実施していた事業について認められる事業継続権です。

第1の権利は、必ず認められます。第2の権利は、認めるかどうか、また、認めるとしてもどの程度認めるかを、公平性の観点から、裁判所が判断します。

纏め

このように、米国では、再発行(reissue)や再審査(reexamination)によって、特許クレームの権利範囲に実質的な変更を加える訂正をすると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができなくなり、また訂正後のクレームに基づく権利行使もintervening rightにより制限されてしまうことがあります。

したがって、特許クレームの減縮又は拡張をしようとする場合、原クレームを残しつつ、原クレームを減縮し又は拡張したクレームを追加するという方針で臨むのがよいでしょう。即ち、クレーム1の特許性をより明確にする為に、クレーム1を減縮補正(新たな特徴を追加)したい場合に、クレーム1そのものを補正してしまうのではなく、上記のような新たな特徴を記載した従属クレームを追加するなどの方策を検討すべきです。同様に、再発行によって拡張する場合も、原クレームを残したまま、拡張したクレームを追加することが賢明です。

米国(4)

Q. 再発行(reissue)で認められる訂正はどのようなものか?また、特許権者が指摘した再発行申請理由以外の理由で特許性を否定されることがあるのか

A. 再発行制度は、出願人の過誤(error)を訂正するためのものであり、その過誤が、それにより特許の全部または一部が実施不能(inoperative)または無効(invalid)となるようものである場合に、訂正が認められます。クレームが狭すぎるという理由でクレームの拡大が許されることも有りますが、その場合、原特許発行から2年以内に申請する必要があります。また、クレームを拡張する場合、その他にも幾つか注意事項が有りますが、それについては、次のQ&Aに譲りますので、そちらをご覧下さい。

訂正の対象としては、クレームのみならず、明細書本文や図面を訂正することも可能です。また、優先権の主張の欠落や誤りを修正することも出来ます。

再発行を申請する際には、既に発行されている特許が、その特許に含まれてしまった詐欺的意図のない特定の過誤により、全体的あるいは部分的に「効力/効果が無い(inoperative)」あるいは「無効である(invalid)」ことを述べる宣誓書を提出しなければなりません。

審査過程においては、上記の過誤だけがチェックされるのではなく、全クレームが全ての特許要件について改めて審査されます。従って、上記の過誤以外の欠陥を審査官に指摘されて拒絶され、有効な回答ができず、結局、再発行特許を受けることができないこともあり得ます。

Q. 本来、発明に不要な要件を米国特許のクレームに記載してしまったため、その必須でない要件を外して発明を実施している第三者に対して侵害差し止めを請求出来ない。米国で、特許後に上記の不要な要件を外す補正をすることは出来ないか?

A. 不要な要件を外すということは、クレームを「拡大」することになりますが、そのような場合、再発行制度(Broadening Reissue)(35 U.S.C. 251)を利用してクレームの拡大することが可能です。(再審査(Reexamination)では、クレームを拡大する補正は不可。)クレームを拡大する再発行については、以下の点に注意することが必要です。

(1)通常の再発行は、特許存続期間中であれば、いつでも可能だが、クレームを拡大する再発行は、原特許発行から2年以内に申請する必要がある(35 U.S.C. 251, MPEP 1412.03)。

(2)審査段階において、特許を取得するために放棄された発明の主題(surrendered subject matter)を再取得(recapture)することは許されない(MPEP 1412.02)。即ち、再発行によりクレームから削除しようとしている主題が、審査段階において拒絶を克服するために、補正によりクレームに導入されたもの、若しくは発明の重要な特徴として主張されたものである場合、これを再発行によって削除することは許されない

(3)特許クレームに変更(ここでいう「変更」とは、減縮、拡張等のクレームの権利範囲を実質的に変更するものをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含まない。)を加えた場合、変更前の元の特許クレームは初めから存在しなかったものとみなされる(一方、再発行において変更されずに残ったクレームについては、原特許に基づく権利が有効に維持される)。また、再発行の後の変更されたクレームについては、特許権者は、再発行の後になされた第三者の行為に対してのみ、損害賠償や差止めを請求することができる。しかも、この場合の特許権の行使は、第三者のintervening rightによって制約を受ける("intervening right"は「中用権」と訳されることが多いが、日本の特許法における「中用権」、即ち、日本の特許法第80条に規定される通常実施権とは、意味が異なる)。詳しくは、「米国における特許訂正の効力について」の項を参照されたい。

Q. 米国でパテントトロールとおぼしき会社に特許侵害訴訟を提起された。訴訟が提起されたのは、パテントトロールに好んで利用されることで有名なテキサス州東地区裁判所である。この管轄について、他の管轄への移転を請求することはできるのか?

A. テキサス州東地区裁判所は、パテントトロールの聖地のような裁判所であり、特許権者に対して有利な判決を出す傾向が極めて顕著であることで有名な裁判所です。この裁判所では、特許侵害訴訟における原告(特許権者)の勝訴率が、80%にも及ぶと言われています。

この管轄について、他の管轄への移転を申立てることができ、一定の要件を満たせば、この申立てが認められることがあります。移転の申立てを認めるか否かは、以下の様な「私益」及び「公益」の要因の観点から検証を行う多因子テストによって判断されます。

「私益」の要因: (1) 証明情報源へのアクセスの容易さ、(2) 証人出廷を実現するための強制的な手続が可能か否か、(3) 証人が自発的に出廷するための費用、(4)事実審の容易化、迅速化、費用低減、その他のあらゆる実際的な事項。

「公益」の要因: (1) 裁判所における訴訟の集中による管理上の問題、(2) その地で決定される地方特有の争点に存在する利益、(3) 法廷地と事件に適用される法の親和性、(4) 抵触法または外国法の適用に関する不必要な問題の回避。

但し、上記の申立てが認められるのは、当事者双方がテキサス州東地区において一切事業活動していないなど、他の管轄に移さないことが職権の濫用であることが明らかであるような場合でないと難しいようです。

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