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Prometheus最高裁判決に基づく特許適格性に関するガイドライン公表(USPTO)
2012/07/20
米国:USPTOが、最終的なAIA施行規則の一部を公表(1)
2012/07/20
米国:USPTOが、最終的なAIA施行規則の一部を公表(2)
2012/07/20
中国:日中PPH施行期間の延長
2012/07/20
PCT:基礎出願に基づく引用による補充
2012/06/22
“PPH MOTTAINAI”試行プログラム
2012/06/22
PCT出願に対する情報提供制度の開始
2012/06/21
米国:AFCP試行プログラム実施期間延長
2012/06/21
米国:AFCP及びQPSIDの施行期間の延長
2012/06/21
米国:AFCP、QPSIDの施行期間の更なる延長

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米国(6): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)

米国には、多岐に亘る早期審査・審査促進に関する制度がありますが、それらの幾つかは非常にプラグマティックであり、お国柄が反映された興味深いものとなっています。例えば、優先審査(Prioritized Examination)は、$4,800という高額の費用を支払えば優先的に審査を行うというものであり、早期審査[MPEP708.02(a)に規定された審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)]は、米国特許庁に代って出願人自らの責任で先行技術調査と特許性評価を行えば、早期に処理してもらえるというものです。また、2011年12月31日をもって終了してしまいましたが、未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願1件について優先的に審査してもらえるという一種のバーター取引のような制度[Patent Application Exchange Program(出願交換プログラム)]も以前は存在しました。

具体的な要件や手続きについては詳細な説明がなされているサイトが多数存在しますので、ここでは各制度の特徴(メリット・デメリット)を中心に概要について説明致します。

[I] 優先審査(Prioritized Examination)制度

米国特許法改正法(Leahy-Smith America Invents Act: AIA)の発効とほぼ同時に導入された新しい制度です。

2011年9月26日以降に提出された出願について、この優先審査制度を利用すれば、平均で12ヶ月以内に最終的な審査結果(許可通知(Notice of Allowance)または最終拒絶(Final Rejection))が得られることになっています。(尚、この優先審査は"Track One"と称されておりますが、"Track Two"は通常審査であり、"Track Three"は通常より実体審査の開始を30ヵ月遅らせた審査のことを意味します。)

近年の米国特許庁における審査の遅延状況を考えると魅力的な制度では有りますが、この制度には以下のような制約やデメリットが有ります:

(1)優先審査の請求は、特許出願(パリ優先権主張出願、継続出願、分割出願を含む)若しくはRCEと同時に行うことが必要

(2)PCT経由の米国出願は対象外(但し、継続出願やRCEを行って、それと同時に優先審査を請求することは可能)

(3)費用が非常に高額である(米国特許庁に支払う申請料:Large entity $4800 、Small entity $2400)

(4)クレーム数に制限が有る(クレーム総数が30以下、且つ独立クレーム数が4以下)

(5)特許庁からのオフィスアクション(拒絶理由通知等)に対し、応答期間(3ヶ月)の延長を行った場合、優先審査の対象から外され、通常出願の取扱となる(費用の払い戻しは無し)

[II] 早期審査制度[MPEP708.02に規定された審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)] 

2006年8月25日以降の出願について、早期審査制度[審査促進プログラム(Accelerated Examination Program)]を利用することもできます。こちらも、優先審査(Prioritized Examination)の場合と同様に、平均して12ヶ月以内に最終的な審査結果(許可通知(Notice of Allowance)または最終拒絶(Final Rejection))が得られることになっております。

対象となる出願や申請のタイミングは、上記の優先審査とほぼ同様(但し、RCE提出と同時に請求することはできない)ですが、優先審査と比較して以下の様な相違点が有ります:

(1)特許庁に支払う申請料は$130と低額(優先審査では、$4,800(Large Entity))

(2)クレーム数の制約が、上記優先審査の場合より若干厳しい(クレーム総数が20以下且つ独立クレーム数が3以下)

(3)出願人は、先行技術調査を行い、出願と同時に、特許性を明らかにした早期審査補助文書(Accelerated Examination Support Document)を提出することが必要

(4)特許庁からのオフィスアクション(拒絶理由通知等)に対して30日以内に応答することが必要。期間延長は原則として認められず、期限を徒過すると出願放棄となる

特に(3)の出願人による先行技術調査と早期審査補助文書(Accelerated Examination Support Document)の作成に要する手間と費用、並びに提出した情報に漏れが合った際にInequitable Conduct(不衡平行為)によって権利行使不能(unenforceable)となるリスクの観点から、この手続きの制度の利用に対するネガティブな意見も多く聞かれます。(絶対に利用すべきではないと強く主張している米国の弁護士もいるようです。)

尚、この審査促進プログラムについて、以下の場合には、申請により(1)の費用が免除されます:

- 発明者の少なくとも1人が、病気又は65歳以上の場合

- 発明が、環境改善(environmental quality)、エネルギー資源の開発又は省エネルギー(development or conservation of energy resources)、対テロリズム(countering terrorism)に関するものの場合

[注:しばしば誤解されている方がいらっしゃるようですので、念のために指摘しておきますと、MPEP 708.02のサブセクションI-II及びV-XII(製造の予定や侵害されている等の事情や組み換えDNA、超伝導など特殊発明に関する要件)は、2006年8月25日以前の申請に関する要件であり、現時点での請求には適用されません。]

上記のことから分かる通り、優先審査及び早期審査は、コスト、手間、リスクの観点から、気軽に利用できる制度とは言い難いものとなっています。

日本において既に所望の権利範囲で特許許可されているならば、日本の審査結果に基づく審査促進を可能にするPPHが、最適なオプションの1つとして検討に値すると思われます。

[III] 特許審査ハイウェイ(PPH)

日米間では、平成20年1月4日から、日米特許審査ハイウェイ(PPH)を本格実施しています。データ的には、日本-米国PPHの適用を受けた場合の許可率は約95%と言われております。(http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-202.html

[III-1] PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば米国特許庁(USPTO)は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

弊所で、USPTOにPPHを申請した件では、USPTOが日本では引かれなかった新たな先行技術文献を引いてきたり、日本で既に考慮された先行技術文献に基づいた新たな拒絶理由を提示してきたことも有りました。そのような件でも、結果的には通常審査よりも早期に特許成立致しましたが、USPTOが、他国の審査結果に従い直ちに特許許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。

PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm

[III-2] 日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)の適用をうけるための条件

PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

(1) 日本出願と米国出願の対応関係について:

 PPHの適用が可能な日本出願と米国出願の対応関係は大きく分けて以下の3通りになります。
 - 米国出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(米国出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
 - 米国、日本以外の第三国における出願が、米国出願と日本出願の共通の優先権出願である(米国出願又は米国出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。
 - 米国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないものや米国及び日本以外の国における出願に基づく優先権を主張しているものも含む)。

尚、米国出願が優先権出願である場合、この出願は仮出願であっても構いません。

また、PCT経由の米国出願で、国際調査機関(JPO又はUSPTO)又は国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH(PCT-PPH試行プログラム)を申請することも可能です。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関(JPO又はUSPTO)又は国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)の見解書若しくは国際予備審査機関(JPO又はUSPTO)の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい: http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/after_uspto_japanese_kai.pdf

このPCT-PPH試行プログラムは、2012年1月28 日に終了する予定であり、現時点では試行期間延長や本格実施についての情報はありません。

(2) JPOによる特許性判断:

日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。

(3) 日本出願の請求項と米国出願の請求項の対応関係:

PPHに基づく審査を申請する米国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、米国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

(4) PPH申請可能な時期:

PPHに基づく審査を申請する米国出願は、USPTOによる審査が開始されていない必要があります。

尚、親出願において認められたPPHプログラムへの参加申出及び特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願も独自に上記(1)~(4)の要件を満たす必要があります。

[III-3] PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

(1) 許可になった請求項及びその英訳文

(2) 日本出願の「特許査定」の直前の日本出願の審査通知(すなわち、最新の「拒絶理由通知書」)の写と、その英訳文(最初の審査通知が特許査定である場合には、特許査定の翻訳文は不要で、最初の審査通知が特許査定であった旨を説明する)

(3) JPOの審査通知においてJPOの審査官により引用された文献[情報開示申告書(IDS)として提出]

(4) 日本出願と米国出願の請求項の対応表

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Welcome to the website of Inoue & Associates

Introductory Statement

Inoue & Associates (located within 1 minute walk from the Japan Patent Office) is an intellectual property (IP) firm having more than 35 years of experience in international IP business.

We are a modest-sized IP firm composed of members each having profound knowledge about the legal aspect of IP and the technologies involved therein as well as excellent skill in actual IP practice, such that high quality services can be offered constantly at a reasonable price.  Each one of our staff members is so trained as to be able to always provide high quality IP-related services including production of documents having a clear and logical construction whether they are in English or Japanese and irrespective of urgency or technical difficulties involved in particular cases.

Over the years, we have built up a solid reputation for our ability to efficiently acquire and protect IP rights in Japan.

We are confident that we can provide higher quality IP services than any other IP firms in Japan.


Features of Inoue & Associates

For acquiring and protecting patent rights, everything starts from the claims and specification of a patent application or a granted patent.  Whether a patent application can be granted with a desired protective scope or a granted patent can survive the challenge from a third party depends utterly on how good the claims and specification have been drafted in the first place.

Invalidation of patents, unexpectedly narrow scope of protection, defeat in infringement suit … all such undesired outcome could have been avoided only if the patent application had been better drafted. 

In the case of Japanese patent applications filed by non-Japanese entities, the claims and specification are usually translations from the non-Japanese texts of the first filed foreign applications or PCT applications. 

From this perspective, the translation of the patent claims and specification is actually more than just a translation and is practically tantamount to the preparation of a legal document which serves as a basis for seeking patent protection.  For this reason, the translation should be done with utmost care by IP professionals such as experienced patent attorneys or paralegals

And that is what we do and is not done by most of the IP firms in Japan

 

Problems related to traditional way of handling patent applications from outside Japan

In typical Japanese IP firms, applications from foreign clients are handled by a team of an IP professional (a patent attorney or a paralegal) and a translator. For example, the translation of a PCT specification for the Japan national phase entry is often carried out by one who is the least experienced in the IP firm or even by an outside translator.

The IP professions work on legal matters based on the translations prepared by translators which are not always so good or of a rather poor quality in many cases. This manner of handling patents is disadvantageous not only from the aspect of efficiency but also from the aspect of cost because poor translations of course make the entire procedure unnecessarily complicated and high translation fees are required even if the translations are not so good. Such inefficient and problematic practice as mentioned above has become customary because many Japanese IP professionals are not good at writing in English or even reading English documents, and the English-to-Japanese translations are generally assigned to beginners.

Consequently, many Japanese IP professionals have to rely on poor translations in their works, thus falling into a vicious cycle. It is not surprising even if patent applications from foreign clients are handled by those who do not fully understand what is disclosed in the original specification nor the clients’ instructions given in English during the prosecution of the application. For years, this has been a serious problem as far as the patent applications from outside Japan are concerned.

Our Solution

Such problems as mentioned above will never happen in the case of Inoue & Associates. Every one of our staff members has gone through very hard training and long actual experience to acquire ability to handle the IP cases alone from drafting patent specifications whether they are in Japanese or English to dealing with various procedures relating to patent applications or registered patents. We do not need and actually do not use any translator. Even in the case of foreign patent applications (in US, EP etc.) filed by Japanese applicants through our firm, the US or European patent attorneys often use our draft documents without any substantial change. That is, the documents drafted by Inoue & Associates as such are often submitted to the USPTO or the EPO.

There is no magic formula for acquiring good IP rights. This can be achieved only by hard work and skill obtainable through long and rich experience as always required in any fields for realizing high quality services.

Inoue & Associates is one of the very limited number of Japanese IP firms capable of constantly offering high quality IP services at a reasonable price. There has been and will be no compromise in the quality of services we provide to our clients and, for this very reason, we have been trusted by many foreign clients as well as domestic clients.

Our skill in IP business is highly esteemed by our clients including two famous Japanese professors emeriti, Dr. Nobuatsu Watanabe and Dr. Hidefumi Hirai, whose recommendations are shown in this web site. Further, if requested, we will be able to show you copies of some letters from various US and EP attorneys praising our abilities.

Our highly-skilled staff members will surely be of great help to your establishment of strong and valuable intellectual property portfolio while reducing cost.

If you are not sure, try us and we promise that we will never fall short of your expectations. You will immediately realize that we are dedicated to efficient acquisition and protection of your valuable intellectual properties and have skills to achieve this goal.

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「後知恵」(hind-sight)による拒絶に対処しやすい明細書作成について

審査基準における「後知恵」

現在の日本の審査基準には「後知恵」の防止に関する規定は存在していません。しかし、1993年に審査基準に導入されて以来、2000年の改訂前までの審査基準には「その他の留意事項」として「後知恵」の防止規定が存在しました。2000年の改訂で削除されたその規定は以下の通りです:

「本願の明細書から得た知識を前提として事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」)

一方、米国の審査基準(MPEP)(MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)では、「2142: Legal Concept of Prima Facie Obviousness [R-6]」に「However, impermissible hindsight must be avoided and the legal conclusion must be reached on the basis of the facts gleaned from the prior art.」(...許容できない後知恵は防止しなければならず、法律的結論は先行技術から収集した事実に基づいて下さなければならない)と記載され、「後知恵」の防止に関する規定が存在します。

なお、米国の審査基準では、「後知恵」を防止する観点から、prima facie obviousness(一応の自明性)が成立する要件には以下の2項目が含まれています:
(1)TSMテスト(teaching, suggestion, or motivation test)(「2143.01: Suggestion or Motivation To Modify the References [R-6]」などを参照)と
(2)reasonable expectation of success(成功するという合理的な期待)(「2143.02: Reasonable Expectation of Success Is Required [R-6]」などを参照)。

また、EPOの審査基準(Guidelines for Examination in the EPO)では、「C_IV_11.9.2: "ex post facto" analysis; surprising technical advantage」と「C_IV_11.7.3: Could-would approach」に「事後分析("ex post facto" analysis)」(後知恵)の防止に関する規定が存在します。〕

「後知恵」に関する考察

上記のような一種の「戒め」の存在からも分かる通り、国を問わず、特許庁の審査官にとって最大のタブーの一つが、いわゆる「後知恵」(hindsight)に基づく拒絶を出してしまうことです。

「後知恵」は、進歩性(非自明性)の判断において問題になることが多く、「後知恵」による進歩性欠如の拒絶の説明で、しばしば引き合いに出されるのが有名な「コロンブスの卵」です。要するに、以前には誰にも成されていなかった発明に対して、最初に発明したことの価値を無視して、後から結果が容易に見えることのみに基づいて評価してしまうのが、「後知恵」による拒絶です。

しかし、考えてみれば、審査官が審査に先立って先行技術文献をサーチする際には、当然に本発明の内容を頭に入れてそれを基準にしてサーチするわけですのですので、そこには必然的に「後知恵」のバイアスがかかります。そして、そのようにしてサーチしてきた先行技術文献に対する発明の特許性を評価する段に至っては、その「後知恵」に基づく色眼鏡を外して、サーチを行った審査官自身にとってではなく、発明がなされた当時の「当業者」にとって発明が容易であったということを、充分な根拠をもって「理論付け」することが出来るか否かを検討します。

一般人には、この「色眼鏡」を外すことが難しいのですが、特許庁の審査官は必ず「色眼鏡」を外して発明と先行技術の関係を評価することが要求されます。

そして、その「理論付け」の根拠が一応、一見して充分なものであれば、「後知恵」はないことになり、もしもその「理論付け」の根拠が全く無い若しくは明らかに不充分であれば「後知恵」による拒絶ということになります(ただし、欧米・日本・韓国などの先進国では後者の状況は通常はごく稀にしか生じません)。

しかし、実際は、「理論付け」が充分かどうか自体についての純粋に客観的な判断基準はないわけですので、多くの場合の、ある意味では、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得るとも言えます。この点に関連して、米国Albany Law Schoolの教授が、陪審を想定して一般市民400人を対象に、hingsightの影響についての調査を行ったところ、事前に本発明の知識を有していた人が、その発明を自明と判断する確率は、本発明の予備知識がなかった人の場合と比較して約2倍であり、TSMテストやGrahamテストに従って、判断させても結果はそれほど変わらなかったそうです。

また、発明の技術は出願時からの時間経過ともに陳腐化しますので、一般に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増加してゆく傾向があると考えられています。つまり、出願時には「とても意外な知見」に基づくとの印象を与える発明であっても、審査の時点、さらには裁判の時点というように、時間の経過にともない、「意外な知見」との印象はどんどん減少していき、したがって、「後知恵」による判断の生じるリスクが高まると考えられています。

このように、ある意味で、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得ると考えられ、更に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増大してゆく傾向があると考えられます。

そして、一旦、拒絶理由を受けてしまえば、如何にその理由が「後知恵」に基づくように見えたとしても、単に「後知恵」のみを主張して拒絶が撤回されることは殆ど無いと言って良く、結局は、出願人が発明の新規性・進歩性(非自明性)を明確にすることが必要になります。

要するに、如何に「後知恵」に基づくと思われる拒絶であっても、拒絶を受けてから「後知恵だ」と主張しても「後の祭り」であり、予め「後知恵」に基づく拒絶を受けないよう、明細書作成の段階で準備をしておくことが肝心であると考えます。

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書

一般的な考え方

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書とは、一言で言ってしまえば、先行技術に対する新規性・進歩性(非自明性)が明確に示されている明細書ということになります。

要するに、格別な手段が有るわけではないのですが、特に一見して先行技術との構成上の違いが小さい発明は、「後知恵」による進歩性欠如(自明性)の拒絶を受け易いので、発明の構成の困難性(先行技術同士若しくは先行技術と周知技術を組み合わせることに関する困難性)や予想外の効果などについて強調しておくとよいでしょう。

実際には、この点の対応が充分でない明細書を目にすることが良くあります。特に発明者の方は、発明が属する特定の技術分野の専門家ですから、自分では構成上の小さな改変にも困難性を伴うことを良く認識しており、それを当然のことと考えてしまい、専門外の第三者にとっては容易に見えるかもしれないという認識が無い場合が少なくありません。この様なことが原因となって、進歩性(非自明性)が明確に読み取れない明細書となってしまうのだと思います。

したがって、これは、弁理士や特許技術者の仕事の範疇とも言えますが、明細書を書く際に、発明が属する特定分野の専門知識が無い第三者にとって、発明がどのように解釈されるかを客観的にイメージすることが非常に重要です。客観的な視点からの配慮を欠いた明細書での出願は、後知恵に基づく拒絶を受けやすいと言えます。

具体的には、出願明細書において、本発明に最も近い先行技術から本発明に到達することについての困難性や予想外の効果が得られることが直感的に理解できるようなポイントを、発明の課題と解決手段の項目などで、要領よく説明しておけば、「後知恵」による拒絶を未然に防止できることがあります。また、ポイントさえ巧みに述べてあれば、拒絶を受けても、それをベースにして、意見書で大幅に詳しい説明にすることが容易になります。

特に効果の話となると、米国を除く多くの国において、出願時の明細書に教示も示唆もされていないような効果について、出願後の審査の段階で主張しても考慮されませんので、出願時に何らかの記載を含めることが重要です。

具体例と注意事項

たとえば、公知技術として、ある種のポリマーAの重合反応の特徴に着目して設計されたポリマーA製造用の重合反応装置があり、本発明は、その公知の重合反応装置を他のポリマーBの製造に適用した製造方法に関する発明である、という場合を例に取ります。

一般的には、化学分野など結果の予測が難しい分野においては、反応の原料が異なれば、適する反応方式や条件も異なるという一般的常識がありますが、審査官が、上記の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することの容易性について何ら具体的な根拠を示さずに、「本発明で成功している」という結果を念頭において、公知の重合反応装置を他のポリマーに適用することなど当たり前などという理由で拒絶をしたならば、この拒絶は「後知恵」に基づくものと言えるかも知れません。

しかし、具体的な証拠の提示は無くとも、恐らく審査官は「異なる重合反応であっても、殆どの場合に、同じ反応装置が利用できることは周知」などを指摘してくるでしょう。それに対して、単に審査官の主張は、「後知恵」に基づく不当なものだと主張しても、通常、それだけでは審査官の判断が覆ることはなく、結局は、組み合わせの困難性や予想外の効果を明らかにすることが必要になると思います。

従って、「後知恵」の拒絶を防止し、またそのような拒絶を受けても効率的に拒絶を撤回させるためには、やはり出願明細書において、発明の構成の困難性や効果の意外性などを分かり易く説明しておくということが最も有効です。

上記の例では、一見して、先行技術におけるポリマーAを、単にポリマーBに置換しただけという第一印象を受けると思います。そこで、進歩性を明らかにする為に特に有効な手段としては、例えば、以下のような点を明細書で強調しておくことが考えられます:

(1) 当業者が、ポリマーA製造用の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することを阻害する要因(いわゆる「阻害要因」または「阻害事由」)(英語では"teach away")の存在があったことを明らかにする。

(2) 上記(1)を明らかにした上で、先行技術と同じ又は類似の効果(例えば、選択率や転化率の向上など)を証明する。

(3)先行技術には教示も示唆もされていなかったような効果を証明する。(例えば、先行技術において達成された効果が選択率と転化率の向上のみである時に、本発明ではポリマーBの重合で問題視されていた有毒な副生物の生成抑制が達成されることを証明するなど。)

上記(1)の阻害要因については、例えば、上記のポリマーAの重合に関する先行技術文献において、ポリマーAの重合反応の平衡定数の低さに着目して、上記の特定の重合装置を設計し、一定範囲以上の平衡定数を示す重合反応に、この重合装置を利用すると不都合が起きるという趣旨のことが記載されていたとしましょう。そこで、ポリマーBの重合反応の平衡定数が、上記先行技術に記載されている範囲より高ければ、阻害要因があったと言うことが出来ると思います。

上記(2)については、ポリマーAに関する上記先行技術において、上記の重合装置の使用により、選択率や転化率が向上し、本発明における効果も同様であり、且つ阻害要因も無かったということであれば、本発明の効果が意外なものとは認められない可能性が有ります。勿論、例外も有るでしょうが、阻害要因もなく且つ先行技術と同じ方向性の目的の発明ということであれば、一般的には、進歩性を認めさせるのが難しい場合が多いと思います。

一方、上記(3)のように、先行技術には教示も示唆されていなかったような効果であれば、意外な効果と認められる可能性が高いと思います。ただ、やはり、上記の例のように、一見して先行技術との構成上の差が小さい時には、阻害要因の存在を明らかにできることが理想的です。

実際に「後知恵」に基づくと思われる拒絶を受けた場合の対応

拒絶理由通への回答において「後知恵」を明示的に主張することは、審査官の判断能力を否定することに等しいため、心証の観点から、よほどの証拠(たとえば、審査官の拒絶理由の論理における明示的・致命的な欠陥の存在や、明らかな「阻害要因」の存在など)でもないかぎり、あまり露骨に「後知恵」を主張しないほうがよいのではないかと考えます。

多くの場合に望ましいアプローチとしては、「後知恵」には直接言及せずに、阻害要因などの議論をする中で、審査官自身が「後知恵」的な要素の存在を自然に自覚して改めてくれるように話しをもっていくというやり方が望ましいと考えます。

但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。むしろ、「後知恵」を強力に主張することが得策の場合もあると考えます。また、近年の知財高裁判決の進歩性判断において「後知恵」が積極的に言及されることが増えていますので、裁判での「後知恵」の議論の有効性は増す傾向にあると考えられます
(たとえば、平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151919.pdf)
平成20年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081225160745.pdf)
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf)を参照。)

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宣誓供述書の書き方について(2):米国(Part 2)

[例2] この例においては、[例1]のように宣誓供述書の供述内容を別紙のExhibit(甲号証又は乙号証)とはしていません。また、発明者以外によって署名された例です。

内容としては、医療装置(変形爪の矯正装置)に関する二次的考慮事項(商業的成功など)に関して提出したものです。(米国出願の中間処理において弊所が実際に提出したものに基づいていますが、固有名詞・用語・数値などは適宜変更してあります。)

(商業的成功に関する宣誓供述書の書式の1例)

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:Taro YAMADA
Serial No.:XX/XXX,XXX
Filed:XXXX, 20XX
For:APPARATUS FOR CORRECTING AN INGROWN NAIL
Art Unit:3772
Examiner:Dan HICKS

 



DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132

 

    I, Goro Kimura, a Japanese citizen residing at XXXX, Tokyo, Japan, declare and say: 
    I was graduated from the Faculty of Medicine, XXX University in March 2005.
    In April 2005, I entered XYZ Clinic where I have been practicing the treatment of hallux valgus and ingrown nails.
    I am well familiar with the present case.
    I read and understood the Office Action dated XXXX, 2011 and references cited therein. I have carried out treatments of ingrown nails with the apparatus disclosed in claim 1 of the present application at XYZ Clinic following the instructions given by Mr. Taro Yamada who is the director of the clinic and is the inventor of the present application. Some of the results of the treatments are as reported in the website of XYZ Clinic at http://www.adcdefg-hijk.com.
    In the website, three cases of treatments are reported.  The treatments were performed using an apparatus as shown in Fig. A attached hereto.  As can be seen from Fig. A, the apparatus falls within the scope of claim 1 of the present application.
    As to the three cases (cases 1 to 3), the nails before and after the treatments are shown in Figs. B, C and D attached hereto, which are also shown at the above-mentioned website of XYZ Clinic.  In each of the tree treatments, the apparatus as shown in Fig. A was used as mentioned above.  Further, the reagents and operations in cases 1 to 3 were substantially the same as recited in Example 1 of the present application (paragraphs [00XX] to [00XX] of the specification of the present application) except that the inclination angle A of the lifting members, the lifting intervals and the nail correcting force were slightly varied depending on the characteristics of the ingrown nails of the patients.  As reported in the website of XYZ Clinic, the details of cases 1 to 3 are as follows.

Case 1:
Patient's gender and age:
    A female in her 30's.

Patient's background: 
    The patient wished to avoid a painful treatment because she had heard her acquaintance's report about having received a very painful operation for correcting an ingrown nail at another hospital which seemed to have been carried out without anesthesia.  The patient came to XYZ Clinic because she was attracted by the painless treatment of this clinic.

Results:
    The ingrown nail was corrected as shown in Fig. B by a single treatment which took about only 30 minutes.  The patient was satisfied with the results of the treatment because the ingrown nail had been corrected without feeling any pain during and after the treatment.

Case 2:
Patient's gender and age:
 
    A female in her 40's.

Patient's background: 
    The patient had a previous experience of nail-correction using a wire device which is to be hooked to the edges of the ingrown sides of the nail and is designed to lift the ingrown sides by pulling the hooked portions of the wire toward the center of the nail.
    However, she needed to go to the hospital so frequently that it became troublesome to her. As a result, the patient stopped going to the hospital before the completion of the nail correction.
    The patient also had a previous experience of nail-correction using a correction plate which is to be adhered on the surface of an ingrown nail and lifts the ingrown sides of the nail by the spring force of the plate, but the plate came off from the nail soon.

Results: 
    The ingrown nail was corrected as shown in Fig. C by performing twice an approx. 30-minute treatment, and the patient was pleased with the result.

Case 3:
Patient's gender and age: 
    A female in her 50's.

Patient's background: 
    Previously, the patient had her ingrown nail corrected by treatment using a wire device similar to that used by the patient of case 2, which treatment lasted about 18 months. However, the ingrown nail recurred after the termination of the treatment.

Results: 
    The ingrown nail was corrected as shown in Fig. D by a single approx. 30-minute treatment.  During and after the treatment, the patient did not feel any pain nor uncomfortable feeling.

    Finally, it should be added that almost all of the 900 patients having received this treatment so far were very satisfied with the results.

    From the above, it is apparent that the apparatus of the present invention surely enables the correction of an ingrown nail within a very short period of time, 1.e., within about 30 minutes to about 1 hour, with a very simple operation and without causing any pain nor uncomfortable feeling to the patent.
    Thus, the apparatus of the present invention has realized a surprisingly easy and effective treatment which is far more advantageous than the conventional surgical removal method which is complicated, cumbersome and is accompanied by pain during or after the surgery and risk of microbial infection, and the conventional treatments using various correction devices or apparatuses which are in many cases not so effective and require very long treatment periods.

    The undersigned petitioner declares that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Date:

(宣誓者の署名)
Goro Kimura

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米国  出願  発明  提出  application  or  be  patent  弊所  宣誓供述書  Japan  an  Japanese  not  with  design  変更  考慮  Final  claim  実際  Action  米国出願  period  Office  発明者  date  at  one  rce  invention  present  after  any  内容  has  treatment  above  epo  report  only  been  www  case  within  書式  such  use  other  may  months  will  以外  we  more  should  method  under  specification  than  made  事項  mentioned  results  all  but  中間処理  having  処理  Act  also  same  inter  information  was  there  用語  go  Art  nail  both  so  Case  ex  effective  about  医療  University  following  ingrown  time  scope  re  parent  fee  month  similar  each  end  without  residing  However  single  供述内容  署名  中間  Applicant  April  before  Further  装置  Exhibit  treatments  form  using  cases  XXXX  long  statements  成功  further  patient  out  XX  shown  inventor  need  state  Tokyo  数値  United  because  Ex  many  Examiner  during  有名  Mr  used  宣誓  PATENT  were  States  very  宣誓者  correction  substantial  follows  given  XXX  some  where  experience  ep  carried  Clinic  side  knowledge  recited  well  had  商業的成功  true  reference  who  like  供述書  cited  details  another  apparatus  device  declare  Fig  therein  these  willful  satisfied  petition  references  various  her  別紙  per  pending  Patient  see  Date  three  am  XYZ  Title  received  website  back  term  corrected  his  herein  result  March  statement  OFFICE  nor  Example  EC  citizen  convention  members  disclosed  dated  thereon  understood  valid  undersigned  二次的考慮事項  固有名詞  web  vice  宣誓供述  instruction  portion  issuing  depending  require  reported  ratio  nails  background  added  act  performed  petitioner  plate  closed  kg  less  pain  specific  DECLARATION  she  false  surely  far  substantially  how  Faculty  believed  feeling  apparent  female  devices  attached  familiar  complicated  conventional  発明者以外  How  20XX  Taro  Thus  UNDER  TRADEMARK  advantage  able  適宜変更  Results  say  late  wire  instructions  short  show  sides  own  previous  please  perform  商業的  minute  now  most  took  surface  hospital  ground  graduated  hereto  gender  二次的  乙号証  Section  Serial  Some  State  Re  painful  operations  operation  YAMADA  man  lifting  advantageous  accompanied  low  minutes  Unit  read  Kimura  punishable  red  periods  performing  patients  practicing  fr  declares  forming  force  hooked  correcting  except  effect  entered  enables  ed  fine  easy  became  invent  jeopardize  belief  believe  almost  approx  imprisonment  clinic  inform  came  characteristics  validity  uses  surgical  surprising  uncomfortable  site  simple  Code  signed  DE  Goro  toward  00XX  Finally  Filed 


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