feature

米国(1)

Q. 米国における"utility patent"とはどのようなものか?

A. 米国特許には、実用特許(utility patent)、意匠特許(design patent)、植物特許(plant patent)の3種類があり、実用特許(utility patent)は、日本などにおける通常の特許に対応します。米国における"utility patent"を、日本における「実用新案」に対応するものと誤解されることが多いようですが、実用新案を表す英語は"utility model"です。

Q. 米国における「仮出願」とはどのようなものか?

A. 文字通り、優先権を確保するという目的のためだけの「仮の出願」(provisional application)です。通常の出願と異なり、要求事項が非常に少ないのが特徴です。主な特徴は以下の通りです。

- 出願言語は問われず日本語など英語以外の言語でも出願可。

- 通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要(クレームも不要、手書き図面もOK)1)

- 仮出願に対して審査が行われることは無く、出願日から12カ月以内に仮出願に基づく優先権主張をして通常の特許出願(non-provisional application)をしないと、その仮出願は自動的に放棄される。

- 通常の特許出願に移行した場合に限り、仮出願の出願日が、米国特許法第102条(a)項(2)号(旧法の102条(e)に対応)における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日となる2)

- 日本や欧州など殆どの国において、米国の仮出願に基づくパリ条約優先権主張が認められる3)

- 出願料は250ドル(約2万円)。

2011年の法改正(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)によって米国は先発明主義から先願主義に移行しますが、それに伴って仮出願制度の重要性が増すであろうと言われております。

注:

1) 但し、仮出願の明細書に、発明が理解でき且つ実施可能な程度に記載されていなければなりません。即ち、記載要件と実施可能要件(明細書の記載に関する特許法112条第一パラグラフ)を満たす書類を提出する必要があります。といっても、上記のように、仮出願には通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要ですので、何らかの形で発明が十分に開示されていれば、仮出願に基づく優先権は通常認められます。例えば、仮出願において、説明を書き加えた図面を提出し、それを優先権の根拠とすることもできます。

また、英語以外の言語で仮出願した場合には、仮出願もしくは本出願において、仮出願の翻訳文を提出しなければ、仮出願の出願日への遡及を享受することができません。

2) 要するに、適正に本出願に移行した場合、仮出願は、その出願日以降に出願された第三者の出願に対して、102条の新規性及び/又は103条の自明性に関する先行技術となり得ます(Giacomini判決を参照;また、上記判決で言及されるAlexander Milburn Co. v Davis-Bournonville Co.を参照)。

なお、米国特許法第102条(a)項(2)号における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日については、こちらで詳しく述べましたように、2011年の改正法(AIA)により、旧法の102条(e)における所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」が廃止されました。これにより、米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日(effective filing date)として認められることになりましたので、パリ条約に基づく優先日が後願排除の有効日とみなされることになり、また、PCT出願は(その出願言語に関わらず)、優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日とみなされることになります。

3) 米国の仮出願に基づくパリ優先権を主張して、米国外に出願することも可能です。しかし、その様な場合、米国外の出願が、米国の仮出願にサポートされているか否か(優先権主張の有効性が認められるか否か)の判断は、その国の法律・規則に基づいて判断されます。この点、特に欧州は、欧州出願の発明が、基礎出願明細書から直接的且つ一義的に導き出せるものである場合にのみ優先権主張の有効性が認められますので、米国では優先権の有効性が認められるようなケースでも、欧州では認められないということが起こりえます。例えば、米国においては、上記の通り、図面に基づくサポートにも寛容であり、多くの場合認められますが、欧州においては、図面のみをサポートとして主張しても、認められない傾向があります。

Q. 出願明細書には必ず実施例を記載する必要があるのか

A. 当業者が過度の実験なしに発明を実施できるように記載されていれば、明細書に実施例を記載する必要は有りません[In re Borkowski, 422 F.2d 904, 908, 164 USPQ 642, 645 (CCPA 1970)]。

Q. 日本における特許出願の場合は、請求項が発明の詳細な説明によりサポートされていなければならないと規定されている(特許法第36条6項1号)が、米国の場合も同様の規定があるか

A. 米国の審査基準(MPEP)にも、日本特許法第36条6項1号の規定に相当する規定が有ります。即ち、MPEP § 608.01(g)及び608.01(o)には以下の規定が有ります。

608.01(g)   Detailed Description of Invention

A detailed description of the invention and drawings follows the general statement of invention and brief description of the drawings. ・・・・・ Every feature specified in the claims must be illustrated, but there should be no superfluous illustrations. 

608.01(o)   Basis for Claim Terminology in Description

The meaning of every term used in any of the claims should be apparent from the descriptive portion of the specification with clear disclosure as to its import; and in mechanical cases, it should be identified in the descriptive portion of the specification by reference to the drawing, designating the part or parts therein to which the term applies. ・・・・・The specification should be objected to if it does not provide proper antecedent basis for the claims by using form paragraph7.44.

上記608.01(g)においては、クレームに記載された全ての特徴について、明細書本文に説明がなければならないと規定されています。但し、当業者には自明の周知事項まで明細書に説明する必要はありません。

上記608.01(o)には、クレームについて明細書本文にも適切な開示が無い場合には、拒絶される旨規定されています。

従って、米国においても日本と同様に、クレームが明細書本文の記載にサポートされていることが要求されると考えます。

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English

Welcome to the website of Inoue & Associates

Introductory Statement

Inoue & Associates (located within 1 minute walk from the Japan Patent Office) is an intellectual property (IP) firm having more than 35 years of experience in international IP business.

We are a modest-sized IP firm composed of members each having profound knowledge about the legal aspect of IP and the technologies involved therein as well as excellent skill in actual IP practice, such that high quality services can be offered constantly at a reasonable price.  Each one of our staff members is so trained as to be able to always provide high quality IP-related services including production of documents having a clear and logical construction whether they are in English or Japanese and irrespective of urgency or technical difficulties involved in particular cases.

Over the years, we have built up a solid reputation for our ability to efficiently acquire and protect IP rights in Japan.

We are confident that we can provide higher quality IP services than any other IP firms in Japan.


Features of Inoue & Associates

For acquiring and protecting patent rights, everything starts from the claims and specification of a patent application or a granted patent.  Whether a patent application can be granted with a desired protective scope or a granted patent can survive the challenge from a third party depends utterly on how good the claims and specification have been drafted in the first place.

Invalidation of patents, unexpectedly narrow scope of protection, defeat in infringement suit … all such undesired outcome could have been avoided only if the patent application had been better drafted. 

In the case of Japanese patent applications filed by non-Japanese entities, the claims and specification are usually translations from the non-Japanese texts of the first filed foreign applications or PCT applications. 

From this perspective, the translation of the patent claims and specification is actually more than just a translation and is practically tantamount to the preparation of a legal document which serves as a basis for seeking patent protection.  For this reason, the translation should be done with utmost care by IP professionals such as experienced patent attorneys or paralegals

And that is what we do and is not done by most of the IP firms in Japan

 

Problems related to traditional way of handling patent applications from outside Japan

In typical Japanese IP firms, applications from foreign clients are handled by a team of an IP professional (a patent attorney or a paralegal) and a translator. For example, the translation of a PCT specification for the Japan national phase entry is often carried out by one who is the least experienced in the IP firm or even by an outside translator.

The IP professions work on legal matters based on the translations prepared by translators which are not always so good or of a rather poor quality in many cases. This manner of handling patents is disadvantageous not only from the aspect of efficiency but also from the aspect of cost because poor translations of course make the entire procedure unnecessarily complicated and high translation fees are required even if the translations are not so good. Such inefficient and problematic practice as mentioned above has become customary because many Japanese IP professionals are not good at writing in English or even reading English documents, and the English-to-Japanese translations are generally assigned to beginners.

Consequently, many Japanese IP professionals have to rely on poor translations in their works, thus falling into a vicious cycle. It is not surprising even if patent applications from foreign clients are handled by those who do not fully understand what is disclosed in the original specification nor the clients’ instructions given in English during the prosecution of the application. For years, this has been a serious problem as far as the patent applications from outside Japan are concerned.

Our Solution

Such problems as mentioned above will never happen in the case of Inoue & Associates. Every one of our staff members has gone through very hard training and long actual experience to acquire ability to handle the IP cases alone from drafting patent specifications whether they are in Japanese or English to dealing with various procedures relating to patent applications or registered patents. We do not need and actually do not use any translator. Even in the case of foreign patent applications (in US, EP etc.) filed by Japanese applicants through our firm, the US or European patent attorneys often use our draft documents without any substantial change. That is, the documents drafted by Inoue & Associates as such are often submitted to the USPTO or the EPO.

There is no magic formula for acquiring good IP rights. This can be achieved only by hard work and skill obtainable through long and rich experience as always required in any fields for realizing high quality services.

Inoue & Associates is one of the very limited number of Japanese IP firms capable of constantly offering high quality IP services at a reasonable price. There has been and will be no compromise in the quality of services we provide to our clients and, for this very reason, we have been trusted by many foreign clients as well as domestic clients.

Our skill in IP business is highly esteemed by our clients including two famous Japanese professors emeriti, Dr. Nobuatsu Watanabe and Dr. Hidefumi Hirai, whose recommendations are shown in this web site. Further, if requested, we will be able to show you copies of some letters from various US and EP attorneys praising our abilities.

Our highly-skilled staff members will surely be of great help to your establishment of strong and valuable intellectual property portfolio while reducing cost.

If you are not sure, try us and we promise that we will never fall short of your expectations. You will immediately realize that we are dedicated to efficient acquisition and protection of your valuable intellectual properties and have skills to achieve this goal.

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プロメテウス事件に基づく特許適格性分析指針とクレームのドラフティング

2012年7月3日、米国特許商標庁(USPTO)は、 "2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature"(2012 自然法則を含む方法クレームの特許適格性分析のための暫定的手法)と題された指針メモを公表しました。これは、プロメテウス事件の最高裁判決[Supreme Court decision in Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ___, 132 S.Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012)]を受けて、USPTOの審査官のためのガイドラインとして発行されたものです。

米国特許法第101条に規定される特許可能な対象(patentable subject matter)に関する近年の重大判例として挙げられることが多いプロメテウス事件の最高裁判決ですが、実際には、この判例は、特許適格性の定義に新たな光を当てるものと言うよりは、方法クレームのドラフティングを疎かにすることなかれと訓辞するものであると考えます。

背景説明

日本では、特許法2条1項に、特許の保護対象となる「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。

一方、米国特許法第101条は、特許による保護対象として、プロセス(process)、機械(machine)、生産物(manufacture)、組成物(composition of matter)、これらの改良、の何れかに属することを要求していますが、これ以上の制約は明記されていません。1980年のDiamond v. Chakrabarty事件における最高裁判決においては、「太陽の下で人間によってなされたいかなるものも(anything under the sun that is made by man)」が、101条に規定された特許保護対象に含まれるとまで述べられています。しかし、実際には、判例に基づき、抽象的概念(abstract idea)、自然法則(laws of nature)、自然現象(natural phenomena)は、特許の保護対象に含まれないものとされています(MPEP § 2106)。

近年、米国特許法第101条に基づく特許保護対象適格性については、Bilski事件が最高裁で争われ[Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)]、特にビジネス方法について特許適格性の基準を明らかにするものと期待されていましたが、最高裁は、CAFCの大法廷(en banc)が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを覆し、”machine-or-transformation test”は、有効な判断手段の一つに過ぎないとし、新たな明確な基準を示すことはありませんでした。

また、上記のBilski事件に引き続き、特許保護対象適格性に関して、Prometheus事件も最高裁で争われ、大いに注目を集めていました。

Prometheus事件において有効性が争われた特許は、治療効果を最適化する方法に関するものでしたが、米最高裁判所は、Prometheus特許が請求しているのは自然法則そのものであり、特許保護対象とはならないと判示しました。

日本特許法において、「発明」が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されていることからも分かる通り、殆ど全ての発明が何らかの自然法則を応用しているはずであり、Prometheus特許における最高裁の「自然法則そのもの」であるという判示が、医療関係分野に限らず方法のクレーム全般の特許保護対象範囲に与える影響について懸念する声が多く聞かれ、また、Prometheus事件の最高裁判決は、近年のアンチパテントの流れに沿ったものとの見方がされることも有るようです。

しかし、このPrometheus事件に関する限り、多くの特許実務者は、特許保護対象の問題というより、むしろクレームのドラフティングの問題と考えていると思います。自分だったら違ったクレームの書き方をしたと考えた実務者が多いのではないでしょうか?

この事件から本当に導き出される教訓は、何が特許適格性を有する主題なのかというよりも、むしろ単なる自然現象をクレームしていると見なされないように、適切にクレームをドラフティングしなければならないという非常に初歩的な問題であると思います。そして、今回、USPTOが発行したガイドラインも、特許実務者は当然認識していて然るべき基本的な注意事項を扱っているに過ぎません。

Prometheus特許のクレーム

問題になったPrometheus特許の代表的なクレームは、以下の通りです。

原文

A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal disorder, comprising:

(a) administering a drug providing 6-tmoguanine to a subject having said immunemediated gastrointestinal disorder; and

(b) determining the level of 6-tmoguanine in said subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder,

wherein the level of 6-thioguanine less than about 230 pmol per 8×108 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug subsequently administered to said subject and

wherein the level of 6-thioguanine greater than about 400 pmol per 8x 108 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug subsequently administered to said subject.


日本語訳

免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法であって、

(a)該免疫介在性胃腸疾患を有する対象に、6-チオグアニンの薬物を投与する工程、および

(b)該免疫介在性胃腸疾患を有する対象における6-チオグアニンのレベルを決定する工程

を含む方法であり、

該6-チオグアニンのレベルが、赤血球8×108個当たり約230 pmol未満であれば、該対象に対するその後の薬物投与量を増やす必要性があることを示し、そして、

該6-チオグアニンのレベルが、赤血球8×108個当たり約400 pmolを越えるならば、該対象に対するその後の薬物投与量を減ずる必要性があることを示す。

クレームの分析と考察

クレームの分析

上記のクレームの概略を簡潔に纏めてしまうと以下のようになります。

『治療効果を最適化する方法であって、

(1) 特定薬物を投与する工程、及び

(2) 薬物の有効成分の血中濃度を決定する工程、

を含み、そこで(wherein):

 上記血中濃度が特定値未満であれば、投与量の増加が必要、

 上記血中濃度が特定値を超えたら、投与量の減少が必要。』

先ず、注意すべきなのは、Prometheus特許は、「診断方法」や「投薬方法」に関するものと認識されていることが多いようですが、正確には、上記の通り「治療効果を最適化する方法」に関するものです。

考察

上記のことから分かる通り、Prometheus特許のクレームには、「治療効果を最適化する」という目的を達成する手段として何が開示されているかと言うと、薬が少なすぎたら投与量を増やすことが必要になり、逆に少なすぎたら投与量を減らすことが必要になるという1つの判断基準が説明されているに過ぎません。

実際に上記の判断基準に従って決定した量で投薬するという工程までは明記されておらず、単に、適切な投与量の増減の必要性を判断する基準を説明したところで終わってしまっています。

血中濃度が閾地より低くて投与量の増加が「必要」になる、又は血中濃度が閾地より高くて投与量の減少が「必要」になるというようなこと自体は、単なる自然法則と解されても致し方ないでしょう。

当業者であれば、上記Prometheus特許のクレーム文言から、上記の判断基準に基づいて制御された量で薬物を投与するところまで読み込むことが合理的という考え方も出来るでしょう。しかし、クレーム文言通りに解釈して、血中濃度が閾地より低くて投与量の増加が「必要」になる、若しくは血中濃度が閾地より高くて投与量の減少が「必要」になったら、Prometheus特許の権利範囲ということになったならば、実際にそれに基づいて投与量を制御しなくとも、Prometheus特許を侵害してしまうことになり、公平性を欠きます。

また、上記のように『適切な投与量の増減の必要性を判断する』ということは、頭の中だけで出来ることであり、これは101条関連で、Bilsky事件後に、CAFCで争われたCybersource事件(CyberSource Corporation v. Retail Decisions, Inc., No. 2009-1358 (Fed. Cir. August 16, 2011))において特許適格性がないことが確認された「精神的プロセス」(mental process)に当たると言えます。

Prometheus特許のクレームにおける実際の表現は「必要性を示す」(indicates a need to …)であり、実際に「判断する」という表現が使用されている訳ではないので、この事件において、Prometheus特許のクレームが「精神的プロセス」だと認定されたわけではありませんが、特定の薬物血中濃度が投与量の増減の必要性を示すということは、観察者の判断によって決定されることなので、実質的に「精神的プロセス」であると言ってもいいのではないでしょうか。

101条問題の回避

上記のような問題は、基本的なクレームのドラフティングにより、容易に回避できた可能性があります。

例えば、上記の判断基準に基づいて制御された量で薬物を投与するところまでクレームに明記されていたらどうだったでしょうか?その場合、112条(記載要件)や102条(新規性)及び103条(非自明性)を満たすかどうかは別として、101条の問題は回避できた可能性が高いと思います。

また、単に101条を満たすことのみを目的とすれば、「治療効果を最適化する方法」ではなく、「免疫介在性胃腸疾患の治療方法」にしておけば、特許保護適格性が認められた可能性は十分にあると思います。「治療効果を最適化する方法」としたために、最高裁は、特定の薬物血中濃度が投与量の増減の必要性を示すという部分のみを、発明の実質的な特徴と見なしましたが、「免疫介在性胃腸疾患の治療方法」であれば、薬物を投与する工程が発明の実質的な特徴と見なされるはずです。いずれにしても上記の判断基準に基づいて制御された量で薬物を投与するところまで明記しないと、発明の本質的な特徴が明らかにならないとは思いますが、この『薬物を投与する』行為は、明らかに自然法則そのものではないため、101条の問題は回避できると考えます。

CAFCは、Prometheus特許の特許保護適格性を認めたことからも、本件は101条に関しては当落線上にあり、クレームの書き方次第で101条違反を免れることも十分に可能であったことが伺えます。

Prometheus事件に基づきUSPTOが作成した指針

プロメテウス事件の最高裁判決を受けてUSPTOが公表したガイドラインによると、自然法則を含む方法クレームの特許適格性の判断において、以下の3つの点を検討することとしています。

1.  Is the claimed invention directed to a process, defined as an act, or a series of acts or steps? [請求された発明が、行為又は一連の行為若しくは工程によって定義された方法に関するものか?]

2.  Does the claim focus on use of a law of nature, a natural phenomenon, or naturally occurring relation or correlation (collectively referred to as a natural principle herein)? (Is the natural principle a limiting feature of the claim?)

[クレームが、自然法則、自然現象又は自然発生する関係若しくは相互関係(以下、これらは纏めて「自然原理」と称す)の応用に焦点を当てたものか?(即ち、自然原理が、クレームを限定する特徴となっているか?)]

3.  Does the claim include additional elements/steps or a combination of elements/steps that integrate the natural principle into the claimed invention such that the natural principle is practically applied, and are sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the natural principle itself?

  (Is it more than a law of nature + the general instruction to simply “apply it”?)

 [クレームが、以下のような付加的な要素/工程又は要素と工程の組み合わせを含んでいるか?: 自然原理を、これが実用的に応用されるような形でクレームされた発明に組み込み、且つクレームが明らかに自然原理以上のものに相当するものとなることを確実にするのに十分な要素/工程又は要素と工程の組み合わせ。

 (即ち、クレームが、自然法則と、それを単に応用しろという一般的な指示との単なる組み合わせとなっていないか?)]

上記項目1及び2は自明であると思います。今回の問題点は、項目3に集約されています。

項目3の最後の括弧書きには、Is it more than a law of nature + the general instruction to simply “apply it”?(クレームが、自然法則と、それを単に応用しろという一般的な指示との単なる組み合わせとなっていないか?)とあります。

上記のPrometheus特許の方法クレームでは、血中濃度が閾地より低くて投与量の増加が「必要」になる、又は血中濃度が閾地より高くて投与量の減少が「必要」になるというようなこと自体は、単なる「law of nature」に過ぎず、また実施に際して投薬量の調整が「必要」であるということが理解されても、それは「general instruction to simply “apply it”」の域を出ないということになります。

典型的には、方法のクレームの場合、意図した結果を得るために自然法則を応用して行われる操作を具体的に記載することにより、単に、自然法則そのものを請求していると見なされることを回避することが出来ます。Prometheus特許の場合、例えば、上記したように、上記の判断基準に基づいて制御された量で薬物を投与するところまでクレームに明記されていたら、101条の問題は回避されていた可能性が高いと考えられます。

いずれにしても、冒頭でも述べたように、Prometheus事件最高裁判決及び今回のガイドラインは、米国における特許適格性を有する主題の定義に関して問題提起するものと言うより、方法クレームのドラフティングを疎かにすると特許適格性が否定されてしまうこともあり得るという教訓ととらえるべきでしょう。

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Prometheus最高裁判決に基づく特許適格性に関するガイドライン公表(USPTO)

2012年7月3日、米国特許商標庁(USPTO)は、 "2012 Interim Procedure for Subject Matter Eligibility Analysis of Process Claims Involving Laws of Nature"(2012 自然法則を含む方法クレームの特許適格性分析のための暫定的手法)と題されたガイドラインを公表しました。これは、Prometheus事件に関する米国連邦最高裁判所判決[Supreme Court decision in Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. ___, 132 S.Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012)]を受けて、USPTOの審査官のための審査ガイドラインとして発行されたものです。

このガイドラインによると、自然法則を含む方法クレームの特許適格性の判断において、以下の3つの点を検討することとしています。

1.  Is the claimed invention directed to a process, defined as an act, or a series of acts or steps? [請求された発明が、行為又は一連の行為若しくは工程によって定義された方法に関するものか?]

2.  Does the claim focus on use of a law of nature, a natural phenomenon, or naturally occurring relation or correlation (collectively referred to as a natural principle herein)? (Is the natural principle a limiting feature of the claim?)

[クレームが、自然法則、自然現象又は自然発生する関係若しくは相互関係(以下、これらは纏めて「自然原理」と称す)の応用に焦点を当てたものか?(即ち、自然原理が、クレームを限定する特徴となっているか?)]

3.  Does the claim include additional elements/steps or a combination of elements/steps that integrate the natural principle into the claimed invention such that the natural principle is practically applied, and are sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than the natural principle itself?  (Is it more than a law of nature + the general instruction to simply “apply it”?)

 [クレームが、以下のような付加的な要素/工程又は要素と工程の組み合わせを含んでいるか?: 自然原理を、これが実用的に応用されるような形でクレームされた発明に組み込み、且つクレームが明らかに自然原理以上のものに相当するものとなることを確実にするのに十分な要素/工程又は要素と工程の組み合わせ。 (即ち、クレームが、自然法則と、それを単に応用しろという一般的な指示との単なる組み合わせとなっていないか?)]

 

この最高裁判決並びに上記ガイドラインに関する詳細なコメントはこちらをご覧下さい。

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Utility Models

Q1. What are the differences between a patent and a utility model in Japan? 

A1.  The utility model system in Japan like in other countries having this system is for protecting minor innovations which are often called “small inventions”.

The distinct features of the utility model system are:  

     that a utility model registration is only for protecting “devices” related to shape or construction of articles or combination of articles (in other words, other inventions, such as methods, chemical compounds and pharmaceuticals, cannot be protected under utility model act);

     that a utility model is registered without substantive examination; and

     that a duration of a registered utility model is only 10 years from the filing date of the utility model application.

Differences between a patent and a utility model are summarized in the following Table.

  Patent Utility Model
Subject of protection Devices, methods, chemical compounds, etc. Devices related to shape or construction of articles or combination of articles (Methods, chemical compounds, etc. cannot be protected)
Application documents required Specification including Claims and Abstract; and, if any, Drawing(s) (optional) Specification including Claims and Abstract; and Drawing(s) (not omissible)
Substantive examination Request for Examination must be filed within 3 years from the filing date No substantive examination; Registered when basic formal requirements are fulfilled
Time period required for registration Possibly, several years from filing of the Request for Examination About 4-6 months from the filing date
Duration of protection 20 years from the filing date (may be extended in some cases) 10 years from the filing date (non-extensible)
Enforcement of right Enforceable based on granted patent Report of Utility Model Technical Opinion” is necessary for enforcing the utility model right

 

Q2. What is a “Report of Utility Model Technical Opinion”?

A2.  The Report of Utility Model Technical Opinion is an assessment report about the registrability (novelty, inventive step, etc.) of a utility model application or a registered utility model.  This report is prepared by an Examiner of the Japan Patent Office upon request and payment of official fees.  Anyone (that is, not only the Applicant of the utility model, but also any third party) can validly file a request for the Report.

As explained in item “A1” above, a utility model is registered without a substantive examination.  In this connection, for an owner of a utility model to enforce the utility model right against an infringer, firstly, a warning accompanied by the Report of Utility Model Technical Opinion must be sent to the infringer.  Therefore, the above-mentioned Report is necessary for instituting an infringement suit in Japan.

Q3. Is it possible to convert a patent application into a utility model application?

A3.  Yes.  Conversion of a patent application into a utility model application is allowed if an appropriate step is taken within 3 months (for Applicants residing in Japan) or 4 months (for Applicants residing outside Japan) from the mailing date of the Decision for Rejection, or within nine years and six months from the filing date of the patent application, whichever expires earlier.  Such a converted utility model application is entitled to the benefit of the filing date of the original patent application, and the original patent application is deemed to be withdrawn.

Q4. Is it possible to convert a utility model application into a patent application?

A4.  Yes.  Conversion of a utility model application (or a registered utility model resulting therefrom) into a patent application is allowed if an appropriate step is taken within 3 years from the filing date of the utility model application.  However, it should be noted that such conversion is not allowed after the applicant (or an assignee) has filed a request for the above-mentioned Report of Utility Model Technical Opinion, or after a 30-day period has passed from the date of a first official notice advising that a third party has filed a request for the Report of Utility Model Technical Opinion.  Such a converted patent application is entitled to the benefit of the filing date of the original utility model application, and the original utility model application is deemed to be withdrawn.  (Such a converted patent application cannot be converted back into a utility model application.)

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欧州(2)

Q. 口頭審理(Oral Proceedings)には誰が出席できて、誰が発言することができるのか?

A. 前もってEPOに知らせておけば基本的には誰でも出席することは出来ますが、発言を許される人は制限されます。例えば、出願人企業の知的財産部の方なども出席できますが、確実に発言権を確保するためには事前に技術の専門家(Technical Expert)であることをEPOに通知しておくことが望ましいです。

実際には、それほど厳密に管理はされていないようで、弊所の所員が発言権を確保せずに出席した際にも、その場で発明者の通訳や簡単なコメントを致しましたが、特に咎められるようなことはありませんでした。しかし、確実に発言権を確保するためには事前に申請しておくことをお勧めいたします。

 

Q. 口頭審理において、パソコンなどを利用したプレゼンテーションは可能か?

A. 審査官や審判官の指示に従って、ノートパソコンやその他の電子器機、若しくはコンピュータを利用したスライドショーなどを使用することが許されます(審査ガイドラインE-II,8.2.1,8.5.1

 

Q. 欧州特許に対する異議申立てに関して、異議決定(特許維持)に対する不服審判請求を行う際に、異議段階で提出可能であったにもかかわらず提出しなかった特許性に重要な影響を与える新たな証拠を、審判請求時に初めて提出した場合、審判部はそのような証拠を考慮してくれるのか?

A. 証拠の重要度にもよりますが、異議段階で相手に考慮させなかったのがアンフェアとみなされると、一審(異議段階)に差し戻される可能性が有ります(T 611/00)。しかし、指定された提出期間内に提出された証拠であれば、審判部が全くこれを考慮せずに(また一審に差し戻すこともせずに)決定を出すようなことは無いと予想されます。

Q. 自社の欧州特許に対して異議申立てを受け、相手に先使用(public prior use)の証拠を提出された。先使用技術に対しては、新規性のみを有していれば良いのか?それとも進歩性も有する必要があるのか?

A. 先使用が証明された場合、先使用技術に対して新規性のみならず、進歩性も立証する必要があります[T 1464/05(先使用物がclosest prior artと見なされた)]。

Q. 欧州において、公知物質の純度を向上させただけで特許性が認められることはあるか?

A. 多くの場合、公知物質の純度を向上させただけでは新規性が認められません。
例えば、判例T990/96には、低分子量の化合物の発明に関して、以下のように述べられております。

- 化学反応によって得られる化合物は何らかの不純物を含んでいることは常識であり、化合物を精製することも通常行われていることに過ぎない。

- 低分子量反応生成物の精製に従来使用されている方法を採用することは、当業者の常識の範囲内である。

- 従って、一般的に、低分子化合物自体とその製造方法が公知であったならば、あらゆる純度のものが公知であったと見なす。

但し、例外もあります。例えば、従来の精製方法では、特定の純度が達成出来なかった場合などには新規性が認められる可能性があります。

また、勿論、特定の濃度が先行技術に明示的に記載されていないことが前提になりますが、特定の濃度に技術的意義を見出したような場合にも新規性が認められることがあります。

例えば、判例T142/06においては、ポリマーの塩素濃度を特定のものに限定したことにより、新規性が認められております。この判例は、T990/96に基づきながらも、以下の理由で新規性を認めております。

- クレームされた特定の塩素濃度については、単に純度を上げたということではなく、"oxygen barrier properties"及び "boil blushing properties"などの物性に優れるフィルムを得るという目的のために選択された値である。

- 更に、従来、関連技術分野において、クレームされた特定の純度が望ましいと考えられていたということを示す先行技術文献が存在しない。

以上のように、T142/06は、新規性の判断に関するものでありながら、課題の新規性や意外性などの進歩性の要件ともいえるものを要求しておりますが、ここで参照されている判例T990/96が、元々、公知化合物の純度については「従来知られていなくても新規性なし」という一種の矛盾を含んでいるもので、このような理屈を採用しているものと考えます。換言すれば、これらの判例はいずれも選択発明の審査基準に沿って判断されたものと思料いたします。EPOにおける選択発明の新規性判断基準において、以前は「選択された範囲に発明としての効果が有ること」も要求されておりました。現在は、この要件は進歩性判断の基準へ移されてしまいましたが、判例T142/06の当時は、この要件も新規性判断に含まれていたはずです。

また、判例T 786/00では、特定純度の有機化合物である出発物質(starting materials)の使用が必須要件になっている、優れた耐熱水性を有する重合体の製造方法の発明について、「判例T 990/96における純度についての一般原則は出発物質には当てはまらない」旨の判断を述べています。その理由は、該方法の発明では、優れた耐熱水性を有する重合体を得るという目的を達成するために、特定純度の出発物質の使用が必要なのであり、純度そのものが発明の最終的な目的や発明の対象となる物の特徴ではないからです。参考までに、判例T 786/00の要所の原文を下記に引用します。

"In contrast to T 990/96, the present case relates to a process for the manufacture of polymers having specific properties (i.e. resistance to boiling water) characterised by the use of organic compounds having a required purity as starting components, i.e. the purity level of the starting components is therefore an essential technical feature of the process, which can only be carried out in the required range of purity but not in all available grades of purity of the starting materials." "Consequently, the general statements in T 990/96 concerning the purity of final products cannot be applied directly to starting materials or, hence, to the present case."

Q. 欧州におけるAuxiliary Requestとは?

A. 欧州特許出願に関する審査、許可後の異議申立て、審判などの手続きにおいて、出願人や特許権者は、複数セットのクレームを提出し、それをEPO(審査部、異議部又は審判部)に検討させることができます。

より具体的には、第一希望のクレームセットを“Main Request”(主請求)として提出し、第二希望以降のクレームセットを“Auxiliary Request”(副請求)として提出することができます。

Main Requestとしては、1セットのクレームしか提出することができませんが、Auxiliary Requestは複数提出することができます。Auxiliary Requestを複数提出する場合には、Auxiliary Request 1, Auxiliary Request 2.....の様に番号付けし、EPOは番号の若い方から優先的に検討します。

Auxiliary Requestを提出するデメリットとしては、Main Requestよりも請求範囲の狭いAuxiliary Requestを提出する場合、Auxiliary Requestの方が、特許性が明確であることが多いでしょうから、EPOによるMain Requestの検討が疎かになる可能性を否定できないということが挙げられます。

ですので、広い権利範囲を追求するよりも早期に権利化したい場合や、口頭審理の直前のように後が無いような状況で、Auxiliary Requestを提出することが多いです。

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