compounds

Utility Models

Q1. What are the differences between a patent and a utility model in Japan? 

A1.  The utility model system in Japan like in other countries having this system is for protecting minor innovations which are often called “small inventions”.

The distinct features of the utility model system are:  

     that a utility model registration is only for protecting “devices” related to shape or construction of articles or combination of articles (in other words, other inventions, such as methods, chemical compounds and pharmaceuticals, cannot be protected under utility model act);

     that a utility model is registered without substantive examination; and

     that a duration of a registered utility model is only 10 years from the filing date of the utility model application.

Differences between a patent and a utility model are summarized in the following Table.

  Patent Utility Model
Subject of protection Devices, methods, chemical compounds, etc. Devices related to shape or construction of articles or combination of articles (Methods, chemical compounds, etc. cannot be protected)
Application documents required Specification including Claims and Abstract; and, if any, Drawing(s) (optional) Specification including Claims and Abstract; and Drawing(s) (not omissible)
Substantive examination Request for Examination must be filed within 3 years from the filing date No substantive examination; Registered when basic formal requirements are fulfilled
Time period required for registration Possibly, several years from filing of the Request for Examination About 4-6 months from the filing date
Duration of protection 20 years from the filing date (may be extended in some cases) 10 years from the filing date (non-extensible)
Enforcement of right Enforceable based on granted patent Report of Utility Model Technical Opinion” is necessary for enforcing the utility model right

 

Q2. What is a “Report of Utility Model Technical Opinion”?

A2.  The Report of Utility Model Technical Opinion is an assessment report about the registrability (novelty, inventive step, etc.) of a utility model application or a registered utility model.  This report is prepared by an Examiner of the Japan Patent Office upon request and payment of official fees.  Anyone (that is, not only the Applicant of the utility model, but also any third party) can validly file a request for the Report.

As explained in item “A1” above, a utility model is registered without a substantive examination.  In this connection, for an owner of a utility model to enforce the utility model right against an infringer, firstly, a warning accompanied by the Report of Utility Model Technical Opinion must be sent to the infringer.  Therefore, the above-mentioned Report is necessary for instituting an infringement suit in Japan.

Q3. Is it possible to convert a patent application into a utility model application?

A3.  Yes.  Conversion of a patent application into a utility model application is allowed if an appropriate step is taken within 3 months (for Applicants residing in Japan) or 4 months (for Applicants residing outside Japan) from the mailing date of the Decision for Rejection, or within nine years and six months from the filing date of the patent application, whichever expires earlier.  Such a converted utility model application is entitled to the benefit of the filing date of the original patent application, and the original patent application is deemed to be withdrawn.

Q4. Is it possible to convert a utility model application into a patent application?

A4.  Yes.  Conversion of a utility model application (or a registered utility model resulting therefrom) into a patent application is allowed if an appropriate step is taken within 3 years from the filing date of the utility model application.  However, it should be noted that such conversion is not allowed after the applicant (or an assignee) has filed a request for the above-mentioned Report of Utility Model Technical Opinion, or after a 30-day period has passed from the date of a first official notice advising that a third party has filed a request for the Report of Utility Model Technical Opinion.  Such a converted patent application is entitled to the benefit of the filing date of the original utility model application, and the original utility model application is deemed to be withdrawn.  (Such a converted patent application cannot be converted back into a utility model application.)

タグ:

application  or  be  patent  Japan  an  Patent  not  filing  with  filed  period  Office  date  Examination  at  Request  one  art  rce  invention  after  any  has  grant  request  above  examination  utility  Rejection  epo  file  report  only  case  within  such  other  into  may  months  model  system  we  documents  should  method  under  between  mentioned  related  all  but  right  small  having  non  must  necessary  also  Decision  third  Report  there  registered  Application  based  A2  requirement  A1  applicant  step  against  Utility  so  ex  about  possible  following  What  registration  required  re  fee  granted  month  years  end  without  residing  However  Q2  Q1  party  cannot  Applicant  form  Applicants  prepared  cases  etc  Therefore  out  including  first  Technical  Ex  Examiner  Yes  allowed  differences  do  year  Q3  A3  conversion  requirements  formal  Method  some  ep  articles  protection  benefit  original  side  upon  Claim  infringement  like  Model  Q4  Opinion  article  document  distinct  difference  Reg  construction  A4  device  assignee  warning  Specification  combination  Such  country  basic  countries  notice  outside  extended  her  per  Table  am  inventions  item  inventive  Claims  back  his  result  often  order  nor  noted  novelty  payment  converted  valid  vice  words  compounds  require  ratio  deemed  ability  appropriate  methods  allow  adding  act  place  official  There  part  six  entitled  feature  fees  explained  extensible  devices  connection  day  ended  cells  exam  chemical  How  Subject  able  late  shape  up  own  omissible  minor  protected  protecting  novel  substantive  therefrom  taken  take  note  Re  mailing  accompanied  low  mm  red  passed  Mode  fr  fulfilled  force  convert  ed  earlier  invent  infringer  called  validly  Abstract  Drawing  Dr  suit  try  An  withdrawn  Conversion  Devices  several  Any  Difference 

欧州(2)

Q. 口頭審理(Oral Proceedings)には誰が出席できて、誰が発言することができるのか?

A. 前もってEPOに知らせておけば基本的には誰でも出席することは出来ますが、発言を許される人は制限されます。例えば、出願人企業の知的財産部の方なども出席できますが、確実に発言権を確保するためには事前に技術の専門家(Technical Expert)であることをEPOに通知しておくことが望ましいです。

実際には、それほど厳密に管理はされていないようで、弊所の所員が発言権を確保せずに出席した際にも、その場で発明者の通訳や簡単なコメントを致しましたが、特に咎められるようなことはありませんでした。しかし、確実に発言権を確保するためには事前に申請しておくことをお勧めいたします。

 

Q. 口頭審理において、パソコンなどを利用したプレゼンテーションは可能か?

A. 審査官や審判官の指示に従って、ノートパソコンやその他の電子器機、若しくはコンピュータを利用したスライドショーなどを使用することが許されます(審査ガイドラインE-II,8.2.1,8.5.1

 

Q. 欧州特許に対する異議申立てに関して、異議決定(特許維持)に対する不服審判請求を行う際に、異議段階で提出可能であったにもかかわらず提出しなかった特許性に重要な影響を与える新たな証拠を、審判請求時に初めて提出した場合、審判部はそのような証拠を考慮してくれるのか?

A. 証拠の重要度にもよりますが、異議段階で相手に考慮させなかったのがアンフェアとみなされると、一審(異議段階)に差し戻される可能性が有ります(T 611/00)。しかし、指定された提出期間内に提出された証拠であれば、審判部が全くこれを考慮せずに(また一審に差し戻すこともせずに)決定を出すようなことは無いと予想されます。

Q. 自社の欧州特許に対して異議申立てを受け、相手に先使用(public prior use)の証拠を提出された。先使用技術に対しては、新規性のみを有していれば良いのか?それとも進歩性も有する必要があるのか?

A. 先使用が証明された場合、先使用技術に対して新規性のみならず、進歩性も立証する必要があります[T 1464/05(先使用物がclosest prior artと見なされた)]。

Q. 欧州において、公知物質の純度を向上させただけで特許性が認められることはあるか?

A. 多くの場合、公知物質の純度を向上させただけでは新規性が認められません。
例えば、判例T990/96には、低分子量の化合物の発明に関して、以下のように述べられております。

- 化学反応によって得られる化合物は何らかの不純物を含んでいることは常識であり、化合物を精製することも通常行われていることに過ぎない。

- 低分子量反応生成物の精製に従来使用されている方法を採用することは、当業者の常識の範囲内である。

- 従って、一般的に、低分子化合物自体とその製造方法が公知であったならば、あらゆる純度のものが公知であったと見なす。

但し、例外もあります。例えば、従来の精製方法では、特定の純度が達成出来なかった場合などには新規性が認められる可能性があります。

また、勿論、特定の濃度が先行技術に明示的に記載されていないことが前提になりますが、特定の濃度に技術的意義を見出したような場合にも新規性が認められることがあります。

例えば、判例T142/06においては、ポリマーの塩素濃度を特定のものに限定したことにより、新規性が認められております。この判例は、T990/96に基づきながらも、以下の理由で新規性を認めております。

- クレームされた特定の塩素濃度については、単に純度を上げたということではなく、"oxygen barrier properties"及び "boil blushing properties"などの物性に優れるフィルムを得るという目的のために選択された値である。

- 更に、従来、関連技術分野において、クレームされた特定の純度が望ましいと考えられていたということを示す先行技術文献が存在しない。

以上のように、T142/06は、新規性の判断に関するものでありながら、課題の新規性や意外性などの進歩性の要件ともいえるものを要求しておりますが、ここで参照されている判例T990/96が、元々、公知化合物の純度については「従来知られていなくても新規性なし」という一種の矛盾を含んでいるもので、このような理屈を採用しているものと考えます。換言すれば、これらの判例はいずれも選択発明の審査基準に沿って判断されたものと思料いたします。EPOにおける選択発明の新規性判断基準において、以前は「選択された範囲に発明としての効果が有ること」も要求されておりました。現在は、この要件は進歩性判断の基準へ移されてしまいましたが、判例T142/06の当時は、この要件も新規性判断に含まれていたはずです。

また、判例T 786/00では、特定純度の有機化合物である出発物質(starting materials)の使用が必須要件になっている、優れた耐熱水性を有する重合体の製造方法の発明について、「判例T 990/96における純度についての一般原則は出発物質には当てはまらない」旨の判断を述べています。その理由は、該方法の発明では、優れた耐熱水性を有する重合体を得るという目的を達成するために、特定純度の出発物質の使用が必要なのであり、純度そのものが発明の最終的な目的や発明の対象となる物の特徴ではないからです。参考までに、判例T 786/00の要所の原文を下記に引用します。

"In contrast to T 990/96, the present case relates to a process for the manufacture of polymers having specific properties (i.e. resistance to boiling water) characterised by the use of organic compounds having a required purity as starting components, i.e. the purity level of the starting components is therefore an essential technical feature of the process, which can only be carried out in the required range of purity but not in all available grades of purity of the starting materials." "Consequently, the general statements in T 990/96 concerning the purity of final products cannot be applied directly to starting materials or, hence, to the present case."

Q. 欧州におけるAuxiliary Requestとは?

A. 欧州特許出願に関する審査、許可後の異議申立て、審判などの手続きにおいて、出願人や特許権者は、複数セットのクレームを提出し、それをEPO(審査部、異議部又は審判部)に検討させることができます。

より具体的には、第一希望のクレームセットを“Main Request”(主請求)として提出し、第二希望以降のクレームセットを“Auxiliary Request”(副請求)として提出することができます。

Main Requestとしては、1セットのクレームしか提出することができませんが、Auxiliary Requestは複数提出することができます。Auxiliary Requestを複数提出する場合には、Auxiliary Request 1, Auxiliary Request 2.....の様に番号付けし、EPOは番号の若い方から優先的に検討します。

Auxiliary Requestを提出するデメリットとしては、Main Requestよりも請求範囲の狭いAuxiliary Requestを提出する場合、Auxiliary Requestの方が、特許性が明確であることが多いでしょうから、EPOによるMain Requestの検討が疎かになる可能性を否定できないということが挙げられます。

ですので、広い権利範囲を追求するよりも早期に権利化したい場合や、口頭審理の直前のように後が無いような状況で、Auxiliary Requestを提出することが多いです。

Fzr8Ey2DAENF

タグ:

特許  出願  クレーム  発明  欧州  新規性  記載  提出  必要  EPO  進歩性  以下  審査  効果  or  be  先行技術  判断  可能  弊所  例外  手続  出願人  特許出願  欧州特許  利用  審査官  申請  異議申立  要求  対象  方法  an  範囲  可能性  請求  要件  メリット  出来  検討  制限  not  選択  選択発明  通常  考慮  理由  具体的  存在  特徴  明確  実際  使用  特定  期間  発明者  公知  先行技術文献  EP  文献  at  技術  Request  特許性  one  引用  art  当業者  基準  採用  final  原文  重要  present  指定  権利化  証拠  以前  審査基準  一般的  prior  口頭審理  デメリット  権利  現在  通知  状況  特許権者  化合物  製造  許可  判例  複数  関連  否定  向上  only  ガイドライン  case  課題  決定  参照  影響  II  目的  以上  異議  分野  限定  use  技術分野  参考  知的財産  判断基準  最終的  証明  特許権  基本的  Auxiliary  達成  立証  審判請求  維持  審判部  従来  all  but  having  権利範囲  勿論  process  there  段階  専門家  明示的  製造方法  欧州特許出願  審判  範囲内  ポリマー  so  コメント  早期  必須  technical  required  異議申  下記  re  分子量  新規性判断  ライン  簡単  確実  異議決定  一般  cannot  公知物質  前提  確保  statements  general  out  Main  優先  希望  state  properties  public  Technical  Ex  企業  異議部  指示  新規性判断基準  純度  Proceedings  管理  見出  component  water  申立  化学  予想  事前  矛盾  carried  明示  濃度  提出可能  materials  material  期間内  原則  Oral  available  starting  番号  applied  directly  closest  自体  進歩性判断  主請求  相手  一種  審査部  副請求  her  進歩  per  出席  セット  クレームセット  am  フィルム  許可後  自社  product  bar  purity  厳密  statement  最終  審理  優先的  出発物質  不服審判  反応  resistance  products  compounds  直前  require  複数提出  act  specific  物性  物質  意外  hence  意外性  特許維持  feature  start  所員  発言権  発言  技術的  以降  異議段階  第一希望  第二希望以降  先使用  Consequently  T990  T142  able  追求  請求範囲  請求時  late  manufacture  意義  over  polymer  有機  常識  分子  従来知  当時  重合体  達成出来  重合  重要度  新規  必須要件  電子  知的財産部  精製  先行  理屈  出発  出願人企業  先使用技術  特定純度  番号付  コンピュータ  要所  塩素濃度  一審  耐熱水性  Re  man  low  range  red  ed  fact  concerning  components  Expert  therefore 


お問い合わせ

Share | rss
ホームページ制作