ISA
井上&アソシエイツにおける対策
弊所は英文特許明細書の質には絶対的な自信が有ります。弊所では、単なる翻訳者は一切使用せずに、高い英語力を有する特許技術者自身が、発明を完全に理解した上で外国特許出願用英文明細書を作成します。
一般の特許事務所の場合、通常、外国特許出願用の明細書は、翻訳者が作成します。翻訳者は、特許や技術に関する知識が十分で無く且つノルマにも追わ れているため、不明確な記載や不正確な記載を含む英文明細書となってしまいがちです。このことが原因となり、英語の明細書から中国語に翻訳する場合に、二 重翻訳となって誤訳が発生する確率が高くなるといわれることもあります。
これに対して、弊所では、例えばPCT出願の中国移行の場合、PCT出願明細書を作成した特許技術者本人が中心となり、外国用英文明細書を作成しま す。この際に発明の内容を完全に理解した特許技術者が英語への変換を行うため、PCT出願時に残ってしまった不明確な記載も、英文では明確にします。尚、 この際、英文は極力平易且つ明瞭であり誤解を招かないものとするよう細心の注意を払います。従って、日本基礎出願 → PCT出願 → 指定国移行と進むにつれ、明細書の質が向上し、外国代理人に送付する英文明細書は高度に洗練されたものとなります。
従って、弊所でPCT出願の中国国内移行を行う場合、通常、上記のようにして作成した英文明細書を中国語に翻訳するよう指示し、PCT和文明細書は 参考程度に使用するように指示致します。そのようなやり方で、中国代理人から内容に関する質問などは殆ど来ませんし、中国特許庁から記載不備の拒絶を受け ることも殆どありません。
弊所が作成した英文明細書の質は、欧米の代理人にも高く評価されており、優れた中国語明細書の作成に大いに貢献できるものと考えております。
タグ:
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ご挨拶・併設特許事務所・推薦状
ご挨拶
事務所設立の経緯
当事務所は、井上堯夫が、民間企業にて化学関係の技術及び装置の研究などを約7年間経験した後、国際特許事務所にて国際特許業務を約8年間経験し、更に約5年間同事務所外国部長として勤務の後、1976年(昭和51年)に独立して設立したものであり、主として化学分野のみならず電気・電子関係、機械関係を含む諸分野の外国特許取得のための特許出願及びそれに付帯する翻訳・係争事件を処理する事務所を主宰し現在に至っています。
実際の作業は、顧客の発明に関する説明書類などについて検討・相談し、英語にて原案を作成し、各国の代理人と協力して必要な手続を行っています。これまでに、弊所を介して、特許、意匠、商標などの知的財産権関連出願を提出した国は約170ヶ国にのぼります。
業務実績
これ迄は、製薬会社、化学会社、光ファイバーなどの通信技術を含む電線会社、自動車部品会社などの他、大学教授(電気化学・フッ素化学など、コロイド化学・有機合成化学など、化学・ワクチン・遺伝子工学など、ナノ炭素繊維など)等の大学関係からの依頼を受けての外国特許出願の他、外国会社との係争事件(異議、審判、訴訟を含む)又は交渉を代理する業務を行なって参りました。
当事務所では、上記のように通常の外国特許出願に加えて、重要な外国特許係争事件、例えば、米国での大手企業との抵触審査(Interference)事件、欧州での特許被異議及び異議申立事件を経験し、これらにおいては、単に緊急性への対応にとどまらず顧客からの指示原稿に内容の詳細検討、関係者との討議、技術的・法的に妥当な文書作成を果たし、出願人と現地代理人との間の単なる「中継」や依頼原稿の単なる「英訳」の域をはるかに超える貢献を果たしたものと自負いたしております。
また、このような外国特許係争事件の幾つかにおいては、顧客からの依頼により、私並びに所員が現地に出張して顧客のサポートを勤めました。
信条
従来の外国出願案件処理方法に関して:
私は、前々より、日本国内出願人による外国特許出願案件に関して、多くの場合、国内特許事務所の貢献が中継係的なものでしかないことに疑問を抱いておりました。特に審査の厳しい米国や欧州での出願につきましては、外国代理人に依存するのではなく、彼等より遙かに出願人に近い立場の国内代理人による最大限の献身的貢献が無ければ効果的且つ経済的な対応は難しいはずです。
当事務所での対応:
私は、独立して事務所を開設する以前より、日本国内代理人は、例え外国案件であっても、単なる連絡係的な役割を果たすのでなく、自らの力でそれを成功に導くよう努めることが本道であるとの信念に基づいて職務に携わっておりました。そして一個の集団として、その信念を全うすべく当事務所を設立するに至ったものです。
当事務所の所員にも私が長年の実務経験により獲得したのと同等の能力を身につけてもらうべく相当に厳しく教育し、その結果、所員も欧米の代理人からも一目置かれる実力を身に付けるに至りました。
当事務所は、特に外国特許出願に関しましては、少数精鋭により、常に国内で最高レベルのサービスをご提供できるものと確信しております。
国内の案件につきましても、併設するIJS国際特許事務所と綿密に連携をとることによって、同様に質の高いサービスをご提供致します。
平成18年1月
併設特許事務所:IJS国際特許事務所
平成28年4月1日より、渡辺特許事務所は、IJS国際特許事務所に事務所名を変更いたしました。
本部:
渡邉 潤三(Junzo Watanabe): 弁理士登録番号 第11683号(2000年)
〒106-0032 東京都港区六本木5-13-6 麻布CMSホームズ302
TEL 03(3582)2991 FAX 03(3582)3209
荻窪オフィス:
瀬川 浩一(Koichi Segawa): 弁理士登録番号 第10862号(1996年)
推薦状
当事務所のホームページを開設するにあたり、京都大学名誉教授 渡辺信淳先生、並びに東京大学名誉教授 平井英史先生のご厚意により推薦状を頂きましたので、以下に掲載させていただきます。
渡辺 信淳(京都大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1980年)、紫綬褒章受章(1987年)
語学力・技術力の双方に秀でた教え子の井上所長と彼に厳しく鍛えられたスタッフが誠意をもって提供するサービスのレベルが如何なるものであるかは、彼らの作成した書類を一見すれば一目瞭然です。
更に、永年にわたり数多くの国々における特許取得に携わって来た豊富な経験と相俟って、適切な判断により早期且つ確実な権利取得に必ずや貢献してくれるものと確信し推薦します。
(平成17年11月寄稿)
平井 英史(東京大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1984年)
井上所長をはじめとするスタッフは、諸外国の特許法及び特許実務に精通しており、
更に技術的理解の正確さと優れた語学力に基づくサービスはその質の高さにおいて業界内でも群を抜くものであります。
私の経験からも、出願から最終的な権利取得までの手続を安心して委ねられるものと考えます。
(平成17年11月寄稿)
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欧州(2): 指定国
審査請求時(PCT経由の場合は欧州移行時)に、欧州特許条約加盟国の中から最終的に登録したい国を指定する必要が有ります。
EPC(欧州特許条約)の加盟国は、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダなどを含む37カ国(2012年4月現在)であり、こちらで確認することができます。
また、正式な締約国ではないが欧州特許による保護を求めることができる国もあり、そのような国は「拡張国(extension states)」と称されています。アルバニア、クロアチア、セルビア、マケドニア共和国なども、以前は拡張国でしたが、現在では正式な締約国となっており、現時点(2012年4月)での拡張国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの2カ国だけです。
指定手数料については、以前は、指定国が7カ国未満の場合には国毎に支払う必要が有りましたが、2007年の規則改正(EPC 2000)により、何カ国指定しても一律500ユーロの指定手数料を支払うということになりました。従いまして、現在では、通常、出願時に全加盟国を指定し、特許査定を受けたら実際に登録を希望する国にのみについて手続きを行うようにしています。
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中国(5): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)
優先審査制度
特定の重要産業分野の発明に関する特許出願の優先審査を可能にする「発明特許出願優先審査管理弁法」が、2012年8月1日より施行されます。
しかし、この制度は、適用が特定の重要産業分野における「重要技術」に制限されていることに加えて、中国を第一国とする特許出願しか利用できません(即ち、日本出願に基づくパリ優先権を主張して中国に出願する場合や、日本で出願したPCT経由で中国に出願する場合には利用できません)。技術の重要性がどのように評価されるのかは定かではありませんが、日本の出願人が広く利用できる制度とは言えないようです。
尚、優先審査の対象となる技術分野は、省エネルギー又は環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車、低炭素技術、資源節約などグリーン開発に寄与する技術などとなっております。
実用新案(実用新型専利)の利用(特許との同時出願)
中国の実用新案(実用新型専利)制度は、権利期間10年、方法は保護対象外、無審査登録などの点では、日本の実用新案制度と類似しています。無審査のため、特許(発明専利)が権利化まで2年半~3年半程度要するのに対して、実用新案は約6ヶ月程度で権利化できます。
中国では、日本と異なり、同一の発明に関して、特許出願と実用新案出願を同時に提出することが正式に認められています。そして、特許出願が許可になり登録されたら、実用新案権を放棄するということが許されます。従って、最終的には特許権獲得を目指す場合でも、先ず実用新案で早期に権利を取得しておくということが可能です。
日本でも、実用新案を特許出願に変更することはできますが、その時点で、実用新案権は放棄しなければなりません。従って、特許出願が許可にならなかったら、全く権利がなくなってしまいます。
また、日本では実用新案に基づく権利行使には、特許庁より技術評価書(ここでは、特許出願の審査と同様に、新規性・進歩性が評価されるが、要求される進歩性は特許と比較して低い)を入手することが必要ですが、中国では不要です。
中国において特許出願と実用新案出願を同時に提出し、権利化を図る際には、以下の要件を満たす必要があります(中国専利法9条、及び専利法実施細則41条):
(1) 同じ出願人が同日に特許出願と実用新案出願を行う。
(2) 特許と実用新案の両方の出願において重複して出願している旨を明記する。
(3) 特許が登録となった際に、実用新案権を放棄する。
従って、中国における早期権利化を望む場合、特許と実用新案を同時出願するということは、有効なオプションの1つとして検討に値すると考えられます。
但し、国際出願(PCT出願)の場合、中国へ移行する際に実用新案を選択することは可能ですが、特許と実用新案を両方出願することはできません。従って、特許と実用新案を同時出願するのであれば、中国を第一国として出願するか、最初の日本出願から1年以内にパリ優先権を主張して出願する必要があります。
特許審査ハイウェイ(PPH)
日本国特許庁(JPO)と中国国家知識産権局(SIPO)は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2011年11月1日より実施しており、2012年10月31日に一旦終了しますが、更に1年間この試行期間が延長されました。延長後の施行期間は、2013年10月31日に終了する予定です。この試行プログラムでは、PCT出願の国際段階成果物に基づく申請も可能です。
尚、2012年11月1日からの新たな施行においては、それ以前の申請手続きと比較して、必要提出書類に関する制約が若干緩和されましたが、それ以外の点については実質的な違いは有りません。
上記した通り、中国には、PPH以外にも優先審査制度が有りますが、これが利用できるのは非常に限られた場合のみとなっていますので、中国における早期権利化を目指す場合には、PPHは非常に有用なオプションとなります。
[I] PPHの概要
PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに中国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。日本特許庁に特許性を認められている訳ですから、PPH参加により結果的に中国でも特許成立する確立は高くなる筈ですが、例えば中国国家知識産権局は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。
PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。
(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm)
尚、日中PPHには、日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用するものとJPOのPCT国際段階成果物を利用するものが有ります。JPOの国内出願の審査結果を利用するPPHの場合、日米PPHと比較すると、適用可能な条件に制約が大きく、特に申請可能な時期が非常に限られておりますので注意が必要です。
[II] 日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)
II-1.JPOの国内出願の審査結果を利用したPPH(以下「JPN-PPH」)の適用をうけるための条件:
日米PPHと比較すると、中国でPPHの適用をための条件にはかなり制約が有ります。PPHの適用を受けるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。
(II-1a) 日本出願と中国出願の対応関係について:
JPN-PPHの適用が可能な日本出願と中国出願の対応関係は大きく分けて以下の2通りになります。
- 日本出願が中国出願の優先権出願である(中国出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
- 中国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないか日本出願に基づく優先権を主張しているPCT出願)。
日本以外の国(中国を含む)における出願が、中国出願の優先権出願である場合にはJPOの審査結果に基づくJPN-PPHの適用は受けられません。(中国出願に基づく優先権主張をした日本出願であって、JPOが審査を開始する前に中国出願が先に特許になった場合には、SIPOの中国国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイをJPOに対して申請することができます。)
更に後述するように申請可能な時期についてもかなり制約が有ります。
(II-1b) JPOによる特許性判断:
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。即ち、特許査定を受けていなくても、少なくとも一つの請求項が特許可能と認められていれば、それに基づいてPPHの申請が可能です。例えば、JPOに日本出願の請求項1は拒絶されたが、それに従属する請求項2については特許可能(拒絶理由を発見しない)と明示された拒絶理由通知や拒絶査定を受けたような場合にも、中国出願の請求項1を該日本出願の請求項2に対応するように補正してPPHの適用を受けることが出来ます。
(II-1c) 日本出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係:
PPHに基づく早期審査を申請する中国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、中国出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。
補正する場合は、中国においては、自発補正の時期が審査請求時又は実体審査移行の通知の受領から3か月以内に制限されていることに注意が必要です。
(II-1d) PPH申請可能な時期:
JPN-PPHに基づく審査を申請する中国出願は、以下の時期的条件を満たしている必要があります。
- 当該中国出願が公開されていること。
- 当該中国出願が実体審査段階に移行していること。(SIPOから実体審査移行の通知を受領していることが必要。ただし、例外として、審査請求と同時であればPPHの申請が可能。)
- 当該中国出願に関しSIPOにおいて、PPH申請時に審査の着手がされていないこと。
II-2.PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。
(a) 対応する日本出願に対してJPOから出された(JPOにおける特許性の実体審査に関連する)すべての審査通知の写とその翻訳文(中国語又は英語)(注:これらの書類については、2012年11月1日以降は、JPOのサイトからオンラインで入手可能な場合には提出不要)
(b) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(c) JPOの審査通知において審査官により引用された文献
(d) 中国出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表
[III] JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH
III-1. JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH(以下「PCT-PPH」)の適用をうけるための条件
(III-1a) PCT-PPHの根拠となり得るPCT出願:
PCT出願の国際段階における国際調査機関(JPO)が作成した見解書、国際予備審査機関(JPO)が作成した見解書及び国際予備審査報告のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在することが要求されます。
日本でPCT出願する場合、英文明細書で出願した場合は、国際調査機関、国際予備審査機関としてEPOを指定することも出来ますが、その場合、中国出願についてPCT-PPHを利用することは出来ません。
また、PCT-PPH申請の基礎となる最新国際成果物の第VIII欄に何らかの意見(請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見)が記載されている場合、当該出願はPCT-PPH試行プログラムへの参加が認められません。
優先権出願が中国出願であってもPCT受理官庁がJPOであって国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)がJPOであれば、PCT-PPHを利用することが出来ます。
(III-1b) PCT出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係、並びにPPH申請可能な時期:
上記JPN-PPHの場合と同様です。
III-2. PPH申請時に提出する書類
PPHの申請書と共にPCT出願に関する以下の書類を提出する必要があります。
(a) 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(b) PCT出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
(c) PCT出願の最新国際成果物で引用された文献の写
(d) 中国出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表
(注: 上記(a)及び(b)の書類については、中国出願が、対応PCT出願の国内段階である場合及びPATENTSCOPEにおいてこれらが公開されている場合には提出不要。)
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English
Welcome to the website of Inoue & Associates
Introductory Statement
Inoue & Associates (located within 1 minute walk from the Japan
Patent Office) is an intellectual property (IP) firm having more than 35 years of experience in international IP business.
We are a modest-sized IP firm composed of members
each having profound knowledge about the legal aspect of IP and the technologies involved therein as
well as excellent skill in actual IP practice,
such that high quality services can be offered constantly at a
reasonable price. Each one of our staff members is so trained as to be
able to always provide high quality IP-related services including production of documents having a clear and logical
construction whether they are in English or Japanese and irrespective of
urgency or technical difficulties involved in particular cases.
Over the years, we have built up a solid reputation for our ability to efficiently acquire
and protect IP rights in
We are confident that we can provide higher quality IP services than any other IP firms in Japan.
Features of Inoue & Associates
For acquiring and protecting patent rights, everything starts from the claims and specification of a patent application or a granted patent. Whether a patent application can be granted with a desired protective scope or a granted patent can survive the challenge from a third party depends utterly on how good the claims and specification have been drafted in the first place.
Invalidation of patents, unexpectedly narrow scope of protection, defeat in infringement suit … all such undesired outcome could have been avoided only if the patent application had been better drafted.
In the case of Japanese patent applications filed by non-Japanese entities, the claims and specification are usually translations from the non-Japanese texts of the first filed foreign applications or PCT applications.
From this perspective, the translation of the patent claims and specification is actually more than just a translation and is practically tantamount to the preparation of a legal document which serves as a basis for seeking patent protection. For this reason, the translation should be done with utmost care by IP professionals such as experienced patent attorneys or paralegals.
And that is what we do and is not done by most of the IP firms in
Problems related to traditional way of handling patent applications from outside Japan
In typical Japanese IP firms, applications from foreign clients are handled by a team of an IP professional (a patent attorney or a paralegal) and a translator.
For example, the translation of a PCT specification for the Japan
national phase entry is often carried out by one who is the least experienced
in the IP firm or even by an outside translator.
The IP professions work on legal matters based on the translations
prepared by translators which are not always so good or of a rather poor
quality in many cases. This manner of handling patents is disadvantageous not only from the aspect of efficiency but also from the aspect of cost
because poor translations of course make the entire procedure
unnecessarily complicated and high translation fees are required even
if the translations are not so good. Such inefficient and problematic
practice as mentioned above has become customary because many Japanese
IP professionals are not good at writing in English or even reading
English documents, and the English-to-Japanese translations are
generally assigned to beginners.
Consequently, many Japanese IP professionals have to rely on poor
translations in their works, thus falling into a vicious cycle. It is not
surprising even if patent applications from foreign clients are handled
by those who do not fully understand what is disclosed in the original specification nor the clients’ instructions given in
English during the prosecution of the application. For years, this has
been a serious problem as far as the patent applications from outside
Japan are concerned.
Our Solution
Such problems as mentioned above will never happen in
the case of Inoue & Associates. Every one of our staff members has
gone through very hard training and long actual experience to acquire
ability to handle the IP cases alone from drafting patent specifications
whether they are in Japanese or English to dealing with various
procedures relating to patent applications or registered patents. We do
not need and actually do not use any translator. Even in the case of
foreign patent applications (in US, EP etc.) filed by Japanese applicants through our firm, the
US or European patent attorneys often use our draft documents without
any substantial change. That is, the documents drafted by Inoue &
Associates as such are often submitted to the USPTO or the EPO.
There is no magic formula for acquiring good IP rights. This can be
achieved only by hard work and skill obtainable through long and rich
experience as always required in any fields for realizing high quality
services.
Inoue & Associates is one of the very limited number of Japanese IP
firms capable of constantly offering high
quality IP services at a reasonable price. There has been and will be no
compromise in the quality of services we provide to our clients and,
for this very reason, we have been trusted by many foreign clients as
well as domestic clients.
Our skill in IP business is highly esteemed by our clients including two
famous Japanese professors emeriti, Dr. Nobuatsu Watanabe and Dr.
Hidefumi Hirai, whose recommendations are shown in this web site.
Further, if requested, we will be able to show you copies of some
letters from various US and EP attorneys praising our abilities.
Our highly-skilled staff members will surely be of great help to your
establishment of strong and valuable intellectual property portfolio
while reducing cost.
If you are not sure, try us and we promise that we will never fall short of your expectations.
You will immediately realize that we are dedicated to efficient
acquisition and protection of your valuable intellectual properties and
have skills to achieve this goal.
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宣誓供述書の書き方について(1):米国(Part 1)
今回は、米国出願における37 C.F.R. § 1.132に基づくDeclaration又はAffidavit(以下、纏めて「宣誓供述書」と証す)の書式についてご説明します。(宣誓供述書で証明が可能な事項については、こちらで説明しております。)
1.形式的な要件
宣誓供述書に記載する事項は、以下の通りです。
① 「IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE」と冒頭に記載する。
② 出願を特定する情報(出願人、出願日、出願番号、審査官の氏名など)。
③ 「DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132」という表題。
④ 宣誓者(declarant)の情報、具体的には、氏名、住所、最終学歴、職歴(職歴は、宣誓者として相応しいことを示すことができる限り、「~の研究や開発」という程度で構わない)。こちらでも説明しました通り、宣誓者としては、客観性の観点からは発明者以外が好ましいとされていますが、発明者でも支障はありません。
⑤ 宣誓者と本出願との関係。宣誓者が本出願の現状を理解していること。
⑥ 具体的な供述内容。
⑦ 供述内容に虚偽が無いことの宣誓。
⑧ 署名と日付。
2.供述内容
宣誓供述書を提出する状況として最も多いのは、自明性の拒絶を受けて、それに対して予想外の結果(unexpected results)を証明する場合であると思います。その場合の注意事項を以下に挙げます。
当然のことながら、回答の方針を念頭に入れて作成する必要があります。できれば、宣誓供述書を考慮させたただけで、自明性の拒絶理由が撤回されるような内容にすることが望ましいです。
これに関連して、実験報告書の原案を発明者の方が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術の専門家ではありますが特許の専門家ではないために、必ずしも的確とは言えない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。従って、少なくとも発明と拒絶理由の内容を完全に理解した国内代理人に宣誓供述書の和文ドラフトを作成させて、それを翻訳させることが望ましいと考えます。(弊所では、必ず発明と拒絶の内容を理解した担当者本人が、英語で宣誓供述書を作成します。)
供述内容の決定手順の例を以下に挙げます。
① 現時点(補正後)のクレームの範囲を把握する。
② 先行技術との違いを特定する。
③ 上記の違いによって効果に差が生じるということが明確になるようなデータを取得する(実施例と比較例の結果の相違がこの特徴の違いに起因することが明確になるような条件設定とし、ここで行う比較実験が先行技術の再現実験として認められるような条件を採用しているかなどの点に留意する)。
④ 発明の特徴と効果の因果関係が明確になるようにデータの提示手段を工夫する。
⑤ データの量が不充分とみなされる可能性がある場合、既存のデータに基づいて、その結果がデータ不足分にも適用が可能であることを、合理的に説明する。場合によっては、公知文献に参照する。
⑥ 結論部(Conclusion)において、提示したデータが非自明の根拠として十分であることを簡潔に整理して説明する。
3.具体例
具体的な宣誓供述書の例を下記に示します。(米国出願の中間処理において弊所が実際に提出したものに基づいていますが、固有名詞・用語・数値などは適宜変更してあります。)
[例1]この例は、新たな実験を行うのではなく、明細書の実施例のデータに基づく考察を行って、結論を述べているものです。
供述内容が長くなる場合や、実験証明書を別途添付したい場合には、下記の例のように詳細をExhibit No.(書証番号、日本での甲号証や乙号証に相当)を付した別紙に記載します。
この例では別紙のExhibit 1において実施例のデータに基づく考察を詳しく行い、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べています。もちろん、新たな実験に基づく宣誓供述書の場合は、別紙のExhibitにおいてその新たな実験の詳細と結果を述べて、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べます。
宣誓供述書で結論を含む概要を述べ、詳細は別紙のExhibitとすることのメリットとしては、特に供述内容が長かったり複雑である場合に、審査官に先ず宣誓供述書で供述内容の概要を把握させ、その後、別紙のExhibitに記載された詳細により供述内容の合理性を判断させることにより、供述内容を容易且つ確実に理解してもらえるということが挙げられます。
尚、宣誓者(署名する人)の人称ですが、以前は弊所の実務として"he"や"she"などの三人称を使用しておりましたが、米国の代理人より一人称の"I"を使用するようにとのアドバイスを受けて、現在はこれに従っています。
(明細書の実施例のデータに基づく宣誓供述書の書式の1例)
IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Applicants: Ichiro SUZUKI et al.
Serial No.: XX/XXX,XXX
Filed: June 10 20XX
For: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESIN
Art Unit: 4133
Examiner: Thomas More
DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132
I, the undersigned, Ichiro SUZUKI, a Japanese citizen, residing at xxxxx, Akasaka 1-Chome, Minatoku, Tokyo 107-0052 Japan, hereby declare and state that:
I took a master course at the Department of Applied Chemistry, School of Engineering, ABCDE University, and I was graduated therefrom in March 1990.[*博士号取得者の場合: I was graduated in 1985 from the Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, ABCDE University, and took a doctor course in the Graduate School of Engineering, ABCDE University, majoring in applied chemistry, from which I was granted the degree of doctor in 1990.]
I entered FGHIJ Polymer Chemical Co., Ltd. in April 1990.
I have been engaged in the research and development of high performance polyester resins from April 1990 to date.
I am one of the applicants of the above-identified application and I am well familiar with the present case.
I have read and understood the Office Action dated October 10, 2007 and the references cited therein.
I carried out Examples 1 to 25 and Comparative Examples 1 to 20 of the present application, and the results are as described on pages 160 to 220 of the specification of the present application.
I have made observations, with reference to Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1, 4 and 9 of the present application, to show that both of the side reaction index (C) requirement (i.e., less than 0.055) of step (1) and the "molten state" requirement of step (2) of the method of claim 4 of the present application must be satisfied for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application. (Hereinafter, the former requirement is simply referrred to as "side reaction index (C) requirement", and the latter requirement is simply referred to as "molten state requirement".) The method and results are as described in a paper attached hereto and marked "Exhibit 1".
From the results of Exhibit 1, it can be fairly concluded:
that, as shown in Table A in Exhibit 1, the process employed in each of Examples 1 and 2 satisfies all requirements of claim 4 of the present application, whereas:
each of Comparative Examples 1 and 4 employs a crude PET resin having a C value of 0.082 and, hence, do not satisfy the side reaction index (C) requirement, and
Comparative Example 9 employs a solid-phase polymerization process and, hence, does not satisfy the molten state requirement;
that the results of Examples 1 and 2 (i.e. the properties of the PET resins obtained) are excellent; specifically, the obtained PET resins possess all of the target properties recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);
that the results of Comparative Examples 1 and 4 are poor in that the PET resins obtained in Comparative Examples 1 and 4, respectively, exhibit cyclic polymer contents (% by weight) of 3.45 and 3.34, which exceed the upper limit (not greater than 3 % by weight) recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);
that the results of Comparative Example 9 are poor in that the obtained PET resin not only exhibits a molecular weight distribution (Mw/Mn) of 3, which exceeds the upper limit (from 2 to 2.7) recited in claim 1 of the present application, but also exhibits disadvantageously high crystallinity of 55 (which causes high brittleness) (Table B in Exhibit 1);
that, thus, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 4, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained when the crude PET resin used does not satisfy the side reaction index (C) requirement; in other words, the side reaction index (C) requirement is critical for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application;
that, further, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Example 9, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained by a solid-phase polymerization process that is a representative conventional process; in other words, the molten state requirement is also critical for producing the excellent polyethylene terephthalate resin of the present invention;
that Comparative Example 9 also shows that, even in the case where the requirements of step (1) of the method of claim 4 (including the side reaction index (C) requirement) are satisfied, the excellent PET resin of the present invention cannot be obtained when the molten state requirement is not satisfied;
that thus, it is apparent that the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application can be obtained only when the process employed satisfies both of the side reaction index (C) requirement and the molten state requirement.
The undersigned petitioner declares that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.
Date:
(宣誓者の署名) Ichiro SUZUKI
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特許 米国 出願 クレーム 発明 日本 補正 記載 提出 必要 明細書 上記 以下 application 翻訳 審査 効果 拒絶 or be patent 先行技術 判断 可能 弊所 英語 宣誓供述書 出願人 比較 審査官 適用 データ 作成 Japan 実施例 an 範囲 説明 可能性 要件 メリット Japanese 検討 not with 変更 情報 考慮 理由 具体的 特徴 claim 明確 実際 拒絶理由 使用 Action 米国出願 Office 特定 発明者 公知 action EP 文献 date at 技術 容易 one art 採用 出願日 invention 注意 実験 present 実施 十分 after any 以前 内容 理解 has grant search 結果 観点 概要 現在 状況 above 詳細 根拠 形式 関連 実質的 only been www case 決定 参照 代理人 書式 such use other 自明性 pace may 条件 取得 証明 phase will 以外 ケース 自明 手段 we method under 当然 specification 合理的 than between made 事項 results 提示 充分 all but right 相違 相当 中間処理 having 処理 Act must 国内 also through information process resin was there 用語 専門家 Art requirement 程度 applicant 回答 実務 step 具体例 比較例 both so excellent ex high University Engineering 時点 下記 even re parent granted each residing 確実 今回 Declaration 供述内容 署名 中間 Applicant April 完全 予想外 担当 identified obtained Exhibit Examples form Applicants 関係 現時点 注意事項 statements 公知文献 further 撤回 SUZUKI out XX shown including state producing Tokyo 数値 properties United reaction Ex Examiner 有名 日付 Comparative Ichiro used 宣誓 do PATENT referred does were States 宣誓者 Affidavit simply index 念頭 添付 手順 requirements respect XXX 補正後 where inoue 実験証明書 ep 複雑 実務上 考察 予想 School clear carried obtain side Chemical knowledge Department recited well 本人 本出願 比較実験 true reference like PET 結論 起因 番号 applied 供述書 cited 和文 terephthalate limit polyethylene Graduate declare 簡潔 molten course therein these willful 開発 satisfied petition references her 別紙 per applicants Date Table 現状 am 客観性 sea its 把握 Title poor バイ resins 支障 ku 非自明 his herein 出願番号 result March 工夫 statement OFFICE 最終 Example 形式的 アドバイス EC citizen convention 住所 described 代理 dated thus thereon understood valid undersigned 冒頭 再現 固有名詞 weight xxx words 宣誓供述 issuing degree 的確 require ratio 既存 act chemistry petitioner part less specific hence DECLARATION 留意 she false exhibits hereby how satisfy Faculty believed apparent 職歴 attached familiar development 現実 conventional 不充分 doctor 発明者以外 ABCDE 20XX UNDER 要約 TRADEMARK advantage 虚偽 ドラフト able October 適宜変更 late representative 担当者 unexpected show 氏名 up isa 報告 own possesses 方針 polymer perform 実験証明 実験報告書 xxxx now took graduated therefrom hereto solid 研究 真摯 不足 乙号証 原案 先行 再現実験 別途 明細 設定 Section Serial State major man advantageous master Unit read punishable Hereinafter red polymerization Polymer More Minatoku Minato fr declares former content contents critical crude great greater employed exhibit employs entered ed fine invent jeopardize belief believe imprisonment comparison inform causes validity satisfies uses Akasaka upper respectively try FGHIJ xx xxxxx Chemistry Code Chome Applied shows signed DE whereas Filed