24

欧州(4): 分割出願の期限

2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、分割出願が可能な時期について、出願が係属中であるということに加えて以下の制約が設けられました。(*注:この付加的な制約は、2014年4月1日以降、撤廃され、出願がEPOに係属中であれば分割出願可能という従前のルールに戻ることとなりました。)

(i) 自発的な分割出願を行う場合

自発的な分割出願は、最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知から24ヶ月以内に行う必要があります。

ここで「最先のEPC出願の審査部による最初の審査通知」とは、分割出願でない最初のEP出願における最初の審査通知のことを指します。

また、この「最初の審査通知」は、あくまでEPO審査部による実体審査においての最初の審査通知であり、サーチレポートではありません。

(ii) 発明の単一性違反の拒絶を受け、審査の対象外となった発明について分割出願する場合

自発的でない分割出願、即ち、発明の単一性の要件を満たさないという理由で拒絶されたために行う分割出願も、そのような単一性の拒絶理由を含む最初の審査通知から24ヶ月以内に行うことが必要になります。

尚、単一性に関する拒絶理由を含まない審査通知が出された後に、単一性に関する拒絶理由を含む審査通知を受け取った場合には、起算日がリセットされ、単一性に関する拒絶理由通知の日が起算日となります。

中国(2): 新規性喪失の例外規定

中国においては、新規性喪失の例外規定(中国専利法第24条)により、自ら公開してしまった発明に関して出願する場合に6ヶ月の猶予期間(グレース・ピリオド)が有ります。新規性喪失の例外適用の条件などは以下の通りです。

時期的制約

公知にしたのが中国における出願日又は優先日の前6ヶ月以内(専利審査指南、第一部分、第一章、6.3項「新規性を喪失しない公開」)
[日米との比較: 日本も猶予期間は6ヶ月だが、優先日ではなく日本での出願日前6ヶ月以内であることが必要。米国は猶予期間が1年であり、現行の先発明主義下では米国での出願日前1年以内であることが要求されているが、先願主義移行(2013年3月16日)後は最先の出願日(外国出願日でも良い)から遡って1年以内ということに変更される予定。]

公知にした手段

中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示又は規定の学術会議若しくは技術会議上での発表
[日米との比較: 米国は特に制限無し。日本は、現行法では制限があるが、2012年に施行予定の改正特許法において制限が撤廃される予定。]

新規性喪失の例外適用申請手続き

特許出願時に申請書類、出願日から2ヶ月以内に証明書類を提出することが必要 [日米との比較: 日本は、特許出願時に申請書類、出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要。米国は申請手続き不要。]


上記の通り、公知にしたのが優先日の前6ヶ月以内であれば新規性を喪失せずに中国で特許出願が可能ですが、中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示など、中国専利法第24条に定められた手段で公知にした場合に限定されていることに注意が必要です。

上記の要件を満たせは、例えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けた日本出願に基づく優先権を主張し、公知になってから6ヶ月経過した後に中国に出願して新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能です。逆に、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けた発明であっても、公知にした手段が中国専利法第24条の規定を満たさない場合、中国では新規性喪失の例外規定の適用を受けることは出来ません。

尚、中国専利法第24条に規定された展示会などについては、以前、弊所のクライアントより、日本で開催される特定の大規模な国際的展示会における展示が中国において新規性喪失の例外規定の適用の対象となるのかと問い合わせを受け、中国代理人事務所に確認を依頼したことが有ります。これに対して、中国代理人より「新規性喪失の例外規定の適用対象となる展示会の具体的なリストなどは存在しないため、明確な回答ができない。展示前に出願することをお勧めする。」という趣旨の回答を受けました。従いまして、中国において、新規性の喪失の例外の適用を受けて出願するということは、あまり現実的なオプションではないようです。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

タグ:

特許  米国  中国  出願  発明  日本  欧州  新規性  提出  必要  韓国  上記  以下  審査  新規性喪失  or  先願  可能  弊所  例外  手続  移行  特許出願  比較  主張  適用  申請  日本出願  要求  対象  an  グレースピリオド  要件  制度  優先権  出来  制限  外国  規定  外国出願  公開  変更  具体的  存在  出願時  明確  時期  月以内  特定  期間  公知  先願主義  技術  特許法  出願日  注意  改正  以前  優先日  例外規定  不要  猶予期間  www  書類  代理人  喪失  施行  限定  参考  年以内  条件  証明  事務所  手段  確認  制約  先発明主義  予定  趣旨  部分  回答  発表  一部  依頼  ex  re  現行  経過  日米  申請書類  優先  24  グレース  最先  展示  先発明主義下  申請書  中国専利法第  日以内  index  inoue  国際的  本出願  ピリオド  中国政府  オプション  申請手続  専利審査指南  国際展示会  例外適用  証明書類  主催  展示会  撤廃  先発明  現実的  猶予  先願主義移行  時期的制約  代理  以内  出願日前  改正特許法  開催  事務  現実  主義  中国代理人  専利法第  専利法  self  学術会議  外国出願日  国際  月経過  特許出願時  大規模  新規  専利  技術会議  第一章  第一部分  中国専利法  現行法  例外適用申請手続  制限無  規模  クライアント 

各国における先行技術の定義と新規性喪失の例外(Part 2)

[II] 主要国(日本、米国、欧州、中国、韓国)における先行技術の定義と新規性喪失の例外規定適用条件の比較

 

(II-1)先行技術の定義: 国内公知 or 世界公知

国内における公知、公然の実施や文献の公開が先行技術となることを一般的に「国内公知」と称し、外国における公知、公然の実施や文献の公開も先行技術に含めることを一般的に「世界公知」と称します。

日本、欧州、中国、韓国:
出願の時を基準にした、世界公知の公知公用技術および世界公知の文献公知技術を採用する。[中国は、以前は、国内公知を採用していたが、2009年10月1日に施行された新中国専利法により、現在は、日本などと同様に世界公知を採用している(中国専利法第22条)。]

米国:
米国は、上記した通り、現行の先発明主義下では、国内公知の公知公用技術および世界公知の文献公知技術を採用しているが、先願主義移行(2013年3月16日)の後は、公知公用技術は世界公知に変更される予定。

また先行技術となる特許文献については、世界公知の文献公知技術であるが、先願主義移行(2013年3月16日)の後は、後願排除効の有効出願日(先願としての効力を発揮する出願日)が変更される予定。即ち、上記した通り、米国外の出願に基づく優先権を主張した出願の場合の後願排除効の有効出願日は、現在の先発明主義下では米国における出願日であるが、先願主義移行後は最先の第一国出願日まで遡及することとなる。

準公知(拡大先願):
日本、米国、欧州、中国及び韓国のいずれの国においても、準公知(出願時に未公開の先願)によっても新規性は否定される。 (詳細については、「出願時に公開されていなかった先願に対する新規性(拡大先願、準公知)と進歩性(非自明性)」 の項目をご覧下さい。)

(II-2)新規性喪失の例外規定:

現時点(2012年4月現在)での各国における新規性喪失の例外規定の適用条件などを以下の表に示します。尚、米国は以前より、他国にも猶予期間(グレースピリオド)を米国と同様の1年にするよう要求しており、これに応じる形で変更する国が出てくる可能性があります。実際に、韓国において、米韓自由貿易協定(FTA)批准同意と同時に特許法が改正され、従来6ヶ月であった猶予期間が、2012年3月15日の米韓FTA発効と同時に、12ヶ月(1年)に変更されました。猶予期間が、12ヶ月である国としては、他にインドやブラジルがあります。

新規性喪失例外規定の有無 例外規定の対象となる公開手段(発明者自らの行為によるもの) 猶予期間
(グレースピリオド)
猶予期間内に行うべき出願 申請手続き
日本 有り1) 制限なし(2012年4月1日施行新法により制限が事実上撤廃された2) 6ヶ月 日本出願又は日本を指定したPCT出願 出願時に申請書類、出願後30日以内に証拠書類
米国 有り1) 制限なし 12ヶ月
(1年)
現時点では、米国出願又は米国を指定したPCT出願のみだが、優先権出願でも良くなる予定5) 不要
欧州 有り1) 万博での展示など極めて限られた例に制限されている3) 6ヶ月 EP出願又はEPを指定したPCT出願 出願時に申請書類、出願後4ヶ月以内に証拠書類
中国 有り1) 中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示などに制限されている4) 6ヶ月 中国出願、中国を指定したPCT出願又は優先権出願6) 出願時に申請書類、出願後2ヶ月以内に証拠書類
韓国 有り1) 制限なし 12ヶ月
(1年)
韓国出願又は韓国を指定したPCT出願 出願時に申請書類、出願後30日以内に証拠書類

注:1) いずれの国においても、本人の意に反して他人が発表した場合には、発表の手段によらず新規性喪失の例外規定の適用が可能です。

2) 旧日本特許法30条では、新規性喪失の例外規定が適用される公開手段は、①試験、②刊行物に発表、③電気通信回線を通じた発表、④長官指定の学術団体が開催する研究集会で文書をもって発表、⑤所定の博覧会への出品に制限されていた。平成23年6月8日に公布された改正特許法(平成24年4月1日施行)においては、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」発明が公知となったのであれば、特に公知にした手段は問われないこととなる。よって、現行法によれば、集会/セミナー等の、特許庁長官が指定ではない学会で公開された発明、テレビ/ラジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明も、新規性喪失の例外規定の対象となる。

3) Article 55(1)(b) EPCによれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる公開手段は、公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法律上の前権利者によって発明が開示された場合。ここでの「公に認められた国際博覧会」とは所謂「万博」であり、例えば、2010年は上海万博のみ。

4) 中国専利法第24条によれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる公開手段は、①中国政府が主催、または承認した国際展示会での展示、②定められた学術会議あるいは技術会議での発表。

5) 現行の先発明主義下では、公知なったのが米国での出願日前1年以内であることが要求されているが、先願主義移行(2013年3月16日)後は最先の出願日(外国出願日でも良い)から遡って1年以内ということに変更される予定。

6) 専利審査指南、第一部分、第一章、6.3項に、公知になったのが中国での出願日のみならず優先日から遡って6ヶ月以内であれば新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能であることが規定されている。

タグ:

特許  米国  PCT  中国  出願  発明  日本  欧州  新規性  進歩性  韓国  上記  以下  審査  新規性喪失  or  先行技術  先願  商標  可能  EPC  例外  手続  出願人  意匠  移行  特許出願  比較  主張  開示  適用  申請  実用新案  日本出願  要求  対象  an  説明  グレースピリオド  可能性  拡大先願  優先権  制限  特許庁  外国  規定  同様  外国出願  公開  変更  延長  出願時  実際  後願  AIA  米国出願  月以内  期間  発明者  公知  EP  文献  各国  先願主義  at  技術  登録  基準  特許法  採用  出願日  実施  指定  改正  証拠  以前  一般的  非自明性  有効  優先日  例外規定  権利  不要  世界公知  現在  中国出願  定義  詳細  猶予期間  拡大  行為  複数  否定  日本特許庁  www  書類  参照  喪失  施行  出願後  II  平成  年以内  自明性  条件  インド  所謂  自明  手段  優先権出願  法改正  同時  日以降  従来  準公知  項目  Article  先発明主義  覧下  効力  Act  国内  Invents  台湾  America  他人  go  部分  Art  発表  他国  商標登録  条約  so  一部  12  jpo  後願排除  re  特許法第  現行  韓国出願  販売  一般  法律  公知技術  主要国  未公開  htm  申請書類  優先  24  グレース  最先  出品  有無  国内公知  発効  ブラジル  新規性喪失例外  遡及  展示  先発明主義下  申請書  中国専利法第  日以内  承認  刊行物  22  移行後  世界  主要  所定  法律上  有効出願日  博覧会  本人  本出願  期間内  文書  掲載  ピリオド  中国政府  米国外  起因  発揮  申請手続  第一国出願  同意  専利審査指南  国際展示会  主催  国際博覧会  月現在  新法  公開手段  公然  日本特許  展示会  進歩  per  撤廃  協定  先発明  猶予  先願主義移行  参加  非自明  適用条件  公知公用  前権利者  order  事実  中国及  国外  以内  出願日前  公用  上海万博  万博  第一国  改正特許法  開催  adding  証拠書類  FTA  以降  公知公用技術  特許文献  米国出願又  米国新法  cells  主義  米韓自由貿易協定  FTA  able  テレビ  専利法第  専利法  権利者  up  文献公知技術  over  日本出願又  学術会議  外国出願日  国際  特許公報  特許庁長官  改正後  後願排除効  通信  新規性喪失例外規定  新規  学会  新中国専利法  学術団体  専利  電気通信回線  排除  技術会議  研究  第一章  第一部分  機関  中国専利法  猶予期間内  公報  公布  現行法  先行  先願主義移行後  出願又  日施行  日本特許法  low  shiryou 

中国(2)

Q. 日本で発明を展示会発表してから6ヶ月以内に新規性喪失の例外の適用を受けて日本出願をした。その日本出願に基づく優先権を主張して中国に出願した場合、日本での発表に対して新規性を確保できるのか?

A. まず、中国においても「世界公知」の先行技術が採用されますから、日本における展示会発表は先行技術と見なされます。そして中国においても新規性喪失の例外の規定は存在します。自らの公開後から出願可能な期間は日本と同様に6ヶ月です。中国においては、この6ヶ月以内に中国出願をする場合の他、この6ヶ月の間に出願日を有する中国以外の国の出願に基づく優先権を主張して、この6ヶ月の期間の経過後に中国に出願した場合にも新規性の喪失の例外の適用を受けることができます。(日本においては、公開後6ヶ月の期間の間に、日本出願又は日本を指定するPCT国際出願を提出する必要があり、外国で新規性の喪失の適用を受けた出願であっても、それに基づく優先件を主張して、公開から6ヶ月を経過した後に日本に出願したような場合、新規性喪失の例外の適用を受けることはできません。)

しかし、中国においては、新規性喪失の例外を適用を受けることができる公開手段が大きく制限されています。中国専利法第24条によれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けられる公開手段は、①中国政府が主催、または承認した国際展示会での展示、②定められた学術会議あるいは技術会議での発表、となっています。しかし、具体的にどのような展示会における展示が新規性喪失の例外の適用の対象になるのを明らかにした資料などが存在しません。例えば、2010年に開かれた上海万博での展示などであれば、明らかに同規定の適用の対象となったでしょうが、そのような特別な例を除いては、適用の申請をしてみないと分からないというのが実情のようです。

従いまして、結局のところ中国において新規性の喪失の例外の適用を受けることができる場合は極めて限られており、発明を公開する前に中国に出願しておくことが無難です。

《米国大使館に提出する宣誓供述書(affidavit )の内容》

米国大使館に提出する宣誓供述書(affidavit )の内容(和英)

原文:

宣誓供述書

私、アメリカ合衆国……に本店を有するABC株式会社の取締役社長である鈴木一郎は、以下のとおり宣誓をなし、供述する。

上記会社は、東京都……における営業所を、平成24年12月1日をもって廃止すると共に日本における代表者鈴木一郎は退任することを決議した。

 

英訳文:

Affidavit

I, Ichiro SUZUKI, a Japanese citizen residing at ……, Tokyo, Japan, make oath and say as follows:

I am the Chief Executive Officer of ABC Ltd. having a head office located at ……, U.S.A.

Said company has decided that its branch office located at ……, Tokyo, Japan, should be closed on December 1, 2012, and that I, Ichiro SUZUKI, should resign as the sole representative of said company in Japan.   

 

Date:                                       

                                                               
Ichiro SUZUKI

欧州:分割出願等に関する規則改正

2013年10月16日、欧州特許機構(European Patent Organization)の管理理事会(Administrative Council)は、分割出願及び調査段階で発明の単一性違反が認められた場合の手続きに関連した規則を改定することを決定いたしました。

分割出願について

2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、分割出願が可能な時期について、出願が係属中であるということに加えて、最初の審査通知から24ヶ月などの制約が加えられました。

しかし、この度、上記の制約が撤廃され、上記施行規則改正以前と同じく、出願が係属中であれば分割出願可能ということにすべく再度、規則が改正されます。

 分割出願に関する改正後の規則は、2014年4月1日に発効となります。この時点で係属中の欧州出願については、新たな規則が適用されます。従いまして、現行の規則で分割出願の期限を徒過してしまった案件でも、2014年4月1日まで係属していれば、分割出願できるということになります。

2010年に導入された分割出願に関する時期的制約は、本来、分割出願制度の濫用を抑制することを目的としていましたが、厳しい時期的制約が設けられたことにより、必要性の判断をすることなく保険的な目的で分割出願されるケースが増加するという結果を招いてしまいました。

そこで、2010年の改正以前のルールに戻すこととなったわけですが、一方で、分割出願の繰り返しを抑制するために、EPOは、子出願、孫出願と繰り返すに従って出願料金が増加するような新たな料金体系を検討しています。(具体的な料金は未だ公表されていません。)

EPO補充調査等において単一性要件違反が認められた場合の対応について

EPOが国際調査機関でないPCT出願が欧州段階に入った場合、全ての出願について、EPOは補充調査報告(supplementary European search)を発行します。現行の規則によれば、この補充調査において、出願が発明の単一性の要件を満たさないと判断された場合、最初に調査の対象となった発明に係るクレーム以外のクレームについては調査の対象外となります。ここで、出願人は、他の発明に係るクレームを調査の対象として選択したり、追加料金を支払って他の発明に係るクレームについて調査をさせるということはできませんでした。これに対して、直接の欧州出願については、調査段階でEPOが単一性の欠如を発見した際には、出願人は追加料金の支払いによる単一性の要件を満たさないと認められた複数の発明についての調査を受ける機会が与えられており、不公平であるという意見がありました。

 そこで、今回の規則改訂においては、上記のようなPCT由来の欧州出願(2013年11月1日の時点で補充調査報告が発行されていないもの)についても、補充調査において単一性要件違反が認められた場合には、追加料金の支払いにより、複数の発明の調査を受ける機会が与えられることとなりました。

更には、EPOが国際調査機関であったPCT出願に由来する欧州出願については、補充調査は行われませんが、国際調査報告において単一性要件違反を指摘されたにも関わらず追加料金を支払わなかったために調査されたかったクレームについても、欧州段階の審査に際して、追加料金を支払うことにより調査を受けることが可能になりました。これは、2014年11月1日の時点で、最初の実体審査通知が発行されていない出願が対象となります。


お問い合わせ

Share | rss
ホームページ制作