調査費用

PCT(5): 国際調査報告による各国での調査・審査費用の軽減

主要国における調査・審査費用の減免・免除

国内段階移行(各指定国への実際の出願手続き)後に、国際調査報告による調査・審査費用の減免・免除が有ります。

多くの場合、ISAが自国の特許庁であるPCT出願を自国に移行する際に特に大きな減額を受けることができます。例えば、PCT経由の米国出願の場合、ISAが米国特許庁であれば、調査費用($620)は免除されます。しかし、当然、日本特許庁に提出するPCT出願に関しては、米国特許庁をISAとして選択することはできませんので、上記のような免除は受けられず、約20%の減額ということになります。(米国以外にもカナダ、中国、韓国特許庁、オーストラリア等の特許庁もISAとして承認されているが、日本特許庁に提出するPCT出願に関して、ISAとして選択することはできず、日本語で出願した場合はJPOのみ選択でき、英語で出願した場合には、JPOとEPOのどちらかを選択することができる。)

日本特許庁に提出されたPCT国際出願に関して、主要国に移行した際に受けられる減免や免除は以下の通りです。

日本に移行した場合の審査請求料の減額

・ JPOが国際調査機関(ISA) → 約40%減額

・ JPO以外がISA → 約10%減額

欧州に移行した場合のサーチ料と審査料の減額

・ JPOがISA → サーチ料の20%を減額

・ EPOがISA → サーチ料は無料

・ EPOが国際予備審査機関(IPEA) → 審査料の50%減額

米国に移行した場合の調査料の減額

・ JPO、EPOがISA → サーチ料約20%減額

中国に移行した場合の審査料の減額

・ JPO、EPOがISA → 審査料の20%を減額

韓国に移行した場合の審査請求料の減額

・ EPOがISA → 審査請求料の10%を減額

JPOがISAの場合とEPOがISAの場合のコスト比較

欧州特許庁(EPO)を、国際調査機関(及び国際予備審査機関)として選択した場合の手数料は、日本特許庁(JPO)を選択した場合と比較して高額です。また、欧州における調査や審査の手数料もかなり高額ですが、PCT国際出願の場合、欧州特許庁(EPO)が国際調査や国際予備調査を行った場合、移行後にEPOに支払う調査・審査料金が大幅に減額されます。日本特許庁(JPO)にPCT国際出願を提出する場合、日本語で出願する場合には、国際調査機関(ISA)及び国際予備調査機関(IPEA)としてJPOしか選択できませんが、英語でPCT出願する際には、ISA及びIPEAとしてEPOを選択することも可能です。近年、英語でのPCT国際出願を検討する日本の出願人も増えているようですので、英語でPCT国際出願して、ISA(及びIPEA)としてEPOを選択した場合にコスト的メリットがあるのか以下に検証します。

日本と欧州以外の国への移行については、韓国を除いて、ISA及びIPEAがJPOであってもEPOであっても相違はないので、以下の比較においては、日本及び/又は欧州への移行のみについて検討します。(韓国の場合も、EPOがISAの場合に10%の減額が有りますが、それ程大きな額とはなりません。例えば、請求項の数が10だった場合、審査請求料は530,000ウォン(1ウォン=0.07円として約37,000円)ですので、減額分は、53,000ウォン(約3,700円)に過ぎません。)

以下の比較は、2012年5月時点での料金に準じます。また、種々の調査費用や審査請求手数料は、請求項の数や発明の数によって異なる場合が有りますので、以下の比較においては、請求項の数10、発明の数1と仮定します。更に、1ユーロ=¥110とします。

国際調査機関・予備審査機関としてJPO又はEPOを選択した場合の調査・審査料金比較

移行国 国際段階(移行前) 国内段階(移行後) A+B+C
ISA/IPEA A.国際調査/
予備審査料金
B. 調査料金
C.審査料金
(1)
JP+EP
JPO   ISのみ
¥80,000
EPO¥107,000
(975)
JPO¥95,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥453,000
IS+IPE
¥124,300
EPO¥107,000
(975)
JPO¥95,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥497,300
EPO ISのみ
¥216,900 
EPO¥0 JPO¥142,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥529,900
IS+IPE
¥438,600 
EPO¥0 JPO¥142,000
EPO¥85,500
(778)
¥666,100
(2)
JPのみ
JPO ISのみ
¥80,000

JPO¥95,000 ¥175,000
IS+IPE
¥124,300
JPO¥95,000 ¥219,300
EPO ISのみ
¥216,900
JPO¥142,000 ¥358,900
IS+IPE
¥438,600
JPO¥142,000 ¥580,600
(3)
EPのみ
JPO ISのみ
¥80,000
EPO¥107,000
(975)
EPO¥171,000
(1,555)
¥358,000
IS+IPE
¥124,300
EPO¥107,000
(975)
EPO¥171,000
(1,555)
¥402,300
EPO ISのみ
¥216,900
EPO¥0 EPO¥171,000
(1,555)
¥387,900
IS+IPE
¥438,600
EPO¥0 EPO¥85,500
(778)
¥524,100

注:
  JPO: 日本特許庁
  EPO: 欧州特許庁
  ISA: 国際調査機関 (International Search Authority)
  IPEA: 国際予備審査機関 (International Preliminary Examining Authority)
  IS: 国際調査
  IPE: 国際予備審査

上記ケース(1)では、予備審査請求せずに日本と欧州の両方に移行する場合、調査・審査に関してJPOとEPOに支払う料金の合計(A+B+C)が、JPOがISAの場合は¥453,000であり、EPOがISAの場合は¥529,900となっています。

即ち、EPOをISAとして選択した場合、JPOをISAとして選択した場合より、調査・審査料金の合計が高くなってはいますが、EPOに支払う調査・審査料金の減額により、その差はかなり小さくなっています。

また、上記ケース(3)は、日本には移行せずに欧州に移行する例ですが、予備審査請求しない場合、ISAとしてEPOを選択した際の合計の調査・審査料金が¥387,900、JPOを選択した際の合計料金が¥358,000であり、その差は更に小さくなっています。

上記の差をどう捉えるかは出願人次第ですが、ISAとして日本を指定した場合と大差ない費用でEPOの見解を得られると考えれば、特に欧州での権利化が重要である際には、ISAとしてEPOを選択するということに大きなメリットがあると言えます。

ISAがJPOであった場合、EPOは新たに独自の調査を行い、Supplementary European Search Reportを作成します。一方、ISAがEPOであれば、最初からEPOの調査に基づく調査結果と見解が得られますので、ISAがJPOの場合と比較して、EPOに対する応答回数が減る可能性が有ります。これは、当然、特許取得の効率化とコスト削減につながります。

* 「国際調査機関による先行技術調査など」の項目でも説明した通り、欧州に移行する場合、国際調査報告書・見解書に対する応答義務が生じます。従って、EPOがISAであった場合、国際調査報告書・見解書は、実質的にEPOの最初の審査通知として機能します。

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欧州(6.2): 補正の制限 EPC137条(5)

前項で触れたEPC規則123条は補正のサポートについてでしたが、本項では、EPC規則137条(5)[旧137条(4)]に規定されているクレーム補正の制限に関して解説します。これは日本におけるシフト補正の禁止(日本特許法17条2第4項)に対応する規則と考えることが出来ます。

EPC規則137条(5)[旧137条(4)]

EPC規則137条(5)には、以下のように定められています。

 「補正されたクレームは、元々クレームされていた発明若しくは単一の包括的発明概念を形成する一群の発明と関連していない未調査の主題を対象とすることができない。また、規則62a又は規則63に従って調査されていない主題を対象とすることもできない。

[注:下線部分は、旧137条(4)にはなく、137条(5)で新たに追加された。137条(5)が適用されるのは、2010年4月1日以降に欧州サーチレポート又は補助欧州サーチレポートが作成された出願に適用される。]

要するに、調査報告(欧州サーチレポート又は補助欧州サーチレポート)を受けたクレームは、主題を大きく変更することや、出願人が調査の対象として選択しなかったクレームの主題(EPC規則62a又は規則63)に変更することが禁じられています。

尚、上記EPC規則62aは、1つのカテゴリーに複数の独立クレームを含む場合に関するものであり、この規則に従い、原則的にサーチの対象とする独立クレームを1つ選択することが要求されます。

上記EPC規則63は、クレームが不明瞭であるなどの理由により有意義なサーチが出来ない場合に関するものであり、サーチすべき対象を特定することが要求されます。 

EPC規則137条(5)[旧137条(4)]の精神と禁止される補正

EPC規則137条(5)[旧137条(4)]の精神は、出願人が調査費用を支払った対象である発明から、それとは異なる発明に変更する補正は許可しないということです。

条文からは、クレームは元々記載されていなかった事項を明細書本文から抜き出してクレームに導入する補正は許されないような印象を受けますが、必ずしもそうではありせん。調査後にクレームを補正する典型的な状況は、引用された先行技術に対する特許性を明確にするために発明の構成要素をより具体的なものに減縮補正するというような場合であると思いますが、そのような減縮補正を明細書の開示の範囲内で行うのであれば、EPC規則137条(5)[旧137条(4)]に違反しません。

まず、欧州特許庁による調査の対象に関して、欧州審査基準B-III 3.5には以下のように定められています。

「クレーム補正の予測

サーチは、原則的には、可能且つ合理的な範囲内で、クレームが関連している主題並びに補正により関連することが合理的に予測できる主題の全てに対して行われるべきである(但し、単一性欠如の場合は、B-VII, 1.3参照)。


電子回路に関する出願が、機能や操作方式のみに関する1つ以上のクレームを含んでおり、明細書の記載や図面が、具体的な自明でないトランジスター回路を含んでいる場合、そのような回路も調査の対象に含めなければならない。」

関連の審判部判例も多数存在します。例えば、旧137条(4)適用の件では、T 0274/03において審判部は以下の様に述べています:

「従って、調査後に主題の「切り替え」(”switching”)をするということは、主題の性質に重大な変更を加えることを意味することは明確であり、それは通常、元のメインクレームに既に存在していた要素を更に定義するために明細書本文の記載から特徴を加えることと同等に扱うべきことではない。

審判部の判例 (T 377/01、項目3.1項及びT 708/00、項目17:これらは共に欧州特許庁公報には掲載されていない)に従った審判部の見解は、原明細書の記載から補完的な特徴を追加することにより、元のメインクレームを制限することは、未補正クレームの特許性に対する拒絶に際しての出願人の反応として許容し得るものであり、EPC規則86(4)の導入により禁じようとする類のシステム濫用とはならない。従って、たとえ追加の調査が必要になったとしても、この種の補正は通常、本規則の違反とは見なされない。」

また現行の137条(5)EPC適用の比較的最近の判例として、T 2334/11においても、上記T 0274/03と類似の状況で、審判部は上記と類似した趣旨のことを述べています。

これらの判例から分かることは、基本的に、明細書の開示の範囲内で、発明を下位概念に減縮するような補正であれば許容されるはずということです。(但し、下記Bで述べる選択されなかった主題へ変更する補正は除く。)

一方、禁止される補正は、調査されたクレームに記載されていた構成要素や物性などの特徴を、他の構成要素や特徴で「置換」することや「削除」することにより請求する範囲を変更してしまう補正、並びに調査や審査の対象として選択されなかった主題に変更する補正です。

A. クレームの範囲を変更する補正

A-1 削除

構成要素や特徴を削除する場合は、発明を制限する要素が減るわけですから、当然、請求範囲も広くなり、明らかに137条(5)EPCに違反することになってしまいます。

A-2 置換

一方、置換の場合、様々な状況がありえるでしょうが、例えばクレームに記載されている成分やパラメータを、それとの関連性の定かでない異なる成分やパラメータで置換する補正などは、137条(5)EPCを違反することになるでしょう。例えば調査対象クレームが分子量により特定されたポリマーに関するものであったところ、補正により、分子量の限定を構造式で置換してしまった場合などにおいては、補正前と補正後のクレームで重複する部分はあるかも知れませんが、請求されている「範囲」が異なることは合理的に理解できますので、137条(5)違反と看做されると考えられます。

B. 選択されなかった主題へ変更する補正

以下のような主題への変更が禁止されます。

B-1 発明の単一性欠如(EPC82条)の拒絶を受けて、審査の対象から外れたクレームがある場合、そのような審査の対象外となったクレームの主題

B-2 規則62a(同一のカテゴリに複数の独立クレームが有る場合、調査対象として1つ選択することを要求)に従って、調査対象となる独立クレームを選択した場合に選択しなかった独立クレームの主題

B-3 規則63(クレームが不明瞭であるなどの理由により有意義な調査が出来ない場合に、調査対象を特定することを要求)に従って、調査対象の主題を特定した場合に、そこに含まれなかった主題

EPC規則137条(5)[旧137条(4)]違反の拒絶を受けた場合の対応

このEPC規則137条(5)[旧137条(4)]の要件を満たさない補正をしたい場合には、分割出願するしかありません。(勿論、補正は明細書の開示の範囲内であることが必要です。)

しかし、旧137条(4)からEPC規則137条(5)への改正は2010年の"Raising the bar"をスローガンとした規則改定に含まれていたものですが、この規則改定以後、137条(5)による拒絶が濫発される傾向に有り、実際には拒絶の根拠が不適切であるということも十分にあり得ます。そのような場合、反論によって審査官が納得すれば、137条(5)違反の拒絶は撤回されます。

これに関連して、EPC規則137条(5)[旧137条(4)]違反の拒絶に対して直ちに分割出願せずに反論する場合には、欧州では分割出願可能な時期が大きく制限されていることに注意が必要です。分割出願を行わずに反論し、その結果、分割出願の期限を過ぎてから、規則違反が確定してしまうことがあり得ます(例えば、審査部が137条(5)[旧137条(4)]違反の拒絶を維持したまま拒絶査定となり、それに対して審判を請求したが、分割出願の期限を過ぎた時点で、審判部が違反を認めたような場合)。

そのような場合、その時点でクレームを出願時のもの若しくはそれに近い形に戻すことを余儀なくされ、その結果、先行技術に対する新規性・進歩性を明らかに出来なくなるという可能性が有ります。

一方で、一旦特許になってしまえば、137条(5)[旧137条(4)]違反は異議申立の根拠とはなりませんので、第三者から137条(5)[旧137条(4)]違反を根拠に異議を申立てられて、特許取消しになるというようなことは起こりません。従って、分割出願の期限までに、審査官に規則違反が無いということを納得させることができれば問題無いということになります。

欧州出願時に注意すべきこと

上記した通り、単一性欠如(82条)の拒絶や規則62a、63の調査対象特定指令を受けてしまうと、将来クレームの補正が制限されてしまう恐れがあります。

従って、137条(5)[旧137条(4)]による補正の制約を回避するための対策としては、不要なクレームは含めず、更にクレームの範囲も必要以上に広くしないということが考えられます。

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日本:外国特許出願費用助成事業の公募

東京都知的財産総合センターは、外国特許出願費用助成事業の公募を実施します。受付期間は、平成25年5月7日(火)~5月17日(金)です。

助成率1/2以内、助成限度額300万円で外国特許関連の費用(外国出願料、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用等)について助成が得られます。

詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/index.html

米国:USPTOが登録料等の値下げを公表

USPTOは、登録料(issue fee)等の幾つかの手続きに関する手数料を値下げすることを公表しました。新料金は以下の表に示す通りです。新料金の適用は、2014年1月1日からとなります。登録料等は、可能であれば、この日以降に納付するとよいでしょう。

料金の種類 旧料金or 新料金 Large Entity Small Entity Micro Entity
実用特許(utility patent)の登録料 旧料金 $1,780 $890 $445
新料金 $960 $480 $240
再発行(reissue)登録料 旧料金 $1,780 $890 $445
新料金 $960 $480 $240
意匠特許(design patent)の登録料 旧料金 $1,020  $510  $255
新料金 $560  $280  $140
植物特許(plant patent)の登録料 旧料金 $1,400  $700  $350
新料金 $760  $380  $190
出願公開費用 旧料金 $300 $300 $300
新料金 $0 $0 $0
譲渡費用(電子的に提出する場合) 旧料金 $40 $40 $40
新料金 $0 $0 $0
送致料金(transmittal fee) 旧料金 $240 $240 $240
新料金 $240 $120 $60
PCT:調査費用 旧料金 $2,080 $2,080 $2,080
新料金 $2,080 $1,040 $520
PCT:予備調査費用 旧料金 $2,080 $2,080 $2,080
新料金 $2,080 $1,040 $520
PCT:受理官庁としての国際事務局に出願を送付するための料金 旧料金 $240 $240 $240
新料金 $240 $120 $60
PCT:米国を調査機関(ISA)としての調査費用 旧料金 $600 $600 $600
新料金 $600 $300 $150
PCT:米国以外を調査機関(ISA)としての調査費用 旧料金 $760 $760 $760
新料金 $760 $380 $190
PCT:予備審査費用(発明ごと) 旧料金 $600 $600 $600
新料金 $600 $300 $150


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