調査

係争事件

お客様の保有する知的財産権に対して無効審判又は無効訴訟が起こされた場合や異議申立がなされた場合への対応を行います。逆に、他人の知的財産権や出願に対する情報提供、無効審判、無効訴訟、異議申立てなどの手続きの代理も行います。

特に井上＆アソシエイツは、欧州における異議申立や欧州・米国における無効・侵害訴訟手続きなどの経験が豊富です。お客様より基本方針のみを伺い、弊所で徹底した調査・検討をした上で作成した書面により目的を達成したというケースもございます。

防御のみならず、他者の権利を攻撃する際にも力を発揮し、高い確率で成功に導きます。例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約１／３ですが、弊所経由で異議を申立てた件では２／３以上を特許取り消しに導いております。

難しい状況にあると思われる係争事件などでも是非一度弊所にご相談ください。

課題1：出願明細書の質と出願コストのバランス

イニシャルコスト（出願時の費用）は一番分かり易いコストですので、これを低減しようとしがちですが、イニシャルコストの低減に力を入れすぎると、見かけ上は一時的にコストダウンが達成されるかも知れませんが、中・長期的な観点からは余計な経費が必要になったり、損失につながることが少なくありません。

特許が知財戦略における重要なツールであるならば、出願時は費用よりも明細書の質を優先すべきであると考えます。

質の高い明細書は、以下のようなメリットをもたらします。

　①　中間費用（拒絶に対する対応など権利化までのコスト）の低減
　②　特許不成立又は無効となるリスクの低下
　③　意図した範囲の特許保護
　④　意図した範囲の技術に関するライセンス料の回収

従って、出願明細書の質を向上させることは、長い目で見ればコスト削減や損失の防止にもつながるはずです。

 

課題１に対する弊所の対応

弊所の考えは上記の通り出願時はコストよりも明細書の質を重視すべきということですので、弊所が明細書の質を向上させるため心がけている点を列挙します。

外国出願の基礎となる最初の日本出願については、通常、明細書の質はある程度犠牲にしても早期に提出することが重要視されます。従って、外国出願する際には、明細書を徹底的に検討し直す必要が有るはずです。基本的なチェックポイントとして、例えば、以下のようなものが挙げられます。

開示要件について

（１）関連技術に関する周知・公知事項を把握した上で実施可能要件が満たされているか検討
（２）適切な用語が使用されているか（用語が不適切であるが故に、権利化や権利行使に支障を来たすことが少なくない）
（３）クレームされた発明が、明細書に充分サポートされているか

新規性・進歩性について

（４）再度の先行技術調査
（５）外国特許庁による審査結果の予想
（６）上記（５）に基づいて、対応案を提示（実施例・比較例の追加や審査段階において許容範囲内での減縮を可能にする記載の追加など）

また、発明が属する技術分野、クレームの形式（物、方法、プロダクト-バイ-プロセスなど）、発明の種類（用途発明、選択発明、特殊パラメータ発明など）及び出願する国による要求の違いも充分に考慮に入れた上で、外国出願用明細書を作成します。

いずれも当たり前のことではありますが、これらを適切に行うには豊富な経験が必要です。

井上＆アソシエイツの担当者は、上記した通り、米国・欧州の特許庁による拒絶に対する回答書なども数百件とこなしてきた経験者ですので、外国出願用明細書に何が要求されるのか知り尽くしております。

質の高い明細書を作成することにかける熱意及び技術については、他の特許事務所に劣ることはありません。料金も標準的な範囲内であると思います。（以前は、お客様から「質は高いが料金も高い」と言われましたが、近年の不況により値下げし、現在は大手の特許事務所よりは安い位であると思います。しかし、書類の質については一切妥協致しません。）

弊所では、将来、特許成立するか否かを無視して、ただ出願するということは絶対に致しません。あらゆる状況を想定して、出願人の許容範囲で且つ確実に特許にできると確信した明細書で出願致します。

弊所は少数精鋭で、このような実務が可能であるスタッフのみが外国特許出願案件を担当致します。

米国（２）：　RCE (Request for Continued Examination)

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE（Request for Continued Examination）の存在です。

RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。［＊但し、意匠特許（design patent）や再審査中の特許に関しては、利用できません。］そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。（数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。）

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

日本の場合
最後の審査通知　→　拒絶査定　（特許庁審査部）
↓
拒絶査定不服審判　（特許庁審判部）
↓
知的財産高等裁判所への提訴
↓
最高裁判所への上告

日本においても、裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。（日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。）

欧州では、拒絶査定になってしまったら、欧州特許庁の審判部（Board of Appeal）における拒絶査定不服審判で争いますが、原則その先はありません。即ち、拒絶査定不服審判で特許性を認められないと特許は不成立ということになります。以前は、日本と同様に分割出願を行って延命するという方法があったのですが、2010年の法改正により、分割出願の時期と機会が制限され、拒絶査定を受けた際の延命措置としての分割出願は実質的に不可能になりました。

RCEが可能な時期

審査終結状態にある（prosecution is closed）が、出願が生きている段階であれば請求することができます。具体的には、例えば、以下のような状況で、RCEが可能です。

・　最後の審査通知（Final Action）発行後で且つ出願放棄確定前

・　許可通知（Notice of Allowance）発行後で且つ登録料納付前

・　USPTO審判部における審判係属中

審判請求書（Notice of Appeal）提出後に、RCEした場合には、審判請求は取り下げられたとみなされ、審査が再開されます。

審査中で最新の審査通知がfinalで無い場合には、RCEは認められません。

RCE申請手続き

RCEの申請は、料金（large entityで＄930、small entitiyで＄465）の支払いと共に、RCE申請フォームと以下の書類を提出することが必要です。

出願の状態	RCE請求時に提出する必要がある書類
最後の審査通知（Final Action）後	最後の審査通知に対する応答（既に提出済みの場合は、原則的に必要無し）
査定系クウェイル通知*（Ex Parte Quayle action）後　　（＊方式的不備を訂正すれば特許査定となる旨を通知するもの）	Ex Parte Quayle actionに対する回答
許可通知（Notice of Allowance）後	IDS、補正、新たな議論、新たな証拠など
審判請求後	最後の審査通知に対する応答（例えば、提出済みの審判理由書や審判部の見解に対する答弁書における議論を援用する旨の上申書）

RCEを提出する状況で一番多いのは、Final Actionを受けて補正書、意見書、証拠などを提出したが、それが新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮出来ないとの指摘をUSPTOから受けて、その対応としてRCEを提出するという状況だと思います。そのような場合に、単に提出済み書類を考慮させたいのであれば、RCE申請フォームと料金を支払うだけで済みます。そしてRCEにより審査が再開され、審査官はFinal Action後に提出したクレームの補正や証拠を考慮した上で、non-finalの審査通知若しくは許可通知（Notice of Allowance）を発行します。

RCEに関する注意事項

場合によっては、折角RCEしたのに、RCE後の最初の審査通知がFinal（しかもRCE前のFinal Actionと同じ拒絶理由）となってしまうことも有りますので注意が必要です。

具体的には、以下の２つの要件が同時に満たされると、RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなってしまいます。

（１）　ＲＣＥ前のクレームとＲＣＥ後のクレームとが同一である。

（２）　ＲＣＥ後の審査における拒絶の理由がＲＣＥ前の審査における拒絶の理由と同一である。

このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。

上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しくはRCE後、速やかに何らかの補正を提出するなどの手段を講じることが望ましいです。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

もしも補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請する（Request for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)）ということも考えられます。

RCE制度の現状と今後

上記したようにRCEの回数を制限しようとするルール改正は断念されましたが、近年、別の手法でRCE制度の利用を抑制する方向の動きが見られます。

USPTOにおける処理スケジュール

１つは、2009年11月15日から導入されている新たな管理体制です。

以前は、原則として、審査官はRCE後2ヶ月以内にアクションを出すことが求められており、RCEにより、審査が大きく遅れるようなことはありませんでした。しかし、2009年11月15日以降は、RCEが請求された件は、“special new” docket に入れられることになり、そこでは「2ヶ月以内」という制約はなく、審査官は、自らの仕事の負荷に応じて比較的自由なスケジュールで処理することが許されています。

これに伴い、最近は、RCE後の処理の遅れが目立つようになってきています。米国特許庁のウェブサイトで提供されているPAIR（Patent Application Information Retrieval）システムで、出願の経過を確認することができますが、最近は、RCEを請求すると、その後 “Docketed New Case—Ready for Examination” という状態になったまま長らく動きが止まってしまいます。RCE後、半年以上経過してもアクションが出ないケースもあります。

RCE請求の手数料の値上げ

RCEを利用するために、米国特許庁へ支払う料金は、それが何回目の請求であるかに関わらず1回のRCEにつきlarge entityで＄930、small entityで＄465であったものが、2013年3月19日以降は、一回目のRCEの料金がlarge entity＄1,200、small entity＄600に、二回目以降のRCEの料金がlarge entity＄1，700、small entity＄850に値上げされます（2013年1月18日に公表された新料金）。

RCEを不要にする制度の試行

RCE等を利用せずに、審査の効率化を図る目的で以下のような試行プログラムが実施されています。

・　After Final Compact Prosecution (AFCP)　試行プログラム （試行期間：2013年5月18日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

現行の規則に従えば、最終庁指令通知（Final Office Action）後に提出された補正や証拠を審査官に考慮させるためには、RCE等の手続きが必要になることが多いが、AFCP試行プログラムでは、Final後に提出された補正や新たな証拠について、限定的な(特許で約3時間、意匠で約1時間以内で済むような)検討や調査によって、該補正や証拠により特許査定できるとの判断が可能な場合、ＲＣＥ等を行わずに補正や証拠を審査官に考慮させることが可能。

・　Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)試行プログラム（試行期間：2013年9月30日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

米国の現行のシステムにおいては、登録料支払い後にIDSを提出して考慮させる為には、RCEや継続出願が必要だが、QPIDS)試行プログラムでは、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることが可能。

特にAFCPは、試行期間が延長されましたが、出願人や実務者にとって非常に有益な試みであり、常設的なプラクティスとなることが望まれます。これまでは、審査の経緯や審査官の主張の趣旨から考えて、本格的な検討や調査を行わずとも、出願を特許可能な状態にできることが明らかな補正や証拠であっても、Final後は、新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮できないとの指摘を受け、結局、RCEや審判請求が必要になってしまい、非合理的なプラクティスだと感じていた出願人や実務者も多いはずです。そのような指摘も受けての試行プログラムでしょうから、本格実施へ移行する可能性も十分にあると考えられます。

2000年に導入されて以来、盛んに利用されてきたRCE制度ですが、上記のことから分かりますとおり、近い将来、その運用が大きく変わる可能性があります。

米国（６）：　早期審査・審査促進（特許審査ハイウェイ（PPH）等）

米国には、多岐に亘る早期審査・審査促進に関する制度がありますが、それらの幾つかは非常にプラグマティックであり、お国柄が反映された興味深いものとなっています。例えば、優先審査（Prioritized Examination）は、$4,800という高額の費用を支払えば優先的に審査を行うというものであり、早期審査［ＭＰＥＰ７０８．０２(a)に規定された審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］は、米国特許庁に代って出願人自らの責任で先行技術調査と特許性評価を行えば、早期に処理してもらえるというものです。また、2011年12月31日をもって終了してしまいましたが、未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願１件について優先的に審査してもらえるという一種のバーター取引のような制度［Patent Application Exchange Program（出願交換プログラム）］も以前は存在しました。

具体的な要件や手続きについては詳細な説明がなされているサイトが多数存在しますので、ここでは各制度の特徴（メリット・デメリット）を中心に概要について説明致します。

[I]　優先審査（Prioritized Examination）制度

米国特許法改正法（Leahy-Smith America Invents Act: AIA）の発効とほぼ同時に導入された新しい制度です。

2011年9月26日以降に提出された出願について、この優先審査制度を利用すれば、平均で12ヶ月以内に最終的な審査結果（許可通知（Notice of Allowance）または最終拒絶（Final Rejection））が得られることになっています。（尚、この優先審査は"Track One"と称されておりますが、"Track Two"は通常審査であり、"Track Three"は通常より実体審査の開始を30ヵ月遅らせた審査のことを意味します。）

近年の米国特許庁における審査の遅延状況を考えると魅力的な制度では有りますが、この制度には以下のような制約やデメリットが有ります：

（１）優先審査の請求は、特許出願（パリ優先権主張出願、継続出願、分割出願を含む）若しくはRCEと同時に行うことが必要

（２）PCT経由の米国出願は対象外（但し、継続出願やRCEを行って、それと同時に優先審査を請求することは可能）

（３）費用が非常に高額である（米国特許庁に支払う申請料：Large entity $4800 、Small entity $2400）

（４）クレーム数に制限が有る（クレーム総数が３０以下、且つ独立クレーム数が４以下）

（５）特許庁からのオフィスアクション（拒絶理由通知等）に対し、応答期間（3ヶ月）の延長を行った場合、優先審査の対象から外され、通常出願の取扱となる（費用の払い戻しは無し）

[II]　早期審査制度［ＭＰＥＰ７０８．０２に規定された審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］ 

2006年8月25日以降の出願について、早期審査制度［審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］を利用することもできます。こちらも、優先審査（Prioritized Examination）の場合と同様に、平均して12ヶ月以内に最終的な審査結果（許可通知（Notice of Allowance）または最終拒絶（Final Rejection））が得られることになっております。

対象となる出願や申請のタイミングは、上記の優先審査とほぼ同様（但し、RCE提出と同時に請求することはできない）ですが、優先審査と比較して以下の様な相違点が有ります：

（１）特許庁に支払う申請料は＄１３０と低額（優先審査では、$4,800(Large Entity)）

（２）クレーム数の制約が、上記優先審査の場合より若干厳しい（クレーム総数が２０以下且つ独立クレーム数が３以下）

（３）出願人は、先行技術調査を行い、出願と同時に、特許性を明らかにした早期審査補助文書（Accelerated Examination Support Document）を提出することが必要

（４）特許庁からのオフィスアクション（拒絶理由通知等）に対して３０日以内に応答することが必要。期間延長は原則として認められず、期限を徒過すると出願放棄となる

特に（３）の出願人による先行技術調査と早期審査補助文書（Accelerated Examination Support Document）の作成に要する手間と費用、並びに提出した情報に漏れが合った際にInequitable Conduct（不衡平行為）によって権利行使不能（unenforceable）となるリスクの観点から、この手続きの制度の利用に対するネガティブな意見も多く聞かれます。（絶対に利用すべきではないと強く主張している米国の弁護士もいるようです。）

尚、この審査促進プログラムについて、以下の場合には、申請により（１）の費用が免除されます：

－　発明者の少なくとも１人が、病気又は６５歳以上の場合

－　発明が、環境改善（environmental quality）、エネルギー資源の開発又は省エネルギー(development or conservation of energy resources)、対テロリズム(countering terrorism)に関するものの場合

［注：しばしば誤解されている方がいらっしゃるようですので、念のために指摘しておきますと、MPEP 708.02のサブセクションI-II及びV-XII（製造の予定や侵害されている等の事情や組み換えＤＮＡ、超伝導など特殊発明に関する要件）は、2006年8月25日以前の申請に関する要件であり、現時点での請求には適用されません。］

上記のことから分かる通り、優先審査及び早期審査は、コスト、手間、リスクの観点から、気軽に利用できる制度とは言い難いものとなっています。

日本において既に所望の権利範囲で特許許可されているならば、日本の審査結果に基づく審査促進を可能にするPPHが、最適なオプションの１つとして検討に値すると思われます。

[III]　特許審査ハイウェイ（PPH）

日米間では、平成20年1月4日から、日米特許審査ハイウェイ（PPH）を本格実施しています。データ的には、日本-米国ＰＰＨの適用を受けた場合の許可率は約９５％と言われております。（http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-202.html）

[III-1]　PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進（早期審査）をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば米国特許庁（USPTO）は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

弊所で、USPTOにPPHを申請した件では、USPTOが日本では引かれなかった新たな先行技術文献を引いてきたり、日本で既に考慮された先行技術文献に基づいた新たな拒絶理由を提示してきたことも有りました。そのような件でも、結果的には通常審査よりも早期に特許成立致しましたが、USPTOが、他国の審査結果に従い直ちに特許許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。

PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。（http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm）

[III-2]　日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ（PPH）の適用をうけるための条件

PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

(1) 日本出願と米国出願の対応関係について：

　ＰＰＨの適用が可能な日本出願と米国出願の対応関係は大きく分けて以下の３通りになります。
　－　米国出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(米国出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
　－　米国、日本以外の第三国における出願が、米国出願と日本出願の共通の優先権出願である(米国出願又は米国出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。
　－　米国出願と日本出願とが、共通のＰＣＴ出願から派生したものである(ここでＰＣＴ出願は、優先権主張していないものや米国及び日本以外の国における出願に基づく優先権を主張しているものも含む)。

尚、米国出願が優先権出願である場合、この出願は仮出願であっても構いません。

また、PCT経由の米国出願で、国際調査機関（JPO又はUSPTO）又は国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH（PCT-PPH試行プログラム）を申請することも可能です。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関（JPO又はUSPTO）又は国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）の見解書若しくは国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい:　http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/after_uspto_japanese_kai.pdf

このPCT-PPH試行プログラムは、2012年1月28 日に終了する予定であり、現時点では試行期間延長や本格実施についての情報はありません。

(2) JPOによる特許性判断：

日本出願の少なくとも一つの請求項が、ＪＰＯによって特許可能と判断されていなければなりません。

(3) 日本出願の請求項と米国出願の請求項の対応関係：

ＰＰＨに基づく審査を申請する米国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、米国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

(4) ＰＰＨ申請可能な時期：

ＰＰＨに基づく審査を申請する米国出願は、USPTOによる審査が開始されていない必要があります。

尚、親出願において認められたＰＰＨプログラムへの参加申出及び特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願も独自に上記（1)～（4)の要件を満たす必要があります。

[III-3]　PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にＪＰＯによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

(1)　許可になった請求項及びその英訳文

(2)　日本出願の「特許査定」の直前の日本出願の審査通知（すなわち、最新の「拒絶理由通知書」）の写と、その英訳文（最初の審査通知が特許査定である場合には、特許査定の翻訳文は不要で、最初の審査通知が特許査定であった旨を説明する）

(3)　ＪＰＯの審査通知においてＪＰＯの審査官により引用された文献［情報開示申告書（ＩＤＳ）として提出］

(4)　日本出願と米国出願の請求項の対応表

欧州（３）：　調査報告（サーチレポート）に対する応答と自発補正

欧州サーチレポートに対する応答に対する応答義務

2010年4月1日に施行された欧州特許条約（EPC）の施行規則改定により、欧州サーチレポートに対する応答（正式にはサーチレポートに添付されている調査見解書に対する応答）が義務化されました。 但し、応答の義務があるのは、欧州サーチレポートが否定的な内容である場合(特許性の瑕疵の指摘や補正の必要性の指摘などを含んでいる場合)にのみ応答が必要となります。期限内に応答しない場合には、出願取り下げとなってしまいます。肯定的な内容である場合は、応答の必要はありません。

応答の対象となるレポートや応答の期限は、出願の方式により異なります。日本国内の出願人による欧州出願の場合、応答の対象となるレポートや応答の期限は以下のようになります。

	国際調査機関/ 国際予備審査機関	応答すべきサーチレポート*１	応答期限
Case 1： 非PCT経由の欧州出願	---	EESR （ESR＋調査見解書	EESRの公開から6ヶ月以内*２
Case 2： 日本語でPCT出願 →　欧州移行	ＪＰＯ	EESR (SESR+調査見解書)	EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内
Case 3： 英語でPCT出願 →　欧州移行 （国際調査機関及び国際予備審査機関として、ＪＰＯ又はＥＰＯのいずれかを選択できる）	JPOの場合（Case 3-１)	EESR (SESR+調査見解書)	EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内
	EPOの場合（Case 3-2）	ISR/IPER	ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後にEPOより発行される応答要求の通知（規則161(1)）から6ヶ月以内

＊注：
１）　ESR：　European Search Report,　欧州調査報告
　　　SESR：　Supplementary European Search Report,　補充欧州調査報告
　　　EESR：　Extended European Search Report, 拡張欧州調査報告　（ESR又はSESR＋調査見解書）
　　　ISR：　International Search Report,　国際調査報告
　　　IPER：　International Preliminary Examination Report, 国際予備審査報告

２）　実際には、EESRの発行前に審査請求がされていた場合には、EESR発行後に出される審査請求の確認要求通知に対する回答期限ということになるが、この回答期限は実務上はESSR発行後６ヶ月であるため、結局は、審査請求の有無によらずEERS発行後6ヶ月の期限ということになる。

自発補正

2010年4月1日の規則改正により自発補正が可能な時期が制限されましたが、自発補正の期限は上記のサーチレポートに対する応答期限と同様になります。

上記Case 2とCase 3-1（JPOが国際調査機関及び国際予備審査機関であるPCT出願）の場合には、SESR（補充欧州調査報告）よりも前に発行される規則１６１（２）の通知から1ヶ月以内にも自発補正を行うことが出来ます。

欧州（９）：　早期審査・審査促進（特許審査ハイウェイ（PPH）等）

欧州出願について、早期審査を受けるための手続きとして、PACE (Program for accelerated prosecution of European patent applications)があります。また、欧州特許庁と相互の特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway, PPH)利用について合意している国における出願が欧州出願よりも先に許可になった場合には、その情報に基づいてPPHを利用することにより早期審査を受けることが出来ます。

以下、PACEとPPHの要件について簡潔に説明し、最後に両手続きを比較します。

PACE (Program for accelerated prosecution of European patent applications)

EPOのPACEプログラムでは、EPC出願に対するサーチ（先行技術調査）と審査手続のいずれか又は両方を促進することができます。

PACEは、EPO手数料は不要で、単に申請するだけで利用できます（要するに、早期審査を希望する理由の説明などは不要です）。

また、申請する時期についても特に制限は無く、例えば既にEPOから１回以上の審査通知を受けた後でも申請する事ができます。

PACEプログラムの利用を認めるか否かはEPOの自由裁量で決定され、EPO審査部の作業負荷上の問題がなければ、PACEプログラム利用が認められます。

弊所で、これまでにPACEプログラムの利用申請をした件で、申請が却下されたことは無く、また実際に申請後速やかに審査通知が発行されました。利用者が増加すれば、料金を含めた運用が変更される可能性がありますが、現時点では利用者は全出願の１割に満たないという状況であり、そのため無料且つほぼ無条件で利用が認められるという状態でも充分な審査促進効果が達成されているということのようです。尚、利用者が少ない理由については、手続きや効果に問題があるということではなく、欧州特許に関しては、むしろ出願人が早い審査を望まないケースの方が多いからであると言われています。

サーチ（調査）段階におけるPACE

優先権主張していないEP出願の場合、PACEの申請を行わずとも、通常、原則的に出願日から約６ヶ月以内にサーチレポートが発行されます。

優先権主張したEP出願の場合には、PACEの申請により、EPOは可及的速やかにサーチレポートを発行することになっています。

審査段階におけるPACE

審査請求が適正になされていれば、基本的にいつでもPACEによる早期審査を請求することができます。

EPOは、PACE申請受理後、３ヶ月以内に最初の審査報告書を発行するよう努めます。但し、審査通知に対して応答期間の延長を行わずに応答することが要求され、もし延長してしまうと、通常審査に戻されてしまいます。

特許審査ハイウェイ（PPH)

2010年1月29日から開始されていた日本国特許庁（JPO)－欧州特許庁（EPO)間の特許審査ハイウェイ（PPH)試行プログラムは2012年1月28日に一旦終了しましたが、要件を改定した上で、PPH施行プログラムが継続されます。この施行期間は、2012年1月29日から2014年1月28日までの2年間です。

また、以下の説明は、JPO-EPO間のPPH施行プログラムに関してですが、日本出願に基づく優先権を主張して（場合によってはPCT経由で）、米国と欧州の両方に出願した場合、米国の方が先に特許になるということが多いと思います。そのような場合、米国特許庁（USPTO)-EPO間のPPH施行プログラムを利用することも出来ます。

但し、日本や米国でクレームを補正して許可になった場合には、欧州では補正の許容条件が厳しいことに留意が必要です。PPHを利用する場合でも、他国で認められた補正が、無条件で欧州でも認められるわけではありません。あくまで、補正が欧州の規則に違反していないことが必要です。

特に米国での審査結果を利用する米国特許庁（USPTO)-EPO間のPPH施行プログラムの場合、比較的補正に寛容な米国で許容された補正が、欧州では認められないということも十分に考えられます。例えば、数値範囲は、米国であれば基本的に明細書の記載されている数値（実施例における特定の数値を含む）を適宜選択してクレームにおける数値範囲の上限と下限とすることが認められますが、欧州では明確に記載されている数値範囲のみにしか補正することが出来ません。また、米国では図面を根拠とした補正にも比較的寛容ですが、欧州では、図面にしか根拠が無い補正は認められない傾向があります。

1.　PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進（早期審査）をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば欧州特許庁（EPO）は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

２．　日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ（PPH）の適用をうけるための条件

PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

1) 日本出願と欧州出願の対応関係について：

　ＰＰＨの適用が可能な日本出願と欧州出願の対応関係は大きく分けて以下の３通りになります。

　－　欧州出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(欧州出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。

　－　欧州、日本以外の第三国における出願が、欧州出願と日本出願の共通の優先権出願である(欧州出願又は欧州出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。

　－　欧州出願と日本出願とが、共通のＰＣＴ出願から派生したものである(ここでＰＣＴ出願は、優先権主張していないものも含む)。

また、PCT経由の欧州出願で、国際調査機関（JPO又はEPO）又は国際予備審査機関（JPO又はEPO）が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH（PCT-PPH試行プログラム）を申請することも可能です（PCT-PPH：三極特許庁間におけるＰＣＴ成果物に基づく特許審査ハイウェイ試行プログラム）。こちらも、当初、2012年1月28日で終了の予定でしたが、要件を修正し、PCT-PPHの期限を2014年1月28日まで延長されることになりました。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関（JPO又はEPO）又は国際予備審査機関（JPO又はEPO）の見解書若しくは国際予備審査機関（JPO又はEPO）の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい:

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_pct/pdf/pct/pct_epo_apply_japanese.pdf

2) JPOによる特許性判断：

日本出願の少なくとも一つの請求項が、ＪＰＯによって特許可能と判断されていなければなりません。

3) 日本出願の請求項と欧州出願の請求項の対応関係：

ＰＰＨに基づく審査を申請する欧州出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、欧州該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

4) ＰＰＨ申請可能な時期：

ＰＰＨに基づく審査を申請する欧州出願は、EPOによる審査が開始されていない必要があります。

３．　PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にＪＰＯによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

1)　日本で許可になったクレームと欧州出願のクレームの対応関係に関する宣誓書（Declaration)、

2)　日本特許庁が発行した全ての審査通知の写とその翻訳文（欧州特許庁公用語である英語、フランス語又はドイツ語のいずれか）、

3)　許可になった請求項及びその翻訳文、及び

4)　日本特許庁に引用された非特許文献全ての写

PPHの申請が認められると、上記のPACEプログラムに従って処理されます。

PACEとPPHとの比較

日本や米国で既に特許成立している場合に、PACEとPPHのどちらを選択すべきかは、一概には言えず、状況に応じて判断されることとなります。

手間と費用

PACEもPPHも、EPO手数料は不要です。しかし、PACEは単に簡単な申請書類を提出するだけであるのに対して、PPHは、他国の審査結果に関する種々の資料等の提出が必要になるため、代理人手数料が高くなります。どの程度高くなるかは、資料のボリューム次第です。

従って、手間と費用の観点からは、PACEの方が有利であると言えます。

早期権利化

PPHも結局、申請が認められればPACEプログラムに従って処理されるため、最初の審査通知が出るまでの期間は、PPHでもPACEでも大きな差はないと思われます。

PPHの利用は、日本や米国で、出願人の所望の権利範囲で特許許可されたということが前提になると思いますが、PPHは、他国の審査結果に関する資料が提供されるため、審査手続きの迅速化の効果は期待できます。

特に、かなり近い技術を開示した先行技術文献があり、日本や米国において、その先行技術との違いを明確にする為に補正を行い、更に効果の違いを明確にする為に実験データを補完して許可を得たというような場合には、PPHによる早期権利化が達成される可能性は高いと考えられます。

但し、上記したように欧州は補正の制限が厳しいため、日本や米国において補正クレームで許可されたような場合に、その補正が欧州で許容されるようなものでないならばPACEを選択する方が賢明ということになります。

また、例えばEPOのサーチレポートで、カテゴリーXの文献（単独で新規性の障害となる文献）が引かれているのに、日本では、そのような文献が考慮されずに特許許可されたような場合には、EPOの審査官は、日本の審査結果はあまり参考にしないでしょうから、余計な費用をかけてPPHを利用するよりも、PACEを利用するほうが賢明であると言えるでしょう。