規模

新興国

更に、より将来を見越して投資的な観点から考えるならば、BRICsやNext 11などの新興国、特に中国の次の「世界の工場」として見込まれているインドやベトナムなどにも出願するということも考えられます。

特にインドは、中国と同様、近年、精力的に知的財産制度の整備を進めております。中国と同様、市場の規模が大きいので中国以外の新興国の中では当然注目度はNo.1です。しかし、模倣など知的財産軽視の国民性が問題となっている点も中国の場合と同じです。

また、世界7位の人口(約1億5千万人)を誇り、人件費も安いバングラディシュ(Next 11に含まれる)や、民主化が進むミャンマーも、近年、大いに注目を集めています。

欧州(10): 費用

欧州特許出願は、登録までの手続きを欧州特許庁で一括できる代わりに出願時の費用は他の国と比較して高額です。依頼する特許事務所や、その他の諸事情にもよって異なりますが、例えば比較的規模の大きい企業(large entity(従業員500人以上の法人))の出願であれば、欧州特許出願時の費用は、米国出願の2~3倍必要になります(米国では、比較的規模の小さい企業(small entity)であれば、出願料などの政府費用が半額になりますが、欧州にはそのような制度はありません。
米国における“small entity”の定義につきましてはこちらをご覧下さい
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxr_1_27.htm

また、欧州特許庁によって、特許性を認められたらその後指定国への登録手続きを取ることになり、この登録手続きに関する費用が必要になります。この指定国での登録手続きに関しては、現時点では、1カ国あたり約10~25万円程度と考えればよろしいかと思います。以前は、例えばEP出願明細書が英語だった場合に、スペインなどの英語以外の言語が公用語である国に移行するためには、明細書をスペイン語などのその国の公用語に翻訳して提出する必要があり、多額の翻訳費用が必要になることがありました。しかし、翻訳文の提出を不要にすることを目的とした「ロンドン協定」が2008年に発効し、同協定の加盟国も増え続け、現在では、EP出願明細書が英語であった場合に明細書全体の翻訳が要求されることは無くなりました(請求項の部分のみ翻訳が要求される国はあります)。従いまして、以前は、国によって係る費用が10万円程度~100万円超まで大きく異なっておりましたが、現在では、上記したように1カ国あたり約10~25万円程度の幅と考えて良いと思います。

中国(2): 新規性喪失の例外規定

中国においては、新規性喪失の例外規定(中国専利法第24条)により、自ら公開してしまった発明に関して出願する場合に6ヶ月の猶予期間(グレース・ピリオド)が有ります。新規性喪失の例外適用の条件などは以下の通りです。

時期的制約

公知にしたのが中国における出願日又は優先日の前6ヶ月以内(専利審査指南、第一部分、第一章、6.3項「新規性を喪失しない公開」)
[日米との比較: 日本も猶予期間は6ヶ月だが、優先日ではなく日本での出願日前6ヶ月以内であることが必要。米国は猶予期間が1年であり、現行の先発明主義下では米国での出願日前1年以内であることが要求されているが、先願主義移行(2013年3月16日)後は最先の出願日(外国出願日でも良い)から遡って1年以内ということに変更される予定。]

公知にした手段

中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示又は規定の学術会議若しくは技術会議上での発表
[日米との比較: 米国は特に制限無し。日本は、現行法では制限があるが、2012年に施行予定の改正特許法において制限が撤廃される予定。]

新規性喪失の例外適用申請手続き

特許出願時に申請書類、出願日から2ヶ月以内に証明書類を提出することが必要 [日米との比較: 日本は、特許出願時に申請書類、出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要。米国は申請手続き不要。]


上記の通り、公知にしたのが優先日の前6ヶ月以内であれば新規性を喪失せずに中国で特許出願が可能ですが、中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示など、中国専利法第24条に定められた手段で公知にした場合に限定されていることに注意が必要です。

上記の要件を満たせは、例えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けた日本出願に基づく優先権を主張し、公知になってから6ヶ月経過した後に中国に出願して新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能です。逆に、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けた発明であっても、公知にした手段が中国専利法第24条の規定を満たさない場合、中国では新規性喪失の例外規定の適用を受けることは出来ません。

尚、中国専利法第24条に規定された展示会などについては、以前、弊所のクライアントより、日本で開催される特定の大規模な国際的展示会における展示が中国において新規性喪失の例外規定の適用の対象となるのかと問い合わせを受け、中国代理人事務所に確認を依頼したことが有ります。これに対して、中国代理人より「新規性喪失の例外規定の適用対象となる展示会の具体的なリストなどは存在しないため、明確な回答ができない。展示前に出願することをお勧めする。」という趣旨の回答を受けました。従いまして、中国において、新規性の喪失の例外の適用を受けて出願するということは、あまり現実的なオプションではないようです。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

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特許  米国  中国  出願  発明  日本  欧州  新規性  提出  必要  韓国  上記  以下  審査  新規性喪失  or  先願  可能  弊所  例外  手続  移行  特許出願  比較  主張  適用  申請  日本出願  要求  対象  an  グレースピリオド  要件  制度  優先権  出来  制限  外国  規定  外国出願  公開  変更  具体的  存在  出願時  明確  時期  月以内  特定  期間  公知  先願主義  技術  特許法  出願日  注意  改正  以前  優先日  例外規定  不要  猶予期間  www  書類  代理人  喪失  施行  限定  参考  年以内  条件  証明  事務所  手段  確認  制約  先発明主義  予定  趣旨  部分  回答  発表  一部  依頼  ex  re  現行  経過  日米  申請書類  優先  24  グレース  最先  展示  先発明主義下  申請書  中国専利法第  日以内  index  inoue  国際的  本出願  ピリオド  中国政府  オプション  申請手続  専利審査指南  国際展示会  例外適用  証明書類  主催  展示会  撤廃  先発明  現実的  猶予  先願主義移行  時期的制約  代理  以内  出願日前  改正特許法  開催  事務  現実  主義  中国代理人  専利法第  専利法  self  学術会議  外国出願日  国際  月経過  特許出願時  大規模  新規  専利  技術会議  第一章  第一部分  中国専利法  現行法  例外適用申請手続  制限無  規模  クライアント 

中国(4): 模倣や個人輸入の問題

時々、お客様より「中国は、模倣や個人輸入の問題があるから出願しても意味が無いのでは?」という様なご質問を受けることがあります。

中国の知的財産軽視の根底には、「他人が考えたのと同じ物を作ったり、作り方を真似しても、『物』自体を盗んだのではない。何が悪いのか?」という考えがあるそうです(http://ja.wikipedia.org/wiki/中国の知的財産権問題)。

中国での模倣や中国からの個人輸入は仕方ないとあきらめてしまえばそれまでですが、中国の市場規模の大きさ及び生産能力の高さからして「仕方ない」で済むレベルでは無いと思います。中国特許を持っていても模倣や個人輸入を完全に抑制できないにしても、特許が無ければいざという時に戦う武器が全く無いことになってしまいます。

模倣に関しては、問題は明らかであると思いますので、個人輸入の問題に関して考えてみたいと思います。

個人輸入について

日本や米国、欧州の多くの国においては、これらの国で特許された製品であっても、国外で取得した当該製品を個人輸入するという行為には、特許権者の許可は必要有りません(特許権の効力は特許製品の業としての輸入等にのみ及ぶので、事業行為でない個人的な輸入を禁ずることができないため)。例えば、ある製品に関して日本で特許を有していたとしても、中国において製造された該製品を、個人で中国から輸入するという行為は日本においては特許権の侵害とはなりません。また、同様に、米国や欧州(フランス、イタリアなどの例外有り)で特許を取得した場合も、これらの国において中国から個人輸入する行為は特許侵害とはなりません。

ご存じの通り、特に中国などの外国からの個人輸入が実際に問題となっております。しかし、上記の通り、個人で輸入する限りはこれを規制する法律はなく、また個人を偽って実際には事業目的で特許製品を輸入したような場合には違法行為となりますが、これを水際で取り締まることは非常に困難です。従って、インターネット販売などにより一旦日本に輸入されてしまえば、それを規制する有効な手段は無いというのが現状です。

個人輸入に対する対応策

上で述べたような問題点を鑑みますと、個人輸入対策としては、中国で特許を取得して、中国国内での製造・販売、中国国外への輸出を抑止するということしか無いと思います。

即ち、中国において特許権を有する場合、中国国内で特許製品を製造・販売する行為や中国国外に輸出する行為は侵害行為となりますので、特許製品が日本に輸出される以前に中国国内での製造及び輸出業者への販売の差し止めなどを請求することが可能になります。[参考までに、中国では知的財産権侵害の場合、裁判以外に行政摘発による処分も可能ですが、相手の侵害事実を立証するために現地の調査会社に依頼して詳細な事実関係を明らかにする必要があります。この調査には通常30~50万円程度の費用がかかりますが、中小企業の場合、JETROの助成制度によって3分の2が補助されます。(http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/)]

逆に、中国における権利が無い場合には、中国国内における特許製品の製造・販売・輸出、中国からの個人輸入などの行為が全て合法ということになってしまいますので、中国で大量に生産され、日本にも大量に(合法的に)個人輸入されてくるという状況が生じ得ます。

尤もご存じの通り、中国における特許権の行使には様々な問題が有ります。例えば、国民性として知的財産権を尊重するという意識が低いこと、政府の取り締まりが甘いこと、特許訴訟において中国企業側に有利な判決が出やすいこと、特許侵害に対する損害賠償額が低いため[損害賠償額の上限は100万元(1元=13円として1,300万円)であり(2011年現在)、一般的には20~30万元(260~390万円)]特許による侵害抑止効果が低いことなどの問題が有ります。

しかし、中国において権利を有していないと、実際に中国に関連して問題が発生したときに何ら対抗手段がないということになってしまいます。

更には、近年、中国では国家戦略として知的財産に力を入れており、現在も急速に特許出願件数が増加しております。中国国内の企業等が所有する知的財産権が増加すれば、必然的に権利の保護強化の方向に向かうことが予想されます。従いまして、近い将来に、中国でも日本や欧米と近いレベルの保護が実現する可能性もあると思います。

以上のことから、中国からの個人輸入をご懸念であれば、尚更、中国に出願しておくことが賢明であると考えます。

結論

現在の世界的不況下で、どの国に出願するのが将来的にも最も効果的なのか判断するのは非常に困難ですが、中国は現在、経済的に最も有望且つ安定した国ですので、未だ知的財産保護が充分でないにしても、中国に出願することはやはり大きな意義があると思います。

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二次的考慮事項(Secondary Consideration)の主張:商業的成功(Commercial Success)

商業的成功(Commercial Success)

進歩性(非自明性)欠如の拒絶に対する対応のアプローチの一つとして、商業的成功(Commercial Success)の主張についてこちらで説明いたしましたが、今回は、その具体例を1つ挙げたいと思います。

化学反応用の触媒の発明においては、「得られる化合物の収率において、本発明の触媒と従来技術の触媒との間に僅か1%前後ほどの差しかないが、この一見して「僅かな差」でも商業的には非常に重要であり、実は「高収率」と評価すべきものであり、したがって本発明には進歩性がある」という状況があり得ます。そして、この場合、審査官から、収率において一見して「僅かな差」しかないことを指摘されて進歩性を否定される場合があります。そのような拒絶理由を受けた場合には、収率の「僅かな」向上でも商業的には重要であることを審査官に分かりやすく説明する必要があります。

参考までに、上記のような拒絶理由に対して、実際に弊所で作成・提出した意見書において述べた議論の例を以下にご紹介します。これは韓国特許庁による拒絶に対して行った主張ですが、この主張が認められて特許成立致しました。また、対応の米国特許出願も同様の理由で拒絶を受けましたが、以下の主張内容を、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出した結果、特許性を認められました。(なお、以下の例では、発明の効果として「高収率」と「工業的使用に適した高い耐摩耗強度」を主張したものですが、以下では、詳細説明としては、「高収率」に関するものだけを示します。)

「上記のように、アクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造においては、目的生成物の収率が高く、また工業的使用に適した高い耐摩耗強度を有する触媒の開発が従来望まれており、本発明はそれを達成したものであるが、ここでいう「高収率」や「工業的使用に適した高い耐摩耗強度」の具体的な意味について以下に説明する。

まず、収率は、少しでも向上することが望まれる。その理由について以下に説明する。

石油化学工業においては、取扱量(即ち原料物質の量および目的生成物の量)が莫大である。従って反応工程の合理化や生産コストの低減などを目的として、少しでも高い収率を有する触媒が求められる。特に本願発明の触媒を用いる、アクリロニトリルやメタクリロニトリルの製造用の大規模(商業的規模)プラントにおけるプロセスでは、収率が例えば僅か0.1%増加した場合でも、1つのプラントで得られる生成物の生産量は年間数百トン規模で増加する。従って、収率などの触媒性能はたとえ僅かな向上であっても、石化資源の有効活用や製造の合理化に大きく寄与できる。以下、この点について具体的に説明する。

一般に、日本国内における通常のアクリロニトリル製造プラントの年間生産量は1プラント当たり約10万~30万トンである。例えば年間生産規模が約10万トンのプラントの場合、本願明細書の比較例3のようにアクリロニトリルの収率が84.0%であるとすると、原料として必要なプロピレンの量は下記式によって求めることができる。

(プロピレン量):100,000(トン/年)/53/0.84 42 = 94,300(トン/年) (1) (上記式(1)中、「53」はアクリロニトリルの分子量であり、「42」はプロピレンの分子量である。)

これに対し、本願明細書の実施例2のようにアクリロニトリルの収率を84.2%とする(即ち比較例3におけるよりも0.2%向上する)と、原料として必要なプロピレンの量は下記式によって求めることができる。

(プロピレン量):100,000(トン/年)/53/0.842 42 = 94,100(トン/年) (2) (上記式(2)中、「53」及び「42」は上記式(1)におけるのと同じ)

従って、年間生産量10万トンのアクリロニトリル製造プラントにおいては、収率が僅か0.2%向上することにより、原料プロピレンの量を、94,300(トン/年)-94,100(トン/年)= 約200(トン/年)も削減することが可能になる。これは大変な量であり、これをコストに換算すると、その削減効果は、プロピレン取引価格(極東アジア市況2006年10月実績)が(約14万円/トン;ドル換算で$1,185/トン)なので(14万円/トン) 200(トン/年)=2,800万円/年(ドル換算で$237,000/年)にもなる。(注:上記の「約14万円」は、「$1,185」から、円ドル為替レート「118.5円/$」で円換算した値(1,185×118.5=140,422.5円)から端数422.5を切り捨てた値である。後述のアクリロニトリル取引価格についても同様である。)(なお、原料には他にアンモニアもあり、それも節約できるが、簡便のためここでは考慮に入れない。)

さらに、これが例えば本願明細書の比較例5のようにアクリロニトリル収率が82.5%である場合と、本願明細書の実施例4のようにアクリロニトリル収率が84.5%である場合とに当てはめて比較すると、その収率の差は2.0%なので、200(トン/年) 10 =2,000(トン/年)の原料プロピレン量削減となり、従って、実施例4の触媒を使用する場合は、比較例5の触媒を使用する場合と比較して、2,800万円/年(ドル換算で$237,000/年) 10 = 28,000万円(=2.8億円)/年(ドル換算で$2,370,000/年)ものコスト削減になる。

別な見方をすれば、触媒を用いた場合の目的生成物の収率を少しでも高めることにより、使用する原料の量を変えずに、アクリロニトリルを増産できることになる。例えば、94,300(トン/年)の原料プロピレンからは、上記式(1)のように収率が84.0%のとき、10万トン/年のアクリロニトリルが製造される。一方、収率が84.2%に向上(0.2%向上)した場合、同じ94,300(トン/年)の原料プロピレンからは、100,200(トン/年)のアクリロニトリルが製造できる。この値は、下記式(3)によって求められる。

(アクリロニトリル量):94,300(トン/年)/42 0.842 53 = 100,200(トン/年)(3) (上記式(3)中、「42」はプロピレンの分子量であり、「53」はアクリロニトリルの分子量である。)

即ち、0.2%の収率向上に伴う生産増分は100,200(トン/年)-100,000(トン/年)= 200(トン/年)である。これを売上高ベースでみた場合、現在のアクリロニトリル取引価格(極東アジア市況20XX年X月実績)を約19.3万円/トン(ドル換算で$1,630/トン)とすると、19.3万円/トン($1,630/トン) 200(トン/年)=3,860万円/年($326,000/年)の売上高増となる。そして、収率が2.0%向上した場合は、上記売上高増分の10倍、即ち3.86億円/年($3,260,000/年)の売上高増となる。

さらに、原料プロピレンの量を削減することは、反応に伴う温室ガス(CO2)の排出量削減にもつながり、環境保護の面でも貢献できる。約200(トン/年)の原料プロピレンを削減することにより、約 630(トン/年)の温室ガス(全てCO2になると仮定した場合)の排出を抑制できる。上記の排出削減量(約 630(トン/年))は、下記式(4)によって求められる。

(温室ガス量): (200(トン/年)/42) 44 3 = 630(トン/年) (4) (上記式(4)中、「42」はプロピレンの分子量であり、「44」はCO2の分子量、そして「3」はプロピレン1分子から生成するCO2の分子数である。)

上記から明らかなように、取扱規模の莫大なアクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造においては、僅か0.1%や0.2%の収率の向上が、数百トン規模以上の原料プロピレン使用量の削減または目的生成物生産量の増加、あるいは数千万円(または数十万ドル)規模以上の原料コスト削減または売上高の増加に貢献する。このように、僅かでも収率が向上することは工業的生産においは極めて大きな商業的成功(commercial success)につながるものであり、殊に最近のような原油市場の置かれている厳しい現状に鑑みれば、この効果は一層重要なものとなる。(また、環境保護にも大いに貢献する。)

このようなわけで、アクリロニトリルまたはメタクリロニトリルの製造においては、目的生成物の収率はたとえ0.1%でも向上することが切望されている。」

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