直接

特許出願明細書の中国語翻訳に関する問題点

日本における我々のお客様も中国への特許出願についての関心が高く、中国特許出願に関して相談を受けることがありますが、殆どの方が特許出願明細書の中国語への翻訳に対する不安を口にされます。

現地語への翻訳が必要なのは、特に中国に限った話ではありませんが、中国が殊更問題視されるのは、上で述べたような理由で中国における知財の重要性が増したことに加えて、日本語から直接、中国語に翻訳させるケースが多いからであると考えます。中国以外の非英語圏の国(タイ、インドネシアなどの東南アジア諸国やアラブ諸国など)に出願する際には、殆どの場合、明細書の英訳文をベースに現地語に翻訳させると思いますが、中国への出願に際しては日本語明細書を直接中国語に翻訳させる企業が多いようです。

しかし、これが深刻な誤訳問題を生じさせている大きな原因の1つであると考えます。中国語明細書の品質向上を考えるならば、日本語明細書からの翻訳は避け、(必要に応じて日本語明細書は参考資料として利用しつつ)英文明細書から翻訳させることが賢明であると信じます。理由は3つあります。

1. 日本語が国際的にはマイナーな言語であることによる、有能な翻訳者と翻訳をチェックできる弁理士の絶対数の少なさ

2. 日本語特有の曖昧さ

3. 日本人であるが故に看過されてしまう日本語明細書中の不明確な表現

日本語明細書から中国語に翻訳させる理由は、恐らく日本語と中国語は似ているため日本語が出来る中国人が多いという錯覚を持った人が多いからだと思います。しかし、実際には、日本語と中国語で同じ又は類似の漢字であっても意味が異なる単語が多数存在し、その上、中国語の文法は日本語とは全く異なり、むしろ英語に近く、更には平仮名と片仮名も覚えなければならないため中国人にとって日本語は非常に習得難易度が高い言語です。

また、英語は国際言語であるのに対し、日本語はやはり国際的にはマイナーな言語に過ぎません。特に中国では英語教育の厳しさは日本以上であり、大学教育においても、専攻する科目に関わりなく英語は必須科目です。幼少時から英語教育を始め、大学卒業までには英語で自由に意見を述べることが出来るようになる生徒も珍しくありません。これに比べて中国で日本語を学ぶ人は圧倒的に少数です。近年の日中翻訳者の需要増加によって、日中翻訳者は日本語のスキルがそれ程高くなくてもビジネスとしては成り立つのでしょうが、押し並べて翻訳の質は「推して知るべし」です。従って、日本語明細書から直接中国語に翻訳させる場合、有能な翻訳者の人数が少ないのみならず、日本語からの翻訳をチェック出来る日本語に堪能な中国人弁理士も多くないため、どうしても誤訳が発生し且つそれが看過されてしまう確率が高くなってしまいます。(充分な日本語能力を有する中国人弁理士・翻訳者が極めて少ないことは弊所も経験上実感しています。クライアントの希望により、大手中国代理人事務所との連絡を日本語ベースで行うことを試みたが、結局、意思疎通がうまくいかずに断念したといったことなどもありました。)

更には、一般的に日本語は曖昧な言語と言われており、日本語の特許出願明細書にも曖昧な日本語表現が含まれてい ることが多く、このことが更に正確な翻訳を難しくしています。他方、英語は論理的な言語と言われており、英語に翻訳する過程で、日本語表現の曖昧さを解消 する必要が生じますので、時には発明者本人にまで確認するなどして、明確で論理的な明細書になるはずです。

また、我々が実際に和文明細書を英訳している際に、和文明細書を読んだ時には特に違和感を感じなかった日本語表現でも、いざ英訳する段になると正確 な意味が分からず、出願人に確認する必要が生じるということがあります。即ち、日本人であるが故に、不明確な日本語表現でも、翻訳などの必要に迫られて深 く検討するまで、その不明確さに気付かないということが起こり得ます。我々は、出願人と緊密な関係にありますので少しでも疑問を抱いた点は必ず出願人に直接確認しますが、おそらく厳しいノルマもあるであろう日-中翻訳者は正確な意味が分からなくても確認せずに自分の判断で翻訳してしまう可能性があります。

弊所でも過去に何度か日本語の明細書から、直接、中国語に翻訳させたことがあります。しかし、審査通知において、明らかに誤訳に基づく不備の指摘を受けるのみならず、発明の内容が全く誤解された上での拒絶を受けたりすることが多く、その様な誤解も殆どの場合は翻訳の質の低さに起因するものでありました。従いまして、ここ数年は日本語の明細書から中国語に翻訳させることは行っていません。

以上のことから、正確な中国語翻訳を得るためには、優れた英文明細書を元に翻訳させることが最善と考えます。

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米国(1): 先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド(発明公開後の出願猶予期間)

米国の特許制度の最大の特徴は、先発明主義とグレースピリオド(発明公開後の出願猶予期間)でしたが、2011年9月16日にオバマ米大統領が「リーヒ・スミス米国発明法案」(Leahy-Smith America Invents Act))に署名したことにより、先発明(first-to-invent)主義から先願(first-to-file)主義へ移行することが決定しました。一方、1年間のグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されます。グレースピリオド(猶予期間)の制度自体は、日本など米国以外の国にも存在しますが、米国におけるグレースピリオドは、元来、先発明主義に直結した制度であり、他の国とは適用の条件などが異なります。米国の先願主義は「1年間のグレースピリオド付き先願主義」(又は"first-inventor-to-file system"や"first-to-disclose system")のように称されることもあり、先願主義に移行後、このグレースピリオドの制度がどのように活用されるのか注目が集まっています。

先発明主義から先願主義への移行

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和(harmonization)を図ること及び抵触審査(Interference)手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件(backlog)を減ずることにあります。

Prior art(先行技術)の定義拡張

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art(先行技術)の定義が拡張されることに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されるのは以下の2点です。

1. 「世界公知」への移行

旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになる(所謂「世界公知」への移行)。

即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった(但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者(又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人)などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く)。

2. ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)の廃止

米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日(effective filing date)として認められることになった。

旧法の102条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日(パリ条約に基づく優先日)は、その米国出願の先行技術(Prior Art)としての有効日としては認められなかった。

例えば、2011年4月1日出願の日本出願に基づく優先権を主張して、2012年3月31日に(PCT出願をせずに直接)米国出願(出願A)した場合、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は、旧法下では、米国出願日である2012年3月31日であった。従って、この出願Aと同一の発明を開示する出願Bが、出願Aの優先日よりも後であり、米国出願日よりも前である2011年6月1日に出願された場合、出願Aは出願Bに対するPrior Art(先行技術)とは認められなかった(但し、出願Aの発明日を発明Bの発明日よりも前に遡及(swear-back)させることが出来る場合を除く)。しかし、改正法下では、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は優先日である2011年4月1日となり、上記出願B(出願日:2011年6月1日)は、出願Aに対して新規性を喪失することとなる。

また、PCT出願からの米国移行出願の場合、旧法下ではPCT公開公報が英語であれば、その国際出願日が、後願排除の有効日として認められる一方、英語以外の場合には、認められないということになっていたが、法改正により、PCT出願の言語に関わらず、そのPCTが優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日と見なされることになる。

先願主義の適用条件

優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法(先発明主義)による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法(先願主義)での扱いになってしまいます。

また、優先権主張日が、2013年3月16日よりも前の出願であっても、補正により、優先権出願にサポートされていないクレームが一つでも含まれることになると、新法(先願主義)での扱いになります。そして、この場合、再度の補正によって、補正前のクレームに戻しても、旧法が適用されることとはなりません。

グレースピリオド(猶予期間)

米国においては、発明が公になっても1年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件(新規性喪失の例外条件)は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国などにも発明の公開後6ヶ月の出願猶予期間があり、韓国には米国と同じく1年(12ヶ月)の猶予期間があります(中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります)。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています(この点についてはこちらをご覧下さい)。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の1年に対し日本などでは6ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。

尚、平成23年6月8日に公布され、平成24年4月1日から施行されている改正特許法においては、例外規定の条件(特許法第30条)が緩和されました。旧法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約(学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど)がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになりました。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから1年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及(swear-back)が不可能になった後、この1年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

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欧州(5): 審査

比較的厳しくオーソドックスな審査が行われます。審査官や個々の案件により状況は大きく異なりますので、一概にどの国や地域が審査が厳しいと明言することは難しいのですが、一般的に日本や米国よりも厳しいと言われております。我々が扱った案件でも、最初の実体審査通知が許可通知(厳密には、Rule 71(3)の許可予告通知)ということも結構有るのですが、一旦、拒絶されると厳しく追及してくる審査官が比較的多いという印象です。

KSR判決以前は、一般的に欧州の方が米国より審査が厳しいと考えられていましたが、最近は差が小さくなっているように感じます。米国のKSR判決により、米国における非自明性の基準と欧州における進歩性の基準がほぼ等しくなったと述べている欧米のアトーニーもおります。

新規性

欧州においては、日本や米国と比較して、新規性の拒絶は受け難いと言えます。

具体的には、EPOにおいて新規性を否定するためには、審査対象の発明が公知技術文献に直接的且つ明確(directly and unambiguously)に記載されていることが要求され、そのような厳密な意味での新規性を要求する判断基準は、"Photographic Novelty"と称されることがあります。要するに、欧州では、公知文献に内在的に開示されていると判断され得るような事項であっても、それが直接的且つ明確に読み取れ無い場合、そのような事項は公知文献に開示されているとは見なされません。例えば、本発明と公知文献に開示されている発明の違いが、周知技術の付加や周知の均等物による置換などであっても、明示的な違いが有れば、それは新規性ではなく、進歩性の問題とされます。

一方、日本の新規性判断基準は、本発明と公知文献に違いが有っても、その相違が実質的なものでないと判断されると新規性は否定されます。例えば、例えば、本発明と公知文献の違いが、周知技術の付加や周知の均等物による置換に過ぎないと判断されれば、本発明の新規性が否定されます。この様な新規性判断基準は、欧州の"Photographic Novelty"に対比して、"Enlarged Novelty"と称されることもあります。

しかし、仮に新規性を認められても進歩性も認められなければ、結局は特許許可を受けることは出来ませんので、特許性審査において、この新規性判断の厳しさが大きな問題になることは余りありません。例外は、出願時に未公開であった先願(Secret Prior Art)が引用された場合です。この様な出願時に未公開であった先願に対しては、新規性を有することは要求されますが、進歩性まで有することは要求されません。従って、その様な先願が引用された場合、新規性が認められれば、進歩性が無くても特許が認められることとなります。

また、このEPOの新規性判断の考え方は、補正の適格性や優先権主張の有効性の判断にも適用されます。

要するに、補正については、上記のような新規性判断基準(Photographic Novelty)に照らして、補正後の請求項が出願時の明細書の開示に対して新規性が無いと言える程度に、直接的且つ明示的に記載されているものにしか補正することができません。この点については、別途、補正に関してより具体的に説明します。

また、優先権主張の有効性についても、EP出願が、優先権出願に対して新規性を有しないということが要求され、ここでの新規性は、上記したような厳格な意味での新規性になります。要するに、優先権出願から黙示的に読み取れると言えるような発明であっても、優先権出願に直接的且つ明示的に示されていると言えなければ、優先権の有効性が認められません。

進歩性

通常、Problem-Solution Approach(課題-解決手段アプローチ)に沿って判断されます。具体的には、以下のようの手順で進歩性を評価します。

(i)  determining the "closest prior art",

クレームされた発明と最も近い技術を開示する"最近似先行技術"を特定し、

(ii)  establishing the "objective technical problem" to be solved, and

最近似先行技術を念頭に置き、クレームされた発明が解決する技術的課題を決定し、そして

[補足: ここで実質的に要求されているのは、クレームされた発明と先行技術の技術的相違点(先行技術には記載されていない当該発明の特徴)を特定し、その技術的相違点に起因する先行技術に対する該発明のアドバンテージを特定することです。このアドバンテージを上記の「技術的課題」と考えれば良いと思います。]

(iii)  considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

クレームされた発明が提供する当該技術的課題の解決手段について、当業者が、最近似先行技術から出発して、該解決手段に到達することが自明であったかどうかを判断する。

[補足: 最近似先行技術を検討し、当該技術的課題に直面した当業者が、他の公知技術などを考慮した上で、クレームされた発明が提供する解決手段に到達する見込みについて判断し、この見込みが"could"(「したかもしれない」や「した可能性がある」)では「自明であった」とは言えず、"would"(「したであろう」)であった場合に「自明であった」と判断されます。この"would"は、米国MPEPにおける"with reasonable expectation of success"(「合理的成功の見込みをもって」)とほぼ同意と考えて良いと思います。]

審査に要する期間

欧州は審査に非常に時間がかかることも特徴です。通常、審査請求から特許取得まで、3~4年、場合によってはそれ以上かかります。審査官の質は高いのですが、取り扱う案件の数に見合うだけの数の審査官がいないということが最大の原因です。

加盟国におけるプラクティスの違い

EPOより許可された後に、所望の指定国への登録を行いますが、無効訴訟などは国毎に行われ、またその際はその国の法律に基づいて、特許の有効性が判断されます。

特に、ドイツはEPC加盟国でありながら、ドイツで選択発明が認められるか定かで無い点に注意が必要です。このことは、選択発明を認めているEPOにより許可された特許をドイツに登録しても、ドイツでは無効にされる可能性が有ることを意味します。

また、EPC加盟国でも、ベルギー、ギリシャ、オランダ、スイスは方式審査のみですので、これらの国において早期且つ安価に権利を取得することを希望するのであれば、EPO経由でなく直接出願した方が、目標を達成しやすいと言えます。

フランスにおいては、審査段階では新規性についてのみ検討されます。従って、やはりEPO経由よりも直接出願の方が比較的容易に権利化できる可能性があります。但し、無効訴訟においては、進歩性も問題となります(審査中、登録後、訴訟前に補正が可能)。

成分Aの量に関して『好ましい量』

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米国(1)

Q. 米国における"utility patent"とはどのようなものか?

A. 米国特許には、実用特許(utility patent)、意匠特許(design patent)、植物特許(plant patent)の3種類があり、実用特許(utility patent)は、日本などにおける通常の特許に対応します。米国における"utility patent"を、日本における「実用新案」に対応するものと誤解されることが多いようですが、実用新案を表す英語は"utility model"です。

Q. 米国における「仮出願」とはどのようなものか?

A. 文字通り、優先権を確保するという目的のためだけの「仮の出願」(provisional application)です。通常の出願と異なり、要求事項が非常に少ないのが特徴です。主な特徴は以下の通りです。

- 出願言語は問われず日本語など英語以外の言語でも出願可。

- 通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要(クレームも不要、手書き図面もOK)1)

- 仮出願に対して審査が行われることは無く、出願日から12カ月以内に仮出願に基づく優先権主張をして通常の特許出願(non-provisional application)をしないと、その仮出願は自動的に放棄される。

- 通常の特許出願に移行した場合に限り、仮出願の出願日が、米国特許法第102条(a)項(2)号(旧法の102条(e)に対応)における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日となる2)

- 日本や欧州など殆どの国において、米国の仮出願に基づくパリ条約優先権主張が認められる3)

- 出願料は250ドル(約2万円)。

2011年の法改正(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)によって米国は先発明主義から先願主義に移行しますが、それに伴って仮出願制度の重要性が増すであろうと言われております。

注:

1) 但し、仮出願の明細書に、発明が理解でき且つ実施可能な程度に記載されていなければなりません。即ち、記載要件と実施可能要件(明細書の記載に関する特許法112条第一パラグラフ)を満たす書類を提出する必要があります。といっても、上記のように、仮出願には通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要ですので、何らかの形で発明が十分に開示されていれば、仮出願に基づく優先権は通常認められます。例えば、仮出願において、説明を書き加えた図面を提出し、それを優先権の根拠とすることもできます。

また、英語以外の言語で仮出願した場合には、仮出願もしくは本出願において、仮出願の翻訳文を提出しなければ、仮出願の出願日への遡及を享受することができません。

2) 要するに、適正に本出願に移行した場合、仮出願は、その出願日以降に出願された第三者の出願に対して、102条の新規性及び/又は103条の自明性に関する先行技術となり得ます(Giacomini判決を参照;また、上記判決で言及されるAlexander Milburn Co. v Davis-Bournonville Co.を参照)。

なお、米国特許法第102条(a)項(2)号における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日については、こちらで詳しく述べましたように、2011年の改正法(AIA)により、旧法の102条(e)における所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」が廃止されました。これにより、米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日(effective filing date)として認められることになりましたので、パリ条約に基づく優先日が後願排除の有効日とみなされることになり、また、PCT出願は(その出願言語に関わらず)、優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日とみなされることになります。

3) 米国の仮出願に基づくパリ優先権を主張して、米国外に出願することも可能です。しかし、その様な場合、米国外の出願が、米国の仮出願にサポートされているか否か(優先権主張の有効性が認められるか否か)の判断は、その国の法律・規則に基づいて判断されます。この点、特に欧州は、欧州出願の発明が、基礎出願明細書から直接的且つ一義的に導き出せるものである場合にのみ優先権主張の有効性が認められますので、米国では優先権の有効性が認められるようなケースでも、欧州では認められないということが起こりえます。例えば、米国においては、上記の通り、図面に基づくサポートにも寛容であり、多くの場合認められますが、欧州においては、図面のみをサポートとして主張しても、認められない傾向があります。

Q. 出願明細書には必ず実施例を記載する必要があるのか

A. 当業者が過度の実験なしに発明を実施できるように記載されていれば、明細書に実施例を記載する必要は有りません[In re Borkowski, 422 F.2d 904, 908, 164 USPQ 642, 645 (CCPA 1970)]。

Q. 日本における特許出願の場合は、請求項が発明の詳細な説明によりサポートされていなければならないと規定されている(特許法第36条6項1号)が、米国の場合も同様の規定があるか

A. 米国の審査基準(MPEP)にも、日本特許法第36条6項1号の規定に相当する規定が有ります。即ち、MPEP § 608.01(g)及び608.01(o)には以下の規定が有ります。

608.01(g)   Detailed Description of Invention

A detailed description of the invention and drawings follows the general statement of invention and brief description of the drawings. ・・・・・ Every feature specified in the claims must be illustrated, but there should be no superfluous illustrations. 

608.01(o)   Basis for Claim Terminology in Description

The meaning of every term used in any of the claims should be apparent from the descriptive portion of the specification with clear disclosure as to its import; and in mechanical cases, it should be identified in the descriptive portion of the specification by reference to the drawing, designating the part or parts therein to which the term applies. ・・・・・The specification should be objected to if it does not provide proper antecedent basis for the claims by using form paragraph7.44.

上記608.01(g)においては、クレームに記載された全ての特徴について、明細書本文に説明がなければならないと規定されています。但し、当業者には自明の周知事項まで明細書に説明する必要はありません。

上記608.01(o)には、クレームについて明細書本文にも適切な開示が無い場合には、拒絶される旨規定されています。

従って、米国においても日本と同様に、クレームが明細書本文の記載にサポートされていることが要求されると考えます。

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欧州(1)

Q. EP出願で指定した国に、別途直接ナショナル出願をすることは許されるのか?

A. 許されます。例えば、EP出願でドイツを指定して、さらに別途ドイツ特許庁に直接出願をすることが出来ます。最終的にはどちらかを選択する必要がありますが、重要な案件の場合に、保険の意味でEP出願とナショナル出願を両方提出しておくということが可能です。

Q. 審査通知などに対する回答期限には猶予期間(グレースピリオド(Grace Period))があると聞いたが本当か?

A. 10日間の猶予期間が有ります(Rule 126(2) EPC)。基本的に、EPOからの通知により応答期限が生じる場合全てに当てはまります。ここではEPOの通知の配送に10日間かかったものとみなし、EPO通知の日付から10日後を応答期限の起算日と見なします。

即ち、応答期間の満了日+10日ではないことに注意が必要です。

例えば、応答期間が4ヶ月のEPO通知で、5月30日が発行日である場合、4ヶ月の期限の満了日は9月30日ですが、10日間の猶予期間を加味した満了日は、この9月30日 +10日の10月10日ではなく、6月9日(EPO通知発行日 +10日) + 4ヶ月の10月9日です。

尚、口頭審理(Oral Proceedings)の召喚状に記載されているRule 116 EPCの期限(口頭審理前の書類提出期限)に関しては猶予期間は有りませんのでこの点にも注意が必要です。

Q. 欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定(グレースピリオド(Grace Period))はあるのか?

A. 欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定自体はあるのですが、適用の条件が非常に厳しく、発明が公知になってしまっても特許出願できるのは以下のような場合に限られます。

①出願人またはその法律上の前権利者(legal predecessor, 即ち出願人に権利を譲渡した人)に対する明らかな不正行為によって公知になった場合。(例えば、貴社が、顧客に対して貴社と守秘義務を負わせた上で、貴社の発明を開示したにも関わらず、貴社の発明を公開してしまったような場合。)

②公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法律上の前権利者によって発明が開示された場合。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/chap3.htm)

上記②についてですが、ここでの「公に認められた国際博覧会」とは所謂「万博」であり、何年かに一度しか開催されないようなものです(例えば、2010年は上海万博のみ)(EPO Official Journal April 2010のp.280:
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/04_10/04_2620.pdf)。

従いまして、欧州において新規性喪失の例外の適用を受けられるのは極めて限られた場合のみになりますので、欧州での出願が重要であれば、事前の発表は控えるのが賢明です。

Q. EPOに対する異議申立てを、異議申立人が自発的に取下げた場合、その時点で異議終結となるのか?

A. 異議申立を取り下げてもEPOが自らの判断で審理を継続する場合もあります。つまり、EPOは職権により主体的に審査を行なうということで、このことはArticle 114 EPC(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar114.html)により規定され、Rule 84(2) EPC(http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r84.html)において確認されています。因みに、日本における特許無効審判の場合、無効確定前であれば、無効審判は終結します。

EPOにおける異議申立の場合、ケース毎に以下のような扱いになります。

(a) 唯一の異議申立人が異議を取下げた場合:

異議終結とするかは異議部の判断による。
原則的には、既に提出された証拠が特許性に影響を与えることが明らかな場合にのみ手続きを継続する。
異議終結させる場合にはEPOは通知を出す。

(b) 異議却下(特許維持)の異議決定を受けて、唯一の異議申立人が審判請求並びに理由補充書を提出し、これに対する特許権者の回答書を受けた後に異議を取下げた場合:

控訴が取下げられたものとして、異議決定が確定して異議終了。

(c) 特許取り消しの異議決定を受けて、特許権者が審判請求並びに審判理由補充書を提出した後に、異議申立人が異議取下げた場合:

請求人は特許権者であるから異議取り下げは、審判手続きに影響を与えない。審判部は、審理を継続し、異議決定の妥当性を検証する義務がある。

尚、上記(a)及び(c)において、審理が継続された場合、異議を取下げた異議申立人の当事者としての地位が維持されることがあるが、そのような場合おいて、異議申立人は積極的に参加することを要求されない。

Q. 欧州においても米国のように実験証明書などを宣誓供述書の形式で提出することは有効か?

A. 欧州では、審査の段階では、追加の実験データ等を宣誓供述書の形で提出する必要はないと言われております。しかし、極めて重要なデータなどは宣誓供述書の形で提出すれば、審査官の心証に影響する可能性は有ると考えられます。 一方で、異議申立て手続きや審判手続きにおいては、実験データなどは宣誓供述書の形で提出する必要があります。

Q. EPOで進歩性判断のテストとして採用されているProblem-Solution Approachとはどのようなものか?

A. Problem-Solution Approach(課題-解決手段アプローチ)は、欧州特許庁(EPO)が採用している進歩性判断のテストであり、EPOの審査ガイドラインにおいて解説されています。 具体的には、以下のようの手順で進歩性を評価します。

(i)  determining the "closest prior art",

(ii)  establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii)  considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

これに補足を加えて訳すと以下のようになります。

(i)クレームされた発明と最も近い技術を開示する"最近似先行技術"を特定する。

(ii)最近似先行技術を念頭に置き、クレームされた発明が解決する技術的課題を決定する。
[補足: ここで実質的に要求されているのは、クレームされた発明と先行技術の技術的相違点(先行技術には記載されていない当該発明の特徴)を特定し、その技術的相違点に起因する先行技術に対する該発明のアドバンテージを特定することです。このアドバンテージを上記の「技術的課題」と考えれば良いと思います。]

(iii)クレームされた発明が提供する当該技術的課題の解決手段について、当業者が、最近似先行技術から出発して、該解決手段に到達することが自明であったかどうかを判断する。

[補足: 最近似先行技術を検討し、当該技術的課題に直面した当業者が、他の公知技術などを考慮した上で、クレームされた発明が提供する解決手段に到達する見込みについて判断し、この見込みが"could"(「したかもしれない」や「した可能性がある」)では「自明であった」とは言えず、"would"(「したであろう」)であった場合に「自明であった」と判断されます。この"would"は、米国MPEPにおける"with reasonable expectation of success"(「合理的成功の見込みをもって」)とほぼ同意と考えて良いと思います。]

国毎に独自の進歩性判断のテストがありますが、根本的な部分は共通していると考えて良いと思います。 我々も明細書を書くときには、上記の様なアプローチに従って、進歩性を確保できるようなクレームや明細書本文、実施例の構成を考えます。

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各種出願料金(概算)

国内外において知的財産関連の出願をすると、登録までに様々な費用が発生します。詳細な料金表をみてもなかなか総合的にどのくらいの費用が必要なのかイメージし難いと思いますので、以下に各出願に関する平均的な費用をあげておきます。(PCT出願を含む外国特許出願に関するより詳細な料金表は、ページ左のメニューからご覧下さい。)

もし、より詳細な料金やお見積もり(無料)をご希望の際には、こちらのお問い合わせフォームまたはお電話(03-3582-2971)にてご連絡下さい。

I. 特許

I-1. 日本国内特許出願

・出願費用 : 約25~35万円(政府費用含む)(難易度、請求項の数、明細書の長さ等により変動)
・審査請求 : 20万円前後(政府費用含む)(請求項の数により変動)
・中間処理 : 約10~20万円
 (審査通知1回、5~15ページの回答書として)  (審査通知の回数、難易度等により変動)
・登録 : 約12万円(政府費用含む)(請求項の数により変動)

登録までの概算の総額 : 約65~90万円

I-2. 特許協力条約(PCT)に基く国際特許出願

約55~65万円(政府費用含む)(難易度、明細書の長さ等により変動) (PCT経由の外国出願に関するより詳細な料金表はこちらです。)

I-3. 外国特許出願(国別直接又はPCT経由)

外国出願の場合、翻訳すべき明細書の長さ、及び出願国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・明細書翻訳 : 約45~85万円(英文明細書35~70ページとして)
・外国出願から登録までの弊所費用 : 約40~55万円/1ヶ国  (審査通知1回、10~20ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約50~150万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、現地語への翻訳の必要性、審査通知の回数などによって大きく変動します)

II. 実用新案

II-1. 日本国内実用新案出願

・出願費用 : 約20~30万円(政府費用含む)(難易度、請求項の数、明細書の長さ等により変動) ・審査請求 : なし(無審査で約半年~1年以内に登録されます)
・登録 : 約4万円(政府費用含む)(請求項の数により変動)

登録までの概算の総額 : 約25~35万円
*日本においては、実用新案の権利行使をする場合には、 特許庁より技術評価書(考案の新規性・進歩性等を評価したもの) を入手する必要があります。その場合、上記の費用に加えて約8~9万円程度必要です。

II-2. 外国実用新案出願

外国出願の場合、翻訳すべき明細書の長さ、及び出願国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・明細書翻訳 : 約25~40万円(英文明細書20~30ページとして)
・外国出願から登録までの弊所費用 : 約25~35万円/1ヶ国
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約25~35万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、現地語への翻訳の必要性などによって大きく変動します。)

III.商標

III-1. 日本国内商標出願

・出願費用(1区分として) : 約8万円(政府費用含む)(2区分目以降は+¥5,000/区分)
・審査請求(不要)
・中間処理 : 約8万円(審査通知1回、5ページの回答書として)
・登録 : 約9.5万円(印紙代(1区分につき¥37,600)含む)

登録までの概算の総額 : 約25.5万円(1区分の場合)

III-2. 外国商標出願

外国出願の場合、国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・外国出願から登録までの弊所費用 : 約23万円/1ヶ国  (1区分、審査通知1回、約5ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約10~40万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

III-3. マドリッドプロトコルに基く国際商標出願(区分数2で、米国、ドイツ、中国の3カ国として)

・出願費用 : 約38万円(政府費用含む)  (区分数や指定国*及びその数により大きく変動)
・国際商標出願完了から指定国における登録までの弊所費用 : 約23万円/1ヶ国  (1区分、審査通知1回、約5ページの回答書として)
・国際登録完了から指定国における登録までの現地代理人費用  (政府費用も含めて) : 約10~30万円/1ヶ国(出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

*出願時に特許庁に支払う「指定国料金」は国によって大きく異なります。さらに区分数が増えると指定国料金が増える国(例えば米国や中国)とそうでない国(例えばドイツ)があります。今回の例で言えば、米国¥82,000、ドイツ¥6,500、中国¥46,000で合計¥134,500です。

IV. 意匠

IV-1. 日本国内意匠出願

・出願費用 : 約10万円(政府費用含む)(難易度により変動)
・審査請求(不要)
・中間処理 : 約9万円(審査通知1回、5ページの回答書として)(審査通知の回数、難易度等により変動)
・登録 : 約9万円(政府費用含む)

登録までの概算の総額 : 約28万円

IV-2. 外国意匠出願

外国出願の場合、国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・外国出願から登録までの弊所費用 : 約28万円/1ヶ国  (審査通知1回、約5ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約20~60万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

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