特徴

PCT・諸外国の出願手続きの特徴

PCT及び主要国（米国、欧州、中国、韓国）における特許制度・手続きの主な特徴と問題など

PCT国際出願並びに外国特許出願に関する主要国における特徴的な手続きや問題点などについて説明致します。特許に関する主要国というと、これまでは日・米・欧の三極、若しくはこれに韓国を加えた四極でしたが、近年、中国が知的財産の強化を国家戦略として掲げ、中国企業による出願が急増しており、上記の三極若しくは四極に完全に食い込んだ形となっております。2010年には、中国国内における特許出願件数はついに日本国国内における出願件数を抜き、さらにはその約７割が中国国内の企業などによる出願となっております。10年前には、中国国内における出願件数は日本の１割強程度であったことを考えると、誠に驚くべき勢いです。

従いまして、以下に米国、欧州、中国、韓国における特許出願について、特徴や注意事項などを挙げてておきたいと思います。
各国の特許制度の概要については、様々な資料が存在し、また弁理士や弁護士さえ知っていれば出願人は殆ど意識しなくても良い情報も多く存在しますので、ここでは出願人が各国の特徴を把握するために役に立つと思われる事項のみを選択して解説致します。

基本理念・特徴

弊所の特徴

豊富な経験

多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは技術は向上しません。

弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が英語で作成したものがほぼそのまま提出されます。これは、弊所が現地の代理人に強制しているからではなく、現地代理人も弊所の実力を認めた上で確立された実務形態です。

明細書作成であれ中間処理（拒絶に対する応答など）であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。

多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。

弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずや有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。

実際に、これまで非常に優秀な実績をあげており、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100％特許成立させています。また異議申し立てや無効訴訟などの係争において他者の特許を攻撃する能力にも優れており、例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約１／３ですが、弊所経由で異議を申立てた件では２／３以上が特許取り消しになっております。

米国（１）：　先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）

米国の特許制度の最大の特徴は、先発明主義とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）でしたが、2011年9月16日にオバマ米大統領が「リーヒ・スミス米国発明法案」（Leahy-Smith America Invents Act））に署名したことにより、先発明（first-to-invent）主義から先願(first-to-file)主義へ移行することが決定しました。一方、１年間のグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されます。グレースピリオド(猶予期間)の制度自体は、日本など米国以外の国にも存在しますが、米国におけるグレースピリオドは、元来、先発明主義に直結した制度であり、他の国とは適用の条件などが異なります。米国の先願主義は「１年間のグレースピリオド付き先願主義」（又は"first-inventor-to-file system"や"first-to-disclose system"）のように称されることもあり、先願主義に移行後、このグレースピリオドの制度がどのように活用されるのか注目が集まっています。

先発明主義から先願主義への移行

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和（harmonization）を図ること及び抵触審査（Interference）手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件（backlog）を減ずることにあります。

Prior art（先行技術）の定義拡張

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art（先行技術）の定義が拡張されることに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されるのは以下の２点です。

１．　「世界公知」への移行

旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになる（所謂「世界公知」への移行）。

即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった（但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者（又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人）などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く）。

２．　ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）の廃止

米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日（effective filing date）として認められることになった。

旧法の１０２条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日（パリ条約に基づく優先日）は、その米国出願の先行技術（Prior Art）としての有効日としては認められなかった。

例えば、2011年4月1日出願の日本出願に基づく優先権を主張して、2012年3月31日に（PCT出願をせずに直接）米国出願（出願A）した場合、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は、旧法下では、米国出願日である2012年3月31日であった。従って、この出願Aと同一の発明を開示する出願Bが、出願Aの優先日よりも後であり、米国出願日よりも前である2011年6月1日に出願された場合、出願Aは出願Bに対するPrior Art（先行技術）とは認められなかった（但し、出願Aの発明日を発明Bの発明日よりも前に遡及（swear-back）させることが出来る場合を除く）。しかし、改正法下では、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は優先日である2011年4月1日となり、上記出願B（出願日：2011年6月1日）は、出願Aに対して新規性を喪失することとなる。

また、PCT出願からの米国移行出願の場合、旧法下ではPCT公開公報が英語であれば、その国際出願日が、後願排除の有効日として認められる一方、英語以外の場合には、認められないということになっていたが、法改正により、PCT出願の言語に関わらず、そのPCTが優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日と見なされることになる。

先願主義の適用条件

優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。

また、優先権主張日が、2013年3月16日よりも前の出願であっても、補正により、優先権出願にサポートされていないクレームが一つでも含まれることになると、新法（先願主義）での扱いになります。そして、この場合、再度の補正によって、補正前のクレームに戻しても、旧法が適用されることとはなりません。

グレースピリオド（猶予期間）

米国においては、発明が公になっても１年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件（新規性喪失の例外条件）は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国などにも発明の公開後６ヶ月の出願猶予期間があり、韓国には米国と同じく１年（１２ヶ月）の猶予期間があります（中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります）。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています（この点についてはこちらをご覧下さい）。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の１年に対し日本などでは６ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。

尚、平成23年6月8日に公布され、平成24年4月1日から施行されている改正特許法においては、例外規定の条件（特許法第30条）が緩和されました。旧法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約（学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど）がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになりました。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから１年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及（swear-back）が不可能になった後、この１年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

米国（２）：　RCE (Request for Continued Examination)

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE（Request for Continued Examination）の存在です。

RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。［＊但し、意匠特許（design patent）や再審査中の特許に関しては、利用できません。］そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。（数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。）

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

日本の場合
最後の審査通知　→　拒絶査定　（特許庁審査部）
↓
拒絶査定不服審判　（特許庁審判部）
↓
知的財産高等裁判所への提訴
↓
最高裁判所への上告

日本においても、裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。（日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。）

欧州では、拒絶査定になってしまったら、欧州特許庁の審判部（Board of Appeal）における拒絶査定不服審判で争いますが、原則その先はありません。即ち、拒絶査定不服審判で特許性を認められないと特許は不成立ということになります。以前は、日本と同様に分割出願を行って延命するという方法があったのですが、2010年の法改正により、分割出願の時期と機会が制限され、拒絶査定を受けた際の延命措置としての分割出願は実質的に不可能になりました。

RCEが可能な時期

審査終結状態にある（prosecution is closed）が、出願が生きている段階であれば請求することができます。具体的には、例えば、以下のような状況で、RCEが可能です。

・　最後の審査通知（Final Action）発行後で且つ出願放棄確定前

・　許可通知（Notice of Allowance）発行後で且つ登録料納付前

・　USPTO審判部における審判係属中

審判請求書（Notice of Appeal）提出後に、RCEした場合には、審判請求は取り下げられたとみなされ、審査が再開されます。

審査中で最新の審査通知がfinalで無い場合には、RCEは認められません。

RCE申請手続き

RCEの申請は、料金（large entityで＄930、small entitiyで＄465）の支払いと共に、RCE申請フォームと以下の書類を提出することが必要です。

出願の状態	RCE請求時に提出する必要がある書類
最後の審査通知（Final Action）後	最後の審査通知に対する応答（既に提出済みの場合は、原則的に必要無し）
査定系クウェイル通知*（Ex Parte Quayle action）後　　（＊方式的不備を訂正すれば特許査定となる旨を通知するもの）	Ex Parte Quayle actionに対する回答
許可通知（Notice of Allowance）後	IDS、補正、新たな議論、新たな証拠など
審判請求後	最後の審査通知に対する応答（例えば、提出済みの審判理由書や審判部の見解に対する答弁書における議論を援用する旨の上申書）

RCEを提出する状況で一番多いのは、Final Actionを受けて補正書、意見書、証拠などを提出したが、それが新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮出来ないとの指摘をUSPTOから受けて、その対応としてRCEを提出するという状況だと思います。そのような場合に、単に提出済み書類を考慮させたいのであれば、RCE申請フォームと料金を支払うだけで済みます。そしてRCEにより審査が再開され、審査官はFinal Action後に提出したクレームの補正や証拠を考慮した上で、non-finalの審査通知若しくは許可通知（Notice of Allowance）を発行します。

RCEに関する注意事項

場合によっては、折角RCEしたのに、RCE後の最初の審査通知がFinal（しかもRCE前のFinal Actionと同じ拒絶理由）となってしまうことも有りますので注意が必要です。

具体的には、以下の２つの要件が同時に満たされると、RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなってしまいます。

（１）　ＲＣＥ前のクレームとＲＣＥ後のクレームとが同一である。

（２）　ＲＣＥ後の審査における拒絶の理由がＲＣＥ前の審査における拒絶の理由と同一である。

このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。

上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しくはRCE後、速やかに何らかの補正を提出するなどの手段を講じることが望ましいです。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

もしも補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請する（Request for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)）ということも考えられます。

RCE制度の現状と今後

上記したようにRCEの回数を制限しようとするルール改正は断念されましたが、近年、別の手法でRCE制度の利用を抑制する方向の動きが見られます。

USPTOにおける処理スケジュール

１つは、2009年11月15日から導入されている新たな管理体制です。

以前は、原則として、審査官はRCE後2ヶ月以内にアクションを出すことが求められており、RCEにより、審査が大きく遅れるようなことはありませんでした。しかし、2009年11月15日以降は、RCEが請求された件は、“special new” docket に入れられることになり、そこでは「2ヶ月以内」という制約はなく、審査官は、自らの仕事の負荷に応じて比較的自由なスケジュールで処理することが許されています。

これに伴い、最近は、RCE後の処理の遅れが目立つようになってきています。米国特許庁のウェブサイトで提供されているPAIR（Patent Application Information Retrieval）システムで、出願の経過を確認することができますが、最近は、RCEを請求すると、その後 “Docketed New Case—Ready for Examination” という状態になったまま長らく動きが止まってしまいます。RCE後、半年以上経過してもアクションが出ないケースもあります。

RCE請求の手数料の値上げ

RCEを利用するために、米国特許庁へ支払う料金は、それが何回目の請求であるかに関わらず1回のRCEにつきlarge entityで＄930、small entityで＄465であったものが、2013年3月19日以降は、一回目のRCEの料金がlarge entity＄1,200、small entity＄600に、二回目以降のRCEの料金がlarge entity＄1，700、small entity＄850に値上げされます（2013年1月18日に公表された新料金）。

RCEを不要にする制度の試行

RCE等を利用せずに、審査の効率化を図る目的で以下のような試行プログラムが実施されています。

・　After Final Compact Prosecution (AFCP)　試行プログラム （試行期間：2013年5月18日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

現行の規則に従えば、最終庁指令通知（Final Office Action）後に提出された補正や証拠を審査官に考慮させるためには、RCE等の手続きが必要になることが多いが、AFCP試行プログラムでは、Final後に提出された補正や新たな証拠について、限定的な(特許で約3時間、意匠で約1時間以内で済むような)検討や調査によって、該補正や証拠により特許査定できるとの判断が可能な場合、ＲＣＥ等を行わずに補正や証拠を審査官に考慮させることが可能。

・　Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)試行プログラム（試行期間：2013年9月30日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

米国の現行のシステムにおいては、登録料支払い後にIDSを提出して考慮させる為には、RCEや継続出願が必要だが、QPIDS)試行プログラムでは、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることが可能。

特にAFCPは、試行期間が延長されましたが、出願人や実務者にとって非常に有益な試みであり、常設的なプラクティスとなることが望まれます。これまでは、審査の経緯や審査官の主張の趣旨から考えて、本格的な検討や調査を行わずとも、出願を特許可能な状態にできることが明らかな補正や証拠であっても、Final後は、新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮できないとの指摘を受け、結局、RCEや審判請求が必要になってしまい、非合理的なプラクティスだと感じていた出願人や実務者も多いはずです。そのような指摘も受けての試行プログラムでしょうから、本格実施へ移行する可能性も十分にあると考えられます。

2000年に導入されて以来、盛んに利用されてきたRCE制度ですが、上記のことから分かりますとおり、近い将来、その運用が大きく変わる可能性があります。