無効

弊所の基本理念

例えば同じ所有権でも「土地」であれば、明確な境界線を引いて権利を主張することができます。

一方、特許は、無形の知的財産に関して、言葉で目に見えない境界線を引くことにより、自らの権利範囲を明らかにしなければなりません。これは大変な知識と技術を要する高度な作業です。僅かな表現の違いによって、当然権利範囲に入ると考えていたものに権利が及ばなかったり、逆に意図していた範囲より広すぎて従来の物との違いを明らかにできずに権利が無効となってしまうこともあります。

意図した通りの範囲の知的財産権を取得するためには、法律及び技術に関する知識のみならず、非常に高度な論理構成力が要求されます。料理人が違えば、材料が同じでも全く異なる味の料理が出来るのと同じように、特許の世界でも、出願人から提供される情報が同じであっても、それを処理する人間によって結果は全く異なったものとなります。

所望の範囲の権利取得のために優れた明細書が必須であることはいうまでも無く、審査や係争事件においては、同じ議論や証拠を提出するのであっても、順序や提示の仕方によっては、本来認められるべきであった議論や証拠の有効性が認められないということも起こり得ます。

井上＆アソシエイツでは、長年、外国特許実務に携わることで蓄積した経験に基づき、お客様からのご依頼内容と頂いた情報を徹底的に検討し、技術及び法律の知識を駆使し、論理的、明快且つ説得力のある文書を作成することにより、確実且つ効率的な権利の取得と保護を可能にします。

特許実務も一種の職人技ですが、弊所には一切妥協することなく約３５年に亘って外国特許実務に携わることによって蓄積した技術とノウハウがあります。また少数精鋭にて高品質なサービスを安定して供給致します。

特に外国への出願について日本国内代理人の意議やあり方に疑問を抱いておいでの方は、是非弊所を 一度お試し下さい。勿論、日本国内の出願につきましても、同様に高度な技術を駆使し、質の高い権利取得を可能にします。

弊所の特徴

豊富な経験

多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは技術は向上しません。

弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が英語で作成したものがほぼそのまま提出されます。これは、弊所が現地の代理人に強制しているからではなく、現地代理人も弊所の実力を認めた上で確立された実務形態です。

明細書作成であれ中間処理（拒絶に対する応答など）であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。

多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。

弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずや有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。

実際に、これまで非常に優秀な実績をあげており、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100％特許成立させています。また異議申し立てや無効訴訟などの係争において他者の特許を攻撃する能力にも優れており、例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約１／３ですが、弊所経由で異議を申立てた件では２／３以上が特許取り消しになっております。

係争事件

お客様の保有する知的財産権に対して無効審判又は無効訴訟が起こされた場合や異議申立がなされた場合への対応を行います。逆に、他人の知的財産権や出願に対する情報提供、無効審判、無効訴訟、異議申立てなどの手続きの代理も行います。

特に井上＆アソシエイツは、欧州における異議申立や欧州・米国における無効・侵害訴訟手続きなどの経験が豊富です。お客様より基本方針のみを伺い、弊所で徹底した調査・検討をした上で作成した書面により目的を達成したというケースもございます。

防御のみならず、他者の権利を攻撃する際にも力を発揮し、高い確率で成功に導きます。例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約１／３ですが、弊所経由で異議を申立てた件では２／３以上を特許取り消しに導いております。

難しい状況にあると思われる係争事件などでも是非一度弊所にご相談ください。

課題1：出願明細書の質と出願コストのバランス

イニシャルコスト（出願時の費用）は一番分かり易いコストですので、これを低減しようとしがちですが、イニシャルコストの低減に力を入れすぎると、見かけ上は一時的にコストダウンが達成されるかも知れませんが、中・長期的な観点からは余計な経費が必要になったり、損失につながることが少なくありません。

特許が知財戦略における重要なツールであるならば、出願時は費用よりも明細書の質を優先すべきであると考えます。

質の高い明細書は、以下のようなメリットをもたらします。

　①　中間費用（拒絶に対する対応など権利化までのコスト）の低減
　②　特許不成立又は無効となるリスクの低下
　③　意図した範囲の特許保護
　④　意図した範囲の技術に関するライセンス料の回収

従って、出願明細書の質を向上させることは、長い目で見ればコスト削減や損失の防止にもつながるはずです。

 

課題１に対する弊所の対応

弊所の考えは上記の通り出願時はコストよりも明細書の質を重視すべきということですので、弊所が明細書の質を向上させるため心がけている点を列挙します。

外国出願の基礎となる最初の日本出願については、通常、明細書の質はある程度犠牲にしても早期に提出することが重要視されます。従って、外国出願する際には、明細書を徹底的に検討し直す必要が有るはずです。基本的なチェックポイントとして、例えば、以下のようなものが挙げられます。

開示要件について

（１）関連技術に関する周知・公知事項を把握した上で実施可能要件が満たされているか検討
（２）適切な用語が使用されているか（用語が不適切であるが故に、権利化や権利行使に支障を来たすことが少なくない）
（３）クレームされた発明が、明細書に充分サポートされているか

新規性・進歩性について

（４）再度の先行技術調査
（５）外国特許庁による審査結果の予想
（６）上記（５）に基づいて、対応案を提示（実施例・比較例の追加や審査段階において許容範囲内での減縮を可能にする記載の追加など）

また、発明が属する技術分野、クレームの形式（物、方法、プロダクト-バイ-プロセスなど）、発明の種類（用途発明、選択発明、特殊パラメータ発明など）及び出願する国による要求の違いも充分に考慮に入れた上で、外国出願用明細書を作成します。

いずれも当たり前のことではありますが、これらを適切に行うには豊富な経験が必要です。

井上＆アソシエイツの担当者は、上記した通り、米国・欧州の特許庁による拒絶に対する回答書なども数百件とこなしてきた経験者ですので、外国出願用明細書に何が要求されるのか知り尽くしております。

質の高い明細書を作成することにかける熱意及び技術については、他の特許事務所に劣ることはありません。料金も標準的な範囲内であると思います。（以前は、お客様から「質は高いが料金も高い」と言われましたが、近年の不況により値下げし、現在は大手の特許事務所よりは安い位であると思います。しかし、書類の質については一切妥協致しません。）

弊所では、将来、特許成立するか否かを無視して、ただ出願するということは絶対に致しません。あらゆる状況を想定して、出願人の許容範囲で且つ確実に特許にできると確信した明細書で出願致します。

弊所は少数精鋭で、このような実務が可能であるスタッフのみが外国特許出願案件を担当致します。

米国（３）：　現在の米国における特許政策（並びに自明性審査とその対策）

プロパテント政策の変化

米国においては、プロパテント政策（発明技術の独占的実施権を可能にする特許による権利保護を重視する政策）が、1980年代後半にレーガン大統領により導入され今世紀初頭まで維持されてきましたが、世界的な不況が深刻化するにつれ、大きな変化が見られます。

不況に加えて、プロパテント政策による弊害とも言える所謂「パテント・トロール（patent troll）」による特許権の濫用も大きな問題となっています。「パテント・トロール」とは、大学や研究機関以外のnonpracticing entity(特許発明を実施しない者)であって、第三者の特許権を譲り受け、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような組織のことです。このパテント・トロールの暗躍は、質の低い特許を乱発したことによる弊害であると言われております。

一般的には、近年の不況に伴い、プロパテントからアンチパテント（特許権より独占禁止法の遵守に重きを置く政策）へシフトしたと言われることが多いようですが、一概に、完全にアンチパテントへ傾いたと断言することは難しいようです。 近年の出来事を見ると、審査基準の厳格化や権利行使の範囲を制限する変化が目立ちますが、一方で、特許の活用を促進する方向の変化も見られます。要は、この不況を乗り切るために重要なツールの一つとして特許を有効に活用出来るように制度を整えているということであると思います。

近年の判例や2011年9月の法改正（Leahy-Smith America Invents Act）から読み取れる米国の知的財産権に関する姿勢は以下の通りです：

進歩性基準を厳格化し特許の質を向上

　－　KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) (これにより非自明性の審査が厳しくなった。)

付与後特許に対する異議申立ての機会を拡張

　－　付与後異議申立制度（Post-grant review）の導入(2011年のAmerica Invents Act)

過剰な権利行使を抑制

　－　Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (所謂"product-by-process"形式のクレームの権利範囲を、クレームで規定したprocessで得られる物に制限した。)

　－　複数の被告に対する訴訟の併合（joinder of parties）についての制限(2011年のAmerica Invents Act)（以前は、１つの特許訴訟において複数の被告を訴えることが可能であり、パテントトロールが複数の企業に対して同時に特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金請求することが問題視されていた。この対策として、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を１つの訴訟事件で訴えたり、１つの訴訟事件に併合したりすることができないこととされた(§299)。）

　－　In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (特許侵害訴訟において、3倍賠償の対象となる故意侵害の有無の立証責任を、侵害者から特許権者側に移した)

　－　故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出の不要化（2011年のAmerica Invents Act）（上記Seagate事件における判示の一部を成文法化。鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定された(§298)。2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用。）

特許出願人又は特許権者の過失に対する罰則適用条件を緩和

　－　ベストモード要件違反を特許無効の理由から除外(2011年のAmerica Invents Act)

　－　Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）（不公正行為（Inequitable Conduct)の立証を困難にした）

　－　補助的審査（Supplemental Examination）制度の導入(2011年のAmerica Invents Act)（情報開示義務(ＩＤＳ)違反の救済措置）

特許出願に関する門戸は狭めない

　－　Bilski最高裁判決［Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)］　(CAFCの大法廷（en banc）が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを最高裁が覆した。)

KRS判決による非自明性判定基準の変化：

以前は審査が厳しいと言われている化学分野の特許出願で、かなり厳しい審査結果を予想していたにも関わらず、あっさりと特許になって拍子抜けしたようなケースも多々ありました。しかし、最近は我々も実感として、KSR判決を境に自明性（複数の先行技術文献の組み合わせに対する容易性）の審査が非常に厳しくなったと思います。正直な所、KSR判決以前は、「減縮補正を行わないと103条（自明性）で拒絶されるだろうな」と思う様な件が、拒絶を受けずにそのまま特許にということも結構ありました（しかも、審査結果が出るのが早かった）。現在は、特許庁における審査は、より時間をかけてかなり厳密に行われているという印象です。KSR判決において最高裁は以前よりも厳格な非自明性の基準が提示しましたが、判断基準が厳格になった以上に、米国特許庁審査官の自明性審査に対する姿勢が厳しくなったと感じます。

実際に、統計的にみても、米国ではKSR判決以後では拒絶査定を受け審判請求を行う件数が増え（KSR判決前の2006年では3349件→KSR判決後の2008年では6385件）且つ審判請求を行って拒絶が撤回される確率が率低下しています（KSR判決前の2006年では41%→KSR判決後の2008年では28%）。

尚、参考までに、KSR判決後約２年間において、CAFC（連邦巡回区控訴裁判所）が、化学・生化学系の発明を非自明（進歩性有り）と判断したケースが約62％であったのに対して、非化学・生化学系の発明を非自明と判断したケースは約33％であったとの統計データもあるそうです（http://www.jurisdiction.com/dsmith.pdf）。このことは、KSR判決によって、化学・生化学の分野のように効果を予見することが難しい分野では非自明と判断されやすく、一方、機械などの構造物などの効果を予見しやすい分野の発明は自明と判断されやすくなったということを示していると解釈することできます。

最近、米国特許成立の確率が回復（向上）傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰（即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった）や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KRS判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合（先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合）であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。

自明性の拒絶に対する対応：

自明性の拒絶を受けた場合の典型的な対応は以下の通りです：

(a)　審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認を明らかにする。
(b)　先行技術の組み合わせに対する阻害要因（teach away）の存在を明らかにする。
(c)　予想外の優れた効果を明らかにする。
(d)　先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

その他にも商業的な成功（所謂“secondary consideration”（二次的考慮事項）の例）などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)～(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)～(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された２つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KRS判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。

上記(a)の審査官の誤解についてですが、特に米国の審査官は、技術内容の誤解に基づいて拒絶してくることが多いという印象があります。審査官の指摘を鵜呑みにせずに、自らの出願のクレームの記載や先行技術文献の開示内容を詳細に検討することが重要です。

また、その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。

上記(b)の「阻害要因」については、一瞥してそのような阻害要因が見あたらないような場合でも、注意深く、執念深く、引用された先行技術文献を徹底検討すると、「阻害要因」として若しくは「阻害要因」とまではいえずとも先行技術の組み合わせを断ち切るために利用できる記載が見つかることも良くあります。一見自明性の拒絶が妥当に思えても、直ぐにあきらめないことが大切です。米国に限らず外国出願の多くは、現地代理人への依存度が高いと思います。しかし、現地代理人は、自分で明細書を作成したのではないということもあり、明細書や引用された先行技術文献を必要以上に詳細に検討することは通常有りません。現地代理人が半ばギブアップの状態でも、弊所で明細書や先行技術文献を徹底的に検討して有効な反論材料を見出したようなことも少なくありません。

上記(c)の「予想外の優れた効果」に関しては、米国の特許プラクティスの１つの大きな特徴として、出願明細書に記載されていない効果について、出願後に主張することが可能です。（日本や欧州においては、出願時の明細書に教示も示唆もされていなかったような効果に基づいて進歩性を主張することは原則的に許されません。）

また、米国において「予想外の優れた効果」の立証に有効なツールとして、37 C.F.R. 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）があります。この宣誓供述書形式で提出された証言やデータについては、審査官は、公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。この宣誓供述書は、最後に文字通り「署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものは、18 U.S.C.. 1001 に基づき罰金若しくは拘禁、又はその併科により処罰されること・・・について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること・・・を宣言する」と宣誓して署名するものです。

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい：
MPEP §716.01(a)、MPEP§716.01(c)

また、宣誓供述書については、こちら にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。

他の国では一般的に審査段階では宣誓供述書の形式での提出は要求されません。しかし欧州の場合、審査の段階では実験証明書を宣誓供述書の形式にする必要はありませんが、異議申立手続きや審判手続きにおいては宣誓供述書の形式にすることが要求されます。

尚、自明性（進歩性欠如）の拒絶に対する対応の仕方については、こちら でも解説しておりますので、ご覧下さい。

米国（４）：　情報開示義務（IDS）

米国出願に関して、以前からかなり神経質な管理を要する制度でしたが、米国連邦控訴巡回裁判所（CAFC）大法廷の判決（Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）において、Inequitable Conduct (不衡平行為もしくは不公正行為)の判断基準が引き上げられて、その立証が困難になり、さらに2011年の法改正（AIA, America Invents Act）により、Inequitable Conduct (不衡平行為)回避の目的で利用できるSupplemental Examination（補足審査又は補充審査）制度（2012年9月16日から施行）が導入されることになっており、関連情報をIDSとして提出しなかったことが不衡平行為と認められて特許が権利行使不能（unenforceable)となる事例は激減すると見込まれています。

しかし、上記のTherasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.のケースでは、結局、差し戻された地裁において、CAFC大法廷により引き上げられた基準に基づいてもInequitable Conduct (不衡平行為)があったと判決されました。また2012年9月16日から施行される上記のSupplemental Examination（補足審査又は補充審査）制度を利用するためには、本稿の最後で説明致しますが、非常に高額な手数料を米国特許庁に支払う必要があります。そのような事情を考慮すると、基本的にはこれまでの管理体制を変えないことが望ましいと考えられます。以下、具体的に説明いたします。

概要と近年の動向

情報開示義務は、37 CFR 1.56に定められており、これによると、出願人とその関係者は、特許性に関する重要な（material）情報（対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術を含む）を公正かつ誠実に提供する義務を有します。この開示義務に違反して特許を取得したと認められた場合は、Inequitable Conduct （不衡平行為若しくは不公正行為）があったとみなされ特許権の行使が出来なくなってしまいます。

米国の特許訴訟において、これまでは情報開示義務違反によるInequitable Conduct (不衡平行為)の訴えは極めてポピュラーな攻撃手段でありました。米国での特許訴訟の実に約8割において、不衡平行為の主張がなされています。

特許の有効・無効の争いであれば、クレームベースですので、あるクレームが無効と判断されても他のクレームが有効であれば権利は残りますが、情報開示義務違反によるInequitable Conduct（不衡平行為）を認められれば、一切の権利行使が不可能になってしまいます。しかも、場合によっては、関連の特許にまで影響を及ぼすこともあります。

従って、これまでは出願人は、かなり神経質に関連の有りそうな文献は全て提出するということを行っていましたが、この不衡平行為による訴訟費用の高騰や手続遅延などが問題視され、上記Therasense事件におけるCAFC大法廷の判決、2011年9月の法改正による補足（補充）審査（Supplemental Examination）制度の導入（2012年9月16日から施行）と、特許訴訟におけるInequitable Conduct（不衡平行為）の主張を抑制する方向の動きが顕著になってきています。

情報開示義務の規定（37 CFR 1.56）

米国においては、特許性に関する重要（material）な情報について、出願に関係する者（発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者）は公正かつ誠実に提供する義務があります。

提出すべき情報には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術などが含まれ、そのような情報を、情報開示申告書（Information Disclosure Statement; IDS）として提出します。この開示義務を怠った場合には特許は認められません。

IDSは、登録料（issue fee）支払までであれば提出することができます（37 CFR 1.97(d)）。

出願から３ヶ月以内または最初の審査通知（拒絶理由通知又はNotice of Allowance）発行のうち何れか遅い方までであれば、提出料は不要です（37 CFR 1.97(b)）。

上記以後は、提出料［$180（37 CFR 1.17(p)）］が必要になります。更にこの場合、IDSとして提出する情報は、出願人がそれを知ってから若しくは外国の特許庁に引用されてから3ヶ月以内に提出する必要が有り、その旨を説明する陳述書を提出することが必要です（37 CFR 1.97(e)）。３ヶ月を経過しているような場合には、その情報をIDSとして考慮させる為には、継続出願または継続審査要求（RCE）をすることが必要になります。

また、登録料支払い後にIDSを提出する際も、それを考慮させる為には、継続出願または継続審査要求（RCE）をすることが必要になります。（但し、2013年3月23日までの暫定的な試行プログラムとして、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることを可能にするQuick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)が実施されています。）

不衡平行為(inequitable conduct)

特許成立後に、情報開示義務違反が認められると、権利行使不能(unenforceable)となってしまいます。

以前は、情報開示義務違反の判断基準には、"sliding scale"と称されるアプローチが採用されていました。これは、情報開示義務違反を有無を、以下の２つの要件のバランスで判断するものです：

（１）開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性、及び

（２）情報隠蔽の意図の存在の明確性

即ち、sliding scaleアプローチにおいては、（１）の重要性が高ければ、（２）の明確性が低くても不衡平行為(inequitable conduct)認められ、逆に（１）の重要性が低くても、（２）の明確性が高ければ、不衡平行為(inequitable conduct)認められるということになっていました。

しかし、米国連邦控訴巡回裁判所（CAFC）大法廷の判決（Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）において、（１）の重要性と（２）の明確性が共に十分に高いことが立証された場合にのみ不衡平行為があったものと認定すべきと判示されました。

上記（１）の「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」については、"But For" Materialityと称される基準に基づいて判定されこととなりました。この基準に従うと、出願人が開示しなかったことが不衡平行為(inequitable conduct)と認められるような先行技術は、もしその先行技術を審査の段階で審査官が知っていたならば、特許許可されなかったであろうと言えるようなものということになります。（但し、出願人側に積極的な悪質不正行為(affirmative egregious misconduct)があったと認められる場合には、"But For" Materiality基準による重要性の立証は不要。）

上記（２）の「情報隠蔽の意図の存在」については「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)が要求されます。

以上のようなことから、現在では、不衡平行為(inequitable conduct)の訴えが認められる可能性は相当低くなったと思われます。しかし、上記のTherasense事件のCAFC大法廷からの差し戻し審においては、出願人が、関連のある先行技術の開示内容について、USPTOに対して提出した宣誓書の内容と矛盾した内容の意見書をEPOに提出しながら、このEPOに提出した意見書を、IDSとしてUSPTOに提出しなかったという事実に基づいて、「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」及び「情報隠蔽の意図の存在の明確性」の基準を共に満たすとして、不衡平行為の存在が認められてしまいましたので、やはり油断は禁物です。

2012年9月16日から施行されている上記の補充審査（Supplemental Examination）制度は、不衡平行為回避のために導入されるものですが、上記Therasense事件のように、訴訟になってから相手側（被疑侵害人）に初めて指摘された事実に対する補充審査は認められません。補充審査については以下に具体的に説明します。

補充審査（Supplemental Examination）

補充審査制度においては、IDSとして提出し忘れた情報が有っても、その情報を提出しなかったことが情報開示義務違反に当たるかを特許庁に判定してもらい、もし違反に当たるようならば、当該情報に関する再審査を請求できるようになりました。

現行の査定系再審査（ex parte reexamination）も、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）回避の目的で利用できます。この査定系再審査は、2011年の法改正後も特に変更なく維持されます。しかし、補充審査（Supplemental Examination）の導入により、Inequitable Conduct回避の機会は広がりました。

査定系再審査（ex parte reexamination）と補充審査（Supplemental Examination）の違いは以下のようになります。

（１）審査段階でIDSとして提出されなかった情報の種類

査定系再審査：　特許文献又はその他の印刷刊行物に限定されていた。

補充審査：　特に制限がなく、例えば、非公開の情報や販売の申し出を示す情報なども含む、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）の根拠となり得る全ての情報が審査の対象になる。

（２）当該情報の関連性

査定系再審査：　"substantial new question of patentability"（特許性に関する実質的に新たな問題）が提起されることが要求されている。

補充審査：　特に制限なし。補充審査で提示された情報に関して、特許性に関する実質的な新たな問題があると判断された場合には、査定系再審査（ex parte reexamination）への移行を命じられる。

IDSとして提出されなかった情報について補充審査を受け、「特許性に関する実質的に新たな問題」が無いと判断されたか、その後の査定系再審査の結果、特許性が認められれば、後に特許訴訟に発展しても、当該情報をIDSとして提出しなかったことが情報開示義務違反（Inequitable Conduct）と認められることはありません。

尚、補充審査（Supplemental Examination）制度は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用される予定です。但し、権利行使を検討していて、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）の恐れがある場合には、警告状の送付や訴訟を提起する前に、補充審査を受けておくことが重要です。補充審査、若しくはその後の査定系再審査の結果に基づく免除権を享受するためには、侵害訴訟を起こす前に、この補充審査が完了していなければなりません。また、Declaratory Judgement Action（確認訴訟：通常、特許権者から侵害者として警告状を受けた者が、非侵害である若しくは特許無効であるとの司法判断を引き出すために提起する）が係属中に、補充審査を請求しても、上記の免除権を享受することはできません。

補充審査の手数料

以上のように、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）回避のための新たな手続きとして注目をあつめている補充（補足）審査（Supplemental Examination）制度ですが、2013年1月18日に発表された最終的な施行規則によると、以前よりはかなり値下げされましたが、それでも非常に高額な費用設定となっています。具体的には、補充審査（Supplemental Examination）請求時に米国特許庁に対して支払う必要がある費用は、＄16,500　［＊内訳：　補充審査（Supplemental Examination）請求　$4,440　＋　査定系再審査（ex parte reexamination）請求　$12,100］であり、査定系再審査が不要となった際（"substantial new question of patentability"が無いと判断された場合）には、査定系再審査（ex parte reexamination）費用$12,100が払い戻されるということになっています。

従って、気軽に利用できる手続きとは言えませんが、訴訟における不衡平行為(inequitable conduct)の抗弁には多大な手間と費用を要すること、更には権利行使不能となる可能性を考慮すると、有用な手続きであるということには違いありません。