添付

欧州(3): 調査報告(サーチレポート)に対する応答と自発補正

欧州サーチレポートに対する応答に対する応答義務

2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、欧州サーチレポートに対する応答(正式にはサーチレポートに添付されている調査見解書に対する応答)が義務化されました。 但し、応答の義務があるのは、欧州サーチレポートが否定的な内容である場合(特許性の瑕疵の指摘や補正の必要性の指摘などを含んでいる場合)にのみ応答が必要となります。期限内に応答しない場合には、出願取り下げとなってしまいます。肯定的な内容である場合は、応答の必要はありません。

応答の対象となるレポートや応答の期限は、出願の方式により異なります。日本国内の出願人による欧州出願の場合、応答の対象となるレポートや応答の期限は以下のようになります。

国際調査機関/ 国際予備審査機関 応答すべきサーチレポート*1 応答期限

Case 1:

非PCT経由の欧州出願

--- EESR (ESR+調査見解書 EESRの公開から6ヶ月以内*2

Case 2:

日本語でPCT出願

→ 欧州移行

JPO EESR (SESR+調査見解書)  EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内

Case 3:

英語でPCT出願

→ 欧州移行

(国際調査機関及び国際予備審査機関として、JPO又はEPOのいずれかを選択できる

JPOの場合(Case 3-1)

 

EESR (SESR+調査見解書)  EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内
EPOの場合(Case 3-2) ISR/IPER ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後にEPOより発行される応答要求の通知(規則161(1))から6ヶ月以内

*注:
1) ESR: European Search Report, 欧州調査報告
   SESR: Supplementary European Search Report, 補充欧州調査報告
   EESR: Extended European Search Report, 拡張欧州調査報告 (ESR又はSESR+調査見解書)
   ISR: International Search Report, 国際調査報告
   IPER: International Preliminary Examination Report, 国際予備審査報告

2) 実際には、EESRの発行前に審査請求がされていた場合には、EESR発行後に出される審査請求の確認要求通知に対する回答期限ということになるが、この回答期限は実務上はESSR発行後6ヶ月であるため、結局は、審査請求の有無によらずEERS発行後6ヶ月の期限ということになる。

自発補正

2010年4月1日の規則改正により自発補正が可能な時期が制限されましたが、自発補正の期限は上記のサーチレポートに対する応答期限と同様になります。

上記Case 2とCase 3-1(JPOが国際調査機関及び国際予備審査機関であるPCT出願)の場合には、SESR(補充欧州調査報告)よりも前に発行される規則161(2)の通知から1ヶ月以内にも自発補正を行うことが出来ます。

タグ:

特許  PCT  出願  日本  欧州  補正  必要  EPO  上記  以下  審査  or  サーチレポート  可能  英語  EPC  出願人  移行  欧州特許  要求  対象  an  JPO  期限  EESR  請求  出来  制限  選択  同様  公開  応答  日本語  実際  時期  国際調査機関  月以内  自発補正  EP  Examination  規則  at  見解書  特許性  調査  補充  改正  内容  ISR  拡張  EP  国際調査報告  審査請求  通知  欧州出願  epo  否定  発行  Inter  応答期限  施行  サーチ  IP  国際調査  European  経由  EPO  指摘  確認  見解  国際予備審査機関  国内  Report  JPO  回答  必要性  ESR  実務  施行規則  条約  結局  Case  ex  国際予備審査報告  欧州特許条約  義務  re  国際予備審査  end  SESR  national  応答義務  International  70a  Ex  Search  有無  日本国内  添付  ep  実務上  回答期限  否定的  IPE  正式  調査機関  発行後  肯定的  調査見解書  Supplementary  補充欧州調査報告  IPER  am  規則改正  施行規則改定  レポート  Preliminary  以内  欧州調査報告  欧州移行  改定  自発  応答要求  ESSR  発行前  ended  Extended  161  16  able  調査報告  拡張欧州調査報告  up  報告  期限内  国際  JP  予備審査  予備審査報告  機関  公開又  瑕疵  国際調査機関及  日本国  肯定  Re  ed 

欧州(7): 異議申立手続き

欧州特許出願が許可になった後、第三者は特許異議申立(Opposition)をすることが可能です。

この異議申立手続きの結論は、”特許取消し”か”特許維持”か(revocation or maintenance of the European patent)ということになります。統計的には、異議申立を受けた件の約1/3が特許取り消しになっております。

この異議申立手続きで特許取消しとなった場合、当然、EPC経由での加盟国への登録は出来ません。

また、欧州特許庁(EPO)での異議申立手続きにおいて特許維持との結論を得ても、登録先の国で特許無効訴訟を提起されることがあり得ます。そのような場合は、各国の国内法に従い、特許の有効・無効が争われ、EPOの異議決定とは矛盾する結論となることもあり得ます。

日本にもかつては異議申立制度が存在しましたが、2003年に廃止されてしまいました。

現在、日本や米国にも第三者が特許の無効を訴える制度はあります。[*日本では特許無効審判、米国では当事者系(Inter partes)再審査制度がある。米国では、2013年より、欧州の異議申立制度に近い付与後異議申立制度を導入する予定。] 日本や米国においては、少なくとも特許の存続期間中であればいつでも特許無効を訴えることができますが、欧州特許に対する異議申立てには「欧州特許を付与する旨の公告後9月以内」という期限が設定されております。この期限が過ぎてしまうと、欧州特許が登録された各指定国において個別に無効訴訟などを起こさなければならなくなるので、多くの企業はライバル会社の欧州特許出願で特許成立すると障害となる恐れがあるものについては、経緯を監視して、欧州特許庁に許可されたら異議を申立てるということをしております。

特許異議申立期間

欧州特許掲載公報発行の日から9ヶ月の異議申立期間内に異議申立書(申請書のみならず異議理由も含む)を提出し、異議申立手数料[745ユーロ(10万円弱)]を納付します。

特許異議申立申請の有資格者

特許権者以外の誰でも異議申立をすることができ、対象の特許との利害関係などを明らかにする必要はありません。異議申立人が、企業名等を伏せるために、ダミー(Straw man)名義での異議申立することも可能です。

特許異議申立理由

以下の理由に基づいて、異議申立することができます。

- 特許性(新規性、進歩性、主題適格性、産業上の利用可能性)の欠如。

- 実施可能要件違反(当業者が実施可能な程度に発明が記載されていない)。

- 特許が、出願当初の明細書に開示されていなかった主題を含む(新規事項の導入)。

不明瞭性や単一性の欠如は異議理由としては採用されません。

異議部(Opposition Division)の構成

通常、EPO異議部は、3人の審査官で構成される合議体であり、この内2人は、審査に関与していなかったことが要求されます。そして、この審査に関与しなかった2人の審査官の内の一方が議長(Chairman)を務めます。

異議手続きの流れ

多くの場合、当事者により口頭審理が請求されますので、口頭審理が請求された場合の典型的な手続きの流れを示します。

1. 異議申立書を特許権者に通知

2. 異議申立ての方式審査(修正可能な方式上の不備が有る場合には、異議申立人は修正を促され、修正不能な方式上の不備が有る場合には、異議申立ては却下される)

3. 異議申立に対する特許権者の答弁書の提出期限(通常、4ヶ月)を知らせる通知

4. 特許権者の答弁書提出(提出しなくても、そのことにより直ちに特許取消しにはならない)

5. その後、通常、何度か異議申立人と特許権者による提出物の応酬があり、異議部が適切と判断した時期に口頭審理の召喚状を当事者に送付(多くの場合、異議部の予備見解が添付される。また、口頭審理前の書面提出の期限(通常、口頭審理の2ヶ月前)が設定される)

6. 特許権者及び/又は異議申立人による、口頭審理前の準備書面提出

7. 口頭審理が行われ、その場で異議決定の言い渡し

8. 口頭審理の1~2ヶ月後に書面での異議決定送付

Main Request(主請求)とAuxiliary Request(副請求)

特許権者は、複数セットのクレームを提出し、それをEPOに検討させることができます。

より具体的には、第一希望のクレームセットを"Main Request"(主請求)として提出し、第二希望以降のクレームセットを"Auxiliary Request"(副請求)として提出することができます。

Main Requestとしては、1セットのクレームしか提出することができませんが、Auxiliary Requestは複数提出することができます。Auxiliary Requestを複数提出する場合には、Auxiliary Request 1, Auxiliary Request 2.....の様に番号付けし、EPOは番号の若い方から優先的に検討します。

上記した通り、補正による新規事項も異議理由になりますので、補正が新規事項を導入するものであると判断されると、それが理由で特許取消しになってしまいますので、補正には注意が必要です。

また、異議理由に無関係な補正を行うと、例えそれが従属クレームに関するものであっても、補正全体が却下される可能性があります(Rule 80 EPC)。

口頭審理(Oral Proceedings)

口頭審理の請求

異議申立手続きでは、通常、当事者の一方又は両方が口頭審理(Oral Proceedings)を要求します。

口頭審理の召喚状(Summons)と異議部の予備見解

通常、異議申立から1.5年~3年位に口頭審理への召喚状を受けます。そして、この召喚状には、異議部の予備的見解が添付されていることが有ります。

通常、口頭審理の前に期限を切って(通常は口頭審理の2ヶ月前)、新たな書面(証拠、議論、補正クレーム(主請求、副請求)など)の提出を認めています。

その日以後の提出物に関しては、所謂”late-file”とみなされ、EPOはこれを考慮する義務を有しませんが、証拠の関連性などによっては考慮される場合が有ります。

口頭審理の実施

所用時間: EPOにおいて、通常は終日行われますが、簡単な案件は、半日で終わることもあります。また、逆に異議申立人が複数の場合など、数日にわたって行われることもあります。

出席者: 口頭審理には、前もってEPOに知らせておけば、基本的には誰でも出席することは出来ますが、発言を許される人は制限されます。例えば、出願人企業の知的財産部の方なども出席できますが、確実に発言権を確保するためには事前に技術の専門家(Technical Expert)であることをEPOに通知しておくことが望ましいです。

言語: 口頭審理は原則的に特許明細書が作成された言語で行われますますが、要請があればそれ以外の公用語への同時通訳が許されます。

補正: 口頭審理中に、補正の機会が与えられることがあります。多くの場合、口頭審理中に休憩時間が設けられ、この休憩時間中に、代理人が特許権者と相談しながら補正クレームを作成するということがよく行われます。

異議決定: 異議決定は、殆どの場合、口頭審理の最後に言い渡され、書面での決定書は通常1~2ヶ月後に送達されます。

審判(Appeal)

異議部の決定に不服の当事者は、審判請求書を決定通知の日から2ヶ月以内、審判理由補充書を書面による決定書通知の日から4ヶ月以内に提出できます。これらの期間は延長不可です。

 

尚、井上&アソシエイツは、欧州の異議申立て手続きに関しては、受ける方も攻撃する方も経験豊富です。これまでに数多くの異議申立て事件に携わり、理由書、答弁書、弁駁書などを作成して参りました。通常、欧州代理人は、弊所で作成した原稿をほぼそのまま採用して提出します。そして、守る方、攻撃する方のいずれも好成績を収めております。お客様から具体的な指示を頂かずに、基本的な方針決定から具体的な証拠準備も含めて弊所で全て行ってしまうというようなことも屡々です。欧州での異議申立て手続の対応に苦慮されているというようなことがございましたら、是非、経験と実績が豊富な井上&アソシエイツにご相談下さい。

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日本

Q. 特許出願したが、特許許可を得られる見込みが無いと判断した。何らかの形で権利化したいのだが、今から実用新案出願に変更することは可能か?

A. 実用新案法第十条の規定により、特許出願を実用新案登録出願に変更することが可能です。ただし、拒絶査定の送達日(「特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日」)から3ヶ月経過後又はその特許出願日から9年6ヶ月経過後は、実用新案出願への変更は出来ません。

尚、参考までに、実用新案出願は、特許出願のような審査が行われることなく、自動的に登録になります。但し、実用新案は、権利期間や権利行使の方法が特許の場合と異なります。

特許の存続期間は、出願から20年ですが、実用新案の存続期間は、日本では10年です。

また、上記致しましたように、基本的に無審査で登録となりますが、権利行使する(他者を権利侵害で訴える)ためには、特許庁より技術評価書を入手する必要があります。この技術評価書においては、特許出願の審査と同様に、新規性・進歩性が判断されますが、新規性は特許庁に認められており、進歩性の判断基準は特許の場合と比較して低いものとなります(要するに、特許の場合と比較して、高い評価が得られやすい)。

Q. 日本出願に基づく優先権を主張して国際出願する際に、自動的に全加盟国を指定したことになるが、日本での権利化を目指す場合、優先権主張した日本出願とPCTの日本移行出願の両方を共存させることが出来るのか?

A. 優先権主張した日本出願に関しては、PCT出願時に日本を指定国から除外するか、若しくは優先日から15ヶ月以内に所定の手続きを取らないと、みなし取り下げとなってしまいます。具体的には、以下のいずれかの方法により、優先権主張した日本出願のみなし取下げを回避することが出来ます。

(1) 国際出願の願書において日本国の指定を除外する。

(2) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、PCT 規則90 の2.2 に従い、「指定国の指定取下書」を提出して、日本の指定を取り下げる。

(3) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、「上申書」(日本における出願人全員の授権がある委任状を添付)を提出して、国際段階で国内優先権主張を取り下げる。

Q. 通常、審査請求から最初の審査通知が発行されるまでの期間はどれ位か?また、早期審査を請求するとどれ位この期間が短縮されるのか?

A. 審査請求から最初の審査通知が発行されるまでの期間については、2010年における平均は、28~29ヶ月でした。早期審査を行うと、平均1.7ヶ月に短縮されます。

但し、早期審査が認められるためには、以下(1)~(5)のいずれかに該当する出願であることが必要です。

(1) 実施関連出願[出願人自身又は出願人から実施許諾を受けた者が、発明を実施している特許出願(「早期審査に関する事情説明書」の提出日から2年以内に実施予定の場合と特許法施行令第三条に定める処分(農薬取締法における登録、薬事法における承認)を受けるために必要な手続(委託圃場試験依頼書、治験計画届書の提出等)を行っている場合を含む。)]

(2) 外国関連出願[出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(国際出願を含む)であるもの]

(3) 中小企業、個人、大学、公的研究機関などの出願

(4) グリーン関連出願

(5) 震災復興支援関連出願

出願後速やかに審査請求と早期審査の申請を行い、その結果に基づいて、外国出願(PCT出願を含む)をするか否かの決定の判断材料にすることも出来ます。 また、国際出願(PCT出願)の基礎とした日本出願又はPCT出願からの日本移行出願に関して、早期審査制度を利用して速やかに特許査定を得、その情報に基づいてPCT出願に基づく米国出願や韓国出願について特許審査ハイウェイプログラム(PPH)の適用申請をし、早期権利化を図る出願人も増えています。

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宣誓供述書の書き方について(1):米国(Part 1)

今回は、米国出願における37 C.F.R. § 1.132に基づくDeclaration又はAffidavit(以下、纏めて「宣誓供述書」と証す)の書式についてご説明します。(宣誓供述書で証明が可能な事項については、こちらで説明しております。)

1.形式的な要件

 宣誓供述書に記載する事項は、以下の通りです。

① 「IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE」と冒頭に記載する。
② 出願を特定する情報(出願人、出願日、出願番号、審査官の氏名など)。
③ 「DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132」という表題。
④ 宣誓者(declarant)の情報、具体的には、氏名、住所、最終学歴、職歴(職歴は、宣誓者として相応しいことを示すことができる限り、「~の研究や開発」という程度で構わない)。こちらでも説明しました通り、宣誓者としては、客観性の観点からは発明者以外が好ましいとされていますが、発明者でも支障はありません。
⑤ 宣誓者と本出願との関係。宣誓者が本出願の現状を理解していること。
⑥ 具体的な供述内容。
⑦ 供述内容に虚偽が無いことの宣誓。
⑧ 署名と日付。

2.供述内容

宣誓供述書を提出する状況として最も多いのは、自明性の拒絶を受けて、それに対して予想外の結果(unexpected results)を証明する場合であると思います。その場合の注意事項を以下に挙げます。

当然のことながら、回答の方針を念頭に入れて作成する必要があります。できれば、宣誓供述書を考慮させたただけで、自明性の拒絶理由が撤回されるような内容にすることが望ましいです。

これに関連して、実験報告書の原案を発明者の方が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術の専門家ではありますが特許の専門家ではないために、必ずしも的確とは言えない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。従って、少なくとも発明と拒絶理由の内容を完全に理解した国内代理人に宣誓供述書の和文ドラフトを作成させて、それを翻訳させることが望ましいと考えます。(弊所では、必ず発明と拒絶の内容を理解した担当者本人が、英語で宣誓供述書を作成します。)

供述内容の決定手順の例を以下に挙げます。

① 現時点(補正後)のクレームの範囲を把握する。

② 先行技術との違いを特定する。

③ 上記の違いによって効果に差が生じるということが明確になるようなデータを取得する(実施例と比較例の結果の相違がこの特徴の違いに起因することが明確になるような条件設定とし、ここで行う比較実験が先行技術の再現実験として認められるような条件を採用しているかなどの点に留意する)。

④ 発明の特徴と効果の因果関係が明確になるようにデータの提示手段を工夫する。

⑤ データの量が不充分とみなされる可能性がある場合、既存のデータに基づいて、その結果がデータ不足分にも適用が可能であることを、合理的に説明する。場合によっては、公知文献に参照する。

⑥ 結論部(Conclusion)において、提示したデータが非自明の根拠として十分であることを簡潔に整理して説明する。

3.具体例

具体的な宣誓供述書の例を下記に示します。(米国出願の中間処理において弊所が実際に提出したものに基づいていますが、固有名詞・用語・数値などは適宜変更してあります。)

[例1]この例は、新たな実験を行うのではなく、明細書の実施例のデータに基づく考察を行って、結論を述べているものです。

供述内容が長くなる場合や、実験証明書を別途添付したい場合には、下記の例のように詳細をExhibit No.(書証番号、日本での甲号証や乙号証に相当)を付した別紙に記載します。

この例では別紙のExhibit 1において実施例のデータに基づく考察を詳しく行い、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べています。もちろん、新たな実験に基づく宣誓供述書の場合は、別紙のExhibitにおいてその新たな実験の詳細と結果を述べて、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べます。

宣誓供述書で結論を含む概要を述べ、詳細は別紙のExhibitとすることのメリットとしては、特に供述内容が長かったり複雑である場合に、審査官に先ず宣誓供述書で供述内容の概要を把握させ、その後、別紙のExhibitに記載された詳細により供述内容の合理性を判断させることにより、供述内容を容易且つ確実に理解してもらえるということが挙げられます。

尚、宣誓者(署名する人)の人称ですが、以前は弊所の実務として"he"や"she"などの三人称を使用しておりましたが、米国の代理人より一人称の"I"を使用するようにとのアドバイスを受けて、現在はこれに従っています。

(明細書の実施例のデータに基づく宣誓供述書の書式の1例)

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: Ichiro SUZUKI et al.
Serial No.: XX/XXX,XXX
Filed: June 10 20XX
For: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESIN
Art Unit: 4133
Examiner: Thomas More


DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132

I, the undersigned, Ichiro SUZUKI, a Japanese citizen, residing at xxxxx, Akasaka 1-Chome, Minatoku, Tokyo 107-0052 Japan, hereby declare and state that:
I took a master course at the Department of Applied Chemistry, School of Engineering, ABCDE University, and I was graduated therefrom in March 1990.[*博士号取得者の場合: I was graduated in 1985 from the Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, ABCDE University, and took a doctor course in the Graduate School of Engineering, ABCDE University, majoring in applied chemistry, from which I was granted the degree of doctor in 1990.]
I entered FGHIJ Polymer Chemical Co., Ltd. in April 1990.
I have been engaged in the research and development of high performance polyester resins from April 1990 to date.
I am one of the applicants of the above-identified application and I am well familiar with the present case. I have read and understood the Office Action dated October 10, 2007 and the references cited therein.
I carried out Examples 1 to 25 and Comparative Examples 1 to 20 of the present application, and the results are as described on pages 160 to 220 of the specification of the present application.
I have made observations, with reference to Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1, 4 and 9 of the present application, to show that both of the side reaction index (C) requirement (i.e., less than 0.055) of step (1) and the "molten state" requirement of step (2) of the method of claim 4 of the present application must be satisfied for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application. (Hereinafter, the former requirement is simply referrred to as "side reaction index (C) requirement", and the latter requirement is simply referred to as "molten state requirement".)  The method and results are as described in a paper attached hereto and marked "Exhibit 1".

From the results of Exhibit 1, it can be fairly concluded:
that, as shown in Table A in Exhibit 1, the process employed in each of Examples 1 and 2 satisfies all requirements of claim 4 of the present application, whereas:

each of Comparative Examples 1 and 4 employs a crude PET resin having a C value of 0.082 and, hence, do not satisfy the side reaction index (C) requirement, and 

Comparative Example 9 employs a solid-phase polymerization process and, hence, does not satisfy the molten state requirement

that the results of Examples 1 and 2 (i.e. the properties of the PET resins obtained) are excellent; specifically, the obtained PET resins possess all of the target properties recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);

that the results of Comparative Examples 1 and 4 are poor in that the PET resins obtained in Comparative Examples 1 and 4, respectively, exhibit cyclic polymer contents (% by weight) of 3.45 and 3.34, which exceed the upper limit (not greater than 3 % by weight) recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);

that the results of Comparative Example 9 are poor in that the obtained PET resin not only exhibits a molecular weight distribution (Mw/Mn) of 3, which exceeds the upper limit (from 2 to 2.7) recited in claim 1 of the present application, but also exhibits disadvantageously high crystallinity of 55 (which causes high brittleness)  (Table B in Exhibit 1);

that, thus, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 4, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained when the crude PET resin used does not satisfy the side reaction index (C) requirement; in other words, the side reaction index (C) requirement is critical for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application;

that, further, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Example 9, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained by a solid-phase polymerization process that is a representative conventional process; in other words, the molten state requirement is also critical for producing the excellent polyethylene terephthalate resin of the present invention;

that Comparative Example 9 also shows that, even in the case where the requirements of step (1) of the method of claim 4 (including the side reaction index (C) requirement) are satisfied, the excellent PET resin of the present invention cannot be obtained when the molten state requirement is not satisfied;

that thus, it is apparent that the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application can be obtained only when the process employed satisfies both of the side reaction index (C) requirement and the molten state requirement.

The undersigned petitioner declares that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Date:

(宣誓者の署名) Ichiro SUZUKI

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特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  補正  記載  提出  必要  明細書  上記  以下  application  翻訳  審査  効果  拒絶  or  be  patent  先行技術  判断  可能  弊所  英語  宣誓供述書  出願人  比較  審査官  適用  データ  作成  Japan  実施例  an  範囲  説明  可能性  要件  メリット  Japanese  検討  not  with  変更  情報  考慮  理由  具体的  特徴  claim  明確  実際  拒絶理由  使用  Action  米国出願  Office  特定  発明者  公知  action  EP  文献  date  at  技術  容易  one  art  採用  出願日  invention  注意  実験  present  実施  十分  after  any  以前  内容  理解  has  grant  search  結果  観点  概要  現在  状況  above  詳細  根拠  形式  関連  実質的  only  been  www  case  決定  参照  代理人  書式  such  use  other  自明性  pace  may  条件  取得  証明  phase  will  以外  ケース  自明  手段  we  method  under  当然  specification  合理的  than  between  made  事項  results  提示  充分  all  but  right  相違  相当  中間処理  having  処理  Act  must  国内  also  through  information  process  resin  was  there  用語  専門家  Art  requirement  程度  applicant  回答  実務  step  具体例  比較例  both  so  excellent  ex  high  University  Engineering  時点  下記  even  re  parent  granted  each  residing  確実  今回  Declaration  供述内容  署名  中間  Applicant  April  完全  予想外  担当  identified  obtained  Exhibit  Examples  form  Applicants  関係  現時点  注意事項  statements  公知文献  further  撤回  SUZUKI  out  XX  shown  including  state  producing  Tokyo  数値  properties  United  reaction  Ex  Examiner  有名  日付  Comparative  Ichiro  used  宣誓  do  PATENT  referred  does  were  States  宣誓者  Affidavit  simply  index  念頭  添付  手順  requirements  respect  XXX  補正後  where  inoue  実験証明書  ep  複雑  実務上  考察  予想  School  clear  carried  obtain  side  Chemical  knowledge  Department  recited  well  本人  本出願  比較実験  true  reference  like  PET  結論  起因  番号  applied  供述書  cited  和文  terephthalate  limit  polyethylene  Graduate  declare  簡潔  molten  course  therein  these  willful  開発  satisfied  petition  references  her  別紙  per  applicants  Date  Table  現状  am  客観性  sea  its  把握  Title  poor  バイ  resins  支障  ku  非自明  his  herein  出願番号  result  March  工夫  statement  OFFICE  最終  Example  形式的  アドバイス  EC  citizen  convention  住所  described  代理  dated  thus  thereon  understood  valid  undersigned  冒頭  再現  固有名詞  weight  xxx  words  宣誓供述  issuing  degree  的確  require  ratio  既存  act  chemistry  petitioner  part  less  specific  hence  DECLARATION  留意  she  false  exhibits  hereby  how  satisfy  Faculty  believed  apparent  職歴  attached  familiar  development  現実  conventional  不充分  doctor  発明者以外  ABCDE  20XX  UNDER  要約  TRADEMARK  advantage  虚偽  ドラフト  able  October  適宜変更  late  representative  担当者  unexpected  show  氏名  up  isa  報告  own  possesses  方針  polymer  perform  実験証明  実験報告書  xxxx  now  took  graduated  therefrom  hereto  solid  研究  真摯  不足  乙号証  原案  先行  再現実験  別途  明細  設定  Section  Serial  State  major  man  advantageous  master  Unit  read  punishable  Hereinafter  red  polymerization  Polymer  More  Minatoku  Minato  fr  declares  former  content  contents  critical  crude  great  greater  employed  exhibit  employs  entered  ed  fine  invent  jeopardize  belief  believe  imprisonment  comparison  inform  causes  validity  satisfies  uses  Akasaka  upper  respectively  try  FGHIJ  xx  xxxxx  Chemistry  Code  Chome  Applied  shows  signed  DE  whereas  Filed 

PCT(2): 加盟国と指定方法

加盟国

日本、米国、EP、EU諸国、中国、韓国などを含む144カ国(2012年4月現在)が、PCTに加盟しています。マレーシアやタイなども近年PCTに加盟しており、主要な国でPCTに加盟していないのは、台湾くらいであると言っても過言ではありません。(北朝鮮もPCTに加盟していますが、外交上の問題により日本からは特許出願できません。)

また、上記の加盟国には、EP以外の広域特許機関(二以上の国において効力を有する特許(広域特許)を付与する権限を有する機関)も含まれています。EP以外のPCT加盟広域特許機関は、アフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)、ユーラシア特許機構及びアフリカ知的所有権機関(OAPI)などです。尚、中東・アラビア湾岸地域における広域特許機関である湾岸協力会議(GCC)は、2012年4月現在、PCTに加盟しておりません。しかし、GCCにおいては、日本における「準公知」や「拡大された先願の地位(拡大先願)」(特許法29条の2)に相当する規定が無く、出願時に公知でなければ新規性を喪失しません。従って、PCT出願が公開される前であれば、当該PCT出願に対する新規性を喪失せずに、GCC出願することが可能です。

PCT加盟国は、こちらで確認できます。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm

出願国指定

PCT出願時には、全加盟国が自動的に指定されます。しかし、勿論、30ヶ月(乃至31ヶ月)以内に、所定の移行手続きをとらなかった国については、その国で特許を取得することはできません。

尚、PCT加盟国は増え続けていますが、移行出来るのは、あくまでPCT出願時にPCTに加盟していた国だけです。PCT出願時には非加盟で、その後PCTに加盟したような国には移行することはできません。

PCT出願した際の日本での特許取得

日本出願に基づく優先権を主張してPCT出願した場合には、日本での特許取得については、当該日本出願を権利化する、若しくはPCT出願を日本に移行し、こちらを権利化することもできます。

但し、PCT出願時に日本を指定国から除外するか、若しくは優先日から15ヶ月以内に所定の手続きを取らないと、当該日本出願は、みなし取り下げとなってしまいます。日本については、PCT出願を日本国内に移行して権利化を目指す場合には、みなし取下げで問題有りません。一方、優先権主張の基礎とした日本出願の方の権利化を望むのであれば、以下のいずれかの方法により、優先権主張した日本出願のみなし取下げを回避する必要があります。

(1) 国際出願の願書において日本国の指定を除外する。

(2) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、PCT 規則90 の2.2 に従い、「指定国の指定取下書」を提出して、日本の指定を取り下げる。

(3) 優先日から15 ヵ月を経過する以前に、「上申書」(日本における出願人全員の授権がある委任状を添付)を提出して、国際段階で国内優先権主張を取り下げる。

PCT国際出願に対する情報提供と、日本における刊行物等提出書による情報提供

PCT国際出願に対する第三者による情報提供制度が、2012年7月から開始されました。この制度によって、国際段階にあるPCT出願の新規性および進歩性に係わる先行技術について、WIPO国際事務局に情報提供を行うことが可能になりました。しかしながら、情報提供可能な期間や提供可能な情報の種類などにかなり制限があるため、情報提供を行う際には注意が必要です。次の表に、PCT国際出願に対する情報提供の特徴を、日本出願に対する情報提供制度である刊行物等提出書の特徴と共にまとめました。

 


 

PCT国際出願に対する情報提供 刊行物等提出書による、
日本出願に対する情報提供
提供先 WIPO国際事務局
(ePCTの電子システムのみ)
日本国特許庁
(書面またはオンライン)
情報提供
の言語
アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語(文献の言語は限定なし)

<WIPOは訳文を作製しないため、情報を最も考慮して欲しい機関や特許庁の言語を使用することが望ましい>
日本語

<刊行物などの言語に限定はないが、日本語以外は和訳の添付が望ましい>
提出期間
と回数
国際公開以降、優先日から28ヶ月までに1回のみ 出願後から特許付与後のいつでも、何回でも可能
提供可能な
情報
・新規性欠如、進歩性欠如に関する情報のみ

・先行技術に関する文献(国際出願日以前に発行されたもの、または優先日が国際出願日以前の特許文献)に限定

・提出可能な文献の数は最大10件、各文献に対する情報は最大500文字
・新規性欠如、進歩性欠如の他に、新規事項の追加、産業上利用可能性の欠如、拡大先願、記載要件違反、先行技術文献情報開示要件違反などに関する情報

・「書面」であれば、文献に限らず、実験報告書などの証明書類も提出可

・提出する書面の数、刊行物等提出書の文字数に制限なし
匿名に
よる提供
可能 可能
出願人に よる
反論
優先日から30ヶ月までにWIPO国際事務局にコメントを提出可能 日本国特許庁に上申書を提出可能。提出期限なし。
情報提供/ 出願人コメントの公開 WIPOホームページのPATENTSCOPEより閲覧可能、但し、文献の公開なし 包袋閲覧の申請によって閲覧可能 (IPDLでは書類の提出日のみ確認可能)
メリット ・国際調査報告や国際予備審査報告で考慮される

・WIPO国際事務局に情報提供を行うだけで、全指定国に情報が送付される
・新規性、進歩性以外の問題についても指摘することが可能

・文献以外に実験証明書なども提出可能

・情報提供可能な期間や回数に制限なし
デメリット ・提供可能な情報に制限あり

・情報提供可能な期間と回数に制限あり
・日本国特許庁にしか情報提供することができない(他の出願国には、個別に情報提供を行う必要がある)

・情報提供に対する出願人のコメントを考慮した追加の情報提供も可能

 

PCT国際出願に対する情報提供のメリット: 

上記の表から明らかなように、PCT国際出願に対する情報提供は、提出可能な情報が新規性と進歩性に関する情報に限られ、また、文献の数は最大10件、各文献に対する情報は最大500文字という制限があります。しかしながらこの制度には、以下のメリットがあります。

(1)国際調査報告や国際予備審査報告に影響を与えることができる

国際調査報告や国際予備審査報告が作製される前に情報提供を行えば、提供した情報は、上記報告の作製時に考慮されます。国際調査報告と国際予備審査報告は多くの国の特許庁が審査の際に参考にするため、国際出願の特許性に否定的な国際調査報告や国際予備審査報告は、各指定国における権利化の防止または権利範囲の制限に有効に働くと考えられます。 

(2)WIPO国際事務局から全指定国に提供した情報が送付される

WIPO国際事務局に情報提供を行えば、優先日から30ヶ月の移行期限経過後には、全指定国に提供した情報が送付されます。従って、複数の出願国に個別に情報提供を行う場合よりも、労力やコストの面で有利です。(但し、WIPOは提供された情報をそのまま、訳文を作製せずに、指定国に送付します。従って、指定国(または情報提供に使用する言語)によっては、情報がどの程度考慮されるのかは不明です。)

各国で個別に情報提供を行うことのメリット: 

国によって特許の審査基準は異なるため、各指定国の特許庁に個別に情報提供を行うことによって、その国の審査基準に沿った情報提供が可能になります。また、情報提供制度も国によって異なりますが、一般的に審査官には提供された情報を検討することが義務付けられていることから、提供した情報が審査に使用される確率も高まると考えます。

例えば、日本における刊行物等提出書による情報提供は、PCT国際出願に対する情報提供と比べて、提供可能な情報の種類や量が遥かに多く、他社出願に特許性がないことをより詳細に説明することが可能です。

更に日本における刊行物等提出書は、出願後であればいつでも提出できます。従って、公開前であっても何らかの方法で出願に関する情報(出願番号と発明の内容など)を知り得た場合、その出願の公開前に刊行物等提出書による情報提供が可能です。そのように公開前に刊行物等提出書することができれば、例え国際出願が出願直後に日本への移行手続を進め、更に早期審査の請求をしていても、審査に間に合うように情報提供を行うことが可能です。(上記のように日本で早期審査を請求した場合、国際出願の優先日から30ヶ月が経過する前に特許査定となることがあります。この場合、PCT国際出願に対して提供した情報は特許査定後に日本国特許庁に送られてくるため、審査の際に考慮されることはありません。)

また、特許後に 刊行物等提出書による情報提供をする場合には、特許権者に無効理由が存在する可能性や無効審判を請求される可能性を認識させることによる、特許権行使に対する牽制効果が見込まれます。

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