注意点

進歩性の拒絶への対応(Part 2)

想定外の理由に基づいて進歩性を否定された場合:

前回の「想定内の拒絶を受けた場合」では、出願明細書中の記載に基づく議論のみで対応可能な場合についてお話いたしましたが、今回は新たな検討を要する内容の拒絶を受けた場合について説明いたします。 そのような場合の典型的な対応は以下の通りです。

(A)審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認・誤解を明らかにする。
(B)先行技術を組み合わせることの困難性[例えば、阻害要因(teach away)の存在]を明らかにする。
(C)予想外の優れた効果を明らかにする。
(D)後知恵(hind-sight)や商業的成功(Commercial Success)を主張する。
(E)先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

具体的な対応の例を以下に挙げます。

(A)審査官の誤認・誤解

審査官が、審査対象出願の発明や先行技術の開示内容を誤解して、拒絶理由通知を出してくることは少なくありません。(特に米国の場合に多いという印象があります。)

その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、以下のような手段が考えられます。

補正

審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。

仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。但し、補正によるエストッペル(禁反言)が生じないか慎重に検討する必要があります。例えば、特許性を明らかにするために必要な補正(例えば、先行技術に対する新規性・進歩性を明らかにするために行われた補正)であったと判断された場合、その補正によってクレームの範囲外となった部分については、出願人により放棄されたものとみなされ、均等論に基づく権利主張が出来なくなる場合があります。

審査官との面談

どうしても、審査官がどのような理解に基づいて拒絶しているのか分からない場合が有ります。そのような場合には、可能であれば、審査官との電話インタビューなどにより審査官の意図を確認してから具体的な対応を検討することが望ましいです。特に米国出願の場合、審査官との電話インタビューを行って審査官の真意を確認するということをよく行います。

(B)組み合わせの困難性:「阻害要因」ないし「阻害事由」

審査官に引かれた複数の先行技術を組み合わせることの困難性を示すための手段は幾つかありますが、その代表的例として、組み合わせに対する「阻害要因」(「阻害事由」)の存在を指摘することが挙げられます。この「阻害要因」とは、英語では"teach-away"や"negative teaching"などと称され、先行技術文献中に見出される教示であって、当業者が先行技術文献を改変(modify)して審査対象の発明に到達することを妨げる(prevent又はdiscourage)ような教示のことを意味します。

例えば、審査の対象となっている発明Xが、主成分(a)と補助成分(b)とからなる医薬品に関するものであり、この発明Xが、成分(a)を開示する先行技術文献Yと成分(b)を開示する先行技術文献Zとの組み合わせにより容易と認定された場合を想定します。この場合に、例えば、文献Yと文献Zのいずれかに成分(a)と成分(b)を組み合わせると毒性を発揮するというようなことを示唆する記載があれば、「阻害要因」があったと認められ、進歩性(非自明性)が認められることになります。

(C)予想外の優れた効果

効果の立証:

上記したような発明Xの場合に、阻害要因はないとしても、成分(a)と成分(b)とを組み合わせることによって特段のメリットが得られることが教示も示唆もされていなかった場合、成分Aと成分Bとの組み合わせによって、非常に優れた効果が得られるということを明細書の実施例・比較例に参照して説明する、若しくは追加実験によって証明することによって進歩性(非自明性)を立証することが出来ます。

米国における宣誓供述書:

米国であれば、上記のような追加実験を37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓書(affidavit)又は宣言書(declaration)(以下、纏めて「宣誓供述書」)として提出します。また、上記したように出願明細書に記載されている実施例のデータに基づいて非自明性を主張するような場合においても、実施例のデータに基づく考察(observation)を宣誓供述書の形として提出することが有効です。即ち、明細書に既に記載されている事項であっても、署名者が内容の信憑性に関して宣誓した宣誓供述書の形式で提出すれば、単に意見書中で実施例に参照して議論する場合と異なり、学術論文などの公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として扱われます。

宣誓者は、発明者本人であってもそれ以外の第三者であってもよく、発明者本人による宣誓供述書であっても審査官はこれを軽んじてはならない旨がMPEP(MPEP§716.01(c)III)に規定されていますが、通常、やはり第三者によるものの方が説得力が高いと見なされます。

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書で証明が可能な事項について、MPEP §716.01(a)は、以下のような事項を例示しております:

(1)発明を構成するパラメーターなどの臨界性(criticality)

(2)発明による予想外の効果(unexpected results)

(3)商業的成功(commercial success)

(4)長きに亘り未解決であった課題(long-felt but unsolved needs)

(5)他者による失敗(failure of others)

(6)専門家により提示された疑念(skepticism of experts)(「こんな発明がうまくいくはずない」というようなことを示唆する専門家の見解)

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい:
MPEP §716.01(a)MPEP§716.01(c)

また、宣誓供述書については、こちら にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。

実験報告書についての注意点:

(i)実施例の後出し:

上記の効果が出願当時の明細書に全く教示も示唆もされていない効果について、出願後に追加実験において初めてその効果を主張するようことは、日本を含む多くの国(米国を除く)では認められません。そのような主張を認めてしまうと、実際には出願当時には有用性が確認されていないかった発明について、特許を認めてしまうことになるからです。

尚、平成21年(行ケ)第10238号審決取消請求事件の知財高裁判決(日焼け止め剤組成物事件)が、実施例の後出しが認められた判決として良く話題に上りますが、出願当時の明細書に何ら教示も示唆もされていない効果について、出願後に実験証明しても認められると判示している訳ではありません。この件では、出願後に出願人が実験証明した効果について、出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取ることは出来るという判断で認められたものです。

この件は、効果が出願当時の明細書から読み取れるかグレーなところはありますが、明細書に全く示唆もされていない効果について実施例の後出しを許可するということを判示しているわけで無いということに注意が必要です。

一方、米国の場合には、明細書に教示も示唆もされていない効果について実験データの後出しが認められています(In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145)。これは、審査官からどのような拒絶理由を受けるか予見することは出来ないのであるから、出願明細書に記載がない効果についても、拒絶に対して、そのような効果について主張することは許されるべきという考え方に基づくようです。

そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いです。

(ii)実験内容の適性:

特に外国出願に対する拒絶の対応において、実験報告書の原案を発明者が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術のプロではありますが特許のプロではないために的を得ない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。

その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。

宣誓供述書の内容については、案件を良く理解した代理人と綿密に相談して上で決定することをお勧め致します。

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パラメータ発明、パラメータ特許について(Part 2 国毎の記載要件など)

[II] 「パラメータ発明」について主要国での取り扱いの相違

(II-1)パラメータ発明を許容しているか否か:

日本、米国、欧州、中国、韓国などを含む主要な国で、所謂「特殊パラメータ」で発明を規定することが禁止されている国は有りません。

欧州や中国では、審査基準に、発明をパラメータで特徴付けることは、発明を他の方法で十分に規定することが出来ない場合に限り許されるべきという趣旨の規定が有ります(EPO審査便覧、F部、第IV章、4.11)(中国専利審査指南、第二部分、第二章、3.2.2項)。しかし、通常、特殊パラメータの場合、これを使用せずに他の方法で十分に規定することが出来たということを明確にすることは難しいため、上記の規定が問題になることは少ないと思います。

(II-2)「パラメータ発明」の記載要件(実施可能要件、サポート要件、明確性要件):

発明の分野に関わらず、実施可能要件、サポート要件及び明確性などの記載要件については、各国ほぼ同様の基本的要求が有ります。

- 実施可能要件を満足するためには、クレームされたものを、公知物質から出発して過度の試行錯誤なしに製造する方法を明確に記載することが要求されます。

- サポート要件を満足するためには、クレームに記載した発明は、明細書によってサポートされ、裏付けられていることが要求されます。

- 明確性要件を満たすためには、特許請求の範囲の記載は明確でなくてはなりません。

パラメータ発明の場合に特に注意すべきこととしては、以下の様な点が挙げられます。

注意点(i) 

パラメータの達成手段の記載: 実施可能要件を満足するために、一般的な製造方法のみならず、如何にしてクレームしたパラメータを達成出来るかについて具体的な手段を記載することが必要です。

このことは実施可能要件の観点からのみならず、新規性の立証においても重要になる場合が少なくありません。即ち、特殊パラメータは当然、従来知られていなかったものですので、一見して先行技術においてそれが満たされているか分かりません。先行技術においてパラメータが満たされていなかったことを立証する際に、この特殊パラメータを満足するための方法について、先行技術が、全く開示していない、若しくは異なった製造方法を採用しているということを根拠にすることが多いからです。

パラメータ発明の製造方法が、先行技術に記載された方法と区別できないようなものであると、新規性が欠如しているか、実施可能要件が満たされていないかのいずれかの筈と見なされてしまいますので、この点はパラメータ発明に関する明細書において極めて重要です。

注意点(ii)

日本における記載要件に関する審査基準の厳しさ: パラメータ発明の記載要件について、日本は格段に厳しい判断基準を設けており、且つ出願後に実験データを提出すること(所謂「実施例の後出し」)によって記載要件(サポート要件や実施可能要件)の不備を解消することが認められていません。

日本の記載要件の厳しさについては、日米欧三極特許庁の「記載要件に関する事例研究」という資料に顕著に示されています。

(ii-a) サポート要件:
この資料の事例1においては、日本におけるサポート要件の厳しさが浮き彫りになっています。この事例1は、実際に日本において知財高裁大合議で争われた案件(「偏光フィルム事件」、平成 17年 (行ケ) 10042号 特許取消決定取消請求事件)をモデルにしておりますので、日本特許庁の理解と比較して欧米特許庁の理解が十分で無かった可能性は否めませんが、それでも大いに参考になると思います。(参考までに、「偏光フィルム事件」で取り消された日本特許に対応する米国及び欧州の出願はありませんでした。)

問題となった特許発明は、偏光フィルムの製造法であって、以下の2つのパラメータを満たすことが特徴となっておりました。

原料フィルムの完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)が、
Y > ‐0.0667X + 6.73   ・・・(I)
X ≧ 65          ・・・(II)

そして、この特許には、実施例が2つと比較例が2つ記載されています。

実際には、日本においては、出願後に補正がなされたり、実験データが提出されたりしたのですが、そのようなことは無かったものと仮定して、三極の見解が出されました(この資料の事例1、条件1)。

ここで米国特許庁と欧州特許庁が、記載要件を満たすとの見解を出したのに対し、日本特許庁は十分な記載がないとの見解を示しました。具体的には、日本特許庁は、このような発明において、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するためには、以下のことが必要であると述べております:

- 発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、

- 特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。

その上で、日本特許庁は、本件においては、具体例として二つの実施例及び二つの比較例が記載されているに過ぎず、また、本願発明が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はないと述べております。

更に、上記したように、日本においては、出願後に実験データを提出して瑕疵を治癒することは許容されません(資料の事例1、条件2)。

(ii-b) 明確性要件:
また「記載要件に関する事例研究」の事例2、条件1においては、日本における明確性要件の厳しさが顕著に示されています。

この事例2、条件1においては、微粒子の平均粒径が発明の特徴として記載されておりますが、この「平均粒径」の具体的な種類(個数平均径、長さ平均径、体積平均径など)及び測定方法が特定されていません。この事例の明確性要件に関する日米欧特許庁の見解は概ね以下の通りです。

日本: 発明の範囲が不明確。平均粒径の定義、測定方法等が複数あり、当業者間において、どれを使用するのが通常であるとの共通の認識はないというのが当該分野の技術常識。

欧州: 明確性は問題なし。測定方法等の記載が不十分で、権利範囲が定まらない場合、偶発的に先行技術に含まれてしまう恐れがある。しかし、これは開示の十分性の問題では無い。

米国: 技術常識などにもよるので一概には言えないが恐らく記載要件を満たしている。測定方法等が複数あったとしても、結果が非常に類似する場合、特定の測定方法を選択することは重要ではなく、一方で、結果が非常に異なる場合、当該特定の測定方法は容易に明らかだと言える。

(II-3)日本以外の国で、記載要件の拒絶理由を解消するために、実験データを出願後に提出することが許容されるか否か:


記載要件の拒絶理由を解消するために、実験データを出願後に提出することは、日本では上記したように許されませんが、米国、欧州、中国、韓国における運用は以下の通りです。

米国: 可能です。米国は、パラメータ特許に限らず、また記載要件のみならず、非自明性立証目的で明細書に根拠の無い効果に関する実験証明の提出なども認められており、出願後の実験証明書の提出に関しては寛容です。その様な実験証明書を提出する場合、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓書(affidavit)又は宣言書(declaration)の形式で提出することが望ましいと考えられています。

欧州: 明細書の開示不十分を補う目的での実験証明書の提出は認められていません。

しかし、上記の通り、EPOはパラメータ発明に関して、日本のように特別な記載要件を要求していません。

欧州では、明細書中に当業者が実施可能なように発明が記載されていれば、原則的に具体例は少なくとも1つ開示されていればよいことになっております(EPC施行規則、第III部、第II章、規則42)。もしクレームされた範囲が広い場合には、クレームの範囲全般をカバーする複数の具体例を提示することが要求されます(審査便覧C-II,4.9)。

上記の「偏光フィルム」の例に関しては、EPOはクレームされた範囲に鑑みて実施例が2つもあれば十分という判断を示しています。

しかし、明細書の開示不十分を補う目的では提出できませんので、例えば、出願当時の明細書に全く具体的な開示がないのに、実験証明書で補うことは許されません。

一方、クレームした範囲と比較して明細書に具体例が少な過ぎるなどと指摘を受けた際に、具体例が少なくても明細書の記載から当業者が容易に実施可能ということを実験証明書をもって立証することは禁止されていません。勿論、拒絶理由を解消できるかは証拠の説得力次第になります。

中国: EPOとほぼ同様と考えて良いと思います。化学分野などの予測が困難な技術分野において、明細書の開示が十分か否かを判断する際に、出願日以降に補足提出された実施例や実験データなどは考慮されません(中国専利審査指南、第二部分、第十章、3.4項(2))。

韓国: 審査基準には明確な記載は無いように思われますが、こちらのAIPPIの資料から判断する限り、EPOとほぼ同様と考えて良いと思います。尚、韓国もパラメータ発明の記載要件に関して、日本同様の審査基準を導入するという話が以前ありましたが、現状が定かではありません。少なくとも現行の審査基準の「パラメータ発明の進歩性の判断」の項目において、パラメータの技術的意味の検討の必要性やパラメータと効果の明確化の必要性など、日本で記載要件に含まれているような事項が挙げられており、進歩性が否定された場合に実験成績証明書の提出による反論が可能とされております(韓国特許要件審査基準、第3章、6.4.3)。

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米国における特許訂正の効力について - 再発行、再審査による補正に関する注意点 -

特許を取得した後に、特許クレームの訂正(補正)をする必要が生ずる場合があります(ここで言う「訂正」とは、クレームの減縮、拡張等、クレームの権利範囲に実質的な変更を加えることをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含めない。)。

米国においては、日本の場合と同様に、特許後にクレームを訂正することができます。しかし、米国では、特許クレームを訂正すると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、権利放棄されたとみなされて訂正前に行われた第三者の行為に対する権利行使は不可能になり、訂正後の特許クレームに対しても第三者に一定の実施権が認められますので、注意が必要です。このことについて、以下具体的に説明します。

再発行(reissue)と再審査(reexamination)によるクレーム訂正

米国においては、特許クレームを訂正するための手段として、再発行(reissue)と再審査(reexamination)とがあります。再審査の場合には、クレームの拡張はできませんが、再発行の場合にはクレームの拡張も可能です(ただし、特許クレームを拡張するような訂正を申請することができるのは、原特許取得後2年以内に限られます)。特許クレームを拡張するような訂正が可能であるという点では、米国の特許法は、日本の特許法と大きく異なります。日本では、特許クレームを拡張するような訂正は認められません。

訂正クレームの分類

米国において特許の訂正を行う場合、原クレームのいくつかは訂正を受けずにそのまま残り、原クレームのいくつかは訂正(減縮、拡張等)を受けるでしょう。また、原クレームのいくつかは削除されることもあり、新たなクレームが追加されることもあるでしょう。原特許及び訂正後の特許の効力の観点からは、特許クレームは次の3種類に分類するのが便利です。

(1)維持クレーム: 原特許にあって、訂正後の特許においても訂正されずにそのまま維持されたクレーム

(2)削除(又は訂正前)クレーム: 原特許にはあったが、訂正後の特許からは削除されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正前の原特許クレームは削除されたクレームと考える)

(3)追加(又は訂正後)クレーム: 原特許にはなく、訂正後の特許において追加されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正後のクレームは追加されたクレームと考える)

訂正クレームに基づく権利行使

訂正クレームの効力については、35 U.S.C. § 252、及び35 U.S.C. § 307(b)に規定されています。

第1の維持クレームについては、原特許発行の時点から存在したクレームとみなされます。つまり、維持クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、特許権を行使することができます。

第2の削除(又は訂正前)クレーム(上記のように、特許クレームが訂正された場合は、訂正前の原クレームは削除クレームと考える)については、初めから存在しなかったものとみなされます。つまり、削除(又は訂正前)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、損害賠償を請求することができません。したがって、米国においては、特許クレームを訂正した場合、たとえその訂正が原クレームを減縮するものであり且つ特許訂正前の第三者の行為が減縮したクレームを侵害するものであったとしても、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができません。

これは、日本の場合と大きく異なる点です。日本では、特許クレームを訂正した場合、訂正後のクレームで原特許が発行されたものとみなされますから、特許訂正前の第三者の行為が特許訂正後のクレームを侵害するものであった場合には、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができます。

第3の追加(又は訂正後)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してしか損害賠償や差止めを請求することができません。しかも、この場合の権利行使には一定の制限を伴います。この制限は、第三者が特許訂正前に上記した第1の維持クレーム(原特許発行の時点から存在して訂正されずに維持されたクレーム)を侵害しないで事業の実施をしていた場合に、特許訂正後における第三者の事業の実施を保護するために設けられたものです。このような第三者の実施権を"intervening right"と称します。

Intervening Right

米国における"intervening right"は、一般に「中用権」という日本語に訳されることが多いようですが、日本の特許法における「中用権」(日本の特許法第80条に規定される通常実施権)とは全く意味が異なりますので、注意しなければなりません。日本における「中用権」とは、自らの特許の有効性を信じて、特許発明の実施(あるいは実施の準備)をしていた場合、その特許が無効にされ且つその発明と同一の発明に関する他人の特許が存在したとしても、実施を継続できるという権利(通常実施権)のことを指します。要するに、日本では、結局は無効になったとしても自らの特許を実施していたとう前提があって、初めて「中用権」が認められますが、米国において"intervening right"が認められるために特許の所有は要求されません。

米国において特許訂正前に上記した第1の維持クレームを侵害することなく事業の実施をしていた第三者に認められるintervening rightには、2つの種類があります。

第1は、特許訂正前にその事業で既に製造した物について認められる、その物の処分権(特許訂正後に使用、販売等をする権利)です。

第2は、特許訂正前に実施していた事業について認められる事業継続権です。

第1の権利は、必ず認められます。第2の権利は、認めるかどうか、また、認めるとしてもどの程度認めるかを、公平性の観点から、裁判所が判断します。

纏め

このように、米国では、再発行(reissue)や再審査(reexamination)によって、特許クレームの権利範囲に実質的な変更を加える訂正をすると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができなくなり、また訂正後のクレームに基づく権利行使もintervening rightにより制限されてしまうことがあります。

したがって、特許クレームの減縮又は拡張をしようとする場合、原クレームを残しつつ、原クレームを減縮し又は拡張したクレームを追加するという方針で臨むのがよいでしょう。即ち、クレーム1の特許性をより明確にする為に、クレーム1を減縮補正(新たな特徴を追加)したい場合に、クレーム1そのものを補正してしまうのではなく、上記のような新たな特徴を記載した従属クレームを追加するなどの方策を検討すべきです。同様に、再発行によって拡張する場合も、原クレームを残したまま、拡張したクレームを追加することが賢明です。

中国商標登録出願に関する注意点

本稿では、中国の商標制度を網羅的に説明するのではなく、日本の制度との比較の観点から主な注意点を簡潔に纏めます。

1)一出願一商標一区分

中国は、1つの商標出願で1つの区分の商品しか指定できないという「一出願一商標一区分」の制度を採用しています(日本も以前はそうでした)。

従って、1つの商標に関して、複数の区分にまたがる商品を指定したい場合には、複数の商標出願を提出しなければなりません。

2)文字商標に関する制約

社名、商品名などのネーミングに関して、中国に商標登録する際に、日本語(ひらがな、カタカナ)、英語(ローマ字読みを含む)、漢字で出願することが考えられ、勿論、これら全ての形式で出願することが最善ですが、優先順位を付けるならば、やはり漢字の商標の重要性が勝ることが多いと思います。中国では、日本のカタカナに相当するものが有りませんので、非中国語の名称は殆どが漢字(繁体字、簡体字)に訳されます。特に有名な例として、Coca Cola(コカコーラ)=「可口可楽」がよく知られています。

2-1)ひらがな、カタカナ、日本特有の漢字の商標

中国の商標審査基準では、ひらがなやカタカナのような中国人が識別出来ないような文字による商標は、原則的に図形商標とみなされます。(英語は文字商標として認められる。)図形商標と見なされるということは、商標の類似非類似を判断する際に、考慮されるのは商標の外観であり、称呼(発音)や観念(意味)は考慮されないことを意味します。

漢字の場合、中国にも有る漢字の商標であれば文字商標として扱われますが、中国にない漢字であれば、ひらがなやカタカナの場合と同様に図形とみなされます。

従って、ひらがなやカタカナの商標は、中国において中国語や英語で登録された他人の商標などによる拒絶・無効の可能性は低いですが、逆にひらがなやカタカナ商標と同じ又は類似の発音や意味の中国語や英語の商標に対して権利が及ばない可能性があります。

要するに、一般的に、中国語や英語の文字商標と比較して、ひらがなやカタカナの商標は登録されやすい(そして無効になり難い)が、権利範囲が狭いと言えます。

2-2)中国語(漢字)又は英語の商標

上記した通り、中国には日本のカタカナに相当するものが有りませんので、非中国語の社名、商品名などは殆どが漢字(繁体字、簡体字)に訳されます。「ローマ字」に近い「拼音(ピンイン)」という表記体系が存在しますが、一般的に補助的な使用に留まることが多いようです。

中国の商標審査基準では、漢字、アルファベット表記、ピンインは相互に非類似ということになっています。また、ひらがな・カタカナは、上記の通り図形商標と見なされますので当然これらとは非類似です。

例えば、上記のコカコーラの例で言えば、「コカコーラ」、「Coca Cola」、「可口可楽」は、原則的にお互いに非類似ということになります。即ち、中国で「Coca Cola」のみ商標登録していた場合、この登録商標に基づいて「可口可楽」は使用できず、他人が「可口可楽」を使用しても「Coca Cola」の登録商標の侵害を認められない可能性があります。

従って、勿論、多くの表記体系で商標を登録しておくことが最善ですが、コストを抑え且つ商標を戦略的に使用するというのであれば、最優先すべきなのは漢字の商標であると思います。

しかし、元々、漢字以外の商標だったものを漢字の商標にするには、色々な難しさが伴います。特に、その漢字が与えるイメージを考慮してどのような漢字を採用するか慎重に検討する必要が有ります。

漢字以外の社名や商品名を中国語の商標にする際には、主に意訳及び/又は音訳をすることになりますが、以下に代表的な例を挙げます。

意訳の例

中国において、米アップル社の社名は、リンゴの意味を表す「苹果」です。「苹果iPhone 4S」のように表記されて販売されていることが多いようです。(さすがにiPhoneは英語表記のようですが。)

その他、以下のような例が有ります。

レッドブル → 紅牛

キャメル → 駱駝   

ラコステ → 鰐魚(ワニの意)

音訳の例

上記した通り、コカコーラを「可口可楽」としたのが最も有名な例でしょう。

その他、以下のような例が有ります。

マールボロ → 万宝路

ルイヴィトン → 路易威登 

コカコーラの場合、当初中国での商品名を「蝌蝌啃蝋」として販売したところ、売り上げが思わしくなく、「可口可楽」に変更して成功したという話がよく知られています。この例も含めて上記音訳の例は、純粋な音訳というよりは、商標が与える印象を意識した意訳的アプローチも含まれています。「意訳的」という表現は適切ではないかも知れませんが、ここでは意味を与える変換をするという意図で「意訳的アプローチ」と称しておきます。

これらの例からも分かる通り、漢字の選び方で社名や商品の印象が大きく変る可能性がありますので、中国語に訳す場合には慎重に検討することが必要です。日本語では平凡だった商品名が、非常に魅力的な商品名になるかも知れません。逆に、使用する漢字に気をつけないと、上で述べた「蝌蝌啃蝋」(コカコーラ)の例のようにマイナスの印象を与えてしまうことも有ります。また、同じ漢字でも日本と中国で全く意味が違うこともあります。(有名な例では、日本の「手紙」は、中国では「トイレットペーパー」の意味。)

中国で商標を戦略的に活用することを考える場合、日本で成功した商標であっても、全く新たな商標を生み出すつもりで検討し直すことが望ましいと考えます。

3)出願後の審査通知に対する応答

中国では出願商標に拒絶理由がある場合、日本のように拒絶理由通知を出して意見を述べる機会が与えられず、直ちに拒絶査定が出されてしまいます。

拒絶査定に対して不服審判を請求することができますが、請求できる期間が拒絶査定送達日から15日しかありませんので注意が必要です。

4)先使用権

日本では、商標登録せずに使用していた商標に関して、後から他人に商標登録されてしまったような場合でも、その商標が、既にある程度有名(周知商標)になっていたならば、引き続きその商標を使うことが認められることがあります(商標法第32条)。これを先使用権と称します。

中国でも法律上は先使用権が認められることになっていますが、これが認められる為には、登録された商標が「一定の影響力のある」ものであり、且つ「不正な手段で登録」されたものであることを立証しなければなりません。日本でも先使用権を認めてもらうことは容易ではありませんが、中国では極めて困難であると言わざるを得ません。

要するに、中国では、商標登録せずに商標を使用していた場合、他人に商標登録されてしまって自らの商標を使用できなくなる可能性が高いため、日本と比較して商標登録する重要性がより高いと言うことができます。

因みに、有名な「クレヨンしんちゃん」中国商標事件においては、日本の出版社である双葉社は中国での商標登録を行っていませんでした。そこで中国企業に「クレヨンしんちゃん」を意味する中国語「蝋筆小新」を商標登録されてしまい、双葉社が商標権侵害を訴えられたのですが、結局、双葉社に著作権が認められ、逆に中国企業の著作権侵害が認められたものです。このように結果的には商標登録せずとも「著作権」が認められて、日本企業の勝訴に終わったわけですが、この件も解決まで8年を要しており、不要な係争に巻き込まれないためにも中国における商標登録は重要です。

また、別の有名な例としては、「こしひかり」の漢字・ローマ字表記である「越光」・「KOSHIHIKARI」が中国において第三者により商標登録されてしまい、こしひかりを日本から中国に輸出する際に支障が生じた例が有ります。

5)纏め

以上の通り、中国での事業を行うために商標登録は非常に重要であり、積極的に商標を使用するのならば、是非とも漢字の商標を登録することをお勧めいたします。

漢字の商標とする際に、称呼(音)を重視した音訳、観念(意味)を重視した意訳、またこれらの組み合わせが可能です。 また、漢字の選択により、与える印象が大きく異なります。特に商品名の場合、商品イメージ形成に大きな影響を与える可能性がありますので、慎重に検討することが望ましいと考えます。

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PCT出願における、基礎出願に基づく引用による補充について

2007年4月1日に発効したPCT規則改正に伴い、EPOなどのPCT加盟国の多くでは、優先権主張を伴う国際出願について、優先権主張の基礎となる出願(基礎出願)には存在するが、国際出願には存在しない記載について、基礎出願から引用により補充すること(つまり、基礎出願に基づく補正)が認められています。しかしながら、従来、日本では、この「引用による補充」に関する規則の適応を留保していたため、国際出願に欠落した記載が発見されても、基礎出願に基づく補正はできませんでした。

今回、日本は前述した留保を撤回し、2012年10月1日以降に受理された国際出願について、「引用による補充」の手続を認めることになりました。また、日本を指定した国際出願についても、手続に不備がない限り、受理官庁が認めた引用による補充の効果を認めます。

引用による補充を行うための要件

1) 優先権主張を伴う国際出願であること。

2) 欠落した記載が基礎出願に完全に記載されていること。

3) 国際出願の願書に「引用により補充する旨の陳述」が記載されていること(現在の様式には記載されています)。 

引用による補充を行うことのできる期間 

自発的に提出する場合は、国際出願から2ヶ月以内

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付された場合は、命令の発送日から2ヶ月以内 

提出書類 

1) 欠落部分を記載した手続補充書

2) 国際出願の差し替え(または追加)のための用紙

3) 基礎出願の写し(提出済みの場合は省略できます)

4) 基礎出願の和訳文(基礎出願が日本語ではない場合のみ)

5) 意見書(必須ではありません)

引用による補充と国際出願日

引用による補充の手続が認められた場合、国際出願として提出した書類の受理日を国際出願日として認定し、補充された要素または部分は、国際出願として提出された書類に含まれていたものとみなされます。一方、引用による補充の手続が要件を満たしていないと認定された場合、引用による補充に係る書面が受理官庁に到達した日が国際出願日となります

補充の命令に応答しなかった場合

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付され、期限内に引例による補充の手続を行わなかった場合の取り扱いは以下の通りです。

国際出願の「要素」(即ち、明細書の全部又は請求の範囲の全部)の補完を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として取り扱わない旨の通知が送付されます。

国際出願の「部分」(即ち、明細書の部分、請求の範囲の部分、図面の部分または全部)の補充を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として提出した書類の受理日が国際出願日となりますが、欠落部分のある国際出願のままでその後の処理は行われます。

引用による補充の注意点

この制度の運用によって、基礎出願に記載されている図面の補充などが可能になりました。しかし、手続要件が満たされていないと判断された場合には、国際出願日が補充手続に係わる書類の受理日に変更されるというリスクもあるため、特に自発的に引用による補充を行う際には、十分な検討が必要です(例えば、欠落した請求項の補充の場合、引用による補充の手続以外に、明細書中の記載に基づく自発補正によって請求項を追加することも考えられます。)

また、引用による部分の補充が認められず、国際出願日が訂正された場合、出願人は国際出願日が訂正された旨の通知の日から1ヶ月以内に、補充の無視を請求するための欠落部分の補充の取下書を提出することができます。取下書の提出によって、補充の手続はなかったものとみなされ(よって出願時の明細書に戻りますが)、国際出願日は訂正されなかったものとみなされます(つまり、最初の国際出願日に戻ります)。


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