欧州特許

弊所の特徴

豊富な経験

多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは技術は向上しません。

弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が英語で作成したものがほぼそのまま提出されます。これは、弊所が現地の代理人に強制しているからではなく、現地代理人も弊所の実力を認めた上で確立された実務形態です。

明細書作成であれ中間処理(拒絶に対する応答など)であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。

多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。

弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずや有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。

実際に、これまで非常に優秀な実績をあげており、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。また異議申し立てや無効訴訟などの係争において他者の特許を攻撃する能力にも優れており、例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約1/3ですが、弊所経由で異議を申立てた件では2/3以上が特許取り消しになっております。

係争事件

お客様の保有する知的財産権に対して無効審判又は無効訴訟が起こされた場合や異議申立がなされた場合への対応を行います。逆に、他人の知的財産権や出願に対する情報提供、無効審判、無効訴訟、異議申立てなどの手続きの代理も行います。

特に井上&アソシエイツは、欧州における異議申立や欧州・米国における無効・侵害訴訟手続きなどの経験が豊富です。お客様より基本方針のみを伺い、弊所で徹底した調査・検討をした上で作成した書面により目的を達成したというケースもございます。

防御のみならず、他者の権利を攻撃する際にも力を発揮し、高い確率で成功に導きます。例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約1/3ですが、弊所経由で異議を申立てた件では2/3以上を特許取り消しに導いております。

難しい状況にあると思われる係争事件などでも是非一度弊所にご相談ください。

課題2:中間処理(拒絶理由通知に対する応答など)の効率化とコスト低減

弊所は、他の特許事務所で出願した案件が難しい状況に陥ってから中途で引き受けたことが何度か有りますが、これまで全て成功に導いております。即ち、そのような案件は全て先任の国内外代理人の検討不足によるものであったということになりますが、外国特許出願の場合には、責任の所在が不明確になり、検討不足の状態が生じ易いということがあると思います。その原因として以下のようなことが考えられます。

(1)外国出願の日本国内特許事務所における扱いに関しては、言語と法律の違いにより、翻訳者が外国出願用英文明細書を作成し、その後の対応は外国代理人に一任に近い形になる。即ち、日本出願明細書(若しくはPCT出願和文明細書)を作成した本人は、外国出願で使用する英文明細書の作成にも、その後の中間処理においても余り関与しない。

(2)外国代理人は、自ら明細書を作成したわけではないので、発明の理解が不十分であり且つ権利化に対する責任感が希薄になる傾向がある。

無駄に審査が長引けば、当然、経費が増加します。また、難しい状況になって米国や欧州の代理人の助言を仰いだり、詳細な検討を依頼したりすると高額な請求が来てコストが大きく膨らんでしまうということもあります。

課題2に対する弊所の対応

弊所の外国出願担当者は、上で述べたように、明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行いますので、上記のような問題は起りません。

外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常に持って対応します。

弊所が中途で引き受けた案件には、最終拒絶理由通知(final office action)と継続審査請求(RCE)を繰り返して国内外代理人がお手上げの状況になった米国出願なども有りましたが、弊所で引き継ぎ後1又は2回の回答で許可を得ています。そのような案件の場合、出願時から弊所に任せて頂いていれば権利化までの経費は半額以下で済んだはずであると思います。

『法律も実務も異なる外国出願の中間処理を日本の代理人が処理できるのか?』と疑問を抱かれるかも知れませんが、弊所は開設時から、上記の様な実務を行っており、スタッフは全員厳しく教育され、外国案件も自分でこなせるようになった少数の者のみで構成されています。従って、外国特許関連手続については圧倒的な経験値を有しており、各国の制度や実務に準じたアドバイスや対応が可能です。実際に、外国特許庁へ提出する書類も実質的に弊所で完成させてしまうというスタイルについては、お客様より評価を頂いたことはあっても、クレームを受けたようなことは皆無です。

以上の通り、弊所では明細書を作成した担当者自らが回答書作成も行うため、十分な発明理解に基づいた効果的・効率的な対応が可能であり、現地代理人費用も削減することが出来ます。

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米国(2): RCE (Request for Continued Examination)

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE(Request for Continued Examination)の存在です。

RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。[*但し、意匠特許(design patent)や再審査中の特許に関しては、利用できません。]そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。(数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。)

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

日本の場合
最後の審査通知 → 拒絶査定 (特許庁審査部)

拒絶査定不服審判 (特許庁審判部)

知的財産高等裁判所への提訴

最高裁判所への上告

日本においても、裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。(日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。)

欧州では、拒絶査定になってしまったら、欧州特許庁の審判部(Board of Appeal)における拒絶査定不服審判で争いますが、原則その先はありません。即ち、拒絶査定不服審判で特許性を認められないと特許は不成立ということになります。以前は、日本と同様に分割出願を行って延命するという方法があったのですが、2010年の法改正により、分割出願の時期と機会が制限され、拒絶査定を受けた際の延命措置としての分割出願は実質的に不可能になりました。

RCEが可能な時期

審査終結状態にある(prosecution is closed)が、出願が生きている段階であれば請求することができます。具体的には、例えば、以下のような状況で、RCEが可能です。

・ 最後の審査通知(Final Action)発行後で且つ出願放棄確定前

・ 許可通知(Notice of Allowance)発行後で且つ登録料納付前

・ USPTO審判部における審判係属中

審判請求書(Notice of Appeal)提出後に、RCEした場合には、審判請求は取り下げられたとみなされ、審査が再開されます。

審査中で最新の審査通知がfinalで無い場合には、RCEは認められません。

RCE申請手続き

RCEの申請は、料金(large entityで$930、small entitiyで$465)の支払いと共に、RCE申請フォームと以下の書類を提出することが必要です。

出願の状態 RCE請求時に提出する必要がある書類
最後の審査通知(Final Action)後 最後の審査通知に対する応答(既に提出済みの場合は、原則的に必要無し)
査定系クウェイル通知*(Ex Parte Quayle action)後  (*方式的不備を訂正すれば特許査定となる旨を通知するもの) Ex Parte Quayle actionに対する回答
許可通知(Notice of Allowance)後 IDS、補正、新たな議論、新たな証拠など
審判請求後 最後の審査通知に対する応答(例えば、提出済みの審判理由書や審判部の見解に対する答弁書における議論を援用する旨の上申書)


RCEを提出する状況で一番多いのは、Final Actionを受けて補正書、意見書、証拠などを提出したが、それが新たな争点(New Issue)を提起するものであって考慮出来ないとの指摘をUSPTOから受けて、その対応としてRCEを提出するという状況だと思います。そのような場合に、単に提出済み書類を考慮させたいのであれば、RCE申請フォームと料金を支払うだけで済みます。そしてRCEにより審査が再開され、審査官はFinal Action後に提出したクレームの補正や証拠を考慮した上で、non-finalの審査通知若しくは許可通知(Notice of Allowance)を発行します。

RCEに関する注意事項

場合によっては、折角RCEしたのに、RCE後の最初の審査通知がFinal(しかもRCE前のFinal Actionと同じ拒絶理由)となってしまうことも有りますので注意が必要です。

具体的には、以下の2つの要件が同時に満たされると、RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなってしまいます。

(1) RCE前のクレームとRCE後のクレームとが同一である。

(2) RCE後の審査における拒絶の理由がRCE前の審査における拒絶の理由と同一である。

このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。

上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しくはRCE後、速やかに何らかの補正を提出するなどの手段を講じることが望ましいです。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

もしも補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請する(Request for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c))ということも考えられます。

RCE制度の現状と今後

上記したようにRCEの回数を制限しようとするルール改正は断念されましたが、近年、別の手法でRCE制度の利用を抑制する方向の動きが見られます。

USPTOにおける処理スケジュール

1つは、2009年11月15日から導入されている新たな管理体制です。

以前は、原則として、審査官はRCE後2ヶ月以内にアクションを出すことが求められており、RCEにより、審査が大きく遅れるようなことはありませんでした。しかし、2009年11月15日以降は、RCEが請求された件は、“special new” docket に入れられることになり、そこでは「2ヶ月以内」という制約はなく、審査官は、自らの仕事の負荷に応じて比較的自由なスケジュールで処理することが許されています。

これに伴い、最近は、RCE後の処理の遅れが目立つようになってきています。米国特許庁のウェブサイトで提供されているPAIR(Patent Application Information Retrieval)システムで、出願の経過を確認することができますが、最近は、RCEを請求すると、その後 “Docketed New Case—Ready for Examination” という状態になったまま長らく動きが止まってしまいます。RCE後、半年以上経過してもアクションが出ないケースもあります。

RCE請求の手数料の値上げ

RCEを利用するために、米国特許庁へ支払う料金は、それが何回目の請求であるかに関わらず1回のRCEにつきlarge entityで$930、small entityで$465であったものが、2013年3月19日以降は、一回目のRCEの料金がlarge entity$1,200、small entity$600に、二回目以降のRCEの料金がlarge entity$1,700、small entity$850に値上げされます(2013年1月18日に公表された新料金)。

RCEを不要にする制度の試行

RCE等を利用せずに、審査の効率化を図る目的で以下のような試行プログラムが実施されています。

・ After Final Compact Prosecution (AFCP) 試行プログラム (試行期間:2013年5月18日まで(当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された))

現行の規則に従えば、最終庁指令通知(Final Office Action)後に提出された補正や証拠を審査官に考慮させるためには、RCE等の手続きが必要になることが多いが、AFCP試行プログラムでは、Final後に提出された補正や新たな証拠について、限定的な(特許で約3時間、意匠で約1時間以内で済むような)検討や調査によって、該補正や証拠により特許査定できるとの判断が可能な場合、RCE等を行わずに補正や証拠を審査官に考慮させることが可能。

・ Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)試行プログラム(試行期間:2013年9月30日まで(当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された))

米国の現行のシステムにおいては、登録料支払い後にIDSを提出して考慮させる為には、RCEや継続出願が必要だが、QPIDS)試行プログラムでは、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることが可能。


特にAFCPは、試行期間が延長されましたが、出願人や実務者にとって非常に有益な試みであり、常設的なプラクティスとなることが望まれます。これまでは、審査の経緯や審査官の主張の趣旨から考えて、本格的な検討や調査を行わずとも、出願を特許可能な状態にできることが明らかな補正や証拠であっても、Final後は、新たな争点(New Issue)を提起するものであって考慮できないとの指摘を受け、結局、RCEや審判請求が必要になってしまい、非合理的なプラクティスだと感じていた出願人や実務者も多いはずです。そのような指摘も受けての試行プログラムでしょうから、本格実施へ移行する可能性も十分にあると考えられます。

2000年に導入されて以来、盛んに利用されてきたRCE制度ですが、上記のことから分かりますとおり、近い将来、その運用が大きく変わる可能性があります。

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欧州(1): 概要

欧州特許出願は、所謂「広域特許条約」である欧州特許条約に基づく特許出願であり、欧州特許庁(European Patent Office,EPO)で審査されます。加盟国はイギリス、ドイツ、フランスなどを含む約40カ国であり、出願時に加盟国の中から登録を希望する国を指定し(指定国は優先日から31ヶ月以内であれば変更可)、EPOにより特許査定された場合には、指定国への登録手続きを取ることにより、その国で特許として効力が得られます。

PCTがあくまで全ての加盟国へ出願する権利を確保するためだけの制度であって特許性についての最終的な判断をするわけではないのに対して、欧州特許の場合、実体的な審査まで行い、欧州特許庁から特許査定を受ければ指定国での登録が可能になります。

尚、2010年4月1日に欧州特許条約(EPC)の施行規則改定が行われましたが、これは"Raising the bar" initiativeに沿って行われたものです。 "Raising the bar"とは、文字通り特許取得のハードルを上げるということであり、欧州特許取得に関する手続きに様々な制約が加えられました。ご存じの通り、欧州特許については、審査官の絶対数不足により審査に時間がかかり、非常に多くの未処理案件(backlog)を抱えていることが問題となっております。欧州特許庁(EPO)の負担を減じて、処理の効率化を図るということが2010年の規則改正の大きな目的の一つです。

"Raising the bar"というと、進歩性の審査基準などを厳格化するような印象を受けますが、実際にはそうではなく、審査手続全般の合理化によって審査の精度を上げ、それによって特許の質の向上を図るというものです。確かに審査基準自体は変更されていないのですが、現在は、従来からの審査基準が以前より厳格に適用されているようです。

欧州(2): 指定国

審査請求時(PCT経由の場合は欧州移行時)に、欧州特許条約加盟国の中から最終的に登録したい国を指定する必要が有ります。

EPC(欧州特許条約)の加盟国は、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、オランダなどを含む37カ国(2012年4月現在)であり、こちらで確認することができます。

また、正式な締約国ではないが欧州特許による保護を求めることができる国もあり、そのような国は「拡張国(extension states)」と称されています。アルバニア、クロアチア、セルビア、マケドニア共和国なども、以前は拡張国でしたが、現在では正式な締約国となっており、現時点(2012年4月)での拡張国は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの2カ国だけです。

指定手数料については、以前は、指定国が7カ国未満の場合には国毎に支払う必要が有りましたが、2007年の規則改正(EPC 2000)により、何カ国指定しても一律500ユーロの指定手数料を支払うということになりました。従いまして、現在では、通常、出願時に全加盟国を指定し、特許査定を受けたら実際に登録を希望する国にのみについて手続きを行うようにしています。


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