期限内

欧州(3): 調査報告(サーチレポート)に対する応答と自発補正

欧州サーチレポートに対する応答に対する応答義務

2010年4月1日に施行された欧州特許条約(EPC)の施行規則改定により、欧州サーチレポートに対する応答(正式にはサーチレポートに添付されている調査見解書に対する応答)が義務化されました。 但し、応答の義務があるのは、欧州サーチレポートが否定的な内容である場合(特許性の瑕疵の指摘や補正の必要性の指摘などを含んでいる場合)にのみ応答が必要となります。期限内に応答しない場合には、出願取り下げとなってしまいます。肯定的な内容である場合は、応答の必要はありません。

応答の対象となるレポートや応答の期限は、出願の方式により異なります。日本国内の出願人による欧州出願の場合、応答の対象となるレポートや応答の期限は以下のようになります。

国際調査機関/ 国際予備審査機関 応答すべきサーチレポート*1 応答期限

Case 1:

非PCT経由の欧州出願

--- EESR (ESR+調査見解書 EESRの公開から6ヶ月以内*2

Case 2:

日本語でPCT出願

→ 欧州移行

JPO EESR (SESR+調査見解書)  EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内

Case 3:

英語でPCT出願

→ 欧州移行

(国際調査機関及び国際予備審査機関として、JPO又はEPOのいずれかを選択できる

JPOの場合(Case 3-1)

 

EESR (SESR+調査見解書)  EESR公開の約1ヶ月後に発行される応答要求の通知(規則70(2)、70a(2))から6ヶ月以内
EPOの場合(Case 3-2) ISR/IPER ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後にEPOより発行される応答要求の通知(規則161(1))から6ヶ月以内

*注:
1) ESR: European Search Report, 欧州調査報告
   SESR: Supplementary European Search Report, 補充欧州調査報告
   EESR: Extended European Search Report, 拡張欧州調査報告 (ESR又はSESR+調査見解書)
   ISR: International Search Report, 国際調査報告
   IPER: International Preliminary Examination Report, 国際予備審査報告

2) 実際には、EESRの発行前に審査請求がされていた場合には、EESR発行後に出される審査請求の確認要求通知に対する回答期限ということになるが、この回答期限は実務上はESSR発行後6ヶ月であるため、結局は、審査請求の有無によらずEERS発行後6ヶ月の期限ということになる。

自発補正

2010年4月1日の規則改正により自発補正が可能な時期が制限されましたが、自発補正の期限は上記のサーチレポートに対する応答期限と同様になります。

上記Case 2とCase 3-1(JPOが国際調査機関及び国際予備審査機関であるPCT出願)の場合には、SESR(補充欧州調査報告)よりも前に発行される規則161(2)の通知から1ヶ月以内にも自発補正を行うことが出来ます。

タグ:

特許  PCT  出願  日本  欧州  補正  必要  EPO  上記  以下  審査  or  サーチレポート  可能  英語  EPC  出願人  移行  欧州特許  要求  対象  an  JPO  期限  EESR  請求  出来  制限  選択  同様  公開  応答  日本語  実際  時期  国際調査機関  月以内  自発補正  EP  Examination  規則  at  見解書  特許性  調査  補充  改正  内容  ISR  拡張  EP  国際調査報告  審査請求  通知  欧州出願  epo  否定  発行  Inter  応答期限  施行  サーチ  IP  国際調査  European  経由  EPO  指摘  確認  見解  国際予備審査機関  国内  Report  JPO  回答  必要性  ESR  実務  施行規則  条約  結局  Case  ex  国際予備審査報告  欧州特許条約  義務  re  国際予備審査  end  SESR  national  応答義務  International  70a  Ex  Search  有無  日本国内  添付  ep  実務上  回答期限  否定的  IPE  正式  調査機関  発行後  肯定的  調査見解書  Supplementary  補充欧州調査報告  IPER  am  規則改正  施行規則改定  レポート  Preliminary  以内  欧州調査報告  欧州移行  改定  自発  応答要求  ESSR  発行前  ended  Extended  161  16  able  調査報告  拡張欧州調査報告  up  報告  期限内  国際  JP  予備審査  予備審査報告  機関  公開又  瑕疵  国際調査機関及  日本国  肯定  Re  ed 

PCT(1): 国際出願の概要

ある発明について外国出願する場合に、最初からその国の特許庁に特許出願することも可能ですが、多くの国では、その国の言語の明細書を準備する必要があるため、どうしても出願が遅れてしまいます(但し、米国における「仮出願」のように、差し当ってその国の言語以外の言語の明細書で出願できる制度を有する国もあります)。当然、出願国が多い場合には、更に大変です。

パリ条約に基づく優先権(日本の出願日から1年以内に外国出願)

そこで、通常は、日本国内の特許出願を基礎出願として、その出願日から12ヶ月(1年)以内にパリ条約に基づく優先権を主張して外国出願をします。これによって、外国出願も、日本の基礎出願の出願日(優先日)に出願したのと同等の効力が得られます。

この際、この優先日から12ヶ月以内に、所望の国の特許庁に直接出願することも出来ますが、PCT国際出願をすることにより、更に明細書翻訳文の提出など実際に外国出願手続きする期限を、優先日から30ヶ月(国によっては31ヶ月)にまで延期することができます。 

PCT国際出願

国際出願とは特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)に基づいて行なわれる出願で、所定の形式の出願願書、明細書、請求の範囲、要約(及び図面)をPCT加盟国である自国の特許庁に所定の言語(日本国特許庁の場合は、日本語若しくは英語)で作成して、提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いとなります。

国内段階移行(各国への実際の出願)

「国内出願」を出願したことと同じ扱いになるといっても、権利化を希望する国で実際に特許を取得するためには、国際出願後にその国の特許庁に対して、PCT願書及び明細書の翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを30ヶ月(2年6ヶ月)乃至31ヶ月以内に行う必要があります

要するに、PCT国際出願をするということは、後にPCT加盟国に外国出願(国内段階移行)する権利を獲得するということを意味します。

また、別項で説明する通り、PCT国際出願については、国際調査機関による先行技術調査が行われ、特許性に関する見解が出されますが、それは実際に移行した国において拘束力をもつものではなく、最終的に発明が特許要件を満たしているか否かはあくまで各国の国内法に従って判断されます。

実際にPCT出願に基づいて、PCT加盟国に出願する期限は、パリ条約に基づく優先権を主張している場合は、その優先日から30ヶ月(欧州、韓国、インド、オーストラリア、ユーラシア、インドネシア、ベトナムなどは31ヶ月)であり、優先権主張していない場合は、PCT出願の日(国際出願日)から30ヶ月乃至31ヶ月が移行期限ということになります。

翻訳文の提出

通常、PCT出願願書と明細書について、各国で定められた言語の翻訳文を提出することが要求されます。

日本、米国、欧州、中国、ユーラシア、インドネシアのように、30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限の延期若しくは移行手続き後の翻訳文提出が許される国もあります(要するに、そのような国では、移行手続きが30ヶ月乃至31ヶ月の移行期限ギリギリになってしまった場合でも、移行期限後に翻訳文を提出できます)。

一方、タイ、ベトナムのように、移行期限の延期が不可で且つ移行期限内に英語以外の現地語の翻訳文を提出することが必要な国もあり、そのような国に移行する場合には、通常まず英訳文を作成し、それを現地語に翻訳させるため、十分な時間的余裕をもって手続きを進めることが重要です。韓国も31ヶ月の移行期限内に韓国語訳文の提出が必要ですが、韓国には日本語が堪能な弁理士や特許技術者が比較的多いため、日本語のPCT明細書から直接、韓国語翻訳文を作成させることが可能な場合もあります。参考までに、韓国では、日本語が第2外国語として広く普及し、約3人に1人が日本語の学習経験を有しています。商標の分野においても、日本語の平仮名は、中国を含む殆どの外国において図形とみなされます(識別できないため)が、韓国においては、平仮名は韓国需要者にとって容易に称呼できるため識別可能とされています(特許法院2012.1.18.言い渡し2011ダ5878判決)。

また、PCT加盟国ではありませんが、台湾も日本語堪能な弁理士が比較的多いようです。

韓国以外の非英語圏の国についても、日本語から直接、その国の言語に翻訳することは不可能では有りませんが、通常、国際言語である英語の翻訳と比較して、英語以外の言語の翻訳については優秀な人材の安定した確保が極めて難しいためお勧めできません。

また、仮に出願明細書翻訳の時点では優秀な人材を確保できたとしても、その後の手続きにおいて、現地の代理人と明細書に参照して種々の相談をする際などに問題が生じ得ます。例えば、ユーラシアへの出願の際に、優秀な日本語-ロシア語の翻訳者が見つかったため、日本語の明細書から直接ロシア語に翻訳させて作成した翻訳文を提出したとします。その後、ユーラシア特許庁から拒絶理由通知を受けて、現地代理人に補正や明細書に参照した反論の指示をしたいという時に、日本国内の出願人又は代理人と現地の代理人が共通して参照できる明細書が無く、出願人からの指示をも一々翻訳しなければならないという事態になってしまう恐れがあります。

明細書の英訳文を現地語に翻訳させれば、出願後の手続きにおいても英訳文に参照して現地代理人との相談ができます。このような理由もあり、非英語圏であっても、英文明細書を現地語に翻訳させるのが一般的です。

PCTを利用した出願手続きの流れ

PCT国際出願の手続きの流れをごく簡単に図に示すと以下のようになります。

 

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特許  米国  PCT  中国  出願  発明  日本  欧州  補正  提出  必要  明細書  韓国  以下  翻訳  拒絶  先行技術  判断  商標  可能  英語  手続  出願人  移行  特許出願  比較  国際出願  利用  主張  作成  要求  範囲  説明  期限  Patent  請求  要件  制度  優先権  出来  特許庁  外国  外国出願  通常  理由  日本語  問題  実際  拒絶理由  翻訳文  国際調査機関  月以内  各国  at  技術  加盟国  最初  容易  特許性  パリ  拒絶理由通知  意味  特許法  出願日  重要  調査  十分  権利化  優先権主張  一般的  優先日  出願明細書  権利  判決  30  通知  仮出願  図面  形式  言語  www  英訳文  英訳  参照  代理人  出願後  分野  参考  年以内  英文  取得  インド  最終的  国際調査  以外  基礎出願  当然  翻訳者  移行期限  見解  時間  right  反論  効力  国内  台湾  段階  タイ  経験  インドネシア  条約  英文明細書  12  弁理士  加盟  31  時点  現地代理人  先行技術調査  re  出願国  国際出願日  国内出願  不可能  簡単  オーストラリア  ベトナム  直接  一般  日本国特許庁  ロシア  現地  基礎  確保  優先  希望  英語以外  指示  直接出願  願書  日本国内  同等  所望  共通  国内段階  移行手続  inoue  現地語  相談  不可  ユーラシア  所定  set  準備  調査機関  延期  安定  per  翻訳文提出  自国  優秀  出願手続  最終  訳文  月乃至  代理  以内  平仮名  事態  人材  別項  ratio  mg  特許技術者  特許要件  移行期限内  乃至  称呼  非英語圏  韓国語  要約  言語以外  比較的多  大変  外国出願手続  期限内  国際  国内段階移行  識別  拘束力  人又  機関  獲得  先行  出願願書  特許協力条約  国際言語  明細書翻訳文  堪能  明細  国内法  図形  国語  外国語  日本国  operation  ed  assets  sets 

PCT(6): 国際出願のメリットとデメリット

PCT国際出願には、例えば以下のようなメリットとデメリットがあります。

PCT国際出願のメリット

出願手続きの簡便さ

パリ条約に基づく優先件を主張して外国に直接出願する場合には、その国の言語の明細書を準備し、その他、その国で要求される書類(国によっては公証・認証が必要な場合もある)と共に提出するといった手続きを、優先日から1年以内に完了させる必要があります。

一方で、PCT国際出願の場合には、一定の形式にさえ従っていれば、日本語で日本の特許庁に出願できます。従って、翻訳文作成の時間がない場合などにも便利です。また、各国に直接出願した場合には、それぞれの国に優先権証明書を提出する必要がありますが、国際出願で行えば、各国ごとに優先権証明書を提出する必要はありません。

実際に外国へ出願する時期を先延ばしすることができる

30月乃至31ヶ月まで各国への移行手続きを繰り延べることができるので、その間の市場や技術の動向、企業方針等の変化に応じて柔軟な対応ができます。

また、翻訳文作成の時間が十分にあるので質の高い翻訳文の作成が可能になります。

以前は、国際出願時に権利取得をしたい国を指定し、指定手数料を支払う必要がありましたが、現在は、出願時に全ての加盟国を自動的に指定したことになり(みなし全指定)ますので、国際調査や国際予備審査の結果や、30月(乃至31ヶ月)の期限内に発明の価値変化などに応じて実際に国内へ移行する国を決めるということができます。

明細書の修正・補強が出来る

この点については、別項で詳細に説明しますが、基本的に日本国内の最初の出願は、通常、早期に提出することを最重要視しますので、PCT国際出願の際に、時間をかけて明細書を再検討して、修正・補強できるということは非常に大きなメリットです。

殆どの国において誤訳補正ができる

パリ優先権を主張して直接外国に出願した場合は、優先権出願の明細書の記載を根拠にして誤記補正をすることはできません。パリ優先権主張して提出された外国出願に関して、優先権出願の明細書は、外国出願明細書に記載された発明が優先権出願時になされたものであることを証明するための証拠とはなりますが、外国出願の明細書は、優先権出願明細書の翻訳文という扱いにはなりません。

日本や米国のように、基礎出願から1年以内に差し当ってその国の言語以外の言語の明細書で出願して、後から明細書の翻訳文を訂正することができ、またその翻訳文における誤訳を訂正できる国も有ります(日本で言うとことの「外国語書面出願」)。しかし、中国、韓国のように、その国の言語以外での出願が許されない国も多数存在します。そのような国では、作業上は、優先権出願明細書を中国語や韓国語に翻訳したものを提出するかも知れませんが、中国語や韓国語の出願明細書は翻訳文とはみなされず、当然、誤訳の訂正もできません。

一方、PCT国際出願の場合には、外国特許庁に提出されるのは、PCT出願明細書の「翻訳文」という扱いになります。国内段階で誤記・誤訳・訳抜けなどが有った場合には、PCT出願明細書には正しく記載されていたことを明確にできれば、補正が許されます。

特に、一番深刻なのは、主に英語以外の言語の翻訳が必要な国で問題になることがある「訳抜け」ですが、PCT経由の出願であれば、PCT出願明細書に基づいて補正可能です。これに対して、パリ優先の外国出願では、たとえ優先権出願に記載が有っても、外国出願明細書に抜けている記載を補正で補うことはできません。

PCT国際出願のデメリット 

出願費用

特に出願国の数が少ない場合(例えば3ヶ国以下)は、PCT出願費用がかかる分、出願費用が高くなってしまいます。

しかし、例えば、優先日から1年以内に重要な国が絞りきれずに、安全策をとって数カ国余計に出願してしまったというようなことがあれば、それによるロスがPCT出願コストを上回るかも知れません。また、逆に優先日から1年以内に出願しなかった国に関して、その後、その国での権利化が重要であることが判明したというようなことがあれば、潜在的な損失は計り知れないものとなってしまいます。

特許取得に時間がかかることがある

多くの場合、優先日から30月乃至31ヶ月という期間を利用して、移行国を決定しますので、権利取得までの期間が長くなりやすいという傾向があります。

総評

上記から分かる通り、やはりPCTによるメリットは大きく、そのため冒頭でも述べたように、日本出願の件数が頭打ち若しくは減少傾向であるにもかかわらず、日本特許庁に提出されるPCT出願の件数は増加し続けています。

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特許  米国  PCT  中国  出願  発明  日本  補正  記載  提出  必要  明細書  費用  韓国  上記  以下  翻訳  審査  可能  英語  手続  移行  国際出願  利用  主張  作成  日本出願  要求  対応  説明  期限  優先権  メリット  出来  検討  特許庁  外国  外国出願  通常  存在  出願時  日本語  問題  手数料  明確  実際  時期  翻訳文  支払  期間  各国  技術  加盟国  訂正  最初  パリ  非常  重要  調査  十分  指定  権利化  証拠  以前  優先権主張  優先日  出願明細書  結果  デメリット  権利  中国語  30  現在  詳細  根拠  コスト  形式  言語  日本特許庁  書類  決定  増加  年以内  取得  国際調査  証明  以外  基本的  経由  優先権出願  基礎出願  当然  誤訳  時間  傾向  国内  件数  段階  出願費用  誤記  修正  条約  早期  書面  加盟  31  出願国  国際予備審査  直接  基礎  優先  英語以外  企業  直接出願  日本国内  変化  国内段階  移行手続  優先権証明書  特許取得  潜在的  移行国  外国特許  準備  本出願  減少  再検討  自動的  作業  特許取  日本特許  外国特許庁  完了  一定  権利取得  出願手続  訳文  月乃至  以内  価値  冒頭  上回  多数存在  別項  補強  補正可能  全指定  簡便  便利  優先件  乃至  重要視  韓国語  言語以外  訳抜  安全  方針  損失  指定手数料  期限内  国際  市場  頭打  直接外国  動向  予備審査  減少傾向  余計  優先権証明  優先権出願明細書  国際出願時  明細  国語  誤記補正  外国語  外国出願明細書  日本国  翻訳文作成 

PCT(9): 移行期限を逸した場合の救済措置

正当な理由があって、移行期限内に移行手続きが取れなかった場合、PCT規則49.6の規定に従い、移行を認める救済措置が受けられることがあります。

原則的に、この救済措置が利用できるのは、国内移行期限を徒過した理由が、 (1)出願人の故意でない事由により徒過した場合、及び/又は(2)出願人が相当な注意を払ったにもかかわらず徒過した場合です。管理ミスのような単純な過失による権利失効の救済を認めるものではありません。

また、この救済措置は、PCT規則49.6の規定に従うものですが、移行先の国により、利用できなかったり、適用条件や申請手続きに違いが有ります。日本、米国、欧州、中国、韓国などの主要な国では、この救済措置が認められています。

日本への国内移行に関してこの救済措置を受けるための手続きとしては、国内移行期限を徒過した日から12ヶ月以内又は、徒過の事由が解消した日から2ヶ月以内のいずれか早く満了する日(指定官庁の適用する国内法令が認める場合にはより遅い時)までに、出願人は国内移行手続を行うとともに、徒過の理由を説明した権利回復の請求を行う必要があります。

PCT出願における、基礎出願に基づく引用による補充について

2007年4月1日に発効したPCT規則改正に伴い、EPOなどのPCT加盟国の多くでは、優先権主張を伴う国際出願について、優先権主張の基礎となる出願(基礎出願)には存在するが、国際出願には存在しない記載について、基礎出願から引用により補充すること(つまり、基礎出願に基づく補正)が認められています。しかしながら、従来、日本では、この「引用による補充」に関する規則の適応を留保していたため、国際出願に欠落した記載が発見されても、基礎出願に基づく補正はできませんでした。

今回、日本は前述した留保を撤回し、2012年10月1日以降に受理された国際出願について、「引用による補充」の手続を認めることになりました。また、日本を指定した国際出願についても、手続に不備がない限り、受理官庁が認めた引用による補充の効果を認めます。

引用による補充を行うための要件

1) 優先権主張を伴う国際出願であること。

2) 欠落した記載が基礎出願に完全に記載されていること。

3) 国際出願の願書に「引用により補充する旨の陳述」が記載されていること(現在の様式には記載されています)。 

引用による補充を行うことのできる期間 

自発的に提出する場合は、国際出願から2ヶ月以内

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付された場合は、命令の発送日から2ヶ月以内 

提出書類 

1) 欠落部分を記載した手続補充書

2) 国際出願の差し替え(または追加)のための用紙

3) 基礎出願の写し(提出済みの場合は省略できます)

4) 基礎出願の和訳文(基礎出願が日本語ではない場合のみ)

5) 意見書(必須ではありません)

引用による補充と国際出願日

引用による補充の手続が認められた場合、国際出願として提出した書類の受理日を国際出願日として認定し、補充された要素または部分は、国際出願として提出された書類に含まれていたものとみなされます。一方、引用による補充の手続が要件を満たしていないと認定された場合、引用による補充に係る書面が受理官庁に到達した日が国際出願日となります

補充の命令に応答しなかった場合

受理官庁から記載の補充を命じる書面が送付され、期限内に引例による補充の手続を行わなかった場合の取り扱いは以下の通りです。

国際出願の「要素」(即ち、明細書の全部又は請求の範囲の全部)の補完を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として取り扱わない旨の通知が送付されます。

国際出願の「部分」(即ち、明細書の部分、請求の範囲の部分、図面の部分または全部)の補充を求める命令に応答しなかった場合、国際出願として提出した書類の受理日が国際出願日となりますが、欠落部分のある国際出願のままでその後の処理は行われます。

引用による補充の注意点

この制度の運用によって、基礎出願に記載されている図面の補充などが可能になりました。しかし、手続要件が満たされていないと判断された場合には、国際出願日が補充手続に係わる書類の受理日に変更されるというリスクもあるため、特に自発的に引用による補充を行う際には、十分な検討が必要です(例えば、欠落した請求項の補充の場合、引用による補充の手続以外に、明細書中の記載に基づく自発補正によって請求項を追加することも考えられます。)

また、引用による部分の補充が認められず、国際出願日が訂正された場合、出願人は国際出願日が訂正された旨の通知の日から1ヶ月以内に、補充の無視を請求するための欠落部分の補充の取下書を提出することができます。取下書の提出によって、補充の手続はなかったものとみなされ(よって出願時の明細書に戻りますが)、国際出願日は訂正されなかったものとみなされます(つまり、最初の国際出願日に戻ります)。

米国(2)

Q. 継続審査請求(RCE、Request for Continued Examination)は何回まで可能か?

A. 特許出願が生きている限りは何回でも可能です。

Q. 継続審査請求(RCE、Request for Continued Examination)を行った場合に、RCE後の最初の審査通知が最後の拒絶理由通知(Final Action)になることはあるか?

A. RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなることは、規則上は有り得ますが、実務上は殆どありません。
RCE後の最初の審査通知がFinal Actionになるのは、2つの要件:

(1)RCE前のクレームとRCE後のクレームとが同一である、

(2)RCE後の審査における拒絶の理由がRCE前の審査における拒絶の理由と同一である、

共に満たされる場合に限ります。

しかし、RCEを行うのは、殆どの場合、Final Action後に提出したクレームの補正や証拠が新たな争点(New Issue)を提起するものであって考慮出来ないと認められた場合です。このような場合に、上記の要件(1)及び(2)に該当することはあまりないはずです。

但し、Final Actionの法定期限内に許可通知(Notice of Allowance)を得ることができずに、延命措置としてRCEをしたというような場合には、RCE後の最初の審査通知が出される前に、なるべく早期に補正(Preliminary Amendment)や新たな証拠を提出しないと、最初の審査通知がFinal Actionになってしまう可能性が有ります。このような状況において、補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請するRequest for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)ということも考えられます。

なお、RCEを提出する際に、クレームに何らかの補正を行なうと、次の最初の審査通知がfinal actionとなるのを防ぐことができますので、状況によってはそのような手段を講じることもあります。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

Q. RCEの提出後、一年以上経過したが、全く動きが無い。審査を促進するための手段は無いのか?

A. 近年、USPTOは、RCEの利用を減ずるための方策を採用しており、その1つがUSPTOにおけるRCE後の処理の優先度を下げることです。

その結果、RCE後に次のアクションが出るまで非常に時間がかかるようになってしまいました。弊所の取扱い案件においても、RCE後のアクションが出るまで1年近くかかった例が幾つか有ります。1年以上アクションが無いということもあると聞きます。

考えられる対策としては、米国代理人に直接、審査官に問い合せてもらうか、若しくは面談の申請をすることが挙げられます。尤も、前者については、審査官はRCE案件を速やかに処理することは要求されないため、効果が得られるか定かで無く、また後者については、もし面談後にRCEを請求したというのであれば、効果とコストの観点から現実的なオプションでは無いかも知れません。

尚、多くの出願人や実務者がRCE後の審査の遅延を問題視しており、現在USPTOがパブリックオピニオンを求めている模様です(2013年2月4日まで)。従って、近い将来改善される可能性は有りますが、現在の所、RCEを請求すれば、常に審査が大幅に遅れる可能性があるということを念頭に置かなければならないようです。

Q. 米国において最後の拒絶理由通知(Final Office Action)後に補正を行わずに、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書を提出した場合、これは考慮されるのか?

A. 状況により考慮されることも有りますが、弊所の経験からは、新たな検討を要するという理由で、継続審査請求(RCE)や審判請求(Appeal)を行わないと検討してもらえないことが多いようです。

Q. 最後の拒絶理由通知(Final Office Action)後に回答書を提出して、法定期限内(Final Actionの日から6ヶ月)に次の審査通知が出ないことがあるのか?その場合どうなるのか?

A. あります。最後の拒絶理由通知の日から6ヶ月の法定期間内に許可通知(Notice of Allowance)(拒絶理由通知ではありません)が出されず、且つ、出願人が該6ヶ月の期間内にRCEや審判請求を行うなど出願を継続させるための手続きを取ることを怠った場合、出願放棄と見なされます。

注意すべきは、上記6ヶ月の期間内に審査官の応答があっても、それが許可通知ではなく拒絶理由通知("Advisory Action"と言います)である場合には、出願人はそのAdvisory Actionに回答する義務があり、上記6ヶ月の期間内に許可通知がもらえそうにないときには、出願人は上記6ヶ月の期間内にRCEや審判請求を行うなど出願を継続させるための手続きを取っておかなければならない、ということです。

Q. 米国における分割出願と継続出願との違いがよく分からないのだが?

A. 米国では、Restriction指令により審査対象外となったクレームに関して出願し直す場合のみ"divisional application"(分割出願)と称し、自発的に行う「分割出願」は"continuation application"(継続出願)と称します。

Q. ターミナルディスクレーマー(Terminal Disclaimer)とはどのようなものか?

A. ある特許出願のクレームが、その出願と同一の発明者または譲受人による他の特許又は特許出願のクレームと同じでないにしても特許的に区別できない(not patentably distinct)と判断された時に、自明型(obviousness type)二重特許(ダブルパテント)の拒絶理由が出されます。Terminal Disclaimerは、この自明型二重特許の拒絶理由を解消するための手段です。

具体的には、Terminal Disclaimerを提出して、先願の特許権存続期間の満了日と一致させるように後願の特許権存続期間の一部を放棄することにより、自明型二重特許の拒絶を解消することができます(MPEP § 804.02 II.)。

尚、Terminal Disclaimerは、先願特許と後願特許の発明者または譲受人が同一である限りにおいて有効な手続だということに注意が必要です。Terminal Disclaimerによって拒絶を克服して特許を受けた後に、先願特許と後願特許のどちらか一方だけが他人に譲渡された場合には、後願特許は権利行使不能(unenforceable)になってします。

一旦受理されたTerminal Disclaimerを取り下げることについては特許発行前若しくは再審査(Reexaminationにおける再審査証明書(Reexamination Certificate)の発行前であれば可能ですが、それ以後は、ほぼ不可能になってしまいます。再発行(Reissue)や訂正証明書(certificate of correction)などでTerminal Disclaimerを無効化することはできません。(1490 Disclaimers [R-7] - 1400 Correction of Patents)従って、Terminal Disclaimerを提出する際には、譲渡の可能性などについて慎重に検討することが必要です。

因みに、ある特許出願のクレームが、その出願と同一の発明者または出願人による他の特許又は特許出願のクレームと同一と判断された場合には、同一発明型(same invention type)二重特許の拒絶を受けます。この場合、Terminal Disclaimerによって拒絶を解消することはできず、クレームの削除や補正によりクレームを明確に差別化することが必要になります。

Q. 米国において特許無効立証の証拠として、審査の段階で審査官に考慮された先行技術文献と、考慮されなかった先行技術文献では重要度に違いがないのか?

A. 成立済みの特許の有効・無効の判断においては、特許が有効であることが推定され(patent is presumed valid)、特許無効の立証の為の証拠基準は「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)であることが要求されます。このことは、無効の証拠として使用される先行技術文献が、審査の段階で審査官に考慮されたものであるか否かには影響されません。

この点については、Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership事件の最高裁判決(2011年6月9日)において、Microsoft社が、審査段階で考慮されなかった先行技術文献に関しては、これに対して特許が有効であるという推定が成り立たず、そのような文献については、特許無効の立証の為の証拠基準は「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)ではなく、「証拠の優越性」(Preponderance of Evidence)(即ち、その証拠に基づいて、どちらかと言えば無効である可能性が高いと判断されれば特許無効)とすべき、と主張しましたが、米最高裁は、これを退け、審査段階で考慮されたか否かに関わらず、従来からの基準である「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)を適用すべきことを明確にしました。

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