有効性

弊所の基本理念

photo

例えば同じ所有権でも「土地」であれば、明確な境界線を引いて権利を主張することができます。

一方、特許は、無形の知的財産に関して、言葉で目に見えない境界線を引くことにより、自らの権利範囲を明らかにしなければなりません。これは大変な知識と技術を要する高度な作業です。僅かな表現の違いによって、当然権利範囲に入ると考えていたものに権利が及ばなかったり、逆に意図していた範囲より広すぎて従来の物との違いを明らかにできずに権利が無効となってしまうこともあります。

意図した通りの範囲の知的財産権を取得するためには、法律及び技術に関する知識のみならず、非常に高度な論理構成力が要求されます。料理人が違えば、材料が同じでも全く異なる味の料理が出来るのと同じように、特許の世界でも、出願人から提供される情報が同じであっても、それを処理する人間によって結果は全く異なったものとなります。

所望の範囲の権利取得のために優れた明細書が必須であることはいうまでも無く、審査や係争事件においては、同じ議論や証拠を提出するのであっても、順序や提示の仕方によっては、本来認められるべきであった議論や証拠の有効性が認められないということも起こり得ます。

井上&アソシエイツでは、長年、外国特許実務に携わることで蓄積した経験に基づき、お客様からのご依頼内容と頂いた情報を徹底的に検討し、技術及び法律の知識を駆使し、論理的、明快且つ説得力のある文書を作成することにより、確実且つ効率的な権利の取得と保護を可能にします。

特許実務も一種の職人技ですが、弊所には一切妥協することなく約35年に亘って外国特許実務に携わることによって蓄積した技術とノウハウがあります。また少数精鋭にて高品質なサービスを安定して供給致します。

特に外国への出願について日本国内代理人の意議やあり方に疑問を抱いておいでの方は、是非弊所を 一度お試し下さい。勿論、日本国内の出願につきましても、同様に高度な技術を駆使し、質の高い権利取得を可能にします。

米国(5.1): 特許の取消し・無効を請求する手続き[付与後異議(Post-grant review)等]

2011年の法改正(AIA)により導入された新制度

2011年の法改正(America Invents Act, AIA)が米国特許実務に与える影響に関して、米国の専門家の多くが、付与後異議申立て制度(Post-grant review proceedings)の導入が、先願主義への移行よりも大きなインパクトがあるという趣旨の発言をしております。しかし、付与後異議申立ての対象となるのは先願主義への移行が実施される2013年3月16日以降に提出された出願に基づく特許ですので、そのような出願が許可になって初めてこの手続きの対象となるわけですから、実際にこの手続きの利用が可能になるのは早くても2015年頃ということになります。

上記のように鳴り物入りで導入される付与後異議申立て制度ですが、2012年8月14日に公表された最終的なルールによると、これを利用するために米国特許庁に支払う手数料が非常に高く(クレーム数にもよるが、特許庁に支払う手数料が$30,000(約270万円)~)、欧州における異議申立て制度(特許庁に支払う手数料が745ユーロ(10万円弱))と同じような感覚で利用するのは難しそうです。もっとも、米国における訴訟費用は、日本などとは桁違いですので、上記の費用を高いと感じるか、それほどでもないと感じるかは利用者次第です。

尚、現行の査定系再審査(Ex Partes Reexamination)(第三者の関与が極めて制限されている)は、2011年の法改正後も(料金以外は)実質的に変更なく維持されます。

一方、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)(第三者が大々的に関与出来る)は、2012年9月16日に当事者系レビュー(Inter Partes Review)に変更されました。この当事者系レビュー(Inter Partes Review)は、特許付与後9ヶ月以降又は付与後異議申立手続き(Post-grant Review)の終了時から、特許存続期間中に申請可能です。この申請可能時期と、申請理由が先行技術に基づく新規性違反(102条)、自明(103条)のみに制限されること以外は、当事者系レビュー(Inter Partes Review)のルールは、付与後異議申立て(Post-grant Review)と類似しております。

また、当事者系レビュー(Inter Partes Review)を申請した場合、米国特許庁に申請が受理されて再審査が開始されるための基準は、従来の特許性に関する実質的に新たな問題(substantial new question of patentability)(審査時に米特許庁に検討されなかった問題)が提起されているか否か(以前の当事者系再審査における基準)ではなく、再審査請求対象のクレームのうち、少なくとも1つが無効であることが合理的に見込めるかreasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged)になります。[査定系再審査(Ex Partes Reexamination)については、従来通り、実質的に新たな問題が提起されているか否かが基準となります。]

上記のように基準を"substantial new question of patentability"から"reasonable likelihood"へ変更した意図は、"reasonable likelihood"にすることにより基準を引き上げるということのようです(House Rep. 112-98 (Part 1), at 47, 112th Cong., 1st Sess.)。実際には、運用が開始されてみないと分かりませんが、少なくとも"reasonable likelihood"の方が理由説明の負担が大きいことが予想されますので、申請を受理される確率は下がる可能性は十分にあると思います。しかし、特許性に関わる重要な問題で、審査官が検討したにも関わらず、検討が不十分で特許になっているという件も少なからずあると思います。そういった場合にも、基準が"reasonable likelihood"であれば、申請を受理される可能性はあるわけですので、特許を取消しにできるチャンス自体は広がると考えています。

尚、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)の請求件数は年々増加しており、近年は年間3百件近く請求されております。特許付与後異議申立手続き(Post-grant Review)は、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)と比較して広範に亘る理由での申請が可能であるため、大いに活用されることが期待されていましたが、上記した高額な手数料が大きなネックとなることが予想されます。

付与後異議申立て制度(Post-grant review proceedings)の概要

I. 導入の目的: 第三者が特許の無効を求める手続きとして、従来の再審査制度(reexamination)や訴訟よりも、利用しやすく費用がかからず且つ結論が出るのが早い手続きを導入する。

II. 対象: 2013年3月16日以降の出願に基づく特許(ビジネス方法に関する発明の場合を除く。ビジネス方法の場合、2012年9月16日に施行される暫定的な付与後異議申立手続きにて争われる。この手続きでは、施行日である2013年3月16日以前に成立した特許も対象となる。)

III.異議申立て申請の有資格者: 特許権者以外の誰でも可

IV.特許庁内担当部署: 審判部[the Patent Trial and Appeal Board (元Interference審判部、the Board of Patent Appeals and Interferences)]

V.異議申立て手続きの流れ:

 1.申請時期: 特許査定後(若しくは特許再発行後)9ヶ月以内
 2.異議申立てに対する特許権者の予備的回答(クレームの放棄(disclaim)は可能だが、補正は不可)(義務では無い): 申請後3ヶ月以内
 3.異議申立を認めるか否かの決定(手続を開始するか否かの決定): 特許権者の予備的回答後3ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内
 4.特許が無効か否かの決定: 申請から1年以内(2年まで延長可)
注: 異議申立の請求人が、先に特許無効を訴える訴訟を起こしていた場合、異議申立ては認められない。また、異議申立てと同日又はそれ以降に特許無効を訴える訴訟を起こした際には、以下の手続きが有るまで訴訟手続きは保留となる:(1)特許権者が訴訟の保留の解除を申請するか、若しくは侵害訴訟(反訴)を提起する、又は(2)異議申立て申請人が訴訟の取り下げを申請する。

VI.採用可能な無効理由と申請時提出書類: ベストモード以外の全ての理由(112条に基づく記載要件や実施可能要件を含む)が採用可
 申請書類は、申請人を特定し、更に異議申立ての根拠と証拠を含む必要が有る。  後述する政府料金の支払いも必要。

VII.異議申立てを認める基準: 以下のいずれか又は両方の条件を満たす場合に異議申立てが認められる。

- 異議申立て申請書が、特許の少なくとも1つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合(the petition demonstrates that it is “more likely than not” that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.)
- 他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合(the petition “raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.”)

VIII.請求人の立証責任(Burden of Proof): 無効の根拠となる証拠の優越性(Preponderance of Evidence)を示すことが必要
 この優越性(Preponderance)に関して、明確な基準は無いが、一般的に、無効である可能性が50%を越せば(例えば51%でも)優越性(Preponderance)があると認識されている。訴訟においては、特許は有効であると推定され、無効にするためには明確かつ説得力のある証拠(Clear and Convincing Evidence)が要求される。

IX.口頭審理: 当事者のいずれかが請求すれば許可される

X.控訴: 連邦巡回区控訴裁判所(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)

XI.和解: 当事者間の合意による和解が可

XII.エストッペル(Estoppel): 異議決定後は、異議申立人は、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会(ITC)における手続きにおいて、異議申立て手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張をすることは許されない。

追記: ビジネス方法に関する発明(主に金融関連のもの)については、暫定的な異議申立て制度が早期に導入され、先願主義移行以前の特許も異議申立ての対象となります。この背景には、ソフトウェアー関連の発明に特許を与えるべきではないというロビー活動の存在があるものと思われます。そういったロビー活動をしている団体は、ビルスキー事件[In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)]において、最高裁がビジネス方法を特許の対象外とすることを期待しておりましたが、最高裁の判決はビジネス方法も特許の対象たり得るとの判決を出したため、ビジネス方法特許の有効性を争う制度の導入を要求しており、これが今回の暫定的な異議申立て制度につながったようです。

尚、米国特許庁は手続きが大いに活用されることを見込んでおり、既に審判部の増員が決定しているそうです。

高品質な技術翻訳(特許出願明細書等)井上アソシエイツ 次へ[米国(5.2): 特許の取消し・無効を請求する手続き Part2]

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  補正  新規性  記載  提出  必要  明細書  米国特許  費用  上記  以下  application  翻訳  審査  or  patent  先行技術  先願  可能  料金  手続  移行  特許出願  比較  利用  審査官  主張  申請  異議申立  要求  対象  方法  an  説明  可能性  Patent  請求  要件  制度  出来  検討  制限  特許庁  not  with  変更  理由  延長  存在  問題  手数料  claim  明確  実際  時期  AIA  月以内  無効  支払  特定  期間  先願主義  at  技術  第三者  特許性  one  art  非常  基準  採用  特許査定  事件  重要  実施  十分  claims  Appeal  review  改正  証拠  以前  一般的  当事者系  new  grant  有効  口頭審理  出願明細書  applications  判決  審査請求  導入  概要  再審査  近年  特許権者  公表  許可  レビュー  根拠  examination  epo  Review  関連  実質的  www  書類  発行  決定  Inter  増加  井上  米国特許庁  施行  影響  II  目的  異議  Post  use  付与後異議申立  other  年以内  侵害  条件  開始  訴訟  最終的  特許権  Partes  以外  再発行  自明  違反  more  法改正  アソシエイツ  意図  合理的  立証  維持  日以降  than  審判部  Fed  査定系再審査  III  提示  従来  all  but  right  放棄  解決  reexamination  ビジネス  記載要件  見込  Act  提起  類似  Invents  America  高額  件数  専門家  趣旨  ルール  patents  審判  回答  proceedings  実務  最高裁  CAFC  確率  would  so  実施可能要件  早期  ex  Cir  両方  有効性  活用  義務  認識  reasonable  異議申  年間  re  成立  今回  ベストモード  高品質  異議申立人  2d  現行  申請可能  異議決定  legal  一般  付与後異議  Reexamination  担当  特許無効  申請時  申請書類  推定  方法特許  品質  Ex  対象外  当事者  期待  当事者系再審査  特許査定後  question  Trial  エストッペル  least  Part  査定系  申請書  裁判所  暫定  特許出願明細書  取消  申立  index  ユーロ  日以前  substantial  異議申立手続  respect  特許付与後  inoue  関与  ep  Board  予想  政府料金  説得力  不可  技術翻訳  存続期間  set  reason  受理  提出書類  無効理由  実施可能  Evidence  likely  50  like  結論  広範  発行後  Parte  自体  終了  Clear  likelihood  Court  important  VIII  Bilski  不十分  petition  patentability  3d  her  負担  am  採用可能  新規又  Convincing  先願主義移行  侵害訴訟  申請人  ITC  IV  申請時期  責任  再審査請求  法的問題  暫定的  後述  最終  challenged  和解  未解決  以内  付与後異議申立手続  審理  優越性  利用者  合意  proceeding  連邦巡回区控訴裁判所  運用  請求人  Preponderance  控訴  ability  VII  mg  裁判  petitioner  解除  発言  万円弱  以降  demonstrates  背景  特許権者以外  付与後  付与  主義  exam  予備回答  Federal  1st  able  訴訟手続  view  査定  unsettled  unpatentable  prevail  施行日  reexam  国際  novel  raises  特許存続期間中  従来通  特許実務  改正後  新規  新規性違反  感覚  年頃  予備的回答後  法改正後  米国際貿易委員会  終了時  立証責任  先行  再審査制度  再審査請求対象  活動  申請可能時期  申請理由  保留  明細  裁判所又  月以降又  説得  訴訟費用  同日  ロビー  有資格者  ネック  next  oa  Re  Reexam  XII  Interference  patentable  Part2  ed  disclaim  assets  Circuit  sets  Appeals 

欧州(5): 審査

比較的厳しくオーソドックスな審査が行われます。審査官や個々の案件により状況は大きく異なりますので、一概にどの国や地域が審査が厳しいと明言することは難しいのですが、一般的に日本や米国よりも厳しいと言われております。我々が扱った案件でも、最初の実体審査通知が許可通知(厳密には、Rule 71(3)の許可予告通知)ということも結構有るのですが、一旦、拒絶されると厳しく追及してくる審査官が比較的多いという印象です。

KSR判決以前は、一般的に欧州の方が米国より審査が厳しいと考えられていましたが、最近は差が小さくなっているように感じます。米国のKSR判決により、米国における非自明性の基準と欧州における進歩性の基準がほぼ等しくなったと述べている欧米のアトーニーもおります。

新規性

欧州においては、日本や米国と比較して、新規性の拒絶は受け難いと言えます。

具体的には、EPOにおいて新規性を否定するためには、審査対象の発明が公知技術文献に直接的且つ明確(directly and unambiguously)に記載されていることが要求され、そのような厳密な意味での新規性を要求する判断基準は、"Photographic Novelty"と称されることがあります。要するに、欧州では、公知文献に内在的に開示されていると判断され得るような事項であっても、それが直接的且つ明確に読み取れ無い場合、そのような事項は公知文献に開示されているとは見なされません。例えば、本発明と公知文献に開示されている発明の違いが、周知技術の付加や周知の均等物による置換などであっても、明示的な違いが有れば、それは新規性ではなく、進歩性の問題とされます。

一方、日本の新規性判断基準は、本発明と公知文献に違いが有っても、その相違が実質的なものでないと判断されると新規性は否定されます。例えば、例えば、本発明と公知文献の違いが、周知技術の付加や周知の均等物による置換に過ぎないと判断されれば、本発明の新規性が否定されます。この様な新規性判断基準は、欧州の"Photographic Novelty"に対比して、"Enlarged Novelty"と称されることもあります。

しかし、仮に新規性を認められても進歩性も認められなければ、結局は特許許可を受けることは出来ませんので、特許性審査において、この新規性判断の厳しさが大きな問題になることは余りありません。例外は、出願時に未公開であった先願(Secret Prior Art)が引用された場合です。この様な出願時に未公開であった先願に対しては、新規性を有することは要求されますが、進歩性まで有することは要求されません。従って、その様な先願が引用された場合、新規性が認められれば、進歩性が無くても特許が認められることとなります。

また、このEPOの新規性判断の考え方は、補正の適格性や優先権主張の有効性の判断にも適用されます。

要するに、補正については、上記のような新規性判断基準(Photographic Novelty)に照らして、補正後の請求項が出願時の明細書の開示に対して新規性が無いと言える程度に、直接的且つ明示的に記載されているものにしか補正することができません。この点については、別途、補正に関してより具体的に説明します。

また、優先権主張の有効性についても、EP出願が、優先権出願に対して新規性を有しないということが要求され、ここでの新規性は、上記したような厳格な意味での新規性になります。要するに、優先権出願から黙示的に読み取れると言えるような発明であっても、優先権出願に直接的且つ明示的に示されていると言えなければ、優先権の有効性が認められません。

進歩性

通常、Problem-Solution Approach(課題-解決手段アプローチ)に沿って判断されます。具体的には、以下のようの手順で進歩性を評価します。

(i)  determining the "closest prior art",

クレームされた発明と最も近い技術を開示する"最近似先行技術"を特定し、

(ii)  establishing the "objective technical problem" to be solved, and

最近似先行技術を念頭に置き、クレームされた発明が解決する技術的課題を決定し、そして

[補足: ここで実質的に要求されているのは、クレームされた発明と先行技術の技術的相違点(先行技術には記載されていない当該発明の特徴)を特定し、その技術的相違点に起因する先行技術に対する該発明のアドバンテージを特定することです。このアドバンテージを上記の「技術的課題」と考えれば良いと思います。]

(iii)  considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

クレームされた発明が提供する当該技術的課題の解決手段について、当業者が、最近似先行技術から出発して、該解決手段に到達することが自明であったかどうかを判断する。

[補足: 最近似先行技術を検討し、当該技術的課題に直面した当業者が、他の公知技術などを考慮した上で、クレームされた発明が提供する解決手段に到達する見込みについて判断し、この見込みが"could"(「したかもしれない」や「した可能性がある」)では「自明であった」とは言えず、"would"(「したであろう」)であった場合に「自明であった」と判断されます。この"would"は、米国MPEPにおける"with reasonable expectation of success"(「合理的成功の見込みをもって」)とほぼ同意と考えて良いと思います。]

審査に要する期間

欧州は審査に非常に時間がかかることも特徴です。通常、審査請求から特許取得まで、3~4年、場合によってはそれ以上かかります。審査官の質は高いのですが、取り扱う案件の数に見合うだけの数の審査官がいないということが最大の原因です。

加盟国におけるプラクティスの違い

EPOより許可された後に、所望の指定国への登録を行いますが、無効訴訟などは国毎に行われ、またその際はその国の法律に基づいて、特許の有効性が判断されます。

特に、ドイツはEPC加盟国でありながら、ドイツで選択発明が認められるか定かで無い点に注意が必要です。このことは、選択発明を認めているEPOにより許可された特許をドイツに登録しても、ドイツでは無効にされる可能性が有ることを意味します。

また、EPC加盟国でも、ベルギー、ギリシャ、オランダ、スイスは方式審査のみですので、これらの国において早期且つ安価に権利を取得することを希望するのであれば、EPO経由でなく直接出願した方が、目標を達成しやすいと言えます。

フランスにおいては、審査段階では新規性についてのみ検討されます。従って、やはりEPO経由よりも直接出願の方が比較的容易に権利化できる可能性があります。但し、無効訴訟においては、進歩性も問題となります(審査中、登録後、訴訟前に補正が可能)。

成分Aの量に関して『好ましい量』

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  補正  新規性  記載  必要  EPO  進歩性  明細書  上記  以下  審査  拒絶  or  be  先行技術  先願  判断  可能  請求項  EPC  例外  比較  審査官  主張  開示  適用  要求  対象  an  説明  可能性  成分  請求  優先権  出来  検討  not  選択  指定国  本発明  with  選択発明  公開  通常  考慮  具体的  出願時  問題  特徴  claim  明確  審査通知  無効  ドイツ  特定  期間  公知  EP  文献  at  技術  加盟国  最初  登録  容易  特許性  引用  art  当業者  非常  意味  基準  invention  注意  指定  権利化  提供  以前  優先権主張  一般的  prior  非自明性  有効  権利  判決  審査請求  MPEP  通知  状況  許可  実質的  否定  been  課題  決定  以上  自明性  取得  判断基準  訴訟  自明  案件  手段  経由  優先権出願  合理的  達成  事項  アプローチ  時間  解決  相違  problem  評価  見込  段階  明示的  Art  程度  Prior  Rule  KSR  許可通知  原因  would  Novelty  so  審査段階  結局  実体審査  早期  印象  ex  有効性  加盟  フランス  technical  reasonable  特許許可  re  新規性判断  large  プラクティス  登録後  直接  置換  一般  法律  公知技術  未公開  到達  Secret  公知文献  成功  claimed  skill  優先  希望  周知  解決手段  objective  最大  skilled  直接出願  ii  新規性判断基準  欧米  無効訴訟  当該  person  相違点  所望  直接的  国毎  念頭  最近  手順  プロ  特許取得  補足  補正後  最近似先行技術  Problem  Photographic  side  周知技術  明示  reason  技術的課題  starting  起因  Solution  directly  closest  スイス  同意  determining  considering  アドバンテージ  付加  地域  均等物  直接的且  特許取  her  進歩  per  厳格  am  whether  term  厳密  非自明  expectation  iii  アトーニー  success  could  unambiguously  内在的  一概  安価  判決以前  方式審査  直面  比較的容易  obvious  当該技術的課題  Approach  start  技術的相違点  技術的  目標  Enlarged  オランダ  able  審査中  比較的多  対比  over  新規  当該発明  実体審査通知  先行  出発  別途  オーソドックス  明細  ギリシャ  該発明  該解決手段  一旦  結構  合理的成功  ベルギー  oa  low  fr  establish  establishing  ed  invent  solved 

米国(1)

Q. 米国における"utility patent"とはどのようなものか?

A. 米国特許には、実用特許(utility patent)、意匠特許(design patent)、植物特許(plant patent)の3種類があり、実用特許(utility patent)は、日本などにおける通常の特許に対応します。米国における"utility patent"を、日本における「実用新案」に対応するものと誤解されることが多いようですが、実用新案を表す英語は"utility model"です。

Q. 米国における「仮出願」とはどのようなものか?

A. 文字通り、優先権を確保するという目的のためだけの「仮の出願」(provisional application)です。通常の出願と異なり、要求事項が非常に少ないのが特徴です。主な特徴は以下の通りです。

- 出願言語は問われず日本語など英語以外の言語でも出願可。

- 通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要(クレームも不要、手書き図面もOK)1)

- 仮出願に対して審査が行われることは無く、出願日から12カ月以内に仮出願に基づく優先権主張をして通常の特許出願(non-provisional application)をしないと、その仮出願は自動的に放棄される。

- 通常の特許出願に移行した場合に限り、仮出願の出願日が、米国特許法第102条(a)項(2)号(旧法の102条(e)に対応)における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日となる2)

- 日本や欧州など殆どの国において、米国の仮出願に基づくパリ条約優先権主張が認められる3)

- 出願料は250ドル(約2万円)。

2011年の法改正(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)によって米国は先発明主義から先願主義に移行しますが、それに伴って仮出願制度の重要性が増すであろうと言われております。

注:

1) 但し、仮出願の明細書に、発明が理解でき且つ実施可能な程度に記載されていなければなりません。即ち、記載要件と実施可能要件(明細書の記載に関する特許法112条第一パラグラフ)を満たす書類を提出する必要があります。といっても、上記のように、仮出願には通常の出願に要求されるような明細書の体裁は不要ですので、何らかの形で発明が十分に開示されていれば、仮出願に基づく優先権は通常認められます。例えば、仮出願において、説明を書き加えた図面を提出し、それを優先権の根拠とすることもできます。

また、英語以外の言語で仮出願した場合には、仮出願もしくは本出願において、仮出願の翻訳文を提出しなければ、仮出願の出願日への遡及を享受することができません。

2) 要するに、適正に本出願に移行した場合、仮出願は、その出願日以降に出願された第三者の出願に対して、102条の新規性及び/又は103条の自明性に関する先行技術となり得ます(Giacomini判決を参照;また、上記判決で言及されるAlexander Milburn Co. v Davis-Bournonville Co.を参照)。

なお、米国特許法第102条(a)項(2)号における「先願」としての基準日、即ち、後願排除の有効日については、こちらで詳しく述べましたように、2011年の改正法(AIA)により、旧法の102条(e)における所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」が廃止されました。これにより、米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日(effective filing date)として認められることになりましたので、パリ条約に基づく優先日が後願排除の有効日とみなされることになり、また、PCT出願は(その出願言語に関わらず)、優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日とみなされることになります。

3) 米国の仮出願に基づくパリ優先権を主張して、米国外に出願することも可能です。しかし、その様な場合、米国外の出願が、米国の仮出願にサポートされているか否か(優先権主張の有効性が認められるか否か)の判断は、その国の法律・規則に基づいて判断されます。この点、特に欧州は、欧州出願の発明が、基礎出願明細書から直接的且つ一義的に導き出せるものである場合にのみ優先権主張の有効性が認められますので、米国では優先権の有効性が認められるようなケースでも、欧州では認められないということが起こりえます。例えば、米国においては、上記の通り、図面に基づくサポートにも寛容であり、多くの場合認められますが、欧州においては、図面のみをサポートとして主張しても、認められない傾向があります。

Q. 出願明細書には必ず実施例を記載する必要があるのか

A. 当業者が過度の実験なしに発明を実施できるように記載されていれば、明細書に実施例を記載する必要は有りません[In re Borkowski, 422 F.2d 904, 908, 164 USPQ 642, 645 (CCPA 1970)]。

Q. 日本における特許出願の場合は、請求項が発明の詳細な説明によりサポートされていなければならないと規定されている(特許法第36条6項1号)が、米国の場合も同様の規定があるか

A. 米国の審査基準(MPEP)にも、日本特許法第36条6項1号の規定に相当する規定が有ります。即ち、MPEP § 608.01(g)及び608.01(o)には以下の規定が有ります。

608.01(g)   Detailed Description of Invention

A detailed description of the invention and drawings follows the general statement of invention and brief description of the drawings. ・・・・・ Every feature specified in the claims must be illustrated, but there should be no superfluous illustrations. 

608.01(o)   Basis for Claim Terminology in Description

The meaning of every term used in any of the claims should be apparent from the descriptive portion of the specification with clear disclosure as to its import; and in mechanical cases, it should be identified in the descriptive portion of the specification by reference to the drawing, designating the part or parts therein to which the term applies. ・・・・・The specification should be objected to if it does not provide proper antecedent basis for the claims by using form paragraph7.44.

上記608.01(g)においては、クレームに記載された全ての特徴について、明細書本文に説明がなければならないと規定されています。但し、当業者には自明の周知事項まで明細書に説明する必要はありません。

上記608.01(o)には、クレームについて明細書本文にも適切な開示が無い場合には、拒絶される旨規定されています。

従って、米国においても日本と同様に、クレームが明細書本文の記載にサポートされていることが要求されると考えます。

タグ:

特許  米国  PCT  出願  クレーム  発明  日本  欧州  新規性  記載  提出  必要  明細書  米国特許  上記  以下  application  翻訳  審査  拒絶  or  be  patent  先行技術  先願  判断  可能  請求項  英語  意匠  移行  特許出願  国際出願  主張  開示  実施例  実用新案  要求  an  対応  説明  請求  要件  制度  優先権  not  filing  規定  with  同様  design  通常  日本語  特徴  claim  翻訳文  後願  AIA  月以内  EP  先願主義  date  規則  at  技術  第三者  one  パリ  art  当業者  非常  基準  特許法  出願日  invention  重要  10  実験  実施  十分  claims  any  改正  理解  審査基準  優先権主張  new  有効  search  優先日  出願明細書  不要  判決  MPEP  サポート  欧州出願  仮出願  詳細  根拠  utility  図面  言語  www  書類  case  種類  参照  目的  use  自明性  所謂  以外  model  ケース  自明  should  法改正  基礎出願  under  specification  日以降  事項  but  放棄  先発明主義  相当  傾向  non  記載要件  誤解  Act  must  Invents  America  there  米国特許法  程度  条約  実施可能要件  ex  effective  重要性  high  有効性  後願排除  re  旧法  parent  特許法第  国際出願日  disclosure  適切  直接  2d  identified  法律  基礎  form  確保  using  cases  general  Hilmer  Invention  優先  周知  state  Search  英語以外  provide  遡及  used  条第  do  does  直接的  米国以外  very  index  ドル  follows  inoue  102  有効日  Doctrine  clear  米国特許法第  明細書本文  drawings  Claim  実施可能  本出願  reference  ヒルマードクトリン  米国外  享受  第一国出願  基準日  自動的  廃止  実用特許  therein  basis  直接的且  USPQ  her  日本特許  Leahy  per  am  parts  sea  its  先発明  Smith  term  herein  statement  訳文  designating  description  国外  以内  出願料  第一国  文字通  文字  portion  ratio  part  CCPA  意匠特許  specific  feature  every  以降  一義的  applies  apparent  主義  言及  ドクトリン  植物特許  up  国際  objected  改正法  出願言語  適正  後願排除目的  新規  新規性及  過度  寛容  排除  02  出願日以降  先行  出願制度  体裁  明細  要求事項  日本特許法  リン  上記判決  本文  low  mechanical  provisional  plant  fr  effect  ed  descriptive  drawing  ip  invent  searched  Every  vs  Detailed  Description 

審査通知に対する応答における発明の効果に関する主張について

意見書などで発明の効果を主張する場合に重要なことがあります。日本の審査では、明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない効果については、意見書や実験証明書などで主張しても考慮されません(審査基準第II部 第2章 2.5、(3)、②参照)。具体的には、日本の審査基準には、以下のように述べられています。

「②意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」

それでは、意見書などで発明の効果を有効に主張する(審査官に斟酌される)ためには、発明の効果が明細書に少なくともどの程度記載されていることが必要なのでしょうか。

その判断基準の参考になる判例の1つが平成17年(行ケ)10389号 審決取消請求事件(解熱鎮痛消炎剤事件)です。この事件における本願発明は、エテンザミドとトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤です。この事件の重要争点が、明細書における発明の顕著な効果の記載の有無であり、出願人は、「エテンザミドとトラネキサム酸との併用による顕著な効果は当初明細書に記載されている」という旨を主張しましたが、審決取り消し訴訟においてもその主張は認められませんでした。つまり、出願後に出願人が実験証明した効果について、「出願当時の明細書に明記はされておらず、また、明細書の記載から読み取る(推論する)ことも出来きない」という判断がなされたものです。この事件の判決では、本願明細書の記載を引用しつつ、上記争点について以下のように述べています(該判決の第4(「当裁判所の判断」)、3、(3)参照)。

「(3) もっとも,本願明細書には,上記のように,『本発明に用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては・・・エテンザミドが特に好ましい。』(段落【0005】)との記載があり,さらに,『【0015】表1より,エテンザミド50mg/kg及びトラネキサム酸200mg/kg単独での抑制率は,それぞれ10%及び14%であり,両薬剤とも軽度の抑制作用が認められた。一方,両薬剤を併用投与した場合の抑制率は56%であり,対照群との間に有意差が認められた。また,この作用をバルジの方法にて検討したところ,併用投与群の相対指数(0.44)は,各単独投与群の相対指数の積(0.77)よりも小さく,併用による相乗効果が認められた。【0016】表2より,エテンザミド100mg/kgおよびトラネキサム酸50mg/kgを併用した場合の抑制率は42%であり,対照群との間に有意差が認められた。また,この作用をバルジの方法にて検討したところ,併用投与群の相対指数(0.58)は,各単独投与群の相対指数の積(0.83)よりも小さく,併用による相乗効果が認められた。』との記載がある。
しかし,本願明細書には,エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく,エテンザミドを採用することが,それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して,格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。そうであれば,本願明細書の段落【0005】,【0015】及び【0016】に上記のような記載があるだけでは,エテンザミドを特定した本願発明が,それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用する態様に比較して,格別に顕著な効果を奏すると認めることはできない。」
(下線は加えました)

上記判決から明らかなように、明細書において発明の効果が「僅かなりとも」記載されているような程度では足りず、本発明の効果をかなり明確に記載しておく必要があります(なるべく比較実験データを記載しておくことが望ましい)。

米国においては、当初明細書に記載のない新たな効果を主張することについては特に制限がなく、有効に主張できます(In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145)。(ただし、そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いので要注意です。)

EPOにおいては、当初明細書に記載のない新たな効果については、「当初明細書に示唆される技術的課題に含意される(implied by)効果または該技術的課題と関連する(related to)効果」であると当業者が認識する効果であれば、基本的には有効に主張できます(EPOの審査基準のC_IV_11.5.2参照)。

一方、上記判例と対照的な内容の判例を以下に挙げます。「実施例の後出し」が認められた判決として良く話題に上る平成21年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件(日焼け止め剤組成物事件)の判決においては、正確にいえば、出願後に出願人が実験証明書で示した効果について、「出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取る(推論する)ことが出来る」という判断がなされたものです。上記の平成17年(行ケ)10389号 審決取消請求事件(解熱鎮痛消炎剤事件)の上記引用判決文との対比のために、参考までに、平成21年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件(日焼け止め剤組成物事件)の判決文の要所を下記に引用いたします。

「当初明細書に,『発明の効果』に関し,何らの記載がない場合はさておき,当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には,記載の範囲を超えない限り,出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり...」(該判決の第4(「当裁判所の判断」)、1、(1)の最終段落を参照)

「前記のとおり,本願当初明細書には,『現在,驚くべきことに,本組成物が優れた安定性(特に光安定性),有効性,及び紫外線防止効果(UVA及びUVBのいずれの防止作用を含めて)を,・・・提供することが見出されている。』(甲3,段落【0011】),『好ましい有機性日焼け止め剤活性種は2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸である』(甲3,段落【0025】)と記載されているから,当業者は,UVBフィルターとして『2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸』を含み,他の特定成分と組み合わせた本願発明の組成物が優れた紫外線防止効果を有することを理解し,各組成成分の和を超えた相乗効果をも奏し得るであろうことを理解することができるといえる」 (該判決の第4(「当裁判所の判断」)、2、(4)、エの第2段落を参照)

平成17年(行ケ)第10389号 審決取消請求事件(解熱鎮痛消炎剤事件)の判決文と、平成21年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件(日焼け止め剤組成物事件)の判決文とを比較・検討することにより、明細書において本発明の効果について最低限どれくらい明確に記載しておく必要があるのかについてのおおよその目安が得られるのではないかと考えます。

なお、上記平成21年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件(日焼け止め剤組成物事件)の判決では、「明細書に『発明の効果」について何らの記載がない場合に出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではない」ことの理由に関する理論的考察が述べられています(該判決の第4(「当裁判所の判断」)、1、(1)参照)。日本の審査基準における「意見書等で主張された効果の参酌」の説明の趣旨を理解するうえで参考になりますので、その要点を以下に示します:

「本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に反する」、

「進歩性の判断に重要な解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があり、したがって、本願当初明細書に記載されていない効果について出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果となる」、

「ただし、本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではないのは、出願人と第三者との公平の要請に基づくものなので、当初明細書に、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである」

タグ:

特許  米国  出願  発明  日本  記載  提出  必要  EPO  進歩性  明細書  上記  以下  審査  効果  or  先願  判断  可能  宣誓供述書  出願人  比較  審査官  主張  開示  データ  実施例  方法  an  範囲  説明  可能性  成分  請求  制度  出来  検討  制限  本発明  考慮  理由  具体的  明確  特定  EP  先願主義  at  意見書  技術  第三者  引用  当業者  基準  採用  事件  注意  重要  10  実験  実施  補充  提供  内容  理解  審査基準  有効  結果  判決  観点  EP  MPEP  現在  図面  判例  形式  関連  www  課題  参照  出願後  II  平成  参考  判断基準  訴訟  証明  特許権  以外  基本的  手段  pdf  EPO  under  顕著  立証  特許制度  Fed  議論  related  提示  解決  組成物  示唆  趣旨  go  程度  態様  20  jpo  ex  Cir  明記  有効性  有利  正確  認識  下記  re  25  Q2  2d  15  投与  意見  抑制  関係  後出  参酌  防止  解決手段  USPQ2d  有無  ii  審決取消請求事件  宣誓  00  見出  裁判所  エテンザミド  取消  実験証明書  引用発明  考察  21  102  話題  本願明細書  比較実験  格別  50  技術的課題  推論  供述書  作用  安定  11  3d  USPQ  当初明細書  トラネキサム  進歩  実験結果等  段落  当初  ku  判決文  剤組成物事件  最終  争点  日焼  併用  17  10238  意見書等  サリチル  審査基準第  実験結果  宣誓供述  単独  相乗効果  100  目安  ratio  酸系抗炎症剤  相対指数  最低限  VII  mg  本願当初明細書  本願発明  裁判  該判決  kg  103  当裁判所  技術的  付与  主張又  組成  下線  主義  解熱鎮痛消炎剤事件  16  10389  14  要請  late  抑制率  対照的  対比  審決  明細書又  実験証明  有機  前記  出願当時  当時  UVB  II  対照群  0015  0005  0016  02  両薬剤  紫外線防止効果  公平  併用投与群  明細  要点  要所  スルホン  各単独投与群  上記判決  バルジ  薬剤  有意差  ベンズイミダゾール  フェニル  ed  shiryou 

「後知恵」(hind-sight)による拒絶に対処しやすい明細書作成について

審査基準における「後知恵」

現在の日本の審査基準には「後知恵」の防止に関する規定は存在していません。しかし、1993年に審査基準に導入されて以来、2000年の改訂前までの審査基準には「その他の留意事項」として「後知恵」の防止規定が存在しました。2000年の改訂で削除されたその規定は以下の通りです:

「本願の明細書から得た知識を前提として事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」)

一方、米国の審査基準(MPEP)(MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)では、「2142: Legal Concept of Prima Facie Obviousness [R-6]」に「However, impermissible hindsight must be avoided and the legal conclusion must be reached on the basis of the facts gleaned from the prior art.」(...許容できない後知恵は防止しなければならず、法律的結論は先行技術から収集した事実に基づいて下さなければならない)と記載され、「後知恵」の防止に関する規定が存在します。

なお、米国の審査基準では、「後知恵」を防止する観点から、prima facie obviousness(一応の自明性)が成立する要件には以下の2項目が含まれています:
(1)TSMテスト(teaching, suggestion, or motivation test)(「2143.01: Suggestion or Motivation To Modify the References [R-6]」などを参照)と
(2)reasonable expectation of success(成功するという合理的な期待)(「2143.02: Reasonable Expectation of Success Is Required [R-6]」などを参照)。

また、EPOの審査基準(Guidelines for Examination in the EPO)では、「C_IV_11.9.2: "ex post facto" analysis; surprising technical advantage」と「C_IV_11.7.3: Could-would approach」に「事後分析("ex post facto" analysis)」(後知恵)の防止に関する規定が存在します。〕

「後知恵」に関する考察

上記のような一種の「戒め」の存在からも分かる通り、国を問わず、特許庁の審査官にとって最大のタブーの一つが、いわゆる「後知恵」(hindsight)に基づく拒絶を出してしまうことです。

「後知恵」は、進歩性(非自明性)の判断において問題になることが多く、「後知恵」による進歩性欠如の拒絶の説明で、しばしば引き合いに出されるのが有名な「コロンブスの卵」です。要するに、以前には誰にも成されていなかった発明に対して、最初に発明したことの価値を無視して、後から結果が容易に見えることのみに基づいて評価してしまうのが、「後知恵」による拒絶です。

しかし、考えてみれば、審査官が審査に先立って先行技術文献をサーチする際には、当然に本発明の内容を頭に入れてそれを基準にしてサーチするわけですのですので、そこには必然的に「後知恵」のバイアスがかかります。そして、そのようにしてサーチしてきた先行技術文献に対する発明の特許性を評価する段に至っては、その「後知恵」に基づく色眼鏡を外して、サーチを行った審査官自身にとってではなく、発明がなされた当時の「当業者」にとって発明が容易であったということを、充分な根拠をもって「理論付け」することが出来るか否かを検討します。

一般人には、この「色眼鏡」を外すことが難しいのですが、特許庁の審査官は必ず「色眼鏡」を外して発明と先行技術の関係を評価することが要求されます。

そして、その「理論付け」の根拠が一応、一見して充分なものであれば、「後知恵」はないことになり、もしもその「理論付け」の根拠が全く無い若しくは明らかに不充分であれば「後知恵」による拒絶ということになります(ただし、欧米・日本・韓国などの先進国では後者の状況は通常はごく稀にしか生じません)。

しかし、実際は、「理論付け」が充分かどうか自体についての純粋に客観的な判断基準はないわけですので、多くの場合の、ある意味では、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得るとも言えます。この点に関連して、米国Albany Law Schoolの教授が、陪審を想定して一般市民400人を対象に、hingsightの影響についての調査を行ったところ、事前に本発明の知識を有していた人が、その発明を自明と判断する確率は、本発明の予備知識がなかった人の場合と比較して約2倍であり、TSMテストやGrahamテストに従って、判断させても結果はそれほど変わらなかったそうです。

また、発明の技術は出願時からの時間経過ともに陳腐化しますので、一般に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増加してゆく傾向があると考えられています。つまり、出願時には「とても意外な知見」に基づくとの印象を与える発明であっても、審査の時点、さらには裁判の時点というように、時間の経過にともない、「意外な知見」との印象はどんどん減少していき、したがって、「後知恵」による判断の生じるリスクが高まると考えられています。

このように、ある意味で、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得ると考えられ、更に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増大してゆく傾向があると考えられます。

そして、一旦、拒絶理由を受けてしまえば、如何にその理由が「後知恵」に基づくように見えたとしても、単に「後知恵」のみを主張して拒絶が撤回されることは殆ど無いと言って良く、結局は、出願人が発明の新規性・進歩性(非自明性)を明確にすることが必要になります。

要するに、如何に「後知恵」に基づくと思われる拒絶であっても、拒絶を受けてから「後知恵だ」と主張しても「後の祭り」であり、予め「後知恵」に基づく拒絶を受けないよう、明細書作成の段階で準備をしておくことが肝心であると考えます。

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書

一般的な考え方

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書とは、一言で言ってしまえば、先行技術に対する新規性・進歩性(非自明性)が明確に示されている明細書ということになります。

要するに、格別な手段が有るわけではないのですが、特に一見して先行技術との構成上の違いが小さい発明は、「後知恵」による進歩性欠如(自明性)の拒絶を受け易いので、発明の構成の困難性(先行技術同士若しくは先行技術と周知技術を組み合わせることに関する困難性)や予想外の効果などについて強調しておくとよいでしょう。

実際には、この点の対応が充分でない明細書を目にすることが良くあります。特に発明者の方は、発明が属する特定の技術分野の専門家ですから、自分では構成上の小さな改変にも困難性を伴うことを良く認識しており、それを当然のことと考えてしまい、専門外の第三者にとっては容易に見えるかもしれないという認識が無い場合が少なくありません。この様なことが原因となって、進歩性(非自明性)が明確に読み取れない明細書となってしまうのだと思います。

したがって、これは、弁理士や特許技術者の仕事の範疇とも言えますが、明細書を書く際に、発明が属する特定分野の専門知識が無い第三者にとって、発明がどのように解釈されるかを客観的にイメージすることが非常に重要です。客観的な視点からの配慮を欠いた明細書での出願は、後知恵に基づく拒絶を受けやすいと言えます。

具体的には、出願明細書において、本発明に最も近い先行技術から本発明に到達することについての困難性や予想外の効果が得られることが直感的に理解できるようなポイントを、発明の課題と解決手段の項目などで、要領よく説明しておけば、「後知恵」による拒絶を未然に防止できることがあります。また、ポイントさえ巧みに述べてあれば、拒絶を受けても、それをベースにして、意見書で大幅に詳しい説明にすることが容易になります。

特に効果の話となると、米国を除く多くの国において、出願時の明細書に教示も示唆もされていないような効果について、出願後の審査の段階で主張しても考慮されませんので、出願時に何らかの記載を含めることが重要です。

具体例と注意事項

たとえば、公知技術として、ある種のポリマーAの重合反応の特徴に着目して設計されたポリマーA製造用の重合反応装置があり、本発明は、その公知の重合反応装置を他のポリマーBの製造に適用した製造方法に関する発明である、という場合を例に取ります。

一般的には、化学分野など結果の予測が難しい分野においては、反応の原料が異なれば、適する反応方式や条件も異なるという一般的常識がありますが、審査官が、上記の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することの容易性について何ら具体的な根拠を示さずに、「本発明で成功している」という結果を念頭において、公知の重合反応装置を他のポリマーに適用することなど当たり前などという理由で拒絶をしたならば、この拒絶は「後知恵」に基づくものと言えるかも知れません。

しかし、具体的な証拠の提示は無くとも、恐らく審査官は「異なる重合反応であっても、殆どの場合に、同じ反応装置が利用できることは周知」などを指摘してくるでしょう。それに対して、単に審査官の主張は、「後知恵」に基づく不当なものだと主張しても、通常、それだけでは審査官の判断が覆ることはなく、結局は、組み合わせの困難性や予想外の効果を明らかにすることが必要になると思います。

従って、「後知恵」の拒絶を防止し、またそのような拒絶を受けても効率的に拒絶を撤回させるためには、やはり出願明細書において、発明の構成の困難性や効果の意外性などを分かり易く説明しておくということが最も有効です。

上記の例では、一見して、先行技術におけるポリマーAを、単にポリマーBに置換しただけという第一印象を受けると思います。そこで、進歩性を明らかにする為に特に有効な手段としては、例えば、以下のような点を明細書で強調しておくことが考えられます:

(1) 当業者が、ポリマーA製造用の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することを阻害する要因(いわゆる「阻害要因」または「阻害事由」)(英語では"teach away")の存在があったことを明らかにする。

(2) 上記(1)を明らかにした上で、先行技術と同じ又は類似の効果(例えば、選択率や転化率の向上など)を証明する。

(3)先行技術には教示も示唆もされていなかったような効果を証明する。(例えば、先行技術において達成された効果が選択率と転化率の向上のみである時に、本発明ではポリマーBの重合で問題視されていた有毒な副生物の生成抑制が達成されることを証明するなど。)

上記(1)の阻害要因については、例えば、上記のポリマーAの重合に関する先行技術文献において、ポリマーAの重合反応の平衡定数の低さに着目して、上記の特定の重合装置を設計し、一定範囲以上の平衡定数を示す重合反応に、この重合装置を利用すると不都合が起きるという趣旨のことが記載されていたとしましょう。そこで、ポリマーBの重合反応の平衡定数が、上記先行技術に記載されている範囲より高ければ、阻害要因があったと言うことが出来ると思います。

上記(2)については、ポリマーAに関する上記先行技術において、上記の重合装置の使用により、選択率や転化率が向上し、本発明における効果も同様であり、且つ阻害要因も無かったということであれば、本発明の効果が意外なものとは認められない可能性が有ります。勿論、例外も有るでしょうが、阻害要因もなく且つ先行技術と同じ方向性の目的の発明ということであれば、一般的には、進歩性を認めさせるのが難しい場合が多いと思います。

一方、上記(3)のように、先行技術には教示も示唆されていなかったような効果であれば、意外な効果と認められる可能性が高いと思います。ただ、やはり、上記の例のように、一見して先行技術との構成上の差が小さい時には、阻害要因の存在を明らかにできることが理想的です。

実際に「後知恵」に基づくと思われる拒絶を受けた場合の対応

拒絶理由通への回答において「後知恵」を明示的に主張することは、審査官の判断能力を否定することに等しいため、心証の観点から、よほどの証拠(たとえば、審査官の拒絶理由の論理における明示的・致命的な欠陥の存在や、明らかな「阻害要因」の存在など)でもないかぎり、あまり露骨に「後知恵」を主張しないほうがよいのではないかと考えます。

多くの場合に望ましいアプローチとしては、「後知恵」には直接言及せずに、阻害要因などの議論をする中で、審査官自身が「後知恵」的な要素の存在を自然に自覚して改めてくれるように話しをもっていくというやり方が望ましいと考えます。

但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。むしろ、「後知恵」を強力に主張することが得策の場合もあると考えます。また、近年の知財高裁判決の進歩性判断において「後知恵」が積極的に言及されることが増えていますので、裁判での「後知恵」の議論の有効性は増す傾向にあると考えられます
(たとえば、平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151919.pdf)
平成20年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081225160745.pdf)
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf)を参照。)

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  新規性  記載  必要  EPO  進歩性  明細書  韓国  上記  以下  審査  効果  拒絶  or  be  先行技術  判断  可能  弊所  請求項  英語  例外  手続  出願人  比較  利用  審査官  主張  開示  適用  作成  要求  対象  方法  an  範囲  対応  説明  可能性  請求  要件  出来  検討  特許庁  選択  本発明  規定  同様  通常  考慮  理由  具体的  存在  出願時  問題  特徴  claim  明確  実際  拒絶理由  使用  阻害要因  後知恵  特定  発明者  公知  先行技術文献  EP  文献  Examination  at  意見書  技術  第三者  最初  容易  特許性  引用  art  当業者  非常  意味  基準  invention  事件  注意  重要  10  調査  十分  any  証拠  以前  内容  理解  審査基準  一般的  prior  非自明性  有効  search  出願明細書  結果  office  判決  観点  導入  30  MPEP  状況  近年  製造  詳細  根拠  examination  図面  関連  否定  向上  been  www  ガイドライン  課題  決定  参照  増加  影響  出願後  II  目的  以上  削除  分野  平成  技術分野  into  参考  サーチ  自明性  条件  判断基準  訴訟  要素  証明  自明  post  手段  we  pdf  under  当然  合理的  達成  指摘  made  議論  事項  アプローチ  III  提示  充分  知財  構成  時間  項目  all  解決  傾向  評価  類似  must  勿論  示唆  困難  information  process  was  段階  専門家  趣旨  based  明示的  製造方法  19  go  審判  applicant  回答  obviousness  step  最高裁  タイ  具体例  20  ポリマー  原因  確率  would  so  結局  欠如  印象  ex  知識  弁理士  有効性  時点  time  認識  認定  reasonable  原料  re  ライン  成立  disclosure  each  end  However  直接  自分  legal  15  置換  一般  教示  リスク  before  予想外  担当  法律  装置  公知技術  前提  uspto  意見  能力  form  到達  困難性  htm  抑制  関係  想到  経過  注意事項  成功  撤回  claimed  skill  防止  最高裁判決  周知  subject  Law  whole  一応  要因  解決手段  最大  予測  Ex  進歩性欠如  許容  期待  有名  ii  欧米  当該  審決取消請求事件  person  テスト  differences  00  permissible  PATENT  客観的  解釈  test  known  conduct  取消  very  念頭  プロ  分析  刊行物  inoue  ep  化学分野  化学  引用発明  効率的  22  考察  予想  事前  School  一見  Reference  make  matter  approach  side  周知技術  明示  upon  ordinary  reason  準備  13  who  格別  nature  減少  teach  結論  仕事  自体  difference  全体  積極的  進歩性判断  Graham  事由  相手  明細書作成  basis  方向  一種  away  動機  her  進歩  per  html  必然的  am  段落  sea  大幅  ポイント  バイ  whether  一定  back  ベース  解説  term  想定  阻害事由  非自明  his  gov  重合反応  重合反応装置  expectation  iii  often  order  事実  References  純粋  success  論理  問題視  以来  価値  二次的考慮事項  web  容易性  効率  反応  prima  欠陥  直前  阻害  100  ratio  Legal  製造用  obvious  VII  mpep  裁判  act  設計  特許技術者  lines  確定  理論付  意外  留意  意外性  facie  facto  後者  due  技術水準  直感的  自然  analysis  再度  色眼鏡  courts  箇所  先進国  exam  不充分  18  Guidelines  重合装置  How  視点  解明  Success  言及  able  actual  転化率  Obviousness  選択率  訴訟手続  イメージ  view  構成上  専門知識  sight  審決  収集  対処  up  own  未然  now  motivation  平衡定数  teaching  常識  hanrei  無視  then  hind  心証  強調  当時  配慮  改変  教授  都合  重合  如何  文脈  新規  強力  性質  専門外  排除  審査官自身  2000  101  二次的  知見  予備知識  事後  着目  不当  立場  先行  理想的  特許請求  時間経過  明細  一旦  上記先行技術  経時的  バイアス  自身  oa  Re  offices  acts  TSM  ml  Prima  red  fr  hindsight  evaluate  ed  fact  invent  avoided  conclusion  inform  suggestion  Facie  Could  way 


お問い合わせ

Share | rss
ホームページ制作