新規性喪失

韓国

韓国は非常に特許に力を入れており、年間の出願件数が常に上位５位以内に入る特許大国の一つです。比較的最近の出来事としては、2011年の2月に、韓国Samsung Electronics Co., Ltd.と米国IBM Corpが、特許を相互利用できるようにするクロスライセンス契約を結んだと発表したことが大きな話題になりました。2010年における両社の米国内特許登録数は1位と2位です。

また、韓国においては、近年、造船産業の長期的な技術開発投資が進んでおり、特許出願件数も急増しています。2009年の韓国内企業による造船海洋分野の特許出願件数は1,800件を越えており、2位の米国の約1,200件を大きく引き離しています（日本は約800件）。

韓国の特許制度は日本の制度と類似した部分が多いのですが、2012年3月15日に米韓自由貿易協定（ＦＴＡ）が発効となったのと同時に、特許・商標法が改正されました。大きな変更点の１つとして、新規性喪失の例外規定の適用期間（学会発表などにより自ら発明を公知にしてしまった後、新規性を喪失せずに特許出願できる猶予期間、所謂「グレースピリオド」）が、６ヶ月から12ヶ月（１年）に変更されました。日本では、このグレースピリオドは、６ヶ月です。

米国（１）：　先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）

米国の特許制度の最大の特徴は、先発明主義とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）でしたが、2011年9月16日にオバマ米大統領が「リーヒ・スミス米国発明法案」（Leahy-Smith America Invents Act））に署名したことにより、先発明（first-to-invent）主義から先願(first-to-file)主義へ移行することが決定しました。一方、１年間のグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されます。グレースピリオド(猶予期間)の制度自体は、日本など米国以外の国にも存在しますが、米国におけるグレースピリオドは、元来、先発明主義に直結した制度であり、他の国とは適用の条件などが異なります。米国の先願主義は「１年間のグレースピリオド付き先願主義」（又は"first-inventor-to-file system"や"first-to-disclose system"）のように称されることもあり、先願主義に移行後、このグレースピリオドの制度がどのように活用されるのか注目が集まっています。

先発明主義から先願主義への移行

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和（harmonization）を図ること及び抵触審査（Interference）手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件（backlog）を減ずることにあります。

Prior art（先行技術）の定義拡張

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art（先行技術）の定義が拡張されることに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されるのは以下の２点です。

１．　「世界公知」への移行

旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになる（所謂「世界公知」への移行）。

即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった（但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者（又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人）などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く）。

２．　ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）の廃止

米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日（effective filing date）として認められることになった。

旧法の１０２条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日（パリ条約に基づく優先日）は、その米国出願の先行技術（Prior Art）としての有効日としては認められなかった。

例えば、2011年4月1日出願の日本出願に基づく優先権を主張して、2012年3月31日に（PCT出願をせずに直接）米国出願（出願A）した場合、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は、旧法下では、米国出願日である2012年3月31日であった。従って、この出願Aと同一の発明を開示する出願Bが、出願Aの優先日よりも後であり、米国出願日よりも前である2011年6月1日に出願された場合、出願Aは出願Bに対するPrior Art（先行技術）とは認められなかった（但し、出願Aの発明日を発明Bの発明日よりも前に遡及（swear-back）させることが出来る場合を除く）。しかし、改正法下では、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は優先日である2011年4月1日となり、上記出願B（出願日：2011年6月1日）は、出願Aに対して新規性を喪失することとなる。

また、PCT出願からの米国移行出願の場合、旧法下ではPCT公開公報が英語であれば、その国際出願日が、後願排除の有効日として認められる一方、英語以外の場合には、認められないということになっていたが、法改正により、PCT出願の言語に関わらず、そのPCTが優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日と見なされることになる。

先願主義の適用条件

優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。

また、優先権主張日が、2013年3月16日よりも前の出願であっても、補正により、優先権出願にサポートされていないクレームが一つでも含まれることになると、新法（先願主義）での扱いになります。そして、この場合、再度の補正によって、補正前のクレームに戻しても、旧法が適用されることとはなりません。

グレースピリオド（猶予期間）

米国においては、発明が公になっても１年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件（新規性喪失の例外条件）は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国などにも発明の公開後６ヶ月の出願猶予期間があり、韓国には米国と同じく１年（１２ヶ月）の猶予期間があります（中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります）。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています（この点についてはこちらをご覧下さい）。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の１年に対し日本などでは６ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。

尚、平成23年6月8日に公布され、平成24年4月1日から施行されている改正特許法においては、例外規定の条件（特許法第30条）が緩和されました。旧法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約（学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど）がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになりました。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから１年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及（swear-back）が不可能になった後、この１年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

欧州（８）：　新規性喪失の例外規定

欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定自体はあります（Article 55(1)(b) EPC）。しかし、適用の条件が非常に厳しく、発明が公知になってしまっても特許出願できるのは以下のような場合に限られます。

①出願人またはその法律上の前権利者（legal predecessor, 即ち出願人に権利を譲渡した人）に対する明らかな不正行為によって公知になった場合。（例えば、貴社が、顧客に対して貴社と守秘義務を負わせた上で、貴社の発明を開示したにも関わらず、貴社の発明を公開してしまったような場合。）

②公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法律上の前権利者によって発明が開示された場合。(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/chap3.htm)

上記②についてですが、ここでの「公に認められた国際博覧会」とは所謂「万博」であり、何年かに一度しか開催されないようなものです（例えば、2010年は上海万博のみ）（EPO Official Journal April 2010のp.280： http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/04_10/04_2620.pdf）。

従いまして、欧州において新規性喪失の例外の適用を受けられるのは極めて限られた場合のみになりますので、欧州での出願が重要であれば、事前の発表は控えるのが賢明です。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

中国（２）：　新規性喪失の例外規定

中国においては、新規性喪失の例外規定（中国専利法第２４条）により、自ら公開してしまった発明に関して出願する場合に6ヶ月の猶予期間（グレース・ピリオド）が有ります。新規性喪失の例外適用の条件などは以下の通りです。

時期的制約

公知にしたのが中国における出願日又は優先日の前６ヶ月以内（専利審査指南、第一部分、第一章、6.3項「新規性を喪失しない公開」）
[日米との比較：　日本も猶予期間は６ヶ月だが、優先日ではなく日本での出願日前６ヶ月以内であることが必要。米国は猶予期間が１年であり、現行の先発明主義下では米国での出願日前１年以内であることが要求されているが、先願主義移行（2013年3月16日）後は最先の出願日（外国出願日でも良い）から遡って１年以内ということに変更される予定。]

公知にした手段

中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示又は規定の学術会議若しくは技術会議上での発表
[日米との比較：　米国は特に制限無し。日本は、現行法では制限があるが、2012年に施行予定の改正特許法において制限が撤廃される予定。]

新規性喪失の例外適用申請手続き

特許出願時に申請書類、出願日から2ヶ月以内に証明書類を提出することが必要 [日米との比較：　日本は、特許出願時に申請書類、出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要。米国は申請手続き不要。]

上記の通り、公知にしたのが優先日の前６ヶ月以内であれば新規性を喪失せずに中国で特許出願が可能ですが、中国政府が主催する又は認める国際展示会における展示など、中国専利法第２４条に定められた手段で公知にした場合に限定されていることに注意が必要です。

上記の要件を満たせは、例えば、新規性喪失の例外規定の適用を受けた日本出願に基づく優先権を主張し、公知になってから６ヶ月経過した後に中国に出願して新規性喪失の例外規定の適用を受けることが可能です。逆に、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けた発明であっても、公知にした手段が中国専利法第２４条の規定を満たさない場合、中国では新規性喪失の例外規定の適用を受けることは出来ません。

尚、中国専利法第２４条に規定された展示会などについては、以前、弊所のクライアントより、日本で開催される特定の大規模な国際的展示会における展示が中国において新規性喪失の例外規定の適用の対象となるのかと問い合わせを受け、中国代理人事務所に確認を依頼したことが有ります。これに対して、中国代理人より「新規性喪失の例外規定の適用対象となる展示会の具体的なリストなどは存在しないため、明確な回答ができない。展示前に出願することをお勧めする。」という趣旨の回答を受けました。従いまして、中国において、新規性の喪失の例外の適用を受けて出願するということは、あまり現実的なオプションではないようです。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

韓国（２）：　新規性喪失の例外規定

韓国においては、新規性喪失の例外規定（韓国特許法第３０条）により、自ら発明を公知にしてから12ヶ月の猶予期間（グレース・ピリオド）内であれば出願できます。この猶予期間は、以前は6ヶ月でしたが、2012年3月15日に米韓自由貿易協定（ＦＴＡ）が発効となったのと同時に、12ヶ月（１年）に変更されました。新規性喪失の例外規定適用の条件などは以下の通りです。

時期的制約

公知になってから１２ヶ月の猶予期間内に韓国特許庁に出願　（新規性喪失の例外規定を受けた日本出願に基づく優先権を主張して韓国に出願しても、韓国での出願日が公知になってから１２ヶ月を過ぎていれば韓国で例外規定の適用は受けられない）

[日米との比較：　日本は、猶予期間は６ヶ月であること以外は韓国と同様。米国は猶予期間が１年であり、現行の先発明主義下では米国での出願日前１年以内であることが要求されているが、先願主義移行（2013年3月16日）後は最先の出願日（外国出願日でも良い）から遡って１年以内ということに変更される予定。]

公知にした手段

特に制限なし。

[日米との比較：　米国も同様。日本は、旧法では制限があったが、2012年4月1日に施行された改正特許法において制限が撤廃され、米国や韓国と同様になった。]

新規性喪失の例外適用申請手続き

特許出願時に申請書類、出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要

[日米との比較：　日本も同様。米国は申請手続き不要。]

あくまで公知になってから12ヶ月以内に韓国特許庁に出願する必要があるという点に注意が必要です。例えば、発明を最初に公開してから12ヶ月以内に新規性喪失の例規定の適用を受けて日本出願　→　該日本出願に基づく優先権を主張してPCT出願　→　日本国内移行というルートの場合、PCT経由の日本出願は新規性喪失の例外規定の適用を受けることが出来ますが、発明を最初に公開してから12ヶ月経過した後に該PCT出願を韓国に移行した場合、日本での最初の公開によって新規性を喪失してしまいます。

参考までに、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

欧州（１）

Q.　EP出願で指定した国に、別途直接ナショナル出願をすることは許されるのか？

A.　許されます。例えば、EP出願でドイツを指定して、さらに別途ドイツ特許庁に直接出願をすることが出来ます。最終的にはどちらかを選択する必要がありますが、重要な案件の場合に、保険の意味でEP出願とナショナル出願を両方提出しておくということが可能です。

Q.　審査通知などに対する回答期限には猶予期間（グレースピリオド(Grace Period)）があると聞いたが本当か？

A.　10日間の猶予期間が有ります（Rule 126(2)　EPC）。基本的に、EPOからの通知により応答期限が生じる場合全てに当てはまります。ここではEPOの通知の配送に１０日間かかったものとみなし、EPO通知の日付から１０日後を応答期限の起算日と見なします。

即ち、応答期間の満了日＋１０日ではないことに注意が必要です。

例えば、応答期間が４ヶ月のEPO通知で、５月３０日が発行日である場合、４ヶ月の期限の満了日は９月３０日ですが、１０日間の猶予期間を加味した満了日は、この９月３０日 ＋１０日の１０月１０日ではなく、６月９日（EPO通知発行日 ＋１０日) ＋ ４ヶ月の１０月９日です。

尚、口頭審理（Oral Proceedings）の召喚状に記載されているRule 116 EPCの期限（口頭審理前の書類提出期限）に関しては猶予期間は有りませんのでこの点にも注意が必要です。

Q.　欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定（グレースピリオド(Grace Period)）はあるのか？

A.　欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定自体はあるのですが、適用の条件が非常に厳しく、発明が公知になってしまっても特許出願できるのは以下のような場合に限られます。

①出願人またはその法律上の前権利者（legal predecessor, 即ち出願人に権利を譲渡した人）に対する明らかな不正行為によって公知になった場合。（例えば、貴社が、顧客に対して貴社と守秘義務を負わせた上で、貴社の発明を開示したにも関わらず、貴社の発明を公開してしまったような場合。）

②公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法律上の前権利者によって発明が開示された場合。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/chap3.htm)

上記②についてですが、ここでの「公に認められた国際博覧会」とは所謂「万博」であり、何年かに一度しか開催されないようなものです（例えば、2010年は上海万博のみ）（EPO Official Journal April 2010のp.280：
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/04_10/04_2620.pdf）。

従いまして、欧州において新規性喪失の例外の適用を受けられるのは極めて限られた場合のみになりますので、欧州での出願が重要であれば、事前の発表は控えるのが賢明です。

Q.　EPOに対する異議申立てを、異議申立人が自発的に取下げた場合、その時点で異議終結となるのか？

A.　異議申立を取り下げてもEPOが自らの判断で審理を継続する場合もあります。つまり、EPOは職権により主体的に審査を行なうということで、このことはArticle 114 EPC（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar114.html）により規定され、Rule 84(2) EPC（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r84.html）において確認されています。因みに、日本における特許無効審判の場合、無効確定前であれば、無効審判は終結します。

EPOにおける異議申立の場合、ケース毎に以下のような扱いになります。

(a)　唯一の異議申立人が異議を取下げた場合：

異議終結とするかは異議部の判断による。
原則的には、既に提出された証拠が特許性に影響を与えることが明らかな場合にのみ手続きを継続する。
異議終結させる場合にはEPOは通知を出す。

(b)　異議却下（特許維持）の異議決定を受けて、唯一の異議申立人が審判請求並びに理由補充書を提出し、これに対する特許権者の回答書を受けた後に異議を取下げた場合：

控訴が取下げられたものとして、異議決定が確定して異議終了。

(c)　特許取り消しの異議決定を受けて、特許権者が審判請求並びに審判理由補充書を提出した後に、異議申立人が異議取下げた場合：

請求人は特許権者であるから異議取り下げは、審判手続きに影響を与えない。審判部は、審理を継続し、異議決定の妥当性を検証する義務がある。

尚、上記(a)及び(c)において、審理が継続された場合、異議を取下げた異議申立人の当事者としての地位が維持されることがあるが、そのような場合おいて、異議申立人は積極的に参加することを要求されない。

Q.　欧州においても米国のように実験証明書などを宣誓供述書の形式で提出することは有効か？

A.　欧州では、審査の段階では、追加の実験データ等を宣誓供述書の形で提出する必要はないと言われております。しかし、極めて重要なデータなどは宣誓供述書の形で提出すれば、審査官の心証に影響する可能性は有ると考えられます。 一方で、異議申立て手続きや審判手続きにおいては、実験データなどは宣誓供述書の形で提出する必要があります。

Q.　EPOで進歩性判断のテストとして採用されているProblem-Solution Approachとはどのようなものか？

A.　Problem-Solution Approach（課題－解決手段アプローチ）は、欧州特許庁（EPO）が採用している進歩性判断のテストであり、EPOの審査ガイドラインにおいて解説されています。 具体的には、以下のようの手順で進歩性を評価します。

(i)　　determining the "closest prior art",

(ii)　　establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii)　　considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

これに補足を加えて訳すと以下のようになります。

（i）クレームされた発明と最も近い技術を開示する"最近似先行技術"を特定する。

（ii）最近似先行技術を念頭に置き、クレームされた発明が解決する技術的課題を決定する。
［補足：　ここで実質的に要求されているのは、クレームされた発明と先行技術の技術的相違点（先行技術には記載されていない当該発明の特徴）を特定し、その技術的相違点に起因する先行技術に対する該発明のアドバンテージを特定することです。このアドバンテージを上記の「技術的課題」と考えれば良いと思います。］

（iii）クレームされた発明が提供する当該技術的課題の解決手段について、当業者が、最近似先行技術から出発して、該解決手段に到達することが自明であったかどうかを判断する。

［補足：　最近似先行技術を検討し、当該技術的課題に直面した当業者が、他の公知技術などを考慮した上で、クレームされた発明が提供する解決手段に到達する見込みについて判断し、この見込みが"could"（「したかもしれない」や「した可能性がある」）では「自明であった」とは言えず、"would"（「したであろう」）であった場合に「自明であった」と判断されます。この"would"は、米国MPEPにおける"with reasonable expectation of success"（「合理的成功の見込みをもって」）とほぼ同意と考えて良いと思います。］

国毎に独自の進歩性判断のテストがありますが、根本的な部分は共通していると考えて良いと思います。 我々も明細書を書くときには、上記の様なアプローチに従って、進歩性を確保できるようなクレームや明細書本文、実施例の構成を考えます。