抗弁

米国(4): 情報開示義務(IDS)

米国出願に関して、以前からかなり神経質な管理を要する制度でしたが、米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)大法廷の判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc))において、Inequitable Conduct (不衡平行為もしくは不公正行為)の判断基準が引き上げられて、その立証が困難になり、さらに2011年の法改正(AIA, America Invents Act)により、Inequitable Conduct (不衡平行為)回避の目的で利用できるSupplemental Examination(補足審査又は補充審査)制度(2012年9月16日から施行)が導入されることになっており、関連情報をIDSとして提出しなかったことが不衡平行為と認められて特許が権利行使不能(unenforceable)となる事例は激減すると見込まれています。

しかし、上記のTherasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.のケースでは、結局、差し戻された地裁において、CAFC大法廷により引き上げられた基準に基づいてもInequitable Conduct (不衡平行為)があったと判決されました。また2012年9月16日から施行される上記のSupplemental Examination(補足審査又は補充審査)制度を利用するためには、本稿の最後で説明致しますが、非常に高額な手数料を米国特許庁に支払う必要があります。そのような事情を考慮すると、基本的にはこれまでの管理体制を変えないことが望ましいと考えられます。以下、具体的に説明いたします。

概要と近年の動向

情報開示義務は、37 CFR 1.56に定められており、これによると、出願人とその関係者は、特許性に関する重要な(material)情報(対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術を含む)を公正かつ誠実に提供する義務を有します。この開示義務に違反して特許を取得したと認められた場合は、Inequitable Conduct (不衡平行為若しくは不公正行為)があったとみなされ特許権の行使が出来なくなってしまいます。

米国の特許訴訟において、これまでは情報開示義務違反によるInequitable Conduct (不衡平行為)の訴えは極めてポピュラーな攻撃手段でありました。米国での特許訴訟の実に約8割において、不衡平行為の主張がなされています。

特許の有効・無効の争いであれば、クレームベースですので、あるクレームが無効と判断されても他のクレームが有効であれば権利は残りますが、情報開示義務違反によるInequitable Conduct(不衡平行為)を認められれば、一切の権利行使が不可能になってしまいます。しかも、場合によっては、関連の特許にまで影響を及ぼすこともあります。

従って、これまでは出願人は、かなり神経質に関連の有りそうな文献は全て提出するということを行っていましたが、この不衡平行為による訴訟費用の高騰や手続遅延などが問題視され、上記Therasense事件におけるCAFC大法廷の判決、2011年9月の法改正による補足(補充)審査(Supplemental Examination)制度の導入(2012年9月16日から施行)と、特許訴訟におけるInequitable Conduct(不衡平行為)の主張を抑制する方向の動きが顕著になってきています。

情報開示義務の規定(37 CFR 1.56)

米国においては、特許性に関する重要(material)な情報について、出願に関係する者(発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者)は公正かつ誠実に提供する義務があります。

提出すべき情報には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術などが含まれ、そのような情報を、情報開示申告書(Information Disclosure Statement; IDS)として提出します。この開示義務を怠った場合には特許は認められません。

IDSは、登録料(issue fee)支払までであれば提出することができます(37 CFR 1.97(d))。

出願から3ヶ月以内または最初の審査通知(拒絶理由通知又はNotice of Allowance)発行のうち何れか遅い方までであれば、提出料は不要です(37 CFR 1.97(b))。

上記以後は、提出料[$180(37 CFR 1.17(p))]が必要になります。更にこの場合、IDSとして提出する情報は、出願人がそれを知ってから若しくは外国の特許庁に引用されてから3ヶ月以内に提出する必要が有り、その旨を説明する陳述書を提出することが必要です(37 CFR 1.97(e))。3ヶ月を経過しているような場合には、その情報をIDSとして考慮させる為には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることが必要になります。

また、登録料支払い後にIDSを提出する際も、それを考慮させる為には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることが必要になります。(但し、2013年3月23日までの暫定的な試行プログラムとして、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることを可能にするQuick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)が実施されています。)

不衡平行為(inequitable conduct)

特許成立後に、情報開示義務違反が認められると、権利行使不能(unenforceable)となってしまいます。

以前は、情報開示義務違反の判断基準には、"sliding scale"と称されるアプローチが採用されていました。これは、情報開示義務違反を有無を、以下の2つの要件のバランスで判断するものです:

(1)開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性、及び

(2)情報隠蔽の意図の存在の明確性

即ち、sliding scaleアプローチにおいては、(1)の重要性が高ければ、(2)の明確性が低くても不衡平行為(inequitable conduct)認められ、逆に(1)の重要性が低くても、(2)の明確性が高ければ、不衡平行為(inequitable conduct)認められるということになっていました。

しかし、米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)大法廷の判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc))において、(1)の重要性と(2)の明確性が共に十分に高いことが立証された場合にのみ不衡平行為があったものと認定すべきと判示されました。

上記(1)の「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」については、"But For" Materialityと称される基準に基づいて判定されこととなりました。この基準に従うと、出願人が開示しなかったことが不衡平行為(inequitable conduct)と認められるような先行技術は、もしその先行技術を審査の段階で審査官が知っていたならば、特許許可されなかったであろうと言えるようなものということになります。(但し、出願人側に積極的な悪質不正行為(affirmative egregious misconduct)があったと認められる場合には、"But For" Materiality基準による重要性の立証は不要。)

上記(2)の「情報隠蔽の意図の存在」については「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)が要求されます。

以上のようなことから、現在では、不衡平行為(inequitable conduct)の訴えが認められる可能性は相当低くなったと思われます。しかし、上記のTherasense事件のCAFC大法廷からの差し戻し審においては、出願人が、関連のある先行技術の開示内容について、USPTOに対して提出した宣誓書の内容と矛盾した内容の意見書をEPOに提出しながら、このEPOに提出した意見書を、IDSとしてUSPTOに提出しなかったという事実に基づいて、「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」及び「情報隠蔽の意図の存在の明確性」の基準を共に満たすとして、不衡平行為の存在が認められてしまいましたので、やはり油断は禁物です。

2012年9月16日から施行されている上記の補充審査(Supplemental Examination)制度は、不衡平行為回避のために導入されるものですが、上記Therasense事件のように、訴訟になってから相手側(被疑侵害人)に初めて指摘された事実に対する補充審査は認められません。補充審査については以下に具体的に説明します。

補充審査(Supplemental Examination)

補充審査制度においては、IDSとして提出し忘れた情報が有っても、その情報を提出しなかったことが情報開示義務違反に当たるかを特許庁に判定してもらい、もし違反に当たるようならば、当該情報に関する再審査を請求できるようになりました。

現行の査定系再審査(ex parte reexamination)も、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)回避の目的で利用できます。この査定系再審査は、2011年の法改正後も特に変更なく維持されます。しかし、補充審査(Supplemental Examination)の導入により、Inequitable Conduct回避の機会は広がりました。

査定系再審査(ex parte reexamination)と補充審査(Supplemental Examination)の違いは以下のようになります。

(1)審査段階でIDSとして提出されなかった情報の種類

査定系再審査: 特許文献又はその他の印刷刊行物に限定されていた。

補充審査: 特に制限がなく、例えば、非公開の情報や販売の申し出を示す情報なども含む、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)の根拠となり得る全ての情報が審査の対象になる。

(2)当該情報の関連性

査定系再審査: "substantial new question of patentability"(特許性に関する実質的に新たな問題)が提起されることが要求されている。

補充審査: 特に制限なし。補充審査で提示された情報に関して、特許性に関する実質的な新たな問題があると判断された場合には、査定系再審査(ex parte reexamination)への移行を命じられる。

IDSとして提出されなかった情報について補充審査を受け、「特許性に関する実質的に新たな問題」が無いと判断されたか、その後の査定系再審査の結果、特許性が認められれば、後に特許訴訟に発展しても、当該情報をIDSとして提出しなかったことが情報開示義務違反(Inequitable Conduct)と認められることはありません。

尚、補充審査(Supplemental Examination)制度は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用される予定です。但し、権利行使を検討していて、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)の恐れがある場合には、警告状の送付や訴訟を提起する前に、補充審査を受けておくことが重要です。補充審査、若しくはその後の査定系再審査の結果に基づく免除権を享受するためには、侵害訴訟を起こす前に、この補充審査が完了していなければなりません。また、Declaratory Judgement Action(確認訴訟:通常、特許権者から侵害者として警告状を受けた者が、非侵害である若しくは特許無効であるとの司法判断を引き出すために提起する)が係属中に、補充審査を請求しても、上記の免除権を享受することはできません。

補充審査の手数料

以上のように、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)回避のための新たな手続きとして注目をあつめている補充(補足)審査(Supplemental Examination)制度ですが、2013年1月18日に発表された最終的な施行規則によると、以前よりはかなり値下げされましたが、それでも非常に高額な費用設定となっています。具体的には、補充審査(Supplemental Examination)請求時に米国特許庁に対して支払う必要がある費用は、$16,500 [*内訳: 補充審査(Supplemental Examination)請求 $4,440 + 査定系再審査(ex parte reexamination)請求 $12,100]であり、査定系再審査が不要となった際("substantial new question of patentability"が無いと判断された場合)には、査定系再審査(ex parte reexamination)費用$12,100が払い戻されるということになっています。

従って、気軽に利用できる手続きとは言えませんが、訴訟における不衡平行為(inequitable conduct)の抗弁には多大な手間と費用を要すること、更には権利行使不能となる可能性を考慮すると、有用な手続きであるということには違いありません。

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PCT(3): 国際調査機関による先行技術調査、国際段階での補正

PCT国際出願の大きなメリットの一つが、国際調査機関(ISA)による先行技術調査を受けられることです。国際調査(先行技術調査)の結果は、優先日からほぼ16ヶ月までに出願人に通知されます。

国際調査機関(ISA)

日本特許庁にPCT国際出願した場合の国際調査機関(ISA)は以下の通りです。

日本語でPCT出願した場合: 日本特許庁

英語でPCT出願した場合: 日本特許庁若しくは欧州特許庁(EPO)のいずれかを選択

米国、カナダ、中国、韓国、オーストラリア等の特許庁もISAとして承認されていますが、日本特許庁に提出するPCT国際出願の場合、ISAとして選択できるのは、上記の通り、日本特許庁かEPOのいずれかです。

調査結果の通知

以下の2種類の書類が送付されてきます:

1)国際調査報告書

文字通り、調査結果の報告書。国際調査を行った分類、関連する技術に関する文献等が記載されている。

2)国際調査機関の見解書

発明が特許として認められるか否か(新規性、進歩性、産業上利用可能性の有無)についての見解。

調査結果の意義と出願人が取り得る対応

調査結果(国際調査報告+国際調査見解書、以下、纏めて”ISR・ISO”と称す)は、実際の出願国(PCT出願の移行先の国)の審査に対する拘束力は有りません。要するに、各国の特許庁は、ISR・ISOと矛盾する内容の審査通知を出すことがあります。特に、日本特許庁が国際調査機関(ISA)で、米国や欧州に出願した場合など、米国や欧州の特許庁は、ISR・ISOの内容にはあまり影響されず、独自の調査をするようです。

但し、移行先の国の特許庁が国際調査機関(ISA)であった場合(例えば、日本特許庁がISAで、PCT出願を日本に移行したような場合)は、その国の審査においてISR・ISOに沿った形の審査通知が出される傾向があります。例えば、日本特許庁がISAで、PCT出願を日本に移行したような場合、国際調査を担当した日本特許庁の審査官が、移行後の日本出願の実体審査も担当するということは少なくありません。そのような場合、ISR・ISOに沿った形の内容の審査結果となる可能性が高いです。

また、欧州特許庁(EPO)が国際調査機関(ISA)であり且つ欧州に移行する場合(例えば、日本特許庁にPCT出願を英語で提出し且つISAとしてEPOを選択して、欧州に移行する場合)には、ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後に、ISAの見解書に対する応答要求の通知(規則161(1))(回答期限:通知から6ヶ月以内)が発行されます(但し、ISOの内容が否定的であった場合のみ)。従って、当然のことながら、ISAがEPOで、欧州に移行する場合には、ISAの見解書の内容は、欧州移行後のEPOによる実体審査に直結するものとなります。

上記の欧州の場合を除き、このISR・ISOには特に応答(答弁書提出)する必要はありませんが、ISAの見解が望ましいもので無かった場合、出願人は以下のようなアクションを取ることができます。

1. 非公式コメントの提出

国際調査機関の見解書に対する反論を「コメント」として国際事務局に対して提出する。ただし、この「コメント」は、国際事務局が指定官庁に転送するために単に受け付けるものであって、PCT規則において明文化されていない「非公式なコメント」として取り扱われ、これを参酌するかどうかは各国特許庁審査官の裁量に委ねられる。

(※尚、この「コメント」の提出は、国際段階であればいつでもできます。また、様式は特に定められておらず、書式自由となっています。この非公式コメントの実質的な効力については、弊所の経験上、外国特許庁の審査官がコメントを積極的に考慮するということは期待できないと思います。国内段階移行後に、国際調査見解書と同様の理由で外国特許庁に拒絶された時の為の準備程度に考えておいた方がよいでしょう。)

2. 19条補正の提出

国際事務局に対して19条補正を提出する。19条補正の特徴は以下の通り。

補正可能時期: 

国際調査報告の送付の日から2月または優先日から16月のいずれか遅く満了する期間内。

補正可能範囲: 

請求の範囲のみ。

補正可能な回数: 

1回のみ。
 

補正提出に関する費用: 

特許庁へ支払う手数料は無し。代理人手数料のみ(難易度などによるが、通常、5~10万円程度)。

補正によりISAの見解が変ったかどうかの確認: 

確認することは出来ない。

補正の公開: 

補正は、国際公開公報に反映される(補正後の形で国際公開される)。

3. 国際予備審査請求

国際予備審査請求をする。それにより、ISAの見解書に対して正式に反駁・抗弁することが可能になる。この際、必要に応じて34条補正が可能。国際予備審査請求に関する手続きの特徴は以下の通り。

国際予備審査請求時期: 

国際調査報告の発送日から3ヶ月、または優先日から22ヶ月のいずれか遅く満了する日まで。

国際予備審査請求した場合の国際調査見解書の扱い: 

国際予備審査請求した場合には、ISAの見解書は原則として国際予備審査機関による第一回目の見解書とみなされる。

一方、国際予備審査請求をしていない場合、上記の見解書は、「特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP(第I章))」と改称されて指定国に送付される。

ISAの見解に対する反論と補正: 

答弁書と、必要に応じてと34条補正を提出する。尚、答弁書と34条補正は、国際予備審査請求請求と同時若しくは国際予備審査報告書が作成される前に速やかに提出する。

補正可能範囲: 

34条補正では、請求の範囲のみならず明細書や図面も補正できる。(19条補正では、補正出来るのは請求の範囲のみ。)

補正可能な回数: 

国際予備審査請求をしてから国際予備報告書が作成されるまでの期間内であれば、制限無し。

補正の公開: 

補正は公開されない。

国際予備審査請求に関する費用: 

1) 国際予備審査機関(IPEA)がJPOの場合(2012年6月1日以降)

・JPOに支払う手数料: ¥44,300 [¥26,000(予備審査手数料) + ¥18,300(取り扱い手数料) 但し、クレームが単一性を満たさない場合、追加料金の支払いが必要になる場合あり]

・代理人手数料(国際予備審査請求+補正書+答弁書): 一般的に10~25万円程度(難易度などにより大きく異なる) 

2) 国際予備審査機関(IPEA)がEPOの場合

・EPOに支払う手数料: 2,015ユーロ(110円/ユーロとして約¥22万円) [1,850ユーロ(予備審査手数料) + 165ユーロ(取り扱い手数料)但し、クレームが単一性を満たさない場合、追加料金の支払いが必要になる場合あり]

・代理人手数料(国際予備審査請求+補正書+答弁書): 一般的に15~35万円程度(難易度などにより大きく異なる) 

答弁書(及び補正)がISAの見解が変ったかどうかの確認: 

国際予備審査機関(IPEA)が、答弁書と補正を検討した上で作成する国際予備審査報告(IPER)において確認できる。

各国の実体審査に対する国際予備審査報告の影響: 

定かではない。特に米国や欧州などでは、他国の特許庁による国際予備審査の結果は余り重要視しない傾向がある。但し、英語でPCT出願し、EPOを国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として選択した上で、欧州に移行した場合は、否定的な内容のIPERに対しては応答の義務がある。

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