技術分野

特許の主要取扱い技術分野

有機・無機化学、高分子化学、薬学、バイオテクノロジー(生化学及び遺伝子工学を含む)、電気工学(電池、電子回路、半導体など)、医療機器、機械工学(材料加工機械、精密機械、事務機器、生産・組立機械、一般機械、農業機械、機械工具、運輸、車両一般、自転車、生活用品、包装・容器、土木建築、建造物など)、メカトロニクス、光学関連(光学要素、光学系、光学装置、光学部品、光学工作物、発光装置など)などを含む広範な技術分野をカバーします。

特に化学・薬学分野、医療機器分野、バイオテクノロジー分野、電気分野における経験が豊富です。

課題1:出願明細書の質と出願コストのバランス

イニシャルコスト(出願時の費用)は一番分かり易いコストですので、これを低減しようとしがちですが、イニシャルコストの低減に力を入れすぎると、見かけ上は一時的にコストダウンが達成されるかも知れませんが、中・長期的な観点からは余計な経費が必要になったり、損失につながることが少なくありません。

特許が知財戦略における重要なツールであるならば、出願時は費用よりも明細書の質を優先すべきであると考えます。

質の高い明細書は、以下のようなメリットをもたらします。

 ① 中間費用(拒絶に対する対応など権利化までのコスト)の低減
 ② 特許不成立又は無効となるリスクの低下
 ③ 意図した範囲の特許保護
 ④ 意図した範囲の技術に関するライセンス料の回収

従って、出願明細書の質を向上させることは、長い目で見ればコスト削減や損失の防止にもつながるはずです。

 

課題1に対する弊所の対応

弊所の考えは上記の通り出願時はコストよりも明細書の質を重視すべきということですので、弊所が明細書の質を向上させるため心がけている点を列挙します。

外国出願の基礎となる最初の日本出願については、通常、明細書の質はある程度犠牲にしても早期に提出することが重要視されます。従って、外国出願する際には、明細書を徹底的に検討し直す必要が有るはずです。基本的なチェックポイントとして、例えば、以下のようなものが挙げられます。

開示要件について


(1)関連技術に関する周知・公知事項を把握した上で実施可能要件が満たされているか検討
(2)適切な用語が使用されているか(用語が不適切であるが故に、権利化や権利行使に支障を来たすことが少なくない)
(3)クレームされた発明が、明細書に充分サポートされているか

新規性・進歩性について

(4)再度の先行技術調査
(5)外国特許庁による審査結果の予想
(6)上記(5)に基づいて、対応案を提示(実施例・比較例の追加や審査段階において許容範囲内での減縮を可能にする記載の追加など)

また、発明が属する技術分野、クレームの形式(物、方法、プロダクト-バイ-プロセスなど)、発明の種類(用途発明、選択発明、特殊パラメータ発明など)及び出願する国による要求の違いも充分に考慮に入れた上で、外国出願用明細書を作成します。

いずれも当たり前のことではありますが、これらを適切に行うには豊富な経験が必要です。

井上&アソシエイツの担当者は、上記した通り、米国・欧州の特許庁による拒絶に対する回答書なども数百件とこなしてきた経験者ですので、外国出願用明細書に何が要求されるのか知り尽くしております。

質の高い明細書を作成することにかける熱意及び技術については、他の特許事務所に劣ることはありません。料金も標準的な範囲内であると思います。(以前は、お客様から「質は高いが料金も高い」と言われましたが、近年の不況により値下げし、現在は大手の特許事務所よりは安い位であると思います。しかし、書類の質については一切妥協致しません。)

弊所では、将来、特許成立するか否かを無視して、ただ出願するということは絶対に致しません。あらゆる状況を想定して、出願人の許容範囲で且つ確実に特許にできると確信した明細書で出願致します。

弊所は少数精鋭で、このような実務が可能であるスタッフのみが外国特許出願案件を担当致します。

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  新規性  記載  提出  必要  進歩性  明細書  費用  上記  以下  審査  拒絶  先行技術  可能  弊所  料金  出願人  特許出願  比較  パラメータ  開示  作成  実施例  日本出願  要求  方法  範囲  対応  要件  メリット  検討  特許庁  外国  選択  選択発明  外国出願  通常  考慮  出願時  使用  無効  公知  技術  最初  追加  重要  調査  実施  権利化  以前  特許事務所  出願明細書  結果  権利  観点  現在  状況  サポート  近年  コスト  審査結果  形式  関連  向上  書類  課題  種類  権利行使  井上  分野  技術分野  客様  事務所  基本的  案件  アソシエイツ  意図  達成  事項  提示  充分  知財  特殊  用語  用途発明  段階  保護  程度  減縮  回答  実務  経験  範囲内  比較例  審査段階  実施可能要件  早期  チェック  外国特許出願  削減  プロセス  回答書  先行技術調査  成立  確実  適切  中間  リスク  担当  基礎  スタッフ  列挙  優先  防止  特許成立  周知  許容  将来  プロ  予想  外国特許  実施可能  本出願  低減  用途  値下  行使  進歩  プロダクト  豊富  不況  特許保護  徹底的  外国特許庁  把握  絶対  外国出願用  ポイント  バイ  支障  想定  重視  不適切  少数精鋭  標準的  経費  一切  一切妥協  経験者  再度  事務  低下  知財戦略  確信  重要視  コストダウン  ツール  許容範囲内  イニシャルコスト  担当者  少数  損失  無視  徹底  長期的  新規  中間費用  犠牲  特許出願案件  先行  余計  明細  外国出願用明細書  外国特許出願案件  一時的 

米国(3): 現在の米国における特許政策(並びに自明性審査とその対策)

プロパテント政策の変化

米国においては、プロパテント政策(発明技術の独占的実施権を可能にする特許による権利保護を重視する政策)が、1980年代後半にレーガン大統領により導入され今世紀初頭まで維持されてきましたが、世界的な不況が深刻化するにつれ、大きな変化が見られます。

不況に加えて、プロパテント政策による弊害とも言える所謂「パテント・トロール(patent troll)」による特許権の濫用も大きな問題となっています。「パテント・トロール」とは、大学や研究機関以外のnonpracticing entity(特許発明を実施しない者)であって、第三者の特許権を譲り受け、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような組織のことです。このパテント・トロールの暗躍は、質の低い特許を乱発したことによる弊害であると言われております。

一般的には、近年の不況に伴い、プロパテントからアンチパテント(特許権より独占禁止法の遵守に重きを置く政策)へシフトしたと言われることが多いようですが、一概に、完全にアンチパテントへ傾いたと断言することは難しいようです。 近年の出来事を見ると、審査基準の厳格化や権利行使の範囲を制限する変化が目立ちますが、一方で、特許の活用を促進する方向の変化も見られます。要は、この不況を乗り切るために重要なツールの一つとして特許を有効に活用出来るように制度を整えているということであると思います。

近年の判例や2011年9月の法改正(Leahy-Smith America Invents Act)から読み取れる米国の知的財産権に関する姿勢は以下の通りです:

進歩性基準を厳格化し特許の質を向上

 - KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) (これにより非自明性の審査が厳しくなった。)

付与後特許に対する異議申立ての機会を拡張

 - 付与後異議申立制度(Post-grant review)の導入(2011年のAmerica Invents Act)

過剰な権利行使を抑制

 - Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (所謂"product-by-process"形式のクレームの権利範囲を、クレームで規定したprocessで得られる物に制限した。)

 - 複数の被告に対する訴訟の併合(joinder of parties)についての制限(2011年のAmerica Invents Act)(以前は、1つの特許訴訟において複数の被告を訴えることが可能であり、パテントトロールが複数の企業に対して同時に特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金請求することが問題視されていた。この対策として、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を1つの訴訟事件で訴えたり、1つの訴訟事件に併合したりすることができないこととされた(§299)。)

 - In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (特許侵害訴訟において、3倍賠償の対象となる故意侵害の有無の立証責任を、侵害者から特許権者側に移した)

 - 故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出の不要化(2011年のAmerica Invents Act)(上記Seagate事件における判示の一部を成文法化。鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害(willful infringement)の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定された(§298)。2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用。)

特許出願人又は特許権者の過失に対する罰則適用条件を緩和

 - ベストモード要件違反を特許無効の理由から除外(2011年のAmerica Invents Act)

 - Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc))(不公正行為(Inequitable Conduct)の立証を困難にした)

 - 補助的審査(Supplemental Examination)制度の導入(2011年のAmerica Invents Act)(情報開示義務(IDS)違反の救済措置)

特許出願に関する門戸は狭めない

 - Bilski最高裁判決[Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)] (CAFCの大法廷(en banc)が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを最高裁が覆した。)

KRS判決による非自明性判定基準の変化:

以前は審査が厳しいと言われている化学分野の特許出願で、かなり厳しい審査結果を予想していたにも関わらず、あっさりと特許になって拍子抜けしたようなケースも多々ありました。しかし、最近は我々も実感として、KSR判決を境に自明性(複数の先行技術文献の組み合わせに対する容易性)の審査が非常に厳しくなったと思います。正直な所、KSR判決以前は、「減縮補正を行わないと103条(自明性)で拒絶されるだろうな」と思う様な件が、拒絶を受けずにそのまま特許にということも結構ありました(しかも、審査結果が出るのが早かった)。現在は、特許庁における審査は、より時間をかけてかなり厳密に行われているという印象です。KSR判決において最高裁は以前よりも厳格な非自明性の基準が提示しましたが、判断基準が厳格になった以上に、米国特許庁審査官の自明性審査に対する姿勢が厳しくなったと感じます。

実際に、統計的にみても、米国ではKSR判決以後では拒絶査定を受け審判請求を行う件数が増え(KSR判決前の2006年では3349件→KSR判決後の2008年では6385件)且つ審判請求を行って拒絶が撤回される確率が率低下しています(KSR判決前の2006年では41%→KSR判決後の2008年では28%)。

尚、参考までに、KSR判決後約2年間において、CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)が、化学・生化学系の発明を非自明(進歩性有り)と判断したケースが約62%であったのに対して、非化学・生化学系の発明を非自明と判断したケースは約33%であったとの統計データもあるそうです(http://www.jurisdiction.com/dsmith.pdf)。このことは、KSR判決によって、化学・生化学の分野のように効果を予見することが難しい分野では非自明と判断されやすく、一方、機械などの構造物などの効果を予見しやすい分野の発明は自明と判断されやすくなったということを示していると解釈することできます。

最近、米国特許成立の確率が回復(向上)傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰(即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった)や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KRS判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合(先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合)であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。

自明性の拒絶に対する対応

自明性の拒絶を受けた場合の典型的な対応は以下の通りです:

(a) 審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認を明らかにする。
(b) 先行技術の組み合わせに対する阻害要因(teach away)の存在を明らかにする。
(c) 予想外の優れた効果を明らかにする。
(d) 先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

その他にも商業的な成功(所謂“secondary consideration”(二次的考慮事項)の例)などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)~(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)~(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された2つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KRS判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。

上記(a)の審査官の誤解についてですが、特に米国の審査官は、技術内容の誤解に基づいて拒絶してくることが多いという印象があります。審査官の指摘を鵜呑みにせずに、自らの出願のクレームの記載や先行技術文献の開示内容を詳細に検討することが重要です。

また、その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。

上記(b)の「阻害要因」については、一瞥してそのような阻害要因が見あたらないような場合でも、注意深く、執念深く、引用された先行技術文献を徹底検討すると、「阻害要因」として若しくは「阻害要因」とまではいえずとも先行技術の組み合わせを断ち切るために利用できる記載が見つかることも良くあります。一見自明性の拒絶が妥当に思えても、直ぐにあきらめないことが大切です。米国に限らず外国出願の多くは、現地代理人への依存度が高いと思います。しかし、現地代理人は、自分で明細書を作成したのではないということもあり、明細書や引用された先行技術文献を必要以上に詳細に検討することは通常有りません。現地代理人が半ばギブアップの状態でも、弊所で明細書や先行技術文献を徹底的に検討して有効な反論材料を見出したようなことも少なくありません。

上記(c)の「予想外の優れた効果」に関しては、米国の特許プラクティスの1つの大きな特徴として、出願明細書に記載されていない効果について、出願後に主張することが可能です。(日本や欧州においては、出願時の明細書に教示も示唆もされていなかったような効果に基づいて進歩性を主張することは原則的に許されません。)

また、米国において「予想外の優れた効果」の立証に有効なツールとして、37 C.F.R. 1.132に基づく宣誓書(affidavit)又は宣言書(declaration)(以下、纏めて「宣誓供述書」)があります。この宣誓供述書形式で提出された証言やデータについては、審査官は、公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。この宣誓供述書は、最後に文字通り「署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものは、18 U.S.C.. 1001 に基づき罰金若しくは拘禁、又はその併科により処罰されること・・・について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること・・・を宣言する」と宣誓して署名するものです。

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい:
MPEP §716.01(a)MPEP§716.01(c)

また、宣誓供述書については、こちら にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。

他の国では一般的に審査段階では宣誓供述書の形式での提出は要求されません。しかし欧州の場合、審査の段階では実験証明書を宣誓供述書の形式にする必要はありませんが、異議申立手続きや審判手続きにおいては宣誓供述書の形式にすることが要求されます。

尚、自明性(進歩性欠如)の拒絶に対する対応の仕方については、こちら でも解説しておりますので、ご覧下さい。

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  補正  記載  提出  必要  進歩性  明細書  米国特許  上記  以下  審査  効果  拒絶  or  patent  先行技術  判断  可能  弊所  宣誓供述書  手続  出願人  特許出願  比較  利用  審査官  主張  開示  適用  データ  作成  異議申立  要求  対象  方法  an  範囲  対応  説明  可能性  請求  要件  制度  出来  検討  制限  特許庁  外国  規定  外国出願  通常  情報  考慮  理由  具体的  存在  出願時  問題  特徴  明確  実際  使用  阻害要因  無効  同一  公知  先行技術文献  EP  文献  Examination  at  見解書  技術  第三者  追加  容易  特許性  引用  art  当業者  非常  基準  宣誓書  事件  注意  重要  実験  実施  十分  最後  権利化  review  改正  証拠  以前  内容  理解  審査基準  一般的  grant  非自明性  有効  拡張  出願明細書  結果  サンプル  権利  office  不要  判決  観点  導入  MPEP  現在  近年  特許権者  定義  許可  詳細  declaration  審査結果  判例  行為  形式  複数  entity  向上  www  発行  代理人  権利行使  米国特許庁  出願後  以上  異議  分野  Post  技術分野  付与後異議申立  参考  侵害  自明性  条件  知的財産  判断基準  所謂  訴訟  Supplemental  証明  特許権  will  以外  鑑定書  ケース  自明  案件  手段  違反  we  pdf  documents  法改正  under  同時  指摘  立証  審判請求  維持  日以降  Fed  原則的  事項  提示  宣言書  見解  時間  放棄  ビジネス  反論  傾向  non  Conduct  覧下  誤解  Inequitable  Act  拒絶査定  提起  権利範囲  示唆  困難  Invents  process  America  件数  段階  専門家  IDS  保護  go  減縮  審判  KSR  最高裁  範囲内  原因  CAFC  確率  so  審査段階  一部  欠如  機会  何度  印象  ex  Cir  知識  consideration  活用  義務  認定  異議申  状態  情報開示義務  現地代理人  年間  re  成立  プラクティス  each  知的財産権  ベストモード  自分  2d  参考下  署名  一般  付与後異議  教示  完全  予想外  損害賠償  判示  特許訴訟  affidavit  現地  特許無効  uspto  form  htm  抑制  除外  公知文献  成功  撤回  機械  最高裁判決  特許成立  要因  Ex  進歩性欠如  企業  許容  有無  secondary  減縮補正  典型的  開示内容  宣誓  シフト  do  同等  解釈  見出  救済措置  パテントトロール  test  裁判所  変化  特許侵害  過失  大法廷  申立  index  異議申立手続  禁止  最近  Therasense  プロ  補足  inoue  実験証明書  ep  化学分野  化学  パテント  予想  回復  仕方  一見  世界  技術内容  side  本人  対策  infringement  審判手続  原則  掲載  入手  teach  供述書  document  侵害教唆  政策  banc  意識  方向  away  willful  情報開示  Bilski  行使  3d  her  判定  Leahy  進歩  プロパテント  厳格  促進  am  Seagate  不況  特許保護  徹底的  Smith  被告  product  妥当  緩和  救済  解説  厳密  侵害訴訟  侵害者  異議申立制度  警告  責任  非自明  重視  濫用  適用条件  gov  唯一  代理  問題視  付与後異議申立制度  一概  インタビュー  二次的考慮事項  web  容易性  宣誓供述  判決以前  連邦巡回区控訴裁判所  文字通  文字  阻害  ratio  KRS  控訴  補助的  mpep  裁判  act  machine  part  構造  組織  Becton  Dickinson  Ct  特許侵害訴訟  公正  以降  特許発明  低下  付与後  付与  不公正行為  鑑定  開示義務  陳述  要件違反  虚偽  able  スムーズ  ツール  トロール  過剰  許容範囲内  アンチパテント  view  査定  厳格化  self  up  姿勢  実験証明  商業的  故意侵害  実施権  故意  注意深  transformation  常識  徹底  inducement  故意侵害及  大切  大学  大統領  大企業  実感  賠償金  賠償  弊害  進歩性基準  必要以上  成文法化  意思  排除  鵜呑  研究  二次的  人又  予見  目立  直後  以後  真摯  不当  精査  不足  立証責任  機関  先行  出来事  特許庁審査官  併合  依存  何故  判定手段  生化学系  判決前  侵害教唆対策  判決後  明細  誤認  訴訟事件  義務付  結構  統計  統計的  自明性審査  自身  offices  Teleflex  parties  Kappos  practicing  fr  ed  Ed  way 

中国(5): 早期審査・審査促進(特許審査ハイウェイ(PPH)等)

優先審査制度

特定の重要産業分野の発明に関する特許出願の優先審査を可能にする「発明特許出願優先審査管理弁法」が、2012年8月1日より施行されます。

しかし、この制度は、適用が特定の重要産業分野における「重要技術」に制限されていることに加えて、中国を第一国とする特許出願しか利用できません(即ち、日本出願に基づくパリ優先権を主張して中国に出願する場合や、日本で出願したPCT経由で中国に出願する場合には利用できません)。技術の重要性がどのように評価されるのかは定かではありませんが、日本の出願人が広く利用できる制度とは言えないようです。

尚、優先審査の対象となる技術分野は、省エネルギー又は環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車、低炭素技術、資源節約などグリーン開発に寄与する技術などとなっております。

実用新案(実用新型専利)の利用(特許との同時出願)

中国の実用新案(実用新型専利)制度は、権利期間10年、方法は保護対象外、無審査登録などの点では、日本の実用新案制度と類似しています。無審査のため、特許(発明専利)が権利化まで2年半~3年半程度要するのに対して、実用新案は約6ヶ月程度で権利化できます。

中国では、日本と異なり、同一の発明に関して、特許出願と実用新案出願を同時に提出することが正式に認められています。そして、特許出願が許可になり登録されたら、実用新案権を放棄するということが許されます。従って、最終的には特許権獲得を目指す場合でも、先ず実用新案で早期に権利を取得しておくということが可能です。

日本でも、実用新案を特許出願に変更することはできますが、その時点で、実用新案権は放棄しなければなりません。従って、特許出願が許可にならなかったら、全く権利がなくなってしまいます。

また、日本では実用新案に基づく権利行使には、特許庁より技術評価書(ここでは、特許出願の審査と同様に、新規性・進歩性が評価されるが、要求される進歩性は特許と比較して低い)を入手することが必要ですが、中国では不要です。

中国において特許出願と実用新案出願を同時に提出し、権利化を図る際には、以下の要件を満たす必要があります(中国専利法9条、及び専利法実施細則41条):

(1) 同じ出願人が同日に特許出願と実用新案出願を行う。

(2) 特許と実用新案の両方の出願において重複して出願している旨を明記する。

(3) 特許が登録となった際に、実用新案権を放棄する。

従って、中国における早期権利化を望む場合、特許と実用新案を同時出願するということは、有効なオプションの1つとして検討に値すると考えられます。

但し、国際出願(PCT出願)の場合、中国へ移行する際に実用新案を選択することは可能ですが、特許と実用新案を両方出願することはできません。従って、特許と実用新案を同時出願するのであれば、中国を第一国として出願するか、最初の日本出願から1年以内にパリ優先権を主張して出願する必要があります。

特許審査ハイウェイ(PPH)

日本国特許庁(JPO)と中国国家知識産権局(SIPO)は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを2011年11月1日より実施しており、2012年10月31日に一旦終了しますが、更に1年間この試行期間が延長されました。延長後の施行期間は、2013年10月31日に終了する予定です。この試行プログラムでは、PCT出願の国際段階成果物に基づく申請も可能です。

尚、2012年11月1日からの新たな施行においては、それ以前の申請手続きと比較して、必要提出書類に関する制約が若干緩和されましたが、それ以外の点については実質的な違いは有りません。

上記した通り、中国には、PPH以外にも優先審査制度が有りますが、これが利用できるのは非常に限られた場合のみとなっていますので、中国における早期権利化を目指す場合には、PPHは非常に有用なオプションとなります。

[I] PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進(早期審査)をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに中国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。日本特許庁に特許性を認められている訳ですから、PPH参加により結果的に中国でも特許成立する確立は高くなる筈ですが、例えば中国国家知識産権局は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm

尚、日中PPHには、日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用するものとJPOのPCT国際段階成果物を利用するものが有ります。JPOの国内出願の審査結果を利用するPPHの場合、日米PPHと比較すると、適用可能な条件に制約が大きく、特に申請可能な時期が非常に限られておりますので注意が必要です。

[II] 日本国特許庁(JPO)の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)

II-1.JPOの国内出願の審査結果を利用したPPH(以下「JPN-PPH」)の適用をうけるための条件:

日米PPHと比較すると、中国でPPHの適用をための条件にはかなり制約が有ります。PPHの適用を受けるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

(II-1a) 日本出願と中国出願の対応関係について
JPN-PPHの適用が可能な日本出願と中国出願の対応関係は大きく分けて以下の2通りになります。

 - 日本出願が中国出願の優先権出願である(中国出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
 - 中国出願と日本出願とが、共通のPCT出願から派生したものである(ここでPCT出願は、優先権主張していないか日本出願に基づく優先権を主張しているPCT出願)。

日本以外の国(中国を含む)における出願が、中国出願の優先権出願である場合にはJPOの審査結果に基づくJPN-PPHの適用は受けられません。(中国出願に基づく優先権主張をした日本出願であって、JPOが審査を開始する前に中国出願が先に特許になった場合には、SIPOの中国国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイをJPOに対して申請することができます。)

更に後述するように申請可能な時期についてもかなり制約が有ります。

(II-1b) JPOによる特許性判断
日本出願の少なくとも一つの請求項が、JPOによって特許可能と判断されていなければなりません。即ち、特許査定を受けていなくても、少なくとも一つの請求項が特許可能と認められていれば、それに基づいてPPHの申請が可能です。例えば、JPOに日本出願の請求項1は拒絶されたが、それに従属する請求項2については特許可能(拒絶理由を発見しない)と明示された拒絶理由通知や拒絶査定を受けたような場合にも、中国出願の請求項1を該日本出願の請求項2に対応するように補正してPPHの適用を受けることが出来ます。

(II-1c) 日本出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係
PPHに基づく早期審査を申請する中国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、中国出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

補正する場合は、中国においては、自発補正の時期が審査請求時又は実体審査移行の通知の受領から3か月以内に制限されていることに注意が必要です。

(II-1d) PPH申請可能な時期
JPN-PPHに基づく審査を申請する中国出願は、以下の時期的条件を満たしている必要があります。

 - 当該中国出願が公開されていること。
 - 当該中国出願が実体審査段階に移行していること。(SIPOから実体審査移行の通知を受領していることが必要。ただし、例外として、審査請求と同時であればPPHの申請が可能。)
 - 当該中国出願に関しSIPOにおいて、PPH申請時に審査の着手がされていないこと。

II-2.PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にJPOによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

 (a) 対応する日本出願に対してJPOから出された(JPOにおける特許性の実体審査に関連する)すべての審査通知の写とその翻訳文(中国語又は英語)(注:これらの書類については、2012年11月1日以降は、JPOのサイトからオンラインで入手可能な場合には提出不要)
 (b) 対応する日本出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
 (c) JPOの審査通知において審査官により引用された文献
 (d) 中国出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表

[III]  JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH

III-1. JPOのPCT国際段階成果物を利用したPPH(以下「PCT-PPH」)の適用をうけるための条件

(III-1a) PCT-PPHの根拠となり得るPCT出願
PCT出願の国際段階における国際調査機関(JPO)が作成した見解書、国際予備審査機関(JPO)が作成した見解書及び国際予備審査報告のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在することが要求されます。

日本でPCT出願する場合、英文明細書で出願した場合は、国際調査機関、国際予備審査機関としてEPOを指定することも出来ますが、その場合、中国出願についてPCT-PPHを利用することは出来ません。

また、PCT-PPH申請の基礎となる最新国際成果物の第VIII欄に何らかの意見(請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見)が記載されている場合、当該出願はPCT-PPH試行プログラムへの参加が認められません。

優先権出願が中国出願であってもPCT受理官庁がJPOであって国際調査機関(ISA)、国際予備審査機関(IPEA)がJPOであれば、PCT-PPHを利用することが出来ます。

(III-1b) PCT出願の請求項と中国出願の請求項の対応関係、並びにPPH申請可能な時期
上記JPN-PPHの場合と同様です。

III-2. PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にPCT出願に関する以下の書類を提出する必要があります。
 (a) 特許性有りとの判断が記載された最新国際成果物の写とその翻訳文(中国語又は英語)
 (b) PCT出願の最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写とその翻訳文(中国語又は英語)
 (c) PCT出願の最新国際成果物で引用された文献の写
 (d) 中国出願の全ての請求項と、特許性有りと示された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表

(注: 上記(a)及び(b)の書類については、中国出願が、対応PCT出願の国内段階である場合及びPATENTSCOPEにおいてこれらが公開されている場合には提出不要。)

タグ:

特許  PCT  中国  出願  発明  日本  補正  PPH  新規性  記載  提出  必要  EPO  進歩性  明細書  上記  以下  翻訳  審査  拒絶  or  判断  PCT  可能  請求項  英語  例外  手続  出願人  移行  特許出願  比較  国際出願  利用  審査官  主張  適用  申請  作成  実用新案  日本出願  要求  対象  方法  an  範囲  対応  JPO  可能性  請求  要件  制度  プログラム  優先権  出来  検討  制限  特許庁  選択  早期審査  同様  公開  変更  情報  ハイウェイ  理由  延長  存在  ISA  拒絶理由  時期  特許審査  翻訳文  国際調査機関  月以内  審査通知  同一  自発補正  特定  期間  EP  文献  at  見解書  技術  最初  登録  特許性  パリ  引用  拒絶理由通知  非常  特許査定  注意  重要  調査  実施  十分  PPH  指定  権利化  以前  優先権主張  有効  結果  権利  不要  中国語  試行  審査請求  概要  通知  中国出願  製造  許可  根拠  審査結果  図面  複数  関連  実質的  日本特許庁  www  書類  発行  権利行使  施行  II  分野  技術分野  年以内  英文  IP  条件  開始  取得  最終的  国際調査  特許権  以外  優先審査  経由  優先権出願  under  同時  日以降  III  審査促進  見解  放棄  制約  評価  予定  拒絶査定  国際予備審査機関  類似  国内  実用新案権  特許可能  IPEA  JPO  段階  保護  go  程度  実用新案出願  エネルギー  他国  中国国内  英文明細書  審査段階  実体審査  jpo  早期  ex  明記  重要性  high  試行期間  両方  知識  国際予備審査報告  サイト  時点  発見  従属  対応関係  年間  re  施行期間  権利期間  国際予備審査  国内出願  ライン  成立  torikumi  簡単  申請可能  国際段階  日本国特許庁  基礎  意見  htm  関係  ページ  申請時  日米  優先  特許成立  実用新案制度  対象外  ホームページ  当該  管理  PATENT  申請書  共通  国内段階  プロ  バイオテクノロジー  確立  SIPO  国際段階成果物  明示  受理  受理官庁  提出書類  早期権利化  IPE  本出願  正式  入手  オプション  調査機関  目指  申請手続  終了  実用新型専利  最新  開発  結果的  VIII  行使  highway  重複  無審査  日本特許  進歩  特許性判断  japan  当該中国出願  促進  保護対象  技術評価書  日本以外  日中  バイ  バイオ  緩和  JPN  参加  ku  派生  後述  最終  訳文  同時出願  以内  有用  対応表  一又  中国語又  利用可能性  取得出来  第一国  ratio  推奨  VII  最新国際成果物  自発  該日本出願  産業上  特許性有  発明専利  以降  自動車  中国国家知識産権局  産業上利用可能性  優先審査制度  環境保護  オンライン  請求時  請求項対応表  調査成果  審査結果又  受領  寄与  査定  専利法  報告  実体審査移行  国際  利用可能  提出不要  重要産業分野  通信  新規  当該出願  実体審査段階  JP  41  審査請求時  成果物  専利法実施細則  専利  年半  年半程度要  着手  両方出願  予備審査  予備審査報告  機関  中国専利法  獲得  特許権獲得  時期的条件  グリーン  明細  明細書及  月程度  裏付  国語  日本国  同日  一旦  一旦終了  PATENTSCOPE  china  way  1a  1b 

進歩性の拒絶への対応(Part 3)

(D)その他の反論

異なる技術分野に属する先行技術文献の組み合わせ

進歩性欠如の拒絶は、殆どの場合、複数の先行技術文献の組み合わせにより自明というものです。

以前から実務において、先行技術文献が開示している技術が属する分野が異なるため組み合わせることが出来ないと指摘することが有効な手段の1つとして知られています。

しかし、特に近年は、殆どの国において単に属する技術分野が異なるという理由だけで、進歩性が認められることは少なくなっています。日本、米国、欧州など殆どの国において、技術分野が異なっていても、当業者の常識の範囲内で、組み合わせることが合理的であれば自明というスタンスが採用されています。例えば、米国においてこのスタンスを明確にしたのが2007年のKSR判決です。

従って、単に技術分野が異なるということだけでは不十分で、結局は、意外な効果や分野が異なることによる「阻害要因」が存在するということを示すことが必要になることが多いと思います。

「後知恵」(hind-sight)

「後知恵」に基づく拒絶とは、本来、進歩性(非自明性)の判断は、最近似の先行技術から出発して、審査対象の発明の出願時(即ち、この発明が知られていなかった時点)において、当該発明に到達することが容易であったかを検討することにより行わなければなりませんが、審査対象の発明の内容を念頭において、容易性を判断してしまうことを「後知恵」に基づいた判断と言います。

要するに、当該発明を知らない出願当時の当業者にとって容易であったかを判断しなければならないところ、当該発明を既に知っている審査官自身にとって容易と判断してしまうようなケースを指します。

審査官の判断が不適切な「後知恵」(hind-sight)によるものであるとの主張も有効な対応であると言われておりますが、よほど審査官の側に明らかな誤解があった場合を除いて、審査官に自らの判断を「後知恵」に基づくものであったと認めさせるのは難しいと思います。

「後知恵」に基づく拒絶を出してしまうということは、審査官にとってあるまじき判断ミス、最大のタブーの一つであり、自らの判断を出願人に「後知恵」と言われれば、憤りを感じる審査官も少なくないと思います。

少なくとも先進国の特許庁の審査官であれば、明らかな「後知恵」に基づく拒絶を出してくる可能性は極めて低く、「後知恵」であるという解釈も可能だが明らかでないような場合には、出願人が「後知恵」を主張し、それに対して審査官が「常識の範囲内」と反論し、結局のところ水掛け論で終わってしまう可能性が非常に高いです。その場合、審査官にネガティブな心証を与えるだけで余りメリットが有りません。

もっとも「後知恵」であることを示す明確な証拠があれば別ですが、そのような証拠は多くの場合「阻害要因」の存在を示唆するものであるでしょうから、そもそも審査官が認めることに強い抵抗を示すであろう「後知恵」の議論などせずに、「阻害要因」の存在を主張すれば良いことになります。

以上のことから、阻害要因に関する主張や意外な効果に関する主張の補助としては有効であるかも知れませんが、「後知恵」に関する主張のみで審査官を翻意させることは多くの場合、難しいと考えます。審査官の心証の観点から、他の理由に基づく議論が可能であるならば、むしろ「後知恵」の議論はしない方が良いかも知れません。但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。

「商業的成功」(Commercial Success)

更に、商業的成功を主張できる場合は、補助的にこの主張を加えます。

但し、日米欧の特許庁のいずれも商業的成功については、その成功がクレームされた発明の技術的特徴に由来するものであることが認められた場合にのみ、進歩性判断の際に考慮することになっています。

実務においては、商業的成功に基づく主張は、進歩性の主張が少々弱い場合に補助的に利用します。その例として以下の様なシチュエーションがあげられます:

(a) 効果はあるがその度合いが顕著でない場合(例えば、触媒の発明において、収率が従来の触媒の数%向上しただけだが、既に成熟した技術分野であり、その僅か数%の向上が商業的に大きな意味を持ち、それによって大きな利益を得ているというような場合)、及び

(b) 効果は顕著だが、余りに関連性の高い先行技術文献の組み合わせによって進歩性欠如の拒絶を受けた場合(例えば、装置の発明に関する出願の審査において、属する技術分野、目的などが共通し、構造的にも非常に近いものを開示する2件の従来技術文献の組み合わせによって拒絶を受けたような場合)。

これに対して、従来品に対する優位性を示すことが出来ないのに、商業的成功のみをもって進歩性を主張しても、商業的成功は発明の特徴以外に起因するものという推測が成り立ち、全く考慮されないということになってしまいます。即ち、例えば、従来品と性能は同じ程度しかないが、非常によく売れているから当該発明品は従来よりも優れている筈であり進歩性を有するという様な主張をしても、商売上の成功が純粋に発明の特徴によるものか、それともマーケティングの成功によるものか定かでなく、進歩性判断の材料としては考慮されません。

弊所で、商業的成功に基づく進歩性の主張を行った案件は、いずれも上記(a)又は(b)に該当するようなシチュエーションであり、既に特許成立しておりますが、そこで商業的成功が審査官の判断に影響を与えたのかは、審査官の公式な見解には反映されておりませんでしたので定かではありません。しかし、進歩性判断に関する心証形成の上では何らかの効果はあったはずと考えております。

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  必要  進歩性  上記  以下  審査  効果  拒絶  先行技術  判断  可能  弊所  手続  出願人  利用  審査官  主張  開示  対象  範囲  対応  可能性  メリット  出来  検討  特許庁  考慮  理由  存在  出願時  特徴  明確  阻害要因  後知恵  先行技術文献  文献  技術  容易  当業者  非常  意味  採用  十分  証拠  以前  内容  非自明性  有効  判決  観点  近年  複数  関連  向上  影響  目的  以上  分野  技術分野  自明性  収率  訴訟  以外  ケース  自明  案件  手段  合理的  指摘  顕著  議論  従来  見解  反論  誤解  示唆  程度  審判  KSR  実務  範囲内  結局  欠如  時点  成立  適切  担当  装置  到達  成功  日米  該当  特許成立  要因  最大  進歩性欠如  従来技術  当該  解釈  共通  念頭  触媒  最近  商業的成功  起因  進歩性判断  相手  不十分  進歩  関連性  反映  非自明  利益  純粋  不適切  本来  容易性  阻害  補助的  構造  意外  由来  形成  技術的  ミス  優位性  先進国  Success  訴訟手続  技術的特徴  sight  商業的  出願当時  常識  hind  心証  当時  推測  当該発明  性能  審査官自身  先行  出発  該発明  マーケティング  自身  mm  Commercial 

「後知恵」(hind-sight)による拒絶に対処しやすい明細書作成について

審査基準における「後知恵」

現在の日本の審査基準には「後知恵」の防止に関する規定は存在していません。しかし、1993年に審査基準に導入されて以来、2000年の改訂前までの審査基準には「その他の留意事項」として「後知恵」の防止規定が存在しました。2000年の改訂で削除されたその規定は以下の通りです:

「本願の明細書から得た知識を前提として事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」)

一方、米国の審査基準(MPEP)(MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)では、「2142: Legal Concept of Prima Facie Obviousness [R-6]」に「However, impermissible hindsight must be avoided and the legal conclusion must be reached on the basis of the facts gleaned from the prior art.」(...許容できない後知恵は防止しなければならず、法律的結論は先行技術から収集した事実に基づいて下さなければならない)と記載され、「後知恵」の防止に関する規定が存在します。

なお、米国の審査基準では、「後知恵」を防止する観点から、prima facie obviousness(一応の自明性)が成立する要件には以下の2項目が含まれています:
(1)TSMテスト(teaching, suggestion, or motivation test)(「2143.01: Suggestion or Motivation To Modify the References [R-6]」などを参照)と
(2)reasonable expectation of success(成功するという合理的な期待)(「2143.02: Reasonable Expectation of Success Is Required [R-6]」などを参照)。

また、EPOの審査基準(Guidelines for Examination in the EPO)では、「C_IV_11.9.2: "ex post facto" analysis; surprising technical advantage」と「C_IV_11.7.3: Could-would approach」に「事後分析("ex post facto" analysis)」(後知恵)の防止に関する規定が存在します。〕

「後知恵」に関する考察

上記のような一種の「戒め」の存在からも分かる通り、国を問わず、特許庁の審査官にとって最大のタブーの一つが、いわゆる「後知恵」(hindsight)に基づく拒絶を出してしまうことです。

「後知恵」は、進歩性(非自明性)の判断において問題になることが多く、「後知恵」による進歩性欠如の拒絶の説明で、しばしば引き合いに出されるのが有名な「コロンブスの卵」です。要するに、以前には誰にも成されていなかった発明に対して、最初に発明したことの価値を無視して、後から結果が容易に見えることのみに基づいて評価してしまうのが、「後知恵」による拒絶です。

しかし、考えてみれば、審査官が審査に先立って先行技術文献をサーチする際には、当然に本発明の内容を頭に入れてそれを基準にしてサーチするわけですのですので、そこには必然的に「後知恵」のバイアスがかかります。そして、そのようにしてサーチしてきた先行技術文献に対する発明の特許性を評価する段に至っては、その「後知恵」に基づく色眼鏡を外して、サーチを行った審査官自身にとってではなく、発明がなされた当時の「当業者」にとって発明が容易であったということを、充分な根拠をもって「理論付け」することが出来るか否かを検討します。

一般人には、この「色眼鏡」を外すことが難しいのですが、特許庁の審査官は必ず「色眼鏡」を外して発明と先行技術の関係を評価することが要求されます。

そして、その「理論付け」の根拠が一応、一見して充分なものであれば、「後知恵」はないことになり、もしもその「理論付け」の根拠が全く無い若しくは明らかに不充分であれば「後知恵」による拒絶ということになります(ただし、欧米・日本・韓国などの先進国では後者の状況は通常はごく稀にしか生じません)。

しかし、実際は、「理論付け」が充分かどうか自体についての純粋に客観的な判断基準はないわけですので、多くの場合の、ある意味では、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得るとも言えます。この点に関連して、米国Albany Law Schoolの教授が、陪審を想定して一般市民400人を対象に、hingsightの影響についての調査を行ったところ、事前に本発明の知識を有していた人が、その発明を自明と判断する確率は、本発明の予備知識がなかった人の場合と比較して約2倍であり、TSMテストやGrahamテストに従って、判断させても結果はそれほど変わらなかったそうです。

また、発明の技術は出願時からの時間経過ともに陳腐化しますので、一般に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増加してゆく傾向があると考えられています。つまり、出願時には「とても意外な知見」に基づくとの印象を与える発明であっても、審査の時点、さらには裁判の時点というように、時間の経過にともない、「意外な知見」との印象はどんどん減少していき、したがって、「後知恵」による判断の生じるリスクが高まると考えられています。

このように、ある意味で、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得ると考えられ、更に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増大してゆく傾向があると考えられます。

そして、一旦、拒絶理由を受けてしまえば、如何にその理由が「後知恵」に基づくように見えたとしても、単に「後知恵」のみを主張して拒絶が撤回されることは殆ど無いと言って良く、結局は、出願人が発明の新規性・進歩性(非自明性)を明確にすることが必要になります。

要するに、如何に「後知恵」に基づくと思われる拒絶であっても、拒絶を受けてから「後知恵だ」と主張しても「後の祭り」であり、予め「後知恵」に基づく拒絶を受けないよう、明細書作成の段階で準備をしておくことが肝心であると考えます。

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書

一般的な考え方

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書とは、一言で言ってしまえば、先行技術に対する新規性・進歩性(非自明性)が明確に示されている明細書ということになります。

要するに、格別な手段が有るわけではないのですが、特に一見して先行技術との構成上の違いが小さい発明は、「後知恵」による進歩性欠如(自明性)の拒絶を受け易いので、発明の構成の困難性(先行技術同士若しくは先行技術と周知技術を組み合わせることに関する困難性)や予想外の効果などについて強調しておくとよいでしょう。

実際には、この点の対応が充分でない明細書を目にすることが良くあります。特に発明者の方は、発明が属する特定の技術分野の専門家ですから、自分では構成上の小さな改変にも困難性を伴うことを良く認識しており、それを当然のことと考えてしまい、専門外の第三者にとっては容易に見えるかもしれないという認識が無い場合が少なくありません。この様なことが原因となって、進歩性(非自明性)が明確に読み取れない明細書となってしまうのだと思います。

したがって、これは、弁理士や特許技術者の仕事の範疇とも言えますが、明細書を書く際に、発明が属する特定分野の専門知識が無い第三者にとって、発明がどのように解釈されるかを客観的にイメージすることが非常に重要です。客観的な視点からの配慮を欠いた明細書での出願は、後知恵に基づく拒絶を受けやすいと言えます。

具体的には、出願明細書において、本発明に最も近い先行技術から本発明に到達することについての困難性や予想外の効果が得られることが直感的に理解できるようなポイントを、発明の課題と解決手段の項目などで、要領よく説明しておけば、「後知恵」による拒絶を未然に防止できることがあります。また、ポイントさえ巧みに述べてあれば、拒絶を受けても、それをベースにして、意見書で大幅に詳しい説明にすることが容易になります。

特に効果の話となると、米国を除く多くの国において、出願時の明細書に教示も示唆もされていないような効果について、出願後の審査の段階で主張しても考慮されませんので、出願時に何らかの記載を含めることが重要です。

具体例と注意事項

たとえば、公知技術として、ある種のポリマーAの重合反応の特徴に着目して設計されたポリマーA製造用の重合反応装置があり、本発明は、その公知の重合反応装置を他のポリマーBの製造に適用した製造方法に関する発明である、という場合を例に取ります。

一般的には、化学分野など結果の予測が難しい分野においては、反応の原料が異なれば、適する反応方式や条件も異なるという一般的常識がありますが、審査官が、上記の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することの容易性について何ら具体的な根拠を示さずに、「本発明で成功している」という結果を念頭において、公知の重合反応装置を他のポリマーに適用することなど当たり前などという理由で拒絶をしたならば、この拒絶は「後知恵」に基づくものと言えるかも知れません。

しかし、具体的な証拠の提示は無くとも、恐らく審査官は「異なる重合反応であっても、殆どの場合に、同じ反応装置が利用できることは周知」などを指摘してくるでしょう。それに対して、単に審査官の主張は、「後知恵」に基づく不当なものだと主張しても、通常、それだけでは審査官の判断が覆ることはなく、結局は、組み合わせの困難性や予想外の効果を明らかにすることが必要になると思います。

従って、「後知恵」の拒絶を防止し、またそのような拒絶を受けても効率的に拒絶を撤回させるためには、やはり出願明細書において、発明の構成の困難性や効果の意外性などを分かり易く説明しておくということが最も有効です。

上記の例では、一見して、先行技術におけるポリマーAを、単にポリマーBに置換しただけという第一印象を受けると思います。そこで、進歩性を明らかにする為に特に有効な手段としては、例えば、以下のような点を明細書で強調しておくことが考えられます:

(1) 当業者が、ポリマーA製造用の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することを阻害する要因(いわゆる「阻害要因」または「阻害事由」)(英語では"teach away")の存在があったことを明らかにする。

(2) 上記(1)を明らかにした上で、先行技術と同じ又は類似の効果(例えば、選択率や転化率の向上など)を証明する。

(3)先行技術には教示も示唆もされていなかったような効果を証明する。(例えば、先行技術において達成された効果が選択率と転化率の向上のみである時に、本発明ではポリマーBの重合で問題視されていた有毒な副生物の生成抑制が達成されることを証明するなど。)

上記(1)の阻害要因については、例えば、上記のポリマーAの重合に関する先行技術文献において、ポリマーAの重合反応の平衡定数の低さに着目して、上記の特定の重合装置を設計し、一定範囲以上の平衡定数を示す重合反応に、この重合装置を利用すると不都合が起きるという趣旨のことが記載されていたとしましょう。そこで、ポリマーBの重合反応の平衡定数が、上記先行技術に記載されている範囲より高ければ、阻害要因があったと言うことが出来ると思います。

上記(2)については、ポリマーAに関する上記先行技術において、上記の重合装置の使用により、選択率や転化率が向上し、本発明における効果も同様であり、且つ阻害要因も無かったということであれば、本発明の効果が意外なものとは認められない可能性が有ります。勿論、例外も有るでしょうが、阻害要因もなく且つ先行技術と同じ方向性の目的の発明ということであれば、一般的には、進歩性を認めさせるのが難しい場合が多いと思います。

一方、上記(3)のように、先行技術には教示も示唆されていなかったような効果であれば、意外な効果と認められる可能性が高いと思います。ただ、やはり、上記の例のように、一見して先行技術との構成上の差が小さい時には、阻害要因の存在を明らかにできることが理想的です。

実際に「後知恵」に基づくと思われる拒絶を受けた場合の対応

拒絶理由通への回答において「後知恵」を明示的に主張することは、審査官の判断能力を否定することに等しいため、心証の観点から、よほどの証拠(たとえば、審査官の拒絶理由の論理における明示的・致命的な欠陥の存在や、明らかな「阻害要因」の存在など)でもないかぎり、あまり露骨に「後知恵」を主張しないほうがよいのではないかと考えます。

多くの場合に望ましいアプローチとしては、「後知恵」には直接言及せずに、阻害要因などの議論をする中で、審査官自身が「後知恵」的な要素の存在を自然に自覚して改めてくれるように話しをもっていくというやり方が望ましいと考えます。

但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。むしろ、「後知恵」を強力に主張することが得策の場合もあると考えます。また、近年の知財高裁判決の進歩性判断において「後知恵」が積極的に言及されることが増えていますので、裁判での「後知恵」の議論の有効性は増す傾向にあると考えられます
(たとえば、平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151919.pdf)
平成20年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081225160745.pdf)
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf)を参照。)

タグ:

特許  米国  出願  発明  日本  新規性  記載  必要  EPO  進歩性  明細書  韓国  上記  以下  審査  効果  拒絶  or  be  先行技術  判断  可能  英語  例外  手続  出願人  比較  利用  審査官  主張  適用  作成  要求  対象  方法  an  範囲  対応  説明  可能性  請求  要件  出来  検討  特許庁  選択  本発明  規定  同様  通常  考慮  理由  具体的  存在  出願時  問題  特徴  明確  実際  拒絶理由  使用  阻害要因  後知恵  特定  発明者  公知  先行技術文献  EP  文献  Examination  at  意見書  技術  第三者  最初  容易  特許性  art  当業者  非常  意味  基準  事件  注意  重要  10  調査  any  証拠  以前  内容  理解  審査基準  一般的  prior  非自明性  有効  出願明細書  結果  判決  観点  導入  30  MPEP  現在  状況  近年  製造  根拠  関連  否定  向上  www  課題  参照  増加  影響  出願後  目的  以上  削除  分野  平成  技術分野  サーチ  自明性  条件  判断基準  訴訟  要素  証明  自明  post  手段  we  pdf  当然  合理的  達成  指摘  議論  事項  アプローチ  提示  充分  知財  構成  時間  項目  解決  傾向  評価  類似  must  勿論  示唆  困難  段階  専門家  趣旨  明示的  製造方法  19  go  審判  回答  obviousness  具体例  20  ポリマー  原因  確率  would  so  結局  欠如  印象  ex  知識  弁理士  有効性  時点  technical  認識  reasonable  原料  re  成立  each  However  直接  自分  legal  置換  一般  教示  リスク  予想外  担当  法律  装置  公知技術  前提  意見  能力  到達  困難性  抑制  関係  想到  経過  注意事項  成功  撤回  防止  周知  Law  一応  要因  解決手段  最大  予測  Ex  進歩性欠如  許容  期待  有名  欧米  審決取消請求事件  テスト  00  permissible  PATENT  客観的  解釈  test  取消  念頭  プロ  分析  ep  化学分野  化学  効率的  22  考察  予想  事前  School  一見  Reference  approach  周知技術  明示  reason  準備  13  格別  減少  teach  結論  仕事  自体  積極的  進歩性判断  Graham  事由  相手  明細書作成  basis  方向  一種  away  進歩  per  必然的  am  大幅  ポイント  バイ  一定  ベース  想定  阻害事由  IV  非自明  重合反応  重合反応装置  expectation  事実  References  純粋  success  論理  問題視  以来  価値  容易性  効率  反応  prima  欠陥  阻害  100  Legal  製造用  obvious  裁判  act  設計  特許技術者  lines  理論付  意外  留意  意外性  facie  facto  後者  技術水準  直感的  自然  analysis  色眼鏡  courts  先進国  不充分  18  Guidelines  重合装置  How  視点  解明  Success  言及  advantage  able  転化率  Obviousness  選択率  訴訟手続  イメージ  構成上  専門知識  sight  審決  収集  未然  motivation  平衡定数  teaching  常識  hanrei  無視  hind  心証  強調  当時  配慮  改変  教授  都合  重合  如何  新規  強力  専門外  審査官自身  2000  101  知見  予備知識  事後  着目  不当  先行  理想的  時間経過  明細  一旦  上記先行技術  経時的  バイアス  自身  oa  Re  acts  TSM  Prima  red  fr  hindsight  ed  fact  avoided  conclusion  suggestion  Facie  surprising  Could  way 


お問い合わせ

Share | rss
ホームページ制作