広範

特許の主要取扱い技術分野

有機・無機化学、高分子化学、薬学、バイオテクノロジー(生化学及び遺伝子工学を含む)、電気工学(電池、電子回路、半導体など)、医療機器、機械工学(材料加工機械、精密機械、事務機器、生産・組立機械、一般機械、農業機械、機械工具、運輸、車両一般、自転車、生活用品、包装・容器、土木建築、建造物など)、メカトロニクス、光学関連(光学要素、光学系、光学装置、光学部品、光学工作物、発光装置など)などを含む広範な技術分野をカバーします。

特に化学・薬学分野、医療機器分野、バイオテクノロジー分野、電気分野における経験が豊富です。

米国(5.1): 特許の取消し・無効を請求する手続き[付与後異議(Post-grant review)等]

2011年の法改正(AIA)により導入された新制度

2011年の法改正(America Invents Act, AIA)が米国特許実務に与える影響に関して、米国の専門家の多くが、付与後異議申立て制度(Post-grant review proceedings)の導入が、先願主義への移行よりも大きなインパクトがあるという趣旨の発言をしております。しかし、付与後異議申立ての対象となるのは先願主義への移行が実施される2013年3月16日以降に提出された出願に基づく特許ですので、そのような出願が許可になって初めてこの手続きの対象となるわけですから、実際にこの手続きの利用が可能になるのは早くても2015年頃ということになります。

上記のように鳴り物入りで導入される付与後異議申立て制度ですが、2012年8月14日に公表された最終的なルールによると、これを利用するために米国特許庁に支払う手数料が非常に高く(クレーム数にもよるが、特許庁に支払う手数料が$30,000(約270万円)~)、欧州における異議申立て制度(特許庁に支払う手数料が745ユーロ(10万円弱))と同じような感覚で利用するのは難しそうです。もっとも、米国における訴訟費用は、日本などとは桁違いですので、上記の費用を高いと感じるか、それほどでもないと感じるかは利用者次第です。

尚、現行の査定系再審査(Ex Partes Reexamination)(第三者の関与が極めて制限されている)は、2011年の法改正後も(料金以外は)実質的に変更なく維持されます。

一方、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)(第三者が大々的に関与出来る)は、2012年9月16日に当事者系レビュー(Inter Partes Review)に変更されました。この当事者系レビュー(Inter Partes Review)は、特許付与後9ヶ月以降又は付与後異議申立手続き(Post-grant Review)の終了時から、特許存続期間中に申請可能です。この申請可能時期と、申請理由が先行技術に基づく新規性違反(102条)、自明(103条)のみに制限されること以外は、当事者系レビュー(Inter Partes Review)のルールは、付与後異議申立て(Post-grant Review)と類似しております。

また、当事者系レビュー(Inter Partes Review)を申請した場合、米国特許庁に申請が受理されて再審査が開始されるための基準は、従来の特許性に関する実質的に新たな問題(substantial new question of patentability)(審査時に米特許庁に検討されなかった問題)が提起されているか否か(以前の当事者系再審査における基準)ではなく、再審査請求対象のクレームのうち、少なくとも1つが無効であることが合理的に見込めるかreasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged)になります。[査定系再審査(Ex Partes Reexamination)については、従来通り、実質的に新たな問題が提起されているか否かが基準となります。]

上記のように基準を"substantial new question of patentability"から"reasonable likelihood"へ変更した意図は、"reasonable likelihood"にすることにより基準を引き上げるということのようです(House Rep. 112-98 (Part 1), at 47, 112th Cong., 1st Sess.)。実際には、運用が開始されてみないと分かりませんが、少なくとも"reasonable likelihood"の方が理由説明の負担が大きいことが予想されますので、申請を受理される確率は下がる可能性は十分にあると思います。しかし、特許性に関わる重要な問題で、審査官が検討したにも関わらず、検討が不十分で特許になっているという件も少なからずあると思います。そういった場合にも、基準が"reasonable likelihood"であれば、申請を受理される可能性はあるわけですので、特許を取消しにできるチャンス自体は広がると考えています。

尚、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)の請求件数は年々増加しており、近年は年間3百件近く請求されております。特許付与後異議申立手続き(Post-grant Review)は、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)と比較して広範に亘る理由での申請が可能であるため、大いに活用されることが期待されていましたが、上記した高額な手数料が大きなネックとなることが予想されます。

付与後異議申立て制度(Post-grant review proceedings)の概要

I. 導入の目的: 第三者が特許の無効を求める手続きとして、従来の再審査制度(reexamination)や訴訟よりも、利用しやすく費用がかからず且つ結論が出るのが早い手続きを導入する。

II. 対象: 2013年3月16日以降の出願に基づく特許(ビジネス方法に関する発明の場合を除く。ビジネス方法の場合、2012年9月16日に施行される暫定的な付与後異議申立手続きにて争われる。この手続きでは、施行日である2013年3月16日以前に成立した特許も対象となる。)

III.異議申立て申請の有資格者: 特許権者以外の誰でも可

IV.特許庁内担当部署: 審判部[the Patent Trial and Appeal Board (元Interference審判部、the Board of Patent Appeals and Interferences)]

V.異議申立て手続きの流れ:

 1.申請時期: 特許査定後(若しくは特許再発行後)9ヶ月以内
 2.異議申立てに対する特許権者の予備的回答(クレームの放棄(disclaim)は可能だが、補正は不可)(義務では無い): 申請後3ヶ月以内
 3.異議申立を認めるか否かの決定(手続を開始するか否かの決定): 特許権者の予備的回答後3ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内
 4.特許が無効か否かの決定: 申請から1年以内(2年まで延長可)
注: 異議申立の請求人が、先に特許無効を訴える訴訟を起こしていた場合、異議申立ては認められない。また、異議申立てと同日又はそれ以降に特許無効を訴える訴訟を起こした際には、以下の手続きが有るまで訴訟手続きは保留となる:(1)特許権者が訴訟の保留の解除を申請するか、若しくは侵害訴訟(反訴)を提起する、又は(2)異議申立て申請人が訴訟の取り下げを申請する。

VI.採用可能な無効理由と申請時提出書類: ベストモード以外の全ての理由(112条に基づく記載要件や実施可能要件を含む)が採用可
 申請書類は、申請人を特定し、更に異議申立ての根拠と証拠を含む必要が有る。  後述する政府料金の支払いも必要。

VII.異議申立てを認める基準: 以下のいずれか又は両方の条件を満たす場合に異議申立てが認められる。

- 異議申立て申請書が、特許の少なくとも1つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合(the petition demonstrates that it is “more likely than not” that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.)
- 他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合(the petition “raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.”)

VIII.請求人の立証責任(Burden of Proof): 無効の根拠となる証拠の優越性(Preponderance of Evidence)を示すことが必要
 この優越性(Preponderance)に関して、明確な基準は無いが、一般的に、無効である可能性が50%を越せば(例えば51%でも)優越性(Preponderance)があると認識されている。訴訟においては、特許は有効であると推定され、無効にするためには明確かつ説得力のある証拠(Clear and Convincing Evidence)が要求される。

IX.口頭審理: 当事者のいずれかが請求すれば許可される

X.控訴: 連邦巡回区控訴裁判所(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)

XI.和解: 当事者間の合意による和解が可

XII.エストッペル(Estoppel): 異議決定後は、異議申立人は、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会(ITC)における手続きにおいて、異議申立て手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張をすることは許されない。

追記: ビジネス方法に関する発明(主に金融関連のもの)については、暫定的な異議申立て制度が早期に導入され、先願主義移行以前の特許も異議申立ての対象となります。この背景には、ソフトウェアー関連の発明に特許を与えるべきではないというロビー活動の存在があるものと思われます。そういったロビー活動をしている団体は、ビルスキー事件[In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)]において、最高裁がビジネス方法を特許の対象外とすることを期待しておりましたが、最高裁の判決はビジネス方法も特許の対象たり得るとの判決を出したため、ビジネス方法特許の有効性を争う制度の導入を要求しており、これが今回の暫定的な異議申立て制度につながったようです。

尚、米国特許庁は手続きが大いに活用されることを見込んでおり、既に審判部の増員が決定しているそうです。

高品質な技術翻訳(特許出願明細書等)井上アソシエイツ 次へ[米国(5.2): 特許の取消し・無効を請求する手続き Part2]

タグ:

特許  米国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  補正  新規性  記載  提出  必要  明細書  米国特許  費用  上記  以下  application  翻訳  審査  or  patent  先行技術  先願  可能  料金  手続  移行  特許出願  比較  利用  審査官  主張  申請  異議申立  要求  対象  方法  an  説明  可能性  Patent  請求  要件  制度  出来  検討  制限  特許庁  not  with  変更  理由  延長  存在  問題  手数料  claim  明確  実際  時期  AIA  月以内  無効  支払  特定  期間  先願主義  at  技術  第三者  特許性  one  art  非常  基準  採用  特許査定  事件  重要  実施  十分  claims  Appeal  review  改正  証拠  以前  一般的  当事者系  new  grant  有効  口頭審理  出願明細書  applications  判決  審査請求  導入  概要  再審査  近年  特許権者  公表  許可  レビュー  根拠  examination  epo  Review  関連  実質的  www  書類  発行  決定  Inter  増加  井上  米国特許庁  施行  影響  II  目的  異議  Post  use  付与後異議申立  other  年以内  侵害  条件  開始  訴訟  最終的  特許権  Partes  以外  再発行  自明  違反  more  法改正  アソシエイツ  意図  合理的  立証  維持  日以降  than  審判部  Fed  査定系再審査  III  提示  従来  all  but  right  放棄  解決  reexamination  ビジネス  記載要件  見込  Act  提起  類似  Invents  America  高額  件数  専門家  趣旨  ルール  patents  審判  回答  proceedings  実務  最高裁  CAFC  確率  would  so  実施可能要件  早期  ex  Cir  両方  有効性  活用  義務  認識  reasonable  異議申  年間  re  成立  今回  ベストモード  高品質  異議申立人  2d  現行  申請可能  異議決定  legal  一般  付与後異議  Reexamination  担当  特許無効  申請時  申請書類  推定  方法特許  品質  Ex  対象外  当事者  期待  当事者系再審査  特許査定後  question  Trial  エストッペル  least  Part  査定系  申請書  裁判所  暫定  特許出願明細書  取消  申立  index  ユーロ  日以前  substantial  異議申立手続  respect  特許付与後  inoue  関与  ep  Board  予想  政府料金  説得力  不可  技術翻訳  存続期間  set  reason  受理  提出書類  無効理由  実施可能  Evidence  likely  50  like  結論  広範  発行後  Parte  自体  終了  Clear  likelihood  Court  important  VIII  Bilski  不十分  petition  patentability  3d  her  負担  am  採用可能  新規又  Convincing  先願主義移行  侵害訴訟  申請人  ITC  IV  申請時期  責任  再審査請求  法的問題  暫定的  後述  最終  challenged  和解  未解決  以内  付与後異議申立手続  審理  優越性  利用者  合意  proceeding  連邦巡回区控訴裁判所  運用  請求人  Preponderance  控訴  ability  VII  mg  裁判  petitioner  解除  発言  万円弱  以降  demonstrates  背景  特許権者以外  付与後  付与  主義  exam  予備回答  Federal  1st  able  訴訟手続  view  査定  unsettled  unpatentable  prevail  施行日  reexam  国際  novel  raises  特許存続期間中  従来通  特許実務  改正後  新規  新規性違反  感覚  年頃  予備的回答後  法改正後  米国際貿易委員会  終了時  立証責任  先行  再審査制度  再審査請求対象  活動  申請可能時期  申請理由  保留  明細  裁判所又  月以降又  説得  訴訟費用  同日  ロビー  有資格者  ネック  next  oa  Re  Reexam  XII  Interference  patentable  Part2  ed  disclaim  assets  Circuit  sets  Appeals 

パラメータ発明、パラメータ特許について(Part 3 日本における注意事項)

(II-4)パラメータ発明に関する日本出願の注意事項:

前回"Part 2"で説明しました通り、日本(と韓国)以外の国においては、パラメータ発明であっても他の数値限定発明の場合と要求事項は大差有りませんが、日本(と韓国)においては厳しい要件が有ります。

特に日本では、米国や欧州と比較して、サポート要件と明確性要件が厳しくなっております。

日本では、パラメータ発明の出願などの所謂「複雑出願」(膨大な選択肢を有したり、もたらされる結果で発明を記述したり、特殊なパラメータで発明を記述しようとする特許出願)といわれる出願の増加にともない、サポート要件の審査基準が厳しくなってきています。つまり、従来はクレームと明細書との単なる形式的な記載レベルの整合性が審査されることが主でしたが、近年では、技術の内容に立ち入って実質的な対応関係が審査されるようになりました。具体的には、以下のようなことが要求されます。

データ(実施例)

クレームされた当該パラメータの全範囲にまで発明を一般化できると主張できる充分なデータを明細書に記載すること、つまり、当該パラメータの全範囲をカバーする充分な数の実施例を記載することが重要です。

どの程度で「充分」と言えるのかは、ケース・バイ・ケースですが、例えば、中国の審査基準には以下のような要件が記載されています:

「通常は両端の数値付近(最適は両端値)の実施例を記載し、数値範囲が広い場合には、少なくとも一つの中間数値の実施例を記載しなければならない。」(専利審査指南、第二部分、第二章、2.2.6項)

特に、1つのパラメータで発明が定義されている場合は、国を問わず、上記は有効な指標となるでしょう。

一方、複数のパラメータの論理積(複数パラメータの規定範囲の重複部分)として発明が定義されているような場合は、要求されるデータは必然的に多くなります。その境界における臨界性(範囲内外での効果の違い)を明確にする為に多くのデータが要求されることがあります(理屈としては、ベン図における論理積(重複部分)の境界線を明らかに出来る程度の数のデータが必要になります)。上で述べた偏光フィルム事件は、複数のパラメータで発明が規定された例にあたり、実施例2つと比較例2つでは不十分であると認定されました。

もしも、どうしても出願時点で充分なデータを揃えられないという場合は、次善の策として、少なくとも、明細書に記載されるデータからその式を導き出すこと、及び、クレームされた数値範囲を定めること、が妥当であることを示す一応筋の通った理論や理由を述べておくことが絶対に必要です。

パラメータを規定する式

式などでパラメータを記載する場合は、明細書に記載されるデータからその式を導き出した根拠とクレームされた数値範囲を定めた根拠についての説明を述べることが要求されます。

パラメータで規定する範囲

パラメータの数値範囲が一見して非常に広範囲である印象を与える場合は、一般には具体的にどのくらいの数値範囲となるのかを示すことが望ましいとされています。

パラメータの数値範囲に下限または上限のいずれか片方しかない場合(所謂「オープンエンド(open ended)」のパラメータの場合)は、下限または上限の無い全範囲にわたってサポートされてはいないとみなされる可能性があります(または、不明確であるとみなされる可能性があります)。したがって、下限または上限を記載することが不可能でない限りは、それを、少なくとも明細書には記載しておくことが非常に望ましいと考えます。その際、下限または上限を記載することが真に不可能である場合は、その理由を合理的に記載しておくことが望ましいと考えます。

パラメータの明確性

測定方法が不明確であるために権利範囲が不明確となるという場合の典型例は、以下の通りです。まず、明細書に測定方法が記載されているが不明確である場合があります。また、明細書に複数の測定方法が記載されており、どの方法を用いるかで測定値に違いが生じるので不明確となる場合もあります。また、明細書に測定方法が記載されておらず、一般に複数の測定方法が知られており、どの方法を用いるかで測定値に違いが生じるので不明確となる場合もあります。したがって、当業者が疑問を生じることなく正しく実施できる1つの測定方法を明確に記載する必要があります。

また、当該パラメータが直感的に理解し難い複雑な式などで記載されている場合は、「当該パラメータの技術的意味が不明確である」という指摘や、「当該パラメータを特定の範囲とすることが発明の作用・効果とどのように関連するのかが不明確である」という指摘を審査官から受ける可能性があります。

尚、「技術的意味」について、審査基準では、「発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味し、これを理解するにあたっては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する」と述べられています。したがって、直感的に理解し難い複雑な式などでパラメータを記載する場合は、その「技術的意味」、すなわち、「発明において果たす働きや役割」(言い換えると、発明の作用・効果とどのように関連するのか)についての分かりやすい説明を明細書に記載することが必要です。

従って、日本(若しくは韓国)での権利化が重要であれば、審査基準に鑑み以下の様な点に注意して出願明細書を作成することが望ましいと考えます。

① 明細書に、クレームされたパラメータの範囲の技術的意味(すなわち、「発明において果たす働きや役割」)を明確に記載する。

② 式などでパラメータを記載する場合は、明細書に記載されるデータからその式を導き出した根拠とクレームされた数値範囲を定めた根拠についての説明を記載する。

③ パラメータ発明と従来技術のものとの関係を明細書において明確にしておく。すなわち、たとえば、「従来技術のものがクレームに記載するパラメータの範囲に入らず、発明の効果を発揮しないこと」を示すことができる比較実験データを実施例や比較例として記載する。

④ クレームされた当該パラメータの全範囲にまで発明を一般化できると主張できる充分なデータを含む実施例と、出来れば先行技術に相当する比較例やパラメータの臨界性を示す比較例(クレームしたパラメータ要件を満たさない場合、意図した効果が達成できないことを示す実験データ)とを明細書に記載する。  パラメータの数値範囲に下限と上限のいずれか片方しか設けない(open end)ということは、なるべく避けて、下限または上限を記載することが不可能でない限りは、少なくとも明細書には記載しておく。

⑤ パラメータ発明のものを製造する方法(製造条件)を明確に記載する(製造条件に関する種々の具体的な数値を記載する)。特に、当該パラメータを制御してクレーム範囲内の任意の値を容易に達成できるような手段を記載する。

⑥ 当該パラメータの数値を決定するための1つの測定方法を明確に記載する。

⑦ 出願後に実験データなどを提出することによって記載要件(サポート要件や実施可能要件)の不備を解消することは認められていないので、特にこの点で充分なデータや説明を記載しておくように留意する。

タグ:

特許  米国  中国  出願  クレーム  発明  日本  欧州  記載  提出  必要  明細書  韓国  上記  以下  審査  効果  先行技術  可能  請求項  特許出願  比較  パラメータ  審査官  主張  データ  作成  実施例  日本出願  要求  方法  範囲  対応  説明  可能性  請求  要件  出来  選択  規定  通常  考慮  理由  具体的  出願時  明確  特定  技術  容易  art  当業者  非常  意味  基準  事件  注意  重要  実験  実施  十分  レベル  権利化  内容  理解  審査基準  有効  出願明細書  結果  権利  サポート  近年  定義  製造  根拠  図面  形式  複数  関連  実質的  決定  参照  増加  出願後  II  条件  所謂  数値範囲  ケース  手段  意図  合理的  達成  指摘  事項  不明確  充分  従来  相当  特殊  記載要件  権利範囲  部分  程度  測定方法  範囲内  比較例  実施可能要件  印象  時点  認定  対応関係  上限  不可能  end  中間  一般  関係  注意事項  一応  数値  解消  従来技術  下限  当該  不明  Part  不備  明確性  製造条件  複雑  カバー  一見  不可  open  実施可能  本出願  比較実験  制御  広範  発揮  作用  選択肢  専利審査指南  不十分  重複  測定  必然的  フィルム  偏光  絶対  バイ  妥当  技術的意味  疑問  全範囲  形式的  論理  第二部分  膨大  留意  役割  技術的  直感的  ended  境界線  常識  論理積  重複部分  整合性  専利  指標  技術常識  任意  第二章  先行  理屈  前回  測定値  片方  オープンエンド  明細  明細書及  最適  記述  一般化  臨界性  ed 

米国(3)

Q. 米国は、AIA(America Invents Act)により、2013年3月16日より先願主義に移行するとのことだが、米国への出願は、先願主義に移行してから行う方がよいのか?また、2013年3月16日よりも前に提出されたPCT出願を、この日よりも後に米国国内へ移行する場合、先願主義による扱いになるのか?

A. 2013年3月16日より前に出願できるのであれば、敢えて出願を遅らせることに特にメリットは無いと考えます。むしろ、先願主義に移行する前に出願した方が有利です。 2013年3月16日以前に、先発明主義下で出願するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます:

・ 先発明主義下では、出願日より前の発明日まで遡ることが出来る可能性が有る。

・ 先発明主義下では、ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)により、先行技術が制限される。

・ 先発明主義下では、広範な異議理由を認める付与後異議申立(Post-grant review)の対象とならない。

ヒルマードクトリンについては、こちらを、付与後異議申立(Post-grant review)については、こちらをご覧下さい。

また、優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法(先発明主義)による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法(先願主義)での扱いになってしまいます。従って、優先日が2013年3月16日以前のPCT国際出願を、2013年3月16日以後に米国国内移行する場合なども、当然、先発明での扱いになります。

Q. 2011年9月の法改正により、付与後異議申立(Post-grant Review)制度が導入されると聞いたが、これは欧州の異議申立て制度と同じようなものと考えてよいか?

A. 特許付与後の異議申立て期間が9ヶ月であることや、特許無効の理由として広範な理由が採用可能である点では欧州の異議申立て制度と類似しておりますが、以下のような相違点があります。

1. 異議決定を下す期限:
欧州においては、異議決定を下す期限は特に設けられておりませんが、米国の付与後異議申立ては、異議申立てから1年(最長で2年)以内に特許の有効性について決定を下すことになっています。

2. 異議申立て手続きを開始するか否かの審査
欧州においては方式的な要件が満たされていれば、異議申立て手続きが開始されますが、米国の付与後異議申立てにおいては、異議申立てを受けた後、米国特許庁が無効理由自体について審査し、以下の基準を満たしていると判断された場合にのみ異議申立て手続きを開始します。

(a) 異議申立て申請書が、特許の少なくとも1つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合(the petition demonstrates that it is "more likely than not" that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.)

(b) 他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合 (the petition "raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.")

また、米国特許庁が異議申立て手続きを開始するか否か審査している間に、特許権者は予備回答(クレームの削除や減縮などの補正も可)を提出することができ、米国特許庁は、異議申立を認めるか否かの決定(手続を開始するか否かの決定)を、特許権者の予備的回答後3ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内に下します。

上記理由(b)(新規又は未解決の法的問題を提起する場合)については、欧州では異議申立て時の理由としては採用されませんが、審判部の決定が法律的な問題を含んでいる場合に、拡大審判部への控訴が認められることがあります。

3. 採用可能な異議理由
欧州においては、採用可能な異議理由は次の通りです:

- 新規性・進歩性の欠如。
- 実施可能要件違反(当業者が実施可能な程度に発明が記載されていない)。
- 特許が、出願当初の明細書に開示されていなかった主題を含む。

不明瞭性や単一性の欠如は異議理由としては採用されません。

これに対して、米国における付与後異議申立てにおいてはベストモード違反を除く広範な異議理由が採用可能になる予定です。

Q. 2011年9月の法改正により、ベストモードの開示欠如は特許無効の理由とならないことになったが、もうベストモードに関しては出願明細書に記載する必要ないということか?

A. ベストモード(最良実施態様要件)は、付与済み特許の無効理由とはならなくなりましたが、明細書の記載要件としては維持されます。通常、審査官はベストモード要件違反による拒絶を出すことはありませんので、ベストモードを開示しなくても実際には問題になることはないと考えられます。しかし、法律上要求された要件であることには変わりなく、開示しておくことが無難です。

Q. 米国において、用途限定がある特許の侵害教唆(inducement、間接侵害)を立証するためには何が必要か?

A. 特許権者が、侵害教唆を立証するためには、被告が、侵害を知りながら積極的に他者の直接侵害を教唆した(actively and knowingly aid[ed] and abet[ed] another's direct infringement)ということを証明する必要があります。他者の侵害を認知していたということだけでは不十分です。

用途限定がある特許の場合、被疑侵害品に侵害用途以外の用途がある場合には、侵害教唆を立証することは困難です。しかし、そのような場合でも、被告会社の一部の社員であっても、特許侵害を積極的に奨励するような行為(例えば、特許侵害に当たる技術を記載した書類の配布や顧客への直接的な特許侵害技術の指導)を行ったことが立証されれば(例えば、上記のような行為を行ったことが分かるe-mail通信なども証拠になる)、侵害教唆が成立します。

従って、用途限定がある特許の侵害教唆を立証するためには、被告会社社員が作成・配布しているマーケティング関連資料などを精査して、特許で規定した用途目的で被疑侵害品の販売を奨励するような記載などがないことを確認することが望ましいです。

Q. シーゲート(Seagate)判決において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷は、一般的には、鑑定弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄が、訴訟弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄にまで波及することはないと判示した。このことを考慮に入れると、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼すべきなのか?

A. シーゲート(Seagate)判決[In re Seagate, 497 F.3d 1360, 1372 (Fed. Cir. 2007) (en banc) ]において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷は「弁護士鑑定防御を主張し鑑定弁護士の見解を開示することが、訴訟弁護士との交信に関する弁護士・依頼人秘匿権の放棄をももたらすことにはならない」と判示していいます。これに関して、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士が常に別々に独立して作業しているということを前提としています。このことから、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士を明らかに区別しており、鑑定弁護士と訴訟弁護士が同じ事務所のメンバーであっても、それぞれが常に別々に独立して作業していれば、問題ないはずです。尤も、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼したほうが、より安全であるとは言えます。

尚、2011年の法改正(America Invents Act)においては、Seagate事件における判示の一部を成文法化し、故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出を不要にしました。即ち、2011年の改正法の§298において、鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害(willful infringement)の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定されました(2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用)。

タグ:

特許  米国  PCT  出願  クレーム  発明  欧州  補正  新規性  記載  提出  必要  進歩性  明細書  米国特許  上記  以下  application  審査  拒絶  or  be  patent  先行技術  先願  判断  可能  手続  移行  特許出願  国際出願  審査官  主張  開示  適用  申請  作成  異議申立  要求  対象  an  期限  可能性  要件  制度  優先権  メリット  出来  制限  特許庁  not  規定  通常  考慮  理由  問題  claim  実際  使用  AIA  月以内  無効  期間  先願主義  at  技術  one  当業者  基準  採用  出願日  事件  重要  実施  十分  review  改正  証拠  以前  優先権主張  一般的  grant  有効  優先日  出願明細書  applications  不要  判決  導入  特許権者  国内移行  拡大  Review  行為  関連  www  書類  発行  決定  米国特許庁  影響  目的  異議  削除  限定  Post  付与後異議申立  other  侵害  開始  訴訟  証明  事務所  特許権  will  以外  鑑定書  違反  more  法改正  当然  立証  維持  日以降  than  審判部  Fed  原則的  主題  確認  提示  見解  all  放棄  解決  相違  先発明主義  記載要件  覧下  予定  単一性  Act  提起  類似  国内  困難  Invents  America  独立  程度  減縮  patents  審判  回答  態様  CAFC  一部  欠如  依頼  実施可能要件  ex  Cir  有効性  有利  認定  異議申  re  旧法  成立  会社  ベストモード  直接  異議決定  legal  販売  一般  付与後異議  判示  法律  前提  特許無効  Hilmer  優先  最先  question  不明  相違点  least  区別  他者  弁護士  先発明主義下  直接的  申請書  裁判所  特許侵害  異議理由  大法廷  申立  index  日以前  プロ  資料  特許付与後  inoue  Doctrine  set  無効理由  法律上  顧客  実施可能  対策  infringement  likely  like  原則  ヒルマードクトリン  入手  広範  侵害教唆  another  用途  自体  積極的  作業  banc  新法  willful  important  不十分  petition  3d  her  進歩  プロダクト  Seagate  先発明  採用可能  当初  被告  新規又  発明日  鑑定弁護士  法的問題  訴訟弁護士  challenged  未解決  代理  以内  優先権主張日  単一  拡大審判部  控訴  裁判  act  日以後  無難  用途限定  以降  demonstrates  事務  付与後  付与  交信  主義  予備回答  鑑定  要件違反  シーゲート  ドクトリン  able  view  self  unsettled  unpatentable  安全  故意侵害  故意  国際  novel  now  改正法  raises  inducement  故意侵害及  配布  通信  奨励  新規  実施可能要件違反  間接侵害  成文法化  意思  指導  予備的回答後  秘匿特権放棄  以後  米国連邦巡回控訴裁判所  精査  不明瞭  不明瞭性  先行  出願当初  侵害教唆対策  明細  被疑侵害品  ワーク  メンバー  リン  マーケティング  Re  patentable  fr  ed 

翻訳の質:レベル3(高品質)

レベル3の「十分な技術理解に基づき、原文と同等以上に容易に正確な理解が可能な翻訳文となっている」ですが、一般には、このレベル3の翻訳が可能な翻訳者は、多くはいないと思います。しかし、弊所は、常にこのレベルの翻訳を提供することを心掛け、また現実に達成出来ていると考えています。

弊所の所員は、殆どが、弊所での実務経験が10年以上のベテランですが、自ら行った翻訳に関して、翻訳が原文に記載された技術内容を適切な用語を用いて、原文と矛盾することなく正しく翻訳されているかのみならず、第三者が読んだ際に容易に正しい理解が可能かという点を徹底的に追求し、この目的を達成するためには一切妥協しません。

技術翻訳・特許翻訳に、高い英語能力が要求されることは言うまでもありませんが、弊所では、技術内容の理解並びにロジックと客観性を大切にします。

技術内容の理解

弊所の翻訳者は、例え専門外の技術分野の翻訳であっても、技術的内容を理解せずに翻訳することは許されません。チェッカーは、原稿をチェックする前に、翻訳者が技術内容を理解しているかどうかを説明させて確認します。チェッカー自身がその技術分野に疎くても、そのチェッカーに理解できるように説明させます。

学術論文を書く学者や特許の発明者とは違い、翻訳を適切に行うために要求される技術的知識はそれ程高度なものでなくても良いはずです。殆どの場合、大学受験レベル+α程度で十分です。従って、弊所では、翻訳者に、専門以外の技術分野であっても、翻訳に必要な最低限の的知識は身につけることを要求します。

そういった事情で、弊所の翻訳者は、弊所に入りたての頃は、相当苦労し、翻訳に時間もかかってしまいますが、数年間、弊所での実務をこなした後では、有機・無機化学、遺伝子工学を含む生物学、医薬、機械、電気・電子、ITなど広範な技術分野の基礎的な知識を身につけ、どのような分野の技術文献であっても、比較的容易に技術内容を把握できるようになります。

ロジックと客観性

たとえ知識があっても、読み手が確実に正しく理解することができないような文章を書いては意味がありません。弊所の翻訳者は、自らの翻訳文であっても客観的な視点で、再検討及び修正できるよう訓練されており、チェッカーもこの点を厳しく評価します。

このような弊所の取り組みは、レベル2で説明した事例からもお分かり頂けるものと思います。

纏め

特許翻訳に代表される技術翻訳は、結局はシステム化(IT技術の応用や特殊なチェック体制の構築などを含む)による品質向上には限界が有り、個人の技能に頼らざるを得ないとことが多分に有ります。弊所は、高い技能を有する翻訳者同士が、常に相互に情報や技術を交換することにより、お互いの能力を高めています。

米国:USPTOが、最終的なAIA施行規則の一部を公表(2)

について、2012916日から施行される予定となっている制度に関する最終的な施行規則を段階的に公表しておりましたが、2012814日に残りの施行規則を公表しました。

当事者系レビュー付与後異議申立、ビジネス方法特許のための暫定プログラム

AIAにより新たに導入され、2012年9月16日から施行開始される、特許付与後の当事者系審判の手続きに関する最終的な施行規則が公表されました。ここで言う当事者系審判手続きとは、以下の三種類の手続きを含みます:

当事者系レビュー(Inter partes review);

付与後異議申立(Post grant review);及び

ビジネス方法特許のための暫定プログラム(Transitional program for covered business method patents)。

具体的な施行規則は以下からご覧頂けます。

- 77 Fed. Reg. 48,612 (“Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions”)

- 77 Fed. Reg. 48680 (“Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings, Post-Grant Review Proceedings, and Transitional Program for Covered Business Method Patents”)

- 77 Fed. Reg. 48734 (“Transitional Program for Covered Business Method Patents—Definitions of Covered Business Method Patent and Technological Invention”)

- 77 Fed. Reg. 48756 (“Office Patent Trial Practice Guide”)

この最終施行規則には、各手続きの申請に関する時期的制約、申請のための条件や申請の受理基準、審理の具体的な手順、ディスカバリーの基準や手順などが定められています。

上記の3種類の審判手続きは、いずれも大いに利用価値がありそうですが、米国特許庁に支払う手数料が非常に高額であることがネックになることが予想されます。これらの審判手続きについて、以下に簡単に概要を説明しておきます。

当事者系レビュー(Inter partes review

これは従来の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)に代わる手続。

当事者系レビューは、特許付与後9ヶ月以降又は付与後異議申立手続き(Post-grant Review)の終了時のいずれか遅い方から、特許存続期間中であれば申請可能。この申請可能時期と、申請理由が先行技術に基づく新規性違反(102条)、自明(103条)のみに制限されること以外は、当事者系レビュー(Inter Partes Review)のルールは、付与後異議申立て(Post-grant Review)と類似。

当事者系レビュー(Inter Partes Review)を申請した場合、米国特許庁に申請が受理されて再審査が開始されるための基準は、再審査請求対象のクレームのうち、少なくとも1つが無効であることが合理的に見込めるかreasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged)ということである。

米国特許庁に支払う手数料は、クレーム数20まで$27,200(約220万円)であり、クレーム数21以上の場合の追加料金が1クレーム毎に$600。尚、2012年9月6日に、これを約15%程度低減する案が公表されている。

付与後異議申立(Post grant review)

欧州における異議申立て制度に類似した制度。特許許可後9ヶ月以内に申請が可能で、広範な理由に基づいて無効を主張することができる。

以下のいずれか又は両方の条件を満たす場合に異議申立てが認められる。

- 異議申立て申請書が、特許の少なくとも1つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合(the petition demonstrates that it is “more likely than not” that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.)

- 他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合(the petition “raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.”)

米国特許庁に支払う手数料は、クレーム数20まで$35,800(300万円弱)であり、クレーム数21以上の場合の追加料金が1クレーム毎に$800。尚、2012年9月6日に、これを約15%程度低減する案が公表されている。

ビジネス方法特許のための暫定プログラム(Transitional program for covered business method patents)


新法(AIA)では、ビジネス方法特許に対して第三者が付与後異議申立をできることとなったが、この異議申立手続は「対象となるビジネス方法特許のための暫定プログラム(Transitional program for covered business method patents)」として施行さる。この手続は、その名の通り、2020年9月16日までの暫定的なもの。

最終規則 77 Fed. Reg. 48734 (August 14, 2012)では対象となる発明が次の様に定義されている:「金融商品やサービスの実施、運営または管理に用いられる、データ処理その他の操作を行うための方法若しくは対応する装置を請求する特許であって、技術的発明に関する特許は含まない」。ここで、対象に含まれない「技術的発明」については、「請求された主題が、全体として先行技術に対して新規且つ非自明の技術的特徴であり、技術的解決手段をもって技術的課題を解決する」発明とされているが、詳細な定義は示されておらず、ケース・バイ・ケースで判断される。

手続きなどに関する通常の付与後異議申立との相違点は以下の通り:

1) 異議申立を申請できる者: 通常の付与後異議申立においては、特許権者以外誰でも申請できるが、「ビジネス方法特許のための暫定プログラム」においては、申請できるのは侵害を訴えられているなど特定の要件を満たす利害関係者のみ。

2) エストッペル(禁反言): 通常の付与後異議申立手続では、そこで実際に提示した根拠や提示できたはずと合理的に判断できる根拠に基づく主張については、エストッペル(禁反言)によって後の訴訟などの手続きで同様の主張をすることは禁止されるが、「ビジネス方法特許のための暫定プログラム」においては、エストッペルの対象となるのは、実際に異議申立で主張した根拠のみ。

3) 申請時期: 通常の付与後異議申立手続では、許可後9ヶ月以内に申請する必要があるが、「ビジネス方法特許のための暫定プログラム」は、許可になった後、何時でも申請することができる。

補充審査(Supplemental examination)

補充審査(Supplemental examination)に関する最終規則は、77 Fed. Reg. 48828 (August 14, 2012)として公開されました。具体的な施行規則は以下からご覧頂けます。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17917.pdf

補充審査制度においては、IDSとして提出し忘れた情報が有っても、その情報を提出しなかったことが情報開示義務違反に当たるかを特許庁に判定してもらい、もし違反に当たるようならば、当該情報に関する再審査を請求できるようになりました。

情報開示義務違反(Inequitable Conduct)回避のための新たな手続きとして注目されている補充(補足)審査(Supplemental Examination)制度ですが、こちらも非常に高額な費用設定となっています。具体的には、補充審査(Supplemental Examination)請求時に米国特許庁に対して支払う手数料は、$21,260 [*内訳: 補充審査(Supplemental Examination)請求 $5,140 + 査定系再審査(ex parte reexamination)請求 $16,120]であり、査定系再審査が不要となった際("substantial new question of patentability"が無いと判断された場合)には、査定系再審査(ex parte reexamination)費用$16,120が払い戻されるということになっています。尚、こちらについても、2012年9月6日に、これを約15%程度低減する案が公表されています。

発明者の宣誓書、宣言書(Inventor's oath or declaration)

発明者の宣誓書、宣言書に関するプラクティスが大きく変わります。これについての最終規則は、77 Fed. Reg. 48776 (August 14, 2012)として公開されました。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-08-14/pdf/2012-17907.pdf

旧法下では、常に発明者が出願人であり、日本でPCT出願する際の願書にも、発明者が米国では出願人でもある旨を明示する必要がありましたが、新法(AIA)により、譲渡人が出願人として特許出願を行うことができることになりました。譲渡人が出願された場合である場合でも、原則的に発明者の宣誓書または宣言書の提出が要求されますが、要件がかなり緩和されました。また、発明者が署名できない場合や署名に同意しない場合に、事情説明などを含む陳述書で代用できることとなりました。このような陳述書は、発行手数料の支払前までであれば提出できます。

また、上記の変更を受けて、2012年9月16日以降のPCT国際出願の願書において、発明者を指定国米国における出願人とする必要がなくなりました。この点については、日本特許庁のホームページにおいて具体的な説明がなされています。詳細については、以下のリンク先をご覧下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm

`+]

タグ:

特許  米国  PCT  出願  クレーム  発明  日本  欧州  新規性  提出  必要  米国特許  費用  上記  以下  application  審査  pct  or  patent  先行技術  判断  商標  可能  料金  手続  出願人  特許出願  IDS  国際出願  利用  主張  開示  申請  USPTO  データ  異議申立  要求  対象  方法  an  対応  説明  可能性  Patent  請求  要件  制度  プログラム  制限  特許庁  not  指定国  with  同様  公開  通常  変更  情報  理由  具体的  問題  特徴  手数料  claim  実際  時期  AIA  月以内  無効  支払  Office  特定  期間  発明者  date  Examination  規則  at  技術  第三者  追加  one  art  非常  基準  特許法  宣誓書  重要  実施  claims  補充  指定  Appeal  review  改正  当事者系  new  grant  有効  applications  不要  審査請求  導入  概要  補充審査  再審査  特許権者  公表  定義  許可  詳細  レビュー  根拠  examination  declaration  Review  日本特許庁  www  課題  発行  種類  Inter  米国特許庁  施行  影響  以上  異議  Post  付与後異議申立  other  侵害  条件  開始  訴訟  Supplemental  最終的  特許権  Partes  以外  ケース  自明  手段  違反  more  parte  pdf  法改正  method  合理的  日以降  than  Fed  原則的  査定系再審査  主題  提示  宣言書  従来  all  制約  解決  reexamination  相違  ビジネス  処理  見込  Conduct  覧下  Inequitable  予定  Act  提起  類似  Decision  Invents  America  サービス  高額  追加料金  段階  ルール  回避  partes  go  米国特許法  程度  patents  審判  Rule  20  program  would  施行規則  so  jpo  ex  両方  米国特許商標庁  Grant  義務  reasonable  異議申  特許許可  情報開示義務  re  旧法  month  成立  情報開示義務違反  プラクティス  簡単  申請可能  legal  署名  business  付与後異議  Reexamination  禁反言  装置  uspto  htm  関係  ページ  申請時  Invention  注目  事情  解決手段  方法特許  Ex  ホームページ  Program  当事者  covered  当事者系再審査  cgi  当該  question  願書  Trial  エストッペル  Proceedings  管理  宣誓  相違点  least  Part  year  査定系  申請書  August  暫定  申立  substantial  異議申立手続  禁止  手順  プロ  respect  補足  特許付与後  Method  Board  リンク  22  予想  21  存続期間  操作  譲渡  明示  issuance  set  reason  受理  likely  審判手続  like  原則  技術的課題  aia  広範  米国特許法改正  Parte  低減  全体  Reg  終了  同意  likelihood  商品  新法  important  情報開示  petition  patentability  her  日本特許  判定  am  許可後  Transitional  Business  バイ  新規又  Covered  緩和  申請時期  ku  非自明  gov  再審査請求  法的問題  内訳  時期的制約  暫定的  最終  challenged  旧法下  url  未解決  link  cover  以内  付与後異議申立手続  tokkyo  tetuzuki  審理  trial  価値  Patents  Practice  陳述書  ratio  ability  最終規則  act  petitioner  kg  part  specific  当該情報  技術的  万円弱  以降  demonstrates  特許権者以外  day  付与後  付与  exam  FR  開示義務  陳述  able  補充審査制度  譲渡人  請求時  程度低減  view  技術的特徴  kokusai  査定  self  unsettled  unpatentable  up  prevail  over  reexam  国際  novel  raises  特許存続期間中  submission  開示義務違反  新規  運営  新規性違反  費用設定  技術的発明  終了時  先行  再審査請求対象  特許許可後  特許商標庁  何時  申請可能時期  利害関係  申請理由  覧頂  ディスカバリー  月以降又  設定  リン  ネック  oath  oa  Re  Reexam  Rules  logical  Inventor  red  pkg  patentable  pc  fr  gpo  ed  fdsys  implementation  Change  Decisions 


お問い合わせ

Share | rss
ホームページ制作