平成

ご挨拶・併設特許事務所・推薦状

ご挨拶

事務所設立の経緯

当事務所は、井上堯夫が、民間企業にて化学関係の技術及び装置の研究などを約７年間経験した後、国際特許事務所にて国際特許業務を約８年間経験し、更に約５年間同事務所外国部長として勤務の後、１９７６年(昭和５１年)に独立して設立したものであり、主として化学分野のみならず電気・電子関係、機械関係を含む諸分野の外国特許取得のための特許出願及びそれに付帯する翻訳・係争事件を処理する事務所を主宰し現在に至っています。

実際の作業は、顧客の発明に関する説明書類などについて検討・相談し、英語にて原案を作成し、各国の代理人と協力して必要な手続を行っています。これまでに、弊所を介して、特許、意匠、商標などの知的財産権関連出願を提出した国は約１７０ヶ国にのぼります。

業務実績

これ迄は、製薬会社、化学会社、光ファイバーなどの通信技術を含む電線会社、自動車部品会社などの他、大学教授（電気化学・フッ素化学など、コロイド化学・有機合成化学など、化学・ワクチン・遺伝子工学など、ナノ炭素繊維など）等の大学関係からの依頼を受けての外国特許出願の他、外国会社との係争事件（異議、審判、訴訟を含む）又は交渉を代理する業務を行なって参りました。

当事務所では、上記のように通常の外国特許出願に加えて、重要な外国特許係争事件、例えば、米国での大手企業との抵触審査（Interference）事件、欧州での特許被異議及び異議申立事件を経験し、これらにおいては、単に緊急性への対応にとどまらず顧客からの指示原稿に内容の詳細検討、関係者との討議、技術的・法的に妥当な文書作成を果たし、出願人と現地代理人との間の単なる「中継」や依頼原稿の単なる「英訳」の域をはるかに超える貢献を果たしたものと自負いたしております。

また、このような外国特許係争事件の幾つかにおいては、顧客からの依頼により、私並びに所員が現地に出張して顧客のサポートを勤めました。

信条

従来の外国出願案件処理方法に関して：　　

私は、前々より、日本国内出願人による外国特許出願案件に関して、多くの場合、国内特許事務所の貢献が中継係的なものでしかないことに疑問を抱いておりました。特に審査の厳しい米国や欧州での出願につきましては、外国代理人に依存するのではなく、彼等より遙かに出願人に近い立場の国内代理人による最大限の献身的貢献が無ければ効果的且つ経済的な対応は難しいはずです。

当事務所での対応：　

私は、独立して事務所を開設する以前より、日本国内代理人は、例え外国案件であっても、単なる連絡係的な役割を果たすのでなく、自らの力でそれを成功に導くよう努めることが本道であるとの信念に基づいて職務に携わっておりました。そして一個の集団として、その信念を全うすべく当事務所を設立するに至ったものです。

当事務所の所員にも私が長年の実務経験により獲得したのと同等の能力を身につけてもらうべく相当に厳しく教育し、その結果、所員も欧米の代理人からも一目置かれる実力を身に付けるに至りました。

当事務所は、特に外国特許出願に関しましては、少数精鋭により、常に国内で最高レベルのサービスをご提供できるものと確信しております。

国内の案件につきましても、併設するＩＪＳ国際特許事務所と綿密に連携をとることによって、同様に質の高いサービスをご提供致します。

平成18年1月

 

併設特許事務所：ＩＪＳ国際特許事務所

平成２８年４月１日より、渡辺特許事務所は、ＩＪＳ国際特許事務所に事務所名を変更いたしました。

本部：
渡邉　潤三（Junzo Watanabe）：　弁理士登録番号　第11683号（2000年）
〒106-0032　東京都港区六本木5-13-6　麻布ＣＭＳホームズ302
TEL 03(3582)2991    FAX 03(3582)3209

荻窪オフィス：
瀬川　浩一（Koichi Segawa）：　弁理士登録番号　第10862号（1996年）

 

推薦状

当事務所のホームページを開設するにあたり、京都大学名誉教授　渡辺信淳先生、並びに東京大学名誉教授　平井英史先生のご厚意により推薦状を頂きましたので、以下に掲載させていただきます。

渡辺 信淳（京都大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1980年)、紫綬褒章受章（1987年）

語学力・技術力の双方に秀でた教え子の井上所長と彼に厳しく鍛えられたスタッフが誠意をもって提供するサービスのレベルが如何なるものであるかは、彼らの作成した書類を一見すれば一目瞭然です。
更に、永年にわたり数多くの国々における特許取得に携わって来た豊富な経験と相俟って、適切な判断により早期且つ確実な権利取得に必ずや貢献してくれるものと確信し推薦します。
（平成17年11月寄稿）

平井 英史（東京大学名誉教授、工学博士、日本化学会賞受賞(1984年)

井上所長をはじめとするスタッフは、諸外国の特許法及び特許実務に精通しており、
更に技術的理解の正確さと優れた語学力に基づくサービスはその質の高さにおいて業界内でも群を抜くものであります。
私の経験からも、出願から最終的な権利取得までの手続を安心して委ねられるものと考えます。
（平成17年11月寄稿）

米国（１）：　先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）

米国の特許制度の最大の特徴は、先発明主義とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）でしたが、2011年9月16日にオバマ米大統領が「リーヒ・スミス米国発明法案」（Leahy-Smith America Invents Act））に署名したことにより、先発明（first-to-invent）主義から先願(first-to-file)主義へ移行することが決定しました。一方、１年間のグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されます。グレースピリオド(猶予期間)の制度自体は、日本など米国以外の国にも存在しますが、米国におけるグレースピリオドは、元来、先発明主義に直結した制度であり、他の国とは適用の条件などが異なります。米国の先願主義は「１年間のグレースピリオド付き先願主義」（又は"first-inventor-to-file system"や"first-to-disclose system"）のように称されることもあり、先願主義に移行後、このグレースピリオドの制度がどのように活用されるのか注目が集まっています。

先発明主義から先願主義への移行

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和（harmonization）を図ること及び抵触審査（Interference）手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件（backlog）を減ずることにあります。

Prior art（先行技術）の定義拡張

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art（先行技術）の定義が拡張されることに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されるのは以下の２点です。

１．　「世界公知」への移行

旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになる（所謂「世界公知」への移行）。

即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった（但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者（又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人）などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く）。

２．　ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）の廃止

米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日（effective filing date）として認められることになった。

旧法の１０２条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日（パリ条約に基づく優先日）は、その米国出願の先行技術（Prior Art）としての有効日としては認められなかった。

例えば、2011年4月1日出願の日本出願に基づく優先権を主張して、2012年3月31日に（PCT出願をせずに直接）米国出願（出願A）した場合、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は、旧法下では、米国出願日である2012年3月31日であった。従って、この出願Aと同一の発明を開示する出願Bが、出願Aの優先日よりも後であり、米国出願日よりも前である2011年6月1日に出願された場合、出願Aは出願Bに対するPrior Art（先行技術）とは認められなかった（但し、出願Aの発明日を発明Bの発明日よりも前に遡及（swear-back）させることが出来る場合を除く）。しかし、改正法下では、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は優先日である2011年4月1日となり、上記出願B（出願日：2011年6月1日）は、出願Aに対して新規性を喪失することとなる。

また、PCT出願からの米国移行出願の場合、旧法下ではPCT公開公報が英語であれば、その国際出願日が、後願排除の有効日として認められる一方、英語以外の場合には、認められないということになっていたが、法改正により、PCT出願の言語に関わらず、そのPCTが優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日と見なされることになる。

先願主義の適用条件

優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。

また、優先権主張日が、2013年3月16日よりも前の出願であっても、補正により、優先権出願にサポートされていないクレームが一つでも含まれることになると、新法（先願主義）での扱いになります。そして、この場合、再度の補正によって、補正前のクレームに戻しても、旧法が適用されることとはなりません。

グレースピリオド（猶予期間）

米国においては、発明が公になっても１年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件（新規性喪失の例外条件）は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国などにも発明の公開後６ヶ月の出願猶予期間があり、韓国には米国と同じく１年（１２ヶ月）の猶予期間があります（中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります）。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています（この点についてはこちらをご覧下さい）。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の１年に対し日本などでは６ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。

尚、平成23年6月8日に公布され、平成24年4月1日から施行されている改正特許法においては、例外規定の条件（特許法第30条）が緩和されました。旧法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約（学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど）がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになりました。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから１年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及（swear-back）が不可能になった後、この１年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

米国（６）：　早期審査・審査促進（特許審査ハイウェイ（PPH）等）

米国には、多岐に亘る早期審査・審査促進に関する制度がありますが、それらの幾つかは非常にプラグマティックであり、お国柄が反映された興味深いものとなっています。例えば、優先審査（Prioritized Examination）は、$4,800という高額の費用を支払えば優先的に審査を行うというものであり、早期審査［ＭＰＥＰ７０８．０２(a)に規定された審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］は、米国特許庁に代って出願人自らの責任で先行技術調査と特許性評価を行えば、早期に処理してもらえるというものです。また、2011年12月31日をもって終了してしまいましたが、未審査の出願を取下げることを条件に、別の出願１件について優先的に審査してもらえるという一種のバーター取引のような制度［Patent Application Exchange Program（出願交換プログラム）］も以前は存在しました。

具体的な要件や手続きについては詳細な説明がなされているサイトが多数存在しますので、ここでは各制度の特徴（メリット・デメリット）を中心に概要について説明致します。

[I]　優先審査（Prioritized Examination）制度

米国特許法改正法（Leahy-Smith America Invents Act: AIA）の発効とほぼ同時に導入された新しい制度です。

2011年9月26日以降に提出された出願について、この優先審査制度を利用すれば、平均で12ヶ月以内に最終的な審査結果（許可通知（Notice of Allowance）または最終拒絶（Final Rejection））が得られることになっています。（尚、この優先審査は"Track One"と称されておりますが、"Track Two"は通常審査であり、"Track Three"は通常より実体審査の開始を30ヵ月遅らせた審査のことを意味します。）

近年の米国特許庁における審査の遅延状況を考えると魅力的な制度では有りますが、この制度には以下のような制約やデメリットが有ります：

（１）優先審査の請求は、特許出願（パリ優先権主張出願、継続出願、分割出願を含む）若しくはRCEと同時に行うことが必要

（２）PCT経由の米国出願は対象外（但し、継続出願やRCEを行って、それと同時に優先審査を請求することは可能）

（３）費用が非常に高額である（米国特許庁に支払う申請料：Large entity $4800 、Small entity $2400）

（４）クレーム数に制限が有る（クレーム総数が３０以下、且つ独立クレーム数が４以下）

（５）特許庁からのオフィスアクション（拒絶理由通知等）に対し、応答期間（3ヶ月）の延長を行った場合、優先審査の対象から外され、通常出願の取扱となる（費用の払い戻しは無し）

[II]　早期審査制度［ＭＰＥＰ７０８．０２に規定された審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］ 

2006年8月25日以降の出願について、早期審査制度［審査促進プログラム（Accelerated Examination Program）］を利用することもできます。こちらも、優先審査（Prioritized Examination）の場合と同様に、平均して12ヶ月以内に最終的な審査結果（許可通知（Notice of Allowance）または最終拒絶（Final Rejection））が得られることになっております。

対象となる出願や申請のタイミングは、上記の優先審査とほぼ同様（但し、RCE提出と同時に請求することはできない）ですが、優先審査と比較して以下の様な相違点が有ります：

（１）特許庁に支払う申請料は＄１３０と低額（優先審査では、$4,800(Large Entity)）

（２）クレーム数の制約が、上記優先審査の場合より若干厳しい（クレーム総数が２０以下且つ独立クレーム数が３以下）

（３）出願人は、先行技術調査を行い、出願と同時に、特許性を明らかにした早期審査補助文書（Accelerated Examination Support Document）を提出することが必要

（４）特許庁からのオフィスアクション（拒絶理由通知等）に対して３０日以内に応答することが必要。期間延長は原則として認められず、期限を徒過すると出願放棄となる

特に（３）の出願人による先行技術調査と早期審査補助文書（Accelerated Examination Support Document）の作成に要する手間と費用、並びに提出した情報に漏れが合った際にInequitable Conduct（不衡平行為）によって権利行使不能（unenforceable）となるリスクの観点から、この手続きの制度の利用に対するネガティブな意見も多く聞かれます。（絶対に利用すべきではないと強く主張している米国の弁護士もいるようです。）

尚、この審査促進プログラムについて、以下の場合には、申請により（１）の費用が免除されます：

－　発明者の少なくとも１人が、病気又は６５歳以上の場合

－　発明が、環境改善（environmental quality）、エネルギー資源の開発又は省エネルギー(development or conservation of energy resources)、対テロリズム(countering terrorism)に関するものの場合

［注：しばしば誤解されている方がいらっしゃるようですので、念のために指摘しておきますと、MPEP 708.02のサブセクションI-II及びV-XII（製造の予定や侵害されている等の事情や組み換えＤＮＡ、超伝導など特殊発明に関する要件）は、2006年8月25日以前の申請に関する要件であり、現時点での請求には適用されません。］

上記のことから分かる通り、優先審査及び早期審査は、コスト、手間、リスクの観点から、気軽に利用できる制度とは言い難いものとなっています。

日本において既に所望の権利範囲で特許許可されているならば、日本の審査結果に基づく審査促進を可能にするPPHが、最適なオプションの１つとして検討に値すると思われます。

[III]　特許審査ハイウェイ（PPH）

日米間では、平成20年1月4日から、日米特許審査ハイウェイ（PPH）を本格実施しています。データ的には、日本-米国ＰＰＨの適用を受けた場合の許可率は約９５％と言われております。（http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-202.html）

[III-1]　PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果又はPCTの調査成果に基づいて審査促進（早期審査）をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに米国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。結果的に、特許成立する確率は高いですが、例えば米国特許庁（USPTO）は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

弊所で、USPTOにPPHを申請した件では、USPTOが日本では引かれなかった新たな先行技術文献を引いてきたり、日本で既に考慮された先行技術文献に基づいた新たな拒絶理由を提示してきたことも有りました。そのような件でも、結果的には通常審査よりも早期に特許成立致しましたが、USPTOが、他国の審査結果に従い直ちに特許許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。

PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。（http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm）

[III-2]　日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ（PPH）の適用をうけるための条件

PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

(1) 日本出願と米国出願の対応関係について：

　ＰＰＨの適用が可能な日本出願と米国出願の対応関係は大きく分けて以下の３通りになります。
　－　米国出願と日本出願のどちらかが他方の優先権出願である(米国出願又は日本出願がPCT経由の出願である場合を含む)。
　－　米国、日本以外の第三国における出願が、米国出願と日本出願の共通の優先権出願である(米国出願又は米国出願と日本出願の両方がPCT経由の出願である場合を含む)。
　－　米国出願と日本出願とが、共通のＰＣＴ出願から派生したものである(ここでＰＣＴ出願は、優先権主張していないものや米国及び日本以外の国における出願に基づく優先権を主張しているものも含む)。

尚、米国出願が優先権出願である場合、この出願は仮出願であっても構いません。

また、PCT経由の米国出願で、国際調査機関（JPO又はUSPTO）又は国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）が、PCT出願の請求項の特許性に関して肯定的な見解を示した場合には、それに基づいてPPH（PCT-PPH試行プログラム）を申請することも可能です。より具体的には、PCT出願における少なくとも一つの請求項が新規性、進歩性、そして産業上の利用可能性を有することを示す、国際調査機関（JPO又はUSPTO）又は国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）の見解書若しくは国際予備審査機関（JPO又はUSPTO）の国際予備審査報告に基づいてPPHを申請することが可能です。詳細につきましては、日本特許庁のホームページに提供されている以下の資料をご参考下さい:　http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/patent_highway/after_uspto_japanese_kai.pdf

このPCT-PPH試行プログラムは、2012年1月28 日に終了する予定であり、現時点では試行期間延長や本格実施についての情報はありません。

(2) JPOによる特許性判断：

日本出願の少なくとも一つの請求項が、ＪＰＯによって特許可能と判断されていなければなりません。

(3) 日本出願の請求項と米国出願の請求項の対応関係：

ＰＰＨに基づく審査を申請する米国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、米国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

(4) ＰＰＨ申請可能な時期：

ＰＰＨに基づく審査を申請する米国出願は、USPTOによる審査が開始されていない必要があります。

尚、親出願において認められたＰＰＨプログラムへの参加申出及び特別な地位は、継続出願には引き継がれません。継続出願も独自に上記（1)～（4)の要件を満たす必要があります。

[III-3]　PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にＪＰＯによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

(1)　許可になった請求項及びその英訳文

(2)　日本出願の「特許査定」の直前の日本出願の審査通知（すなわち、最新の「拒絶理由通知書」）の写と、その英訳文（最初の審査通知が特許査定である場合には、特許査定の翻訳文は不要で、最初の審査通知が特許査定であった旨を説明する）

(3)　ＪＰＯの審査通知においてＪＰＯの審査官により引用された文献［情報開示申告書（ＩＤＳ）として提出］

(4)　日本出願と米国出願の請求項の対応表

韓国（３）：　特許審査ハイウェイ（PPH）

日本国特許庁と韓国特許庁は、特許審査ハイウェイプログラムを平成19年4月より実施しています。

[I]　PPHの概要

PPHとは、他国の審査結果に基づいて審査促進（早期審査）をするものです。これに関して、PPHを利用すると、日本で特許査定になったら、その結果をもって直ちに韓国でも特許が取得出来るとお考えの方が多いようですが、そうではありません。あくまで日本の審査結果を利用して審査促進するというものです。通常のＫＩＰＯにおける審査待ち期間が約１０ヶ月であるのに対して、ＰＰＨの場合は２～３ヶ月になります。結果的に、特許成立する確立は高いですが、例えば韓国特許庁（KIPO）は、他国の審査結果に従うことを要求されたり推奨されたりするものではありません。

弊所の案件で、日本での審査結果に基づき韓国でのPPHを利用した件では、米国でPPHを利用した件と比較しても、かなり速やかに特許成立しております。しかし、KIPOが、他国の審査結果に従い直ちに韓国特許出願も許可するとは限らないということは念頭に入れておく必要があります。

PPHの申請に関する情報は、日本特許庁のホームページに公開されています。
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm）

[II]　日本国特許庁の国内出願の審査結果を利用した特許審査ハイウェイ（PPH）の適用をうけるための条件

PPHの適用をうけるための条件を簡単に纏めますと以下の通りです。

(II-1) 日本出願と韓国出願の対応関係について：
　ＰＰＨの適用が可能な日本出願と韓国出願の対応関係は大きく分けて以下の２通りになります。

　－　日本出願が韓国出願の優先権出願である（韓国出願が、該日本出願に基づく優先権主張したＰＣＴ経由の出願である場合を含む）。
　－　韓国出願と日本出願とが、共通のＰＣＴ出願から派生したものである(ここでＰＣＴ出願は、優先権主張していないか日本出願に基づく優先権を主張しているＰＣＴ出願)。

また、日韓両国は、PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）も実施することに合意し、早ければ2012年上半期中に施行が開始されることになっています。

(II-2) JPOによる特許性判断：
日本出願の少なくとも一つの請求項が、ＪＰＯによって特許可能と判断されていなければなりません。即ち、特許査定を受けていなくても、少なくとも一つの請求項が特許可能と認められていれば、それに基づいてPPHの申請が可能です。例えば、JPOに日本出願の請求項１は拒絶されたが、それに従属する請求項２については特許可能（拒絶理由を発見しない）と明示された拒絶理由通知や拒絶査定を受けたような場合にも、中国出願の請求項１を該日本出願で特許性を認められた請求項2に対応するように補正してPPHの適用を受けることが出来ます。

(II-3) 日本出願の請求項と韓国出願の請求項の対応関係：
ＰＰＨに基づく審査を申請する韓国出願のすべての請求項が、対応する日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていることが必要です。尚、韓国該出願の請求項の範囲が日本出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

(II-4) ＰＰＨ申請可能な時期：
ＫＩＰＯによる審査着手前は勿論、審査着手後であってもＰＰＨの申請が可能です。

ＰＰＨに参加している多くの国においては、ＰＰＨによる優先審査を請求するためには、その国における審査が開始されていないことが要求されますが、韓国ではそのような要求はありません。

[III]　PPH申請時に提出する書類

PPHの申請書と共にＪＰＯによる審査に関する以下の書類を提出する必要があります。

(III-1)　ＪＰＯが特許可能だと判断した請求項が含まれた特許請求の範囲の写及びその翻訳文（韓国語又は英語）

(III-2)　日本出願に対するＪＰＯの審査関連通知書(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書)の写及びその翻訳文（韓国語又は英語）

(III-3)　ＪＰＯの審査通知において審査官により引用された文献の写

(III-4)　韓国出願のすべての請求項と対応する日本出願の特許可能と判断された請求項との関係を示す請求項対応表

進歩性の拒絶への対応(Part 2)

想定外の理由に基づいて進歩性を否定された場合:

前回の「想定内の拒絶を受けた場合」では、出願明細書中の記載に基づく議論のみで対応可能な場合についてお話いたしましたが、今回は新たな検討を要する内容の拒絶を受けた場合について説明いたします。 そのような場合の典型的な対応は以下の通りです。

（Ａ）審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認・誤解を明らかにする。
（Ｂ）先行技術を組み合わせることの困難性［例えば、阻害要因（teach away）の存在］を明らかにする。
（Ｃ）予想外の優れた効果を明らかにする。
（Ｄ）後知恵（hind-sight）や商業的成功(Commercial Success）を主張する。
（Ｅ）先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

具体的な対応の例を以下に挙げます。

（Ａ）審査官の誤認・誤解

審査官が、審査対象出願の発明や先行技術の開示内容を誤解して、拒絶理由通知を出してくることは少なくありません。（特に米国の場合に多いという印象があります。）

その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、以下のような手段が考えられます。

補正

審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。

仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。但し、補正によるエストッペル（禁反言）が生じないか慎重に検討する必要があります。例えば、特許性を明らかにするために必要な補正（例えば、先行技術に対する新規性・進歩性を明らかにするために行われた補正）であったと判断された場合、その補正によってクレームの範囲外となった部分については、出願人により放棄されたものとみなされ、均等論に基づく権利主張が出来なくなる場合があります。

審査官との面談

どうしても、審査官がどのような理解に基づいて拒絶しているのか分からない場合が有ります。そのような場合には、可能であれば、審査官との電話インタビューなどにより審査官の意図を確認してから具体的な対応を検討することが望ましいです。特に米国出願の場合、審査官との電話インタビューを行って審査官の真意を確認するということをよく行います。

（Ｂ）組み合わせの困難性：「阻害要因」ないし「阻害事由」

審査官に引かれた複数の先行技術を組み合わせることの困難性を示すための手段は幾つかありますが、その代表的例として、組み合わせに対する「阻害要因」（「阻害事由」）の存在を指摘することが挙げられます。この「阻害要因」とは、英語では"teach－away"や"negative teaching"などと称され、先行技術文献中に見出される教示であって、当業者が先行技術文献を改変（modify）して審査対象の発明に到達することを妨げる（prevent又はdiscourage）ような教示のことを意味します。

例えば、審査の対象となっている発明Xが、主成分(a)と補助成分(b)とからなる医薬品に関するものであり、この発明Xが、成分(a)を開示する先行技術文献Yと成分(b)を開示する先行技術文献Zとの組み合わせにより容易と認定された場合を想定します。この場合に、例えば、文献Yと文献Zのいずれかに成分(a)と成分(b)を組み合わせると毒性を発揮するというようなことを示唆する記載があれば、「阻害要因」があったと認められ、進歩性（非自明性）が認められることになります。

（Ｃ）予想外の優れた効果

効果の立証：

上記したような発明Xの場合に、阻害要因はないとしても、成分(a)と成分(b)とを組み合わせることによって特段のメリットが得られることが教示も示唆もされていなかった場合、成分Aと成分Bとの組み合わせによって、非常に優れた効果が得られるということを明細書の実施例・比較例に参照して説明する、若しくは追加実験によって証明することによって進歩性（非自明性）を立証することが出来ます。

米国における宣誓供述書：

米国であれば、上記のような追加実験を37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）として提出します。また、上記したように出願明細書に記載されている実施例のデータに基づいて非自明性を主張するような場合においても、実施例のデータに基づく考察（observation）を宣誓供述書の形として提出することが有効です。即ち、明細書に既に記載されている事項であっても、署名者が内容の信憑性に関して宣誓した宣誓供述書の形式で提出すれば、単に意見書中で実施例に参照して議論する場合と異なり、学術論文などの公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として扱われます。

宣誓者は、発明者本人であってもそれ以外の第三者であってもよく、発明者本人による宣誓供述書であっても審査官はこれを軽んじてはならない旨がMPEP（MPEP§716.01(c)III）に規定されていますが、通常、やはり第三者によるものの方が説得力が高いと見なされます。

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書で証明が可能な事項について、MPEP §716.01(a)は、以下のような事項を例示しております：

（１）発明を構成するパラメーターなどの臨界性（criticality）

（２）発明による予想外の効果（unexpected results）

（３）商業的成功（commercial success）

（４）長きに亘り未解決であった課題（long-felt but unsolved needs）

（５）他者による失敗（failure of others）

（６）専門家により提示された疑念（skepticism of experts）（「こんな発明がうまくいくはずない」というようなことを示唆する専門家の見解）

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい：
MPEP §716.01(a)、MPEP§716.01(c)

また、宣誓供述書については、こちら にもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。

実験報告書についての注意点：

（i）実施例の後出し：

上記の効果が出願当時の明細書に全く教示も示唆もされていない効果について、出願後に追加実験において初めてその効果を主張するようことは、日本を含む多くの国（米国を除く）では認められません。そのような主張を認めてしまうと、実際には出願当時には有用性が確認されていないかった発明について、特許を認めてしまうことになるからです。

尚、平成２１年(行ケ)第１０２３８号審決取消請求事件の知財高裁判決（日焼け止め剤組成物事件）が、実施例の後出しが認められた判決として良く話題に上りますが、出願当時の明細書に何ら教示も示唆もされていない効果について、出願後に実験証明しても認められると判示している訳ではありません。この件では、出願後に出願人が実験証明した効果について、出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取ることは出来るという判断で認められたものです。

この件は、効果が出願当時の明細書から読み取れるかグレーなところはありますが、明細書に全く示唆もされていない効果について実施例の後出しを許可するということを判示しているわけで無いということに注意が必要です。

一方、米国の場合には、明細書に教示も示唆もされていない効果について実験データの後出しが認められています（In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145）。これは、審査官からどのような拒絶理由を受けるか予見することは出来ないのであるから、出願明細書に記載がない効果についても、拒絶に対して、そのような効果について主張することは許されるべきという考え方に基づくようです。

そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いです。

（ii）実験内容の適性：

特に外国出願に対する拒絶の対応において、実験報告書の原案を発明者が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術のプロではありますが特許のプロではないために的を得ない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。

その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。

宣誓供述書の内容については、案件を良く理解した代理人と綿密に相談して上で決定することをお勧め致します。

審査通知に対する応答における発明の効果に関する主張について

意見書などで発明の効果を主張する場合に重要なことがあります。日本の審査では、明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない効果については、意見書や実験証明書などで主張しても考慮されません（審査基準第ＩＩ部 第２章 ２．５、（３）、②参照）。具体的には、日本の審査基準には、以下のように述べられています。

「②意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」

それでは、意見書などで発明の効果を有効に主張する（審査官に斟酌される）ためには、発明の効果が明細書に少なくともどの程度記載されていることが必要なのでしょうか。

その判断基準の参考になる判例の１つが平成１７年(行ケ)１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）です。この事件における本願発明は、エテンザミドとトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤です。この事件の重要争点が、明細書における発明の顕著な効果の記載の有無であり、出願人は、「エテンザミドとトラネキサム酸との併用による顕著な効果は当初明細書に記載されている」という旨を主張しましたが、審決取り消し訴訟においてもその主張は認められませんでした。つまり、出願後に出願人が実験証明した効果について、「出願当時の明細書に明記はされておらず、また、明細書の記載から読み取る（推論する）ことも出来きない」という判断がなされたものです。この事件の判決では、本願明細書の記載を引用しつつ、上記争点について以下のように述べています（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、３、（３）参照）。

「(3)　もっとも，本願明細書には，上記のように，『本発明に用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては・・・エテンザミドが特に好ましい。』（段落【０００５】）との記載があり，さらに，『【００１５】表１より，エテンザミド５０mg／kg及びトラネキサム酸２００mg／kg単独での抑制率は，それぞれ１０％及び１４％であり，両薬剤とも軽度の抑制作用が認められた。一方，両薬剤を併用投与した場合の抑制率は５６％であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，併用投与群の相対指数（０．４４）は，各単独投与群の相対指数の積（０．７７）よりも小さく，併用による相乗効果が認められた。【００１６】表２より，エテンザミド１００mg／kgおよびトラネキサム酸５０mg／kgを併用した場合の抑制率は４２％であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，併用投与群の相対指数（０．５８）は，各単独投与群の相対指数の積（０．８３）よりも小さく，併用による相乗効果が認められた。』との記載がある。
しかし，本願明細書には，エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく，エテンザミドを採用することが，それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して，格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。そうであれば，本願明細書の段落【０００５】，【００１５】及び【００１６】に上記のような記載があるだけでは，エテンザミドを特定した本願発明が，それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用する態様に比較して，格別に顕著な効果を奏すると認めることはできない。」
（下線は加えました）

上記判決から明らかなように、明細書において発明の効果が「僅かなりとも」記載されているような程度では足りず、本発明の効果をかなり明確に記載しておく必要があります（なるべく比較実験データを記載しておくことが望ましい）。

米国においては、当初明細書に記載のない新たな効果を主張することについては特に制限がなく、有効に主張できます（In re Chu, 66 F.3d 292, 299, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)、MPEP 2145）。（ただし、そのような議論や実験データを提出する場合には、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書の形式で提出しないと考慮されない可能性が高いので要注意です。）

ＥＰＯにおいては、当初明細書に記載のない新たな効果については、「当初明細書に示唆される技術的課題に含意される（implied by）効果または該技術的課題と関連する（related to）効果」であると当業者が認識する効果であれば、基本的には有効に主張できます（EPOの審査基準のC_IV_11.5.2参照）。

一方、上記判例と対照的な内容の判例を以下に挙げます。「実施例の後出し」が認められた判決として良く話題に上る平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決においては、正確にいえば、出願後に出願人が実験証明書で示した効果について、「出願当時の明細書に明記はされていないが、明細書の記載から読み取る（推論する）ことが出来る」という判断がなされたものです。上記の平成１７年(行ケ)１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）の上記引用判決文との対比のために、参考までに、平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決文の要所を下記に引用いたします。

「当初明細書に，『発明の効果』に関し，何らの記載がない場合はさておき，当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり...」（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、１、（１）の最終段落を参照）

「前記のとおり，本願当初明細書には，『現在，驚くべきことに，本組成物が優れた安定性（特に光安定性),有効性，及び紫外線防止効果（ＵＶＡ及びＵＶＢのいずれの防止作用を含めて）を，・・・提供することが見出されている。』（甲３，段落【００１１】），『好ましい有機性日焼け止め剤活性種は２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸である』（甲３，段落【００２５】）と記載されているから，当業者は，ＵＶＢフィルターとして『２－フェニル－ベンズイミダゾール－５－スルホン酸』を含み，他の特定成分と組み合わせた本願発明の組成物が優れた紫外線防止効果を有することを理解し，各組成成分の和を超えた相乗効果をも奏し得るであろうことを理解することができるといえる」 （該判決の第４（「当裁判所の判断」）、２、（４）、エの第２段落を参照）

平成１７年(行ケ)第１０３８９号 審決取消請求事件（解熱鎮痛消炎剤事件）の判決文と、平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決文とを比較・検討することにより、明細書において本発明の効果について最低限どれくらい明確に記載しておく必要があるのかについてのおおよその目安が得られるのではないかと考えます。

なお、上記平成２１年(行ケ)第１０２３８号 審決取消請求事件（日焼け止め剤組成物事件）の判決では、「明細書に『発明の効果」について何らの記載がない場合に出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではない」ことの理由に関する理論的考察が述べられています（該判決の第４（「当裁判所の判断」）、１、（１）参照）。日本の審査基準における「意見書等で主張された効果の参酌」の説明の趣旨を理解するうえで参考になりますので、その要点を以下に示します：

「本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反する」、

「進歩性の判断に重要な解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があり、したがって、本願当初明細書に記載されていない効果について出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果となる」、

「ただし、本願当初明細書に記載されていない効果について出願後に実験結果等を提出して効果を主張又は立証することが許されるべきではないのは、出願人と第三者との公平の要請に基づくものなので、当初明細書に、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである」