審判部

米国（２）：　RCE (Request for Continued Examination)

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE（Request for Continued Examination）の存在です。

RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。［＊但し、意匠特許（design patent）や再審査中の特許に関しては、利用できません。］そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。（数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。）

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

日本の場合
最後の審査通知　→　拒絶査定　（特許庁審査部）
↓
拒絶査定不服審判　（特許庁審判部）
↓
知的財産高等裁判所への提訴
↓
最高裁判所への上告

日本においても、裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。（日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。）

欧州では、拒絶査定になってしまったら、欧州特許庁の審判部（Board of Appeal）における拒絶査定不服審判で争いますが、原則その先はありません。即ち、拒絶査定不服審判で特許性を認められないと特許は不成立ということになります。以前は、日本と同様に分割出願を行って延命するという方法があったのですが、2010年の法改正により、分割出願の時期と機会が制限され、拒絶査定を受けた際の延命措置としての分割出願は実質的に不可能になりました。

RCEが可能な時期

審査終結状態にある（prosecution is closed）が、出願が生きている段階であれば請求することができます。具体的には、例えば、以下のような状況で、RCEが可能です。

・　最後の審査通知（Final Action）発行後で且つ出願放棄確定前

・　許可通知（Notice of Allowance）発行後で且つ登録料納付前

・　USPTO審判部における審判係属中

審判請求書（Notice of Appeal）提出後に、RCEした場合には、審判請求は取り下げられたとみなされ、審査が再開されます。

審査中で最新の審査通知がfinalで無い場合には、RCEは認められません。

RCE申請手続き

RCEの申請は、料金（large entityで＄930、small entitiyで＄465）の支払いと共に、RCE申請フォームと以下の書類を提出することが必要です。

出願の状態	RCE請求時に提出する必要がある書類
最後の審査通知（Final Action）後	最後の審査通知に対する応答（既に提出済みの場合は、原則的に必要無し）
査定系クウェイル通知*（Ex Parte Quayle action）後　　（＊方式的不備を訂正すれば特許査定となる旨を通知するもの）	Ex Parte Quayle actionに対する回答
許可通知（Notice of Allowance）後	IDS、補正、新たな議論、新たな証拠など
審判請求後	最後の審査通知に対する応答（例えば、提出済みの審判理由書や審判部の見解に対する答弁書における議論を援用する旨の上申書）

RCEを提出する状況で一番多いのは、Final Actionを受けて補正書、意見書、証拠などを提出したが、それが新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮出来ないとの指摘をUSPTOから受けて、その対応としてRCEを提出するという状況だと思います。そのような場合に、単に提出済み書類を考慮させたいのであれば、RCE申請フォームと料金を支払うだけで済みます。そしてRCEにより審査が再開され、審査官はFinal Action後に提出したクレームの補正や証拠を考慮した上で、non-finalの審査通知若しくは許可通知（Notice of Allowance）を発行します。

RCEに関する注意事項

場合によっては、折角RCEしたのに、RCE後の最初の審査通知がFinal（しかもRCE前のFinal Actionと同じ拒絶理由）となってしまうことも有りますので注意が必要です。

具体的には、以下の２つの要件が同時に満たされると、RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなってしまいます。

（１）　ＲＣＥ前のクレームとＲＣＥ後のクレームとが同一である。

（２）　ＲＣＥ後の審査における拒絶の理由がＲＣＥ前の審査における拒絶の理由と同一である。

このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。

上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しくはRCE後、速やかに何らかの補正を提出するなどの手段を講じることが望ましいです。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

もしも補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請する（Request for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)）ということも考えられます。

RCE制度の現状と今後

上記したようにRCEの回数を制限しようとするルール改正は断念されましたが、近年、別の手法でRCE制度の利用を抑制する方向の動きが見られます。

USPTOにおける処理スケジュール

１つは、2009年11月15日から導入されている新たな管理体制です。

以前は、原則として、審査官はRCE後2ヶ月以内にアクションを出すことが求められており、RCEにより、審査が大きく遅れるようなことはありませんでした。しかし、2009年11月15日以降は、RCEが請求された件は、“special new” docket に入れられることになり、そこでは「2ヶ月以内」という制約はなく、審査官は、自らの仕事の負荷に応じて比較的自由なスケジュールで処理することが許されています。

これに伴い、最近は、RCE後の処理の遅れが目立つようになってきています。米国特許庁のウェブサイトで提供されているPAIR（Patent Application Information Retrieval）システムで、出願の経過を確認することができますが、最近は、RCEを請求すると、その後 “Docketed New Case—Ready for Examination” という状態になったまま長らく動きが止まってしまいます。RCE後、半年以上経過してもアクションが出ないケースもあります。

RCE請求の手数料の値上げ

RCEを利用するために、米国特許庁へ支払う料金は、それが何回目の請求であるかに関わらず1回のRCEにつきlarge entityで＄930、small entityで＄465であったものが、2013年3月19日以降は、一回目のRCEの料金がlarge entity＄1,200、small entity＄600に、二回目以降のRCEの料金がlarge entity＄1，700、small entity＄850に値上げされます（2013年1月18日に公表された新料金）。

RCEを不要にする制度の試行

RCE等を利用せずに、審査の効率化を図る目的で以下のような試行プログラムが実施されています。

・　After Final Compact Prosecution (AFCP)　試行プログラム （試行期間：2013年5月18日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

現行の規則に従えば、最終庁指令通知（Final Office Action）後に提出された補正や証拠を審査官に考慮させるためには、RCE等の手続きが必要になることが多いが、AFCP試行プログラムでは、Final後に提出された補正や新たな証拠について、限定的な(特許で約3時間、意匠で約1時間以内で済むような)検討や調査によって、該補正や証拠により特許査定できるとの判断が可能な場合、ＲＣＥ等を行わずに補正や証拠を審査官に考慮させることが可能。

・　Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)試行プログラム（試行期間：2013年9月30日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

米国の現行のシステムにおいては、登録料支払い後にIDSを提出して考慮させる為には、RCEや継続出願が必要だが、QPIDS)試行プログラムでは、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることが可能。

特にAFCPは、試行期間が延長されましたが、出願人や実務者にとって非常に有益な試みであり、常設的なプラクティスとなることが望まれます。これまでは、審査の経緯や審査官の主張の趣旨から考えて、本格的な検討や調査を行わずとも、出願を特許可能な状態にできることが明らかな補正や証拠であっても、Final後は、新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮できないとの指摘を受け、結局、RCEや審判請求が必要になってしまい、非合理的なプラクティスだと感じていた出願人や実務者も多いはずです。そのような指摘も受けての試行プログラムでしょうから、本格実施へ移行する可能性も十分にあると考えられます。

2000年に導入されて以来、盛んに利用されてきたRCE制度ですが、上記のことから分かりますとおり、近い将来、その運用が大きく変わる可能性があります。

米国（５．１）：　特許の取消し・無効を請求する手続き［付与後異議（Post-grant review）等］

2011年の法改正（AIA）により導入された新制度

2011年の法改正（America Invents Act, AIA）が米国特許実務に与える影響に関して、米国の専門家の多くが、付与後異議申立て制度（Post-grant review proceedings）の導入が、先願主義への移行よりも大きなインパクトがあるという趣旨の発言をしております。しかし、付与後異議申立ての対象となるのは先願主義への移行が実施される2013年3月16日以降に提出された出願に基づく特許ですので、そのような出願が許可になって初めてこの手続きの対象となるわけですから、実際にこの手続きの利用が可能になるのは早くても2015年頃ということになります。

上記のように鳴り物入りで導入される付与後異議申立て制度ですが、2012年8月14日に公表された最終的なルールによると、これを利用するために米国特許庁に支払う手数料が非常に高く（クレーム数にもよるが、特許庁に支払う手数料が$30,000（約270万円）～）、欧州における異議申立て制度（特許庁に支払う手数料が745ユーロ（10万円弱））と同じような感覚で利用するのは難しそうです。もっとも、米国における訴訟費用は、日本などとは桁違いですので、上記の費用を高いと感じるか、それほどでもないと感じるかは利用者次第です。

尚、現行の査定系再審査（Ex Partes Reexamination）（第三者の関与が極めて制限されている）は、2011年の法改正後も（料金以外は）実質的に変更なく維持されます。

一方、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）（第三者が大々的に関与出来る）は、2012年9月16日に当事者系レビュー（Inter Partes Review）に変更されました。この当事者系レビュー（Inter Partes Review）は、特許付与後9ヶ月以降又は付与後異議申立手続き（Post-grant Review）の終了時から、特許存続期間中に申請可能です。この申請可能時期と、申請理由が先行技術に基づく新規性違反（102条）、自明（103条）のみに制限されること以外は、当事者系レビュー（Inter Partes Review）のルールは、付与後異議申立て（Post-grant Review）と類似しております。

また、当事者系レビュー（Inter Partes Review）を申請した場合、米国特許庁に申請が受理されて再審査が開始されるための基準は、従来の特許性に関する実質的に新たな問題（substantial new question of patentability）（審査時に米特許庁に検討されなかった問題）が提起されているか否か（以前の当事者系再審査における基準）ではなく、再審査請求対象のクレームのうち、少なくとも１つが無効であることが合理的に見込めるか（reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged）になります。［査定系再審査（Ex Partes Reexamination）については、従来通り、実質的に新たな問題が提起されているか否かが基準となります。］

上記のように基準を"substantial new question of patentability"から"reasonable likelihood"へ変更した意図は、"reasonable likelihood"にすることにより基準を引き上げるということのようです（House Rep. 112-98 (Part 1), at 47, 112th Cong., 1st Sess.）。実際には、運用が開始されてみないと分かりませんが、少なくとも"reasonable likelihood"の方が理由説明の負担が大きいことが予想されますので、申請を受理される確率は下がる可能性は十分にあると思います。しかし、特許性に関わる重要な問題で、審査官が検討したにも関わらず、検討が不十分で特許になっているという件も少なからずあると思います。そういった場合にも、基準が"reasonable likelihood"であれば、申請を受理される可能性はあるわけですので、特許を取消しにできるチャンス自体は広がると考えています。

尚、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）の請求件数は年々増加しており、近年は年間3百件近く請求されております。特許付与後異議申立手続き（Post-grant Review）は、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）と比較して広範に亘る理由での申請が可能であるため、大いに活用されることが期待されていましたが、上記した高額な手数料が大きなネックとなることが予想されます。

付与後異議申立て制度（Post-grant review proceedings）の概要

I． 導入の目的：　第三者が特許の無効を求める手続きとして、従来の再審査制度(reexamination)や訴訟よりも、利用しやすく費用がかからず且つ結論が出るのが早い手続きを導入する。

II． 対象：　2013年3月16日以降の出願に基づく特許（ビジネス方法に関する発明の場合を除く。ビジネス方法の場合、2012年9月16日に施行される暫定的な付与後異議申立手続きにて争われる。この手続きでは、施行日である2013年3月16日以前に成立した特許も対象となる。）

III．異議申立て申請の有資格者：　特許権者以外の誰でも可

IV．特許庁内担当部署：　審判部［the Patent Trial and Appeal Board （元Interference審判部、the Board of Patent Appeals and Interferences）］

V．異議申立て手続きの流れ：

　１．申請時期：　特許査定後（若しくは特許再発行後）9ヶ月以内
　２．異議申立てに対する特許権者の予備的回答（クレームの放棄（disclaim）は可能だが、補正は不可）（義務では無い）：　申請後３ヶ月以内
　３．異議申立を認めるか否かの決定（手続を開始するか否かの決定）：　特許権者の予備的回答後３ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内
　４．特許が無効か否かの決定：　申請から１年以内（2年まで延長可）
注：　異議申立の請求人が、先に特許無効を訴える訴訟を起こしていた場合、異議申立ては認められない。また、異議申立てと同日又はそれ以降に特許無効を訴える訴訟を起こした際には、以下の手続きが有るまで訴訟手続きは保留となる：（１）特許権者が訴訟の保留の解除を申請するか、若しくは侵害訴訟（反訴）を提起する、又は（２）異議申立て申請人が訴訟の取り下げを申請する。

VI．採用可能な無効理由と申請時提出書類：　ベストモード以外の全ての理由（112条に基づく記載要件や実施可能要件を含む）が採用可
　申請書類は、申請人を特定し、更に異議申立ての根拠と証拠を含む必要が有る。 　後述する政府料金の支払いも必要。

VII．異議申立てを認める基準：　以下のいずれか又は両方の条件を満たす場合に異議申立てが認められる。

-　異議申立て申請書が、特許の少なくとも１つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合（the petition demonstrates that it is “more likely than not” that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.）
-　他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合（the petition “raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.”）

VIII．請求人の立証責任（Burden of Proof）：　無効の根拠となる証拠の優越性（Preponderance of Evidence）を示すことが必要
　この優越性（Preponderance）に関して、明確な基準は無いが、一般的に、無効である可能性が５０％を越せば（例えば５１％でも）優越性（Preponderance）があると認識されている。訴訟においては、特許は有効であると推定され、無効にするためには明確かつ説得力のある証拠（Clear and Convincing Evidence）が要求される。

IX．口頭審理：　当事者のいずれかが請求すれば許可される

X．控訴：　連邦巡回区控訴裁判所（CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit）

XI．和解：　当事者間の合意による和解が可

XII．エストッペル（Estoppel）：　異議決定後は、異議申立人は、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会（ITC）における手続きにおいて、異議申立て手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張をすることは許されない。

追記：　ビジネス方法に関する発明（主に金融関連のもの）については、暫定的な異議申立て制度が早期に導入され、先願主義移行以前の特許も異議申立ての対象となります。この背景には、ソフトウェアー関連の発明に特許を与えるべきではないというロビー活動の存在があるものと思われます。そういったロビー活動をしている団体は、ビルスキー事件［In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)］において、最高裁がビジネス方法を特許の対象外とすることを期待しておりましたが、最高裁の判決はビジネス方法も特許の対象たり得るとの判決を出したため、ビジネス方法特許の有効性を争う制度の導入を要求しており、これが今回の暫定的な異議申立て制度につながったようです。

尚、米国特許庁は手続きが大いに活用されることを見込んでおり、既に審判部の増員が決定しているそうです。

　次へ［米国（５．２）：　特許の取消し・無効を請求する手続き Part2］

欧州（１）

Q.　EP出願で指定した国に、別途直接ナショナル出願をすることは許されるのか？

A.　許されます。例えば、EP出願でドイツを指定して、さらに別途ドイツ特許庁に直接出願をすることが出来ます。最終的にはどちらかを選択する必要がありますが、重要な案件の場合に、保険の意味でEP出願とナショナル出願を両方提出しておくということが可能です。

Q.　審査通知などに対する回答期限には猶予期間（グレースピリオド(Grace Period)）があると聞いたが本当か？

A.　10日間の猶予期間が有ります（Rule 126(2)　EPC）。基本的に、EPOからの通知により応答期限が生じる場合全てに当てはまります。ここではEPOの通知の配送に１０日間かかったものとみなし、EPO通知の日付から１０日後を応答期限の起算日と見なします。

即ち、応答期間の満了日＋１０日ではないことに注意が必要です。

例えば、応答期間が４ヶ月のEPO通知で、５月３０日が発行日である場合、４ヶ月の期限の満了日は９月３０日ですが、１０日間の猶予期間を加味した満了日は、この９月３０日 ＋１０日の１０月１０日ではなく、６月９日（EPO通知発行日 ＋１０日) ＋ ４ヶ月の１０月９日です。

尚、口頭審理（Oral Proceedings）の召喚状に記載されているRule 116 EPCの期限（口頭審理前の書類提出期限）に関しては猶予期間は有りませんのでこの点にも注意が必要です。

Q.　欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定（グレースピリオド(Grace Period)）はあるのか？

A.　欧州特許にも、新規性喪失の例外の規定自体はあるのですが、適用の条件が非常に厳しく、発明が公知になってしまっても特許出願できるのは以下のような場合に限られます。

①出願人またはその法律上の前権利者（legal predecessor, 即ち出願人に権利を譲渡した人）に対する明らかな不正行為によって公知になった場合。（例えば、貴社が、顧客に対して貴社と守秘義務を負わせた上で、貴社の発明を開示したにも関わらず、貴社の発明を公開してしまったような場合。）

②公のまたは公に認められた国際博覧会における出願人またはその法律上の前権利者によって発明が開示された場合。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/epo/pc/chap3.htm)

上記②についてですが、ここでの「公に認められた国際博覧会」とは所謂「万博」であり、何年かに一度しか開催されないようなものです（例えば、2010年は上海万博のみ）（EPO Official Journal April 2010のp.280：
http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/04_10/04_2620.pdf）。

従いまして、欧州において新規性喪失の例外の適用を受けられるのは極めて限られた場合のみになりますので、欧州での出願が重要であれば、事前の発表は控えるのが賢明です。

Q.　EPOに対する異議申立てを、異議申立人が自発的に取下げた場合、その時点で異議終結となるのか？

A.　異議申立を取り下げてもEPOが自らの判断で審理を継続する場合もあります。つまり、EPOは職権により主体的に審査を行なうということで、このことはArticle 114 EPC（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar114.html）により規定され、Rule 84(2) EPC（http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/r84.html）において確認されています。因みに、日本における特許無効審判の場合、無効確定前であれば、無効審判は終結します。

EPOにおける異議申立の場合、ケース毎に以下のような扱いになります。

(a)　唯一の異議申立人が異議を取下げた場合：

異議終結とするかは異議部の判断による。
原則的には、既に提出された証拠が特許性に影響を与えることが明らかな場合にのみ手続きを継続する。
異議終結させる場合にはEPOは通知を出す。

(b)　異議却下（特許維持）の異議決定を受けて、唯一の異議申立人が審判請求並びに理由補充書を提出し、これに対する特許権者の回答書を受けた後に異議を取下げた場合：

控訴が取下げられたものとして、異議決定が確定して異議終了。

(c)　特許取り消しの異議決定を受けて、特許権者が審判請求並びに審判理由補充書を提出した後に、異議申立人が異議取下げた場合：

請求人は特許権者であるから異議取り下げは、審判手続きに影響を与えない。審判部は、審理を継続し、異議決定の妥当性を検証する義務がある。

尚、上記(a)及び(c)において、審理が継続された場合、異議を取下げた異議申立人の当事者としての地位が維持されることがあるが、そのような場合おいて、異議申立人は積極的に参加することを要求されない。

Q.　欧州においても米国のように実験証明書などを宣誓供述書の形式で提出することは有効か？

A.　欧州では、審査の段階では、追加の実験データ等を宣誓供述書の形で提出する必要はないと言われております。しかし、極めて重要なデータなどは宣誓供述書の形で提出すれば、審査官の心証に影響する可能性は有ると考えられます。 一方で、異議申立て手続きや審判手続きにおいては、実験データなどは宣誓供述書の形で提出する必要があります。

Q.　EPOで進歩性判断のテストとして採用されているProblem-Solution Approachとはどのようなものか？

A.　Problem-Solution Approach（課題－解決手段アプローチ）は、欧州特許庁（EPO）が採用している進歩性判断のテストであり、EPOの審査ガイドラインにおいて解説されています。 具体的には、以下のようの手順で進歩性を評価します。

(i)　　determining the "closest prior art",

(ii)　　establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii)　　considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

これに補足を加えて訳すと以下のようになります。

（i）クレームされた発明と最も近い技術を開示する"最近似先行技術"を特定する。

（ii）最近似先行技術を念頭に置き、クレームされた発明が解決する技術的課題を決定する。
［補足：　ここで実質的に要求されているのは、クレームされた発明と先行技術の技術的相違点（先行技術には記載されていない当該発明の特徴）を特定し、その技術的相違点に起因する先行技術に対する該発明のアドバンテージを特定することです。このアドバンテージを上記の「技術的課題」と考えれば良いと思います。］

（iii）クレームされた発明が提供する当該技術的課題の解決手段について、当業者が、最近似先行技術から出発して、該解決手段に到達することが自明であったかどうかを判断する。

［補足：　最近似先行技術を検討し、当該技術的課題に直面した当業者が、他の公知技術などを考慮した上で、クレームされた発明が提供する解決手段に到達する見込みについて判断し、この見込みが"could"（「したかもしれない」や「した可能性がある」）では「自明であった」とは言えず、"would"（「したであろう」）であった場合に「自明であった」と判断されます。この"would"は、米国MPEPにおける"with reasonable expectation of success"（「合理的成功の見込みをもって」）とほぼ同意と考えて良いと思います。］

国毎に独自の進歩性判断のテストがありますが、根本的な部分は共通していると考えて良いと思います。 我々も明細書を書くときには、上記の様なアプローチに従って、進歩性を確保できるようなクレームや明細書本文、実施例の構成を考えます。

選択発明（selection invention）について

１．「選択発明」の定義と特許性判断

「選択発明」には、主に「化合物の選択」と「数値範囲の選択」に関する発明があります。

「化合物の選択」は、例えば先行技術において広く定義されていた化合物の中から特定の種を選択してクレームするような場合のことであり、具体例としては、先行技術文献においてある薬品の成分として単にアルコールを使用すると記載されていたところ、特定の炭素数のアルコールを用いると顕著な効果を奏することを見出して、その特定の炭素数のアルコールに限定してクレームするような場合です。

「数値範囲の選択」は、例えば組成物を構成する成分の量に関して先行技術に開示されていた広い数値範囲の中から限定された数値範囲を選択してクレームするような場合のことであり、具体例としては、ある成分の量に関して、先行技術文献において"１～100重量％"としか記載されていなかったところ、30～33重量％というような狭い範囲内にすることで顕著は効果を奏することを見出して、その狭い成分量に限定してクレームするような場合です。

日本の審査基準においては選択発明について次のように記載されています。

「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。」（審査基準第Ⅱ部第2章 2.5(3)III）

また、欧州においては、以前から、選択発明の新規性判断の基準として以下の要件を満たすことが要求されていました：
（１）選択された範囲が狭いこと、
（２）従来の範囲から十分に離れていること、
（３）選択された範囲に発明としての効果が有ること（審決Ｔ２７９/８９）。

しかし、この効果に関する要件（３）は、新規性ではなく進歩性に関する要求であるという批判が以前からあり、2010年の審決 T230/07においては、効果に関する要件（３）は新規性判断からは除き、進歩性の要件とすると判示されました。

勿論、通常は、いずれにしても新規性のみならず進歩性も有さないと特許は認められませんが、効果に関する要件（３）が新規性判断の基準から除かれると、出願時未公開の先願（先に出願されたが、後願の出願時に公開になっていなかったもの）が引用された場合に大きな影響が有ります。即ち、日本を含む多くの国において、出願時未公開の先願の場合には、これに対して新規性さえあれば進歩性が無くても特許が認められることになっていますが、選択発明の場合に上記（３）も新規性判断の基準に含まれていると、出願時未公開の先願に対しても進歩性が求められることになってしまいます。効果に関する要件（３）が新規性判断基準から除かれれば、他の発明の場合と同様に、出願時未公開の先願に対しては、新規性さえ有していれば、先願に対して効果が無くとも（進歩性が無くとも）特許性を認められることになります。

これは一見尤もであるように見えますが、少々矛盾を含んでいるようにも思います。実際には、選択発明という物は、本来は従来技術に含まれているという観点からは新規性は無いとも解釈でき、選択した範囲が狭く且つ顕著な効果が有る場合に限り認められるものですから、選択発明に関しては、常に新規性と進歩性を分けて考えるべきではないという考え方も成り立ちます。実際にEPOがこれまで採用していた上記の（１）～（３）からなる基準もそのような考え方に基づくものであると思います。

この問題については、EPOの拡大審判部で取り上げられる可能性が有ります。

米国においては、選択発明に関して格別審査基準は設けられておりませんが、弊所の経験から判断しますと、EPOにおいて採用されていた上記（１）～（３）からなる判断基準を満たせば特許性は認められると思います。

２．選択発明の新規性・進歩性に関する注意事項

選択した狭い範囲に含まれる実施例が先行技術に無いこと、そして選択した狭い範囲の優位性について先行技術に教示も示唆もされていないことが重要です。

例えば、ある成分の量に関して、先行技術文献において範囲は"１～100重量％"としか記載されていなかったが、実施例において30重量％が記載されていたような場合、30～32重量％というような狭い範囲を選択しても、新規性が認められません。例え、その先行技術に効果が示唆されていなかったとしても、単なる公知物質に関する「効果の追認」であると見なされて新規性は認められません。

また、上記の例の場合（先行技術文献に"１～100重量％"と記載が有り、"30～32重量％"を選択した場合）、選択した狭い範囲"30～32重量％"と重複する狭い範囲（例えば、"25～33重量％"や"25～31重量％"など）が先行技術において好ましいと記載されていると、仮に新規性は認められても、この先行技術文献単独から自明（進歩性無し）と判断される可能性が高いです。

３．効果の証明

効果の立証においては、当然、選択した範囲において、その範囲外であった場合と比較して顕著な効果が有ることを示すことになります。

場合にもよりますが、通常は、幾つか代表的な態様を選択して実験データを提出すれば十分と考えられています。例えば、数値範囲の選択発明の場合、以下のような比較データを持って効果を証明することが考えられます。

実施例：　選択した範囲内の代表例のデータ（好ましくは選択した範囲の上限と下限付近のデータを含む）

比較例：　選択した範囲外で、上限及び下限付近のデータ及び／又は先行技術文献の実施例の中で該選択した範囲に一番近い態様のデータ

また、主張する効果が、発明の属する技術分野においてよく知られた特性に関するものであるか否かも重要になってきます。

例えば、その技術分野で公知の特性に関する効果であれば、選択した範囲において、突出した効果が要求されることが多い筈です。

逆に特定技術分野で公知でない特性に関する効果であれば、選択した範囲外の場合と比較して、それ程大きな効果の違いがなくても、進歩性が認められる場合が有ります。

４．選択発明を認めていない国

日本、米国、欧州、中国、韓国など殆どの主要な国において、以前から選択発明は認められていますが、ドイツでは原則的に選択発明が認められておりませんでした。

一方で、欧州特許庁（EPO）は、上記の通り、選択発明を認めております。従って、選択発明に関してEPOから特許査定を受けて、ドイツで登録したような場合に、ドイツでは無効訴訟を提起されて無効になってしまうことが実際に発生し、以前から問題視されていました。

これに関連して、2008年12月のオランザピン(Olanzapine)事件の最高裁判決において、ドイツ最高裁が、EPOの判例との整合性を指摘しながら、選択発明の特許性を認めたことが話題になりました。

しかし、こちらのAIPPIの資料にありますように、元々ドイツには「選択発明」という概念がなく、それに関する明確な審査基準も存在しません。そして、オランザピン(Olanzapine)判決は、所謂「選択発明」全般に関して欧州の審査基準と適合させるという意図を明らかにしたものではありません。むしろ、このオランザピン判決のみからは、欧州などで言うとことの「選択発明」に相当する特定の件に関して、それと類似した状況の特定のEPOの判例と同様の判断をしたということしか言えないと思います。

特に注意すべきであるのは、オランザピン事件は、「化合物の選択発明」に関するものであるということです。

今後、ドイツが、欧州と同様の審査基準を採用する可能性は在りますが、ドイツにおける選択発明の特許性判断に関して、現時点で言えることは：
(i)　新規性：　化合物の選択発明の新規性判断は、EPOによる判断と同様になる可能性が高いが、数値範囲の選択発明の新規性については、従来通り新規性が認められないのか、こちらもEPOの判断に合わせるのかが不明、
(ii)　進歩性：　新規性が認められれば、進歩性審査の基準は欧州と実質的に同じ、
ということであると思います。

上記(i)のドイツにおける「選択発明」の新規性が認められるための要件について、代表的な判例などに参照しながら以下に検証したいと思います。

ドイツにおける「選択発明」の新規性判断と特許明細書の開示内容の解釈：

ドイツでは選択発明が認められないと一般的に考えられてきたのは、少なくとも数値範囲に関しては、原則的に明細書に上位概念が開示されていれば、下位概念も（これが明示的に記載されていなくても）開示されていると見なすという考え方が根底にあったからです。これは、先行技術の開示内容の判断のみならず、補正の要件やクレームのサポート要件にも適用されております。

ドイツにおける数値範囲の選択発明の扱い：　

例えば、ドイツでの選択発明の特許性の審査においては、もしも先行文献に「分子量500～2,000,000」の化合物が記載されている場合は、その先行文献は「分子量500～2,000,000」の範囲内の数値をすべて個別に開示していると見なされ、この炭素数の範囲をさらに限定しただけの選択発明（たとえば、「分子量15,000～290,000」）は新規性が認められませんでした。これは、「数値範囲」に関する選択発明に関する代表的な判例として知られているFederal Supreme Court, 07.12.1999, GRUR 2000, 591, 593-594 - Inkrustierungsinhibitorenにおける判示です。

そして、自らの出願を補正する際に、出願明細書やクレームに、例えば「分子量500～2,000,000」とだけ記載してある場合（つまりさらに狭い範囲が記載されていない場合）でも、「分子量500～2,000,000」の範囲内の数値をすべて個別に開示していると見なされ、この範囲内のどのような数値範囲にでもクレームを限定することが許されます。

ドイツにおける化合物の選択発明の扱い：

代表的な判例として、”Fluoran” 判決(GRUR 1988, 447)及び“Elektrische Steckverbindung”判決(GRUR 1995, 330)がありますが、いずれのケースにおいても、先行技術に開示された一般式に含まれるが明示的（explicitly）に記載されていなかった化合物に関する選択発明の新規性が否定されました。

しかし、”Fluoran” 判決(GRUR 1988, 447)においては、上記の数値範囲の選択発明の場合と異なり、先行技術に一般式が開示されていることのみをもって、その一般式に含まれる全ての化合物がこの先行技術文献に開示されているとはみなさないとされています。要するに、化合物の場合には、上位概念が開示されていれば、直ちに下位概念も開示されているとはみなさないと判示されていました。

更に、これらの判例においては、以下の場合に、化合物の選択発明の新規性が認められる可能性を示唆しております。

選択された化合物に関して：

(a)　先行技術の開示のみからでは製造が困難：　先行技術文献に開示された情報に基づいて、選択発明に関する出願当時に、選択された化合物を当業者が困難無く製造できない場合［”Fluoran” 判決(GRUR 1988, 447)］、

(b)　先行技術に潜在的な(implicit)開示もない：　当業者が、先行技術文献の開示内容から、選択された化合物を読み取ることが出来ない［“Elektrische Steckverbindung”判決(GRUR 1995, 330)］。

しかし、2008年12月のオランザピン判決においては、上記(a)「先行技術の開示のみからでは製造が困難」を新規性判断の基準とすることを否定しました。これにより、化合物の選択発明の新規性の判断基準は、EPOの判断基準と実質的に同様になったと考えられます。

要するに、少なくとも化合物の選択発明の新規性判断に関しては、 - オランザピン最高裁判決以前からドイツとEPOは基本的に同じ方向を向いていたが、ドイツの基準の方が相当に厳しかったところ、オランザピン最高裁判決において、これを緩和し、EPOの基準に合わせた - と解釈できると思います。

一方、上記の通り、数値範囲の選択発明に関しては、ドイツとEPOの考え方は全く逆です。ドイツにおいて「上位概念が開示されていれば、下位概念も（これが明示的に記載されていなくても）開示されていると見なす」とう考え方を破棄してEPOに合わせるのか、現在のところ定かではありません。

上記オランザピン事件においては、(b)「先行技術に潜在的な(implicit)開示もない」であれば新規性が認められるということになったわけですが、一般式で表される化合物の場合、そこに含まれる化合物であっても、置換基が異なれば、合成方法や特性等の点で全く別の物質になると考える（従って、一般式の記載のみから、そこに含まれる特定の化合物までも潜在的に開示されているとは考えない）ことが合理的であるケースは多いと思います。

一方で、先行技術が開示する連続的な数値範囲から、特定の狭い範囲が潜在的にも開示されていないと言えるのかということになると話は別であるように思われます。

例えば、ある混合物の組成に関して、先行技術にある成分の量が１～95wt%とのみ記載されていて、この範囲から45～50wt％を選択したような場合、EPOの審査基準では、とりあえず範囲が十分に狭ければ新規性は認めるという立場であります。一方、ドイツにはこのような基準は無く、オランザピン判決に従うと、潜在的にも開示されていなければ新規性を認めるということになると思いますが、上記のような１～95wt%という連続した数値範囲から45～50wt％という狭い範囲を選択した場合に、潜在的にも開示されていなかったとみなされるのかという疑問があります。

「上位概念が開示されていれば、下位概念も（これが明示的に記載されていなくても）開示されていると見なす」という考え自体が完全にキャンセルされるのおあれば、補正に関するプラクティスも大きく変わるはずです。

いずれにしても、この問題に関するドイツ連邦特許裁判所や連邦最高裁判所の更なる判断を待つしかないようです。

米国（３）

Q.　米国は、AIA（America Invents Act)により、2013年3月16日より先願主義に移行するとのことだが、米国への出願は、先願主義に移行してから行う方がよいのか？また、2013年3月16日よりも前に提出されたPCT出願を、この日よりも後に米国国内へ移行する場合、先願主義による扱いになるのか？

Ａ.　2013年3月16日より前に出願できるのであれば、敢えて出願を遅らせることに特にメリットは無いと考えます。むしろ、先願主義に移行する前に出願した方が有利です。 2013年3月16日以前に、先発明主義下で出願するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます：

・　先発明主義下では、出願日より前の発明日まで遡ることが出来る可能性が有る。

・　先発明主義下では、ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）により、先行技術が制限される。

・　先発明主義下では、広範な異議理由を認める付与後異議申立（Post-grant review）の対象とならない。

ヒルマードクトリンについては、こちらを、付与後異議申立（Post-grant review）については、こちらをご覧下さい。

また、優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。従って、優先日が2013年3月16日以前のPCT国際出願を、2013年3月16日以後に米国国内移行する場合なども、当然、先発明での扱いになります。

Q.　2011年9月の法改正により、付与後異議申立（Post-grant Review）制度が導入されると聞いたが、これは欧州の異議申立て制度と同じようなものと考えてよいか？

Ａ.　特許付与後の異議申立て期間が９ヶ月であることや、特許無効の理由として広範な理由が採用可能である点では欧州の異議申立て制度と類似しておりますが、以下のような相違点があります。

１．　異議決定を下す期限：
欧州においては、異議決定を下す期限は特に設けられておりませんが、米国の付与後異議申立ては、異議申立てから１年（最長で2年）以内に特許の有効性について決定を下すことになっています。

２．　異議申立て手続きを開始するか否かの審査
欧州においては方式的な要件が満たされていれば、異議申立て手続きが開始されますが、米国の付与後異議申立てにおいては、異議申立てを受けた後、米国特許庁が無効理由自体について審査し、以下の基準を満たしていると判断された場合にのみ異議申立て手続きを開始します。

(a)　異議申立て申請書が、特許の少なくとも１つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合（the petition demonstrates that it is "more likely than not" that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.）

(b)　他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合 （the petition "raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications."）

また、米国特許庁が異議申立て手続きを開始するか否か審査している間に、特許権者は予備回答（クレームの削除や減縮などの補正も可）を提出することができ、米国特許庁は、異議申立を認めるか否かの決定（手続を開始するか否かの決定）を、特許権者の予備的回答後３ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内に下します。

上記理由(b)（新規又は未解決の法的問題を提起する場合）については、欧州では異議申立て時の理由としては採用されませんが、審判部の決定が法律的な問題を含んでいる場合に、拡大審判部への控訴が認められることがあります。

３．　採用可能な異議理由
欧州においては、採用可能な異議理由は次の通りです：

－　新規性・進歩性の欠如。
－　実施可能要件違反（当業者が実施可能な程度に発明が記載されていない）。
－　特許が、出願当初の明細書に開示されていなかった主題を含む。

不明瞭性や単一性の欠如は異議理由としては採用されません。

これに対して、米国における付与後異議申立てにおいてはベストモード違反を除く広範な異議理由が採用可能になる予定です。

Q.　2011年9月の法改正により、ベストモードの開示欠如は特許無効の理由とならないことになったが、もうベストモードに関しては出願明細書に記載する必要ないということか？

A.　ベストモード（最良実施態様要件）は、付与済み特許の無効理由とはならなくなりましたが、明細書の記載要件としては維持されます。通常、審査官はベストモード要件違反による拒絶を出すことはありませんので、ベストモードを開示しなくても実際には問題になることはないと考えられます。しかし、法律上要求された要件であることには変わりなく、開示しておくことが無難です。

Q.　米国において、用途限定がある特許の侵害教唆（inducement、間接侵害）を立証するためには何が必要か？

A.　特許権者が、侵害教唆を立証するためには、被告が、侵害を知りながら積極的に他者の直接侵害を教唆した（actively and knowingly aid[ed] and abet[ed] another's direct infringement）ということを証明する必要があります。他者の侵害を認知していたということだけでは不十分です。

用途限定がある特許の場合、被疑侵害品に侵害用途以外の用途がある場合には、侵害教唆を立証することは困難です。しかし、そのような場合でも、被告会社の一部の社員であっても、特許侵害を積極的に奨励するような行為（例えば、特許侵害に当たる技術を記載した書類の配布や顧客への直接的な特許侵害技術の指導）を行ったことが立証されれば（例えば、上記のような行為を行ったことが分かるe-mail通信なども証拠になる）、侵害教唆が成立します。

従って、用途限定がある特許の侵害教唆を立証するためには、被告会社社員が作成・配布しているマーケティング関連資料などを精査して、特許で規定した用途目的で被疑侵害品の販売を奨励するような記載などがないことを確認することが望ましいです。

Q.　シーゲート（Seagate）判決において、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷は、一般的には、鑑定弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄が、訴訟弁護士との交信およびそのワーク・プロダクトの秘匿特権放棄にまで波及することはないと判示した。このことを考慮に入れると、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼すべきなのか？

A.　シーゲート（Seagate）判決[In re Seagate, 497 F.3d 1360, 1372 (Fed. Cir. 2007) (en banc) ]において、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷は「弁護士鑑定防御を主張し鑑定弁護士の見解を開示することが、訴訟弁護士との交信に関する弁護士・依頼人秘匿権の放棄をももたらすことにはならない」と判示していいます。これに関して、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士が常に別々に独立して作業しているということを前提としています。このことから、CAFCは、鑑定弁護士と訴訟弁護士を明らかに区別しており、鑑定弁護士と訴訟弁護士が同じ事務所のメンバーであっても、それぞれが常に別々に独立して作業していれば、問題ないはずです。尤も、鑑定書と訴訟の代理は別の事務所に依頼したほうが、より安全であるとは言えます。

尚、2011年の法改正（America Invents Act）においては、Seagate事件における判示の一部を成文法化し、故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出を不要にしました。即ち、2011年の改正法の§298において、鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定されました（2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用）。

欧州（６．１）：　補正の制限　EPC123条

EPC規則１２３条：補正のサポート

欧州特許出願について特に注意が必要な点として、補正についての制約が非常に厳しいことが挙げられます。即ち、欧州出願を補正する場合、補正の根拠が、出願明細書に、直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）示されていることが要求されます。米国や日本で認められた補正が、欧州では認められないということがありますので注意が必要です。

もし、特許性若しくは実施の観点から重要な態様が存在するならば、単にそのような態様が含まれる様に記載するだけでなく、そのような態様が、出願明細書から、直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）読み取れるように記載しておくことが重要です。一番確実なのは、実施例の様に、その態様をphotographic（写実的に）記載しておくことでしょう。

欧州における補正の許容条件について、以下に簡単に説明します。

殆どの場合、請求項に記載された発明は、複数の異なる要素によって定義されています。例えば、異なる成分や部品、そしてそれ等の量、物性、形態、配置などの要素です。日本や米国などにおいては、上記のような複数の異なる要素のそれぞれについて、明細書中に独立した記載があれば、それに基づく補正が許されることが多いのですが、欧州の場合、それぞれの要素について、明細書に独立して記載されていたということだけでは足りず、補正後の各要素の相互関係までもが明細書に示されていることが要求されます。

例えば、成分Aと成分Bとからなる組成物に関するクレームを想定します。そして、補正により、成分Aを明細書に明記された特性αを有する成分A'に限定し、成分Bを明細書に明記された特性βを有する成分B'に限定するとします。この場合、成分Aから成分A'への補正、及び成分Bから成分B'への補正については、それぞれ明細書に明確な根拠がありますが、欧州においては、更に成分A'と成分B'とを組み合わせて使用することまで明示されていないと補正が認められない恐れがあります。例えば、成分A'と成分B'とを組み合わせることが好ましいと明細書に明記されていたり、実施例において成分A'と成分B'との組成物を製造していたりすれば補正は認められるでしょう。

上記の例に関連して、更なる具体例として、例えば、明細書に成分Aの量に関して『好ましい量』と『更に好ましい量』が記載されており、また成分Bについても『好ましい量』と『更に好ましい量』が記載されいたところ、これらの記載に基づいて、クレームに成分Aの『好ましい量』と成分Bの『更に好ましい量』を導入する補正を行うとします。このような場合も、成分Aの『好ましい量』と成分Bの『更に好ましい量』とを組み合わせることが明細書に明確に示唆されていないと、補正が認められない恐れが有ります。

また、上記は発明の構成要素を具体化する補正の例ですが、新たな構成要素を加える補正や、構成要素を削除したりするような場合も同様に補正後の態様が明細書に直接的かつ明示的に（directly and unambiguously）示されていることが必要です。

以下に幾つか参考になる審決例を挙げます。

T1067/97：　リソグラフ印刷板製造用のPS版（presensitized plate）を現像処理する方法をクレームする特許についての特許取消し異議決定に対する審判事件。

使用する現像液について、明細書中に「SiO2/M2Oモル比が1.0～1.5、及びSiO2の濃度が１～４重量％」と記載が有ったところ、これに基づきモル比に関する「SiO2/M2Oモル比が1.0～1.5」の箇所のみをクレームに導入する補正が行われたが、EPO審判部に認められなかった。その理由は、濃度の規定から独立してモル比を上記の範囲と出来るということが明細書に示唆されていないため、この補正は出願時の明細書の開示範囲を超えているということであった。

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t971067eu1.pdf

T1511/07：　アルカリ性カルシウム源、クエン酸及び乳酸からなる複合体に関する発明を請求した出願についての拒絶査定不服審判事件。

補正により、クレーム１（Main Request（主請求））に、クエン酸：乳酸 重量比 「1：2～2：1」及び（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比 「1：1～5：１」という限定が導入された。

出願時明細書には、クエン酸：乳酸 重量比について「0.5：4～4：0.5、好ましくは0.75：2.5～2.5：0.75、特に好ましくは1：2～2：1」と記載があり、（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比について「1：1～10～1、好ましくは2：1～7.5：1、特に好ましくは2.5：1～5：１」と記載があった。

上記補正に関して、EPO審判部は、（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比の異なる範囲（即ち、上記の「1：1～10～1」と「特に好ましくは2.5：1～5：１」）の下限と上限を組み合わせることについては問題無い（not contestable under Article 123(2) EPC ）が、クエン酸：乳酸 重量比「1：2～2：1」と（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比「1：1～5：１」を組み合わせることについては、出願時の明細書に明確に示されていないため許容できないと認定した。

尚、Auxiliary Request（副請求）のクレーム１においては、クエン酸：乳酸 重量比と（クエン酸＋乳酸）：アルカリ性カルシウム源 重量比のそれぞれについて、明細書に記載されている「特に好まし」い範囲に限定されていたが、この「特に好まし」い範囲同士の組み合わせであれば、明細書に明確に支持されていると判断された。

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t071511eu1.pdf

T181/08：　腸溶性コーティング層でコーティングされたコア物質ユニットなどを含む経口固形医薬に関する特許についての特許維持異議決定に対する審判事件。

該コーティング層に関して、明細書中に、この層に含まれる可塑剤の量が「通常、腸溶性コーティング層ポリマーの15～50重量％、好ましくは20～50重量％」、そしてこの層の厚みが「少なくとも約10μm、好ましくは20μm以上」と記載があったところ、可塑剤の「通常」の量である「15～50重量％」と厚みの「好まし」い範囲である「20μm以上」とをクレームに導入する補正が行われたが、EPO審判部に認められなかった。その理由は、出願時の明細書に、これら２つの特定のパラメータ範囲の組み合わせに関する直接的且つ明確な開示がなかったからということであった。

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t080181eu1.pdf

また、欧州では、根拠が図面にしかないような補正は認められない傾向があります。

 

欧州特許（出願）を補正する際の注意事項

上記のような欧州の厳しい基準に照らして認められる可能性が少ない補正であっても、「認められるかどうか分からないが、取り敢えず補正書を提出してみよう」と考えてしまいがちですが、それは少々危険です。補正に伴うリスクの具体例を以下に挙げます。

１．審査段階で行った減縮補正が、特許後に違法と判断されるリスク

審査段階でクレームを減縮補正して特許を認められ、その後、異議申立を受けて補正が上記したような欧州の基準に違反していると認定された場合、審査段階で行った減縮補正をキャンセルすることは、特許されたクレームの範囲を拡張することになり認められません。従って、この場合、特許取消しということになってしまいます。

－　次項の「欧州（７）：　異議申立手続き」で述べますように、「新規事項の導入」は123(2)　EPCに違反し、異議申立理由に含まれています[100(c) EPC（指定国でのnational revocationの場合は138(c) EPC）]。

－　そして、欧州特許許可後にはクレーム範囲を拡張する補正は認められないことは、123(3) EPCに規定されています。

また、上に例示した判例におけるようなクレームの構成要素を減縮する補正のみならず、クレームの導入部分と特徴部分のつなぎに使用される“comprising” （～を含む）、“consisting essentially of”（本質的に～から成る）、“consisting of” （～のみから成る）といった表現を補正する際にも注意が必要です。

“comprising”はクレームに記載されている以外の要素を含んでいても良いということを意味し、この表現を用いたクレームを開放クレーム（open claim）と称します。対照的に、“consisting of”は、クレームに記載された要素のみから成っているということを意味し、この表現を用いたクレームを閉鎖クレーム（closed claim）と称します。“consisting essentially of”は、これらの中間で、発明の本質に影響しないものであれば、クレームに記載されている以外の要素を含んでいても良いということを意味し、この表現を用いたクレームは、半閉鎖型クレーム（semi-closed claim）などと称されます。

従って、“comprising”を“consisting essentially of”や“consisting of”に変更することは、請求範囲を減縮する補正ということになります。

“comprising”を“consisting essentially of”や“consisting of”に変更する補正は、単に構成要素をクレームに明記したものに（実質的に）制限するだけであり、また日本や米国においてはこの様な補正は審査官に要求されて行うことが多いことから、明細書の記載にサポートされているかに関係なく補正してしまって問題無いと考えている出願人や実務者が多いようです。しかし、特に欧州では、“consisting essentially of”や“consisting of”が明細書に明示的にサポートされていなければ補正は認められません（T 0759/10等）。

例えば、「有効成分Aと有効成分Bを含む（comprising）薬剤」と記載されていたクレームを「有効成分Aと有効成分Bから本質的に成る（consisting essentially of）薬剤」と補正したい場合、明細書中に“consisting essentially of”という表現が無くとも、有効成分がAとBのみで所望の効果が得られることを明確に示す実施例があれば補正が認められる可能性はあります。一方、全ての実施例で有効成分としてAとBに加えて必ず有効成分Cも使用されており、この有効成分Cが存在しなくても所望の効果が達成されるかが定かで無いような場合、“consisting essentially of”への補正は認められないはずです。

“consisting essentially of”が明細書に明確にサポートされていないにも関わらず、審査段階で補正を認められて特許となり、その後、その補正が不正であるという理由に基づいて異議申立を受けた場合、“consisting essentially of”を“comprising”に戻す補正をしようとしても、上記の通り、欧州特許許可後にはクレーム範囲を拡張する補正は認められません（Article 123(3)）。従って、EPOの異議部・審判部が“consisting essentially of”は明細書に明確にサポートされていないと認定すれば、特許取消しとなってしまいます。

従って、欧州特許出願に関して審査段階で補正をする際には、補正が明細書にサポートされているか否かについて、審査官の判断任せにせず、出願人側で慎重に検討することが必要です。

２．異議申立や審判におけるクレーム補正により特許取消しとなるリスク

異議申立てや審判手続きにおいてクレームを補正すると、その補正が１２３条違反ということで特許取消しとなってしまう可能性もあるため、十分に注意が必要です。

異議申立や審判の早い段階であれば、補正に対する異議申立人の主張や異議部・審判部の予備見解などを検討して、その後の対応を考えることも可能ですが、口頭審理の直前などにクレームを補正した場合など、それまでの経緯など関係なく、口頭審理において、その場で補正が明細書にサポートされていないという理由で特許取消しにされてしまうことがあります（T 0283/99等）。

欧州では、補正を行う際に、複数セットのクレームを提出し、それをEPOに検討させることができます。より具体的には、第一希望のクレームセットを"Main Request"（主請求）として提出し、第二希望以降のクレームセットを"Auxiliary Request"（副請求）として提出することができます。

従いまして、異議申立や審判手続きにおいてクレームを補正する際には、出願時の明細書に支持されていることが明らかなクレームを少なくとも１セット、Main Request又はAuxiliary Requestとして含めておくことをお勧めします。

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