完了

米国(4): 情報開示義務(IDS)

米国出願に関して、以前からかなり神経質な管理を要する制度でしたが、米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)大法廷の判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc))において、Inequitable Conduct (不衡平行為もしくは不公正行為)の判断基準が引き上げられて、その立証が困難になり、さらに2011年の法改正(AIA, America Invents Act)により、Inequitable Conduct (不衡平行為)回避の目的で利用できるSupplemental Examination(補足審査又は補充審査)制度(2012年9月16日から施行)が導入されることになっており、関連情報をIDSとして提出しなかったことが不衡平行為と認められて特許が権利行使不能(unenforceable)となる事例は激減すると見込まれています。

しかし、上記のTherasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.のケースでは、結局、差し戻された地裁において、CAFC大法廷により引き上げられた基準に基づいてもInequitable Conduct (不衡平行為)があったと判決されました。また2012年9月16日から施行される上記のSupplemental Examination(補足審査又は補充審査)制度を利用するためには、本稿の最後で説明致しますが、非常に高額な手数料を米国特許庁に支払う必要があります。そのような事情を考慮すると、基本的にはこれまでの管理体制を変えないことが望ましいと考えられます。以下、具体的に説明いたします。

概要と近年の動向

情報開示義務は、37 CFR 1.56に定められており、これによると、出願人とその関係者は、特許性に関する重要な(material)情報(対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術を含む)を公正かつ誠実に提供する義務を有します。この開示義務に違反して特許を取得したと認められた場合は、Inequitable Conduct (不衡平行為若しくは不公正行為)があったとみなされ特許権の行使が出来なくなってしまいます。

米国の特許訴訟において、これまでは情報開示義務違反によるInequitable Conduct (不衡平行為)の訴えは極めてポピュラーな攻撃手段でありました。米国での特許訴訟の実に約8割において、不衡平行為の主張がなされています。

特許の有効・無効の争いであれば、クレームベースですので、あるクレームが無効と判断されても他のクレームが有効であれば権利は残りますが、情報開示義務違反によるInequitable Conduct(不衡平行為)を認められれば、一切の権利行使が不可能になってしまいます。しかも、場合によっては、関連の特許にまで影響を及ぼすこともあります。

従って、これまでは出願人は、かなり神経質に関連の有りそうな文献は全て提出するということを行っていましたが、この不衡平行為による訴訟費用の高騰や手続遅延などが問題視され、上記Therasense事件におけるCAFC大法廷の判決、2011年9月の法改正による補足(補充)審査(Supplemental Examination)制度の導入(2012年9月16日から施行)と、特許訴訟におけるInequitable Conduct(不衡平行為)の主張を抑制する方向の動きが顕著になってきています。

情報開示義務の規定(37 CFR 1.56)

米国においては、特許性に関する重要(material)な情報について、出願に関係する者(発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者)は公正かつ誠実に提供する義務があります。

提出すべき情報には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術などが含まれ、そのような情報を、情報開示申告書(Information Disclosure Statement; IDS)として提出します。この開示義務を怠った場合には特許は認められません。

IDSは、登録料(issue fee)支払までであれば提出することができます(37 CFR 1.97(d))。

出願から3ヶ月以内または最初の審査通知(拒絶理由通知又はNotice of Allowance)発行のうち何れか遅い方までであれば、提出料は不要です(37 CFR 1.97(b))。

上記以後は、提出料[$180(37 CFR 1.17(p))]が必要になります。更にこの場合、IDSとして提出する情報は、出願人がそれを知ってから若しくは外国の特許庁に引用されてから3ヶ月以内に提出する必要が有り、その旨を説明する陳述書を提出することが必要です(37 CFR 1.97(e))。3ヶ月を経過しているような場合には、その情報をIDSとして考慮させる為には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることが必要になります。

また、登録料支払い後にIDSを提出する際も、それを考慮させる為には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることが必要になります。(但し、2013年3月23日までの暫定的な試行プログラムとして、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることを可能にするQuick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)が実施されています。)

不衡平行為(inequitable conduct)

特許成立後に、情報開示義務違反が認められると、権利行使不能(unenforceable)となってしまいます。

以前は、情報開示義務違反の判断基準には、"sliding scale"と称されるアプローチが採用されていました。これは、情報開示義務違反を有無を、以下の2つの要件のバランスで判断するものです:

(1)開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性、及び

(2)情報隠蔽の意図の存在の明確性

即ち、sliding scaleアプローチにおいては、(1)の重要性が高ければ、(2)の明確性が低くても不衡平行為(inequitable conduct)認められ、逆に(1)の重要性が低くても、(2)の明確性が高ければ、不衡平行為(inequitable conduct)認められるということになっていました。

しかし、米国連邦控訴巡回裁判所(CAFC)大法廷の判決(Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc))において、(1)の重要性と(2)の明確性が共に十分に高いことが立証された場合にのみ不衡平行為があったものと認定すべきと判示されました。

上記(1)の「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」については、"But For" Materialityと称される基準に基づいて判定されこととなりました。この基準に従うと、出願人が開示しなかったことが不衡平行為(inequitable conduct)と認められるような先行技術は、もしその先行技術を審査の段階で審査官が知っていたならば、特許許可されなかったであろうと言えるようなものということになります。(但し、出願人側に積極的な悪質不正行為(affirmative egregious misconduct)があったと認められる場合には、"But For" Materiality基準による重要性の立証は不要。)

上記(2)の「情報隠蔽の意図の存在」については「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)が要求されます。

以上のようなことから、現在では、不衡平行為(inequitable conduct)の訴えが認められる可能性は相当低くなったと思われます。しかし、上記のTherasense事件のCAFC大法廷からの差し戻し審においては、出願人が、関連のある先行技術の開示内容について、USPTOに対して提出した宣誓書の内容と矛盾した内容の意見書をEPOに提出しながら、このEPOに提出した意見書を、IDSとしてUSPTOに提出しなかったという事実に基づいて、「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」及び「情報隠蔽の意図の存在の明確性」の基準を共に満たすとして、不衡平行為の存在が認められてしまいましたので、やはり油断は禁物です。

2012年9月16日から施行されている上記の補充審査(Supplemental Examination)制度は、不衡平行為回避のために導入されるものですが、上記Therasense事件のように、訴訟になってから相手側(被疑侵害人)に初めて指摘された事実に対する補充審査は認められません。補充審査については以下に具体的に説明します。

補充審査(Supplemental Examination)

補充審査制度においては、IDSとして提出し忘れた情報が有っても、その情報を提出しなかったことが情報開示義務違反に当たるかを特許庁に判定してもらい、もし違反に当たるようならば、当該情報に関する再審査を請求できるようになりました。

現行の査定系再審査(ex parte reexamination)も、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)回避の目的で利用できます。この査定系再審査は、2011年の法改正後も特に変更なく維持されます。しかし、補充審査(Supplemental Examination)の導入により、Inequitable Conduct回避の機会は広がりました。

査定系再審査(ex parte reexamination)と補充審査(Supplemental Examination)の違いは以下のようになります。

(1)審査段階でIDSとして提出されなかった情報の種類

査定系再審査: 特許文献又はその他の印刷刊行物に限定されていた。

補充審査: 特に制限がなく、例えば、非公開の情報や販売の申し出を示す情報なども含む、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)の根拠となり得る全ての情報が審査の対象になる。

(2)当該情報の関連性

査定系再審査: "substantial new question of patentability"(特許性に関する実質的に新たな問題)が提起されることが要求されている。

補充審査: 特に制限なし。補充審査で提示された情報に関して、特許性に関する実質的な新たな問題があると判断された場合には、査定系再審査(ex parte reexamination)への移行を命じられる。

IDSとして提出されなかった情報について補充審査を受け、「特許性に関する実質的に新たな問題」が無いと判断されたか、その後の査定系再審査の結果、特許性が認められれば、後に特許訴訟に発展しても、当該情報をIDSとして提出しなかったことが情報開示義務違反(Inequitable Conduct)と認められることはありません。

尚、補充審査(Supplemental Examination)制度は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用される予定です。但し、権利行使を検討していて、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)の恐れがある場合には、警告状の送付や訴訟を提起する前に、補充審査を受けておくことが重要です。補充審査、若しくはその後の査定系再審査の結果に基づく免除権を享受するためには、侵害訴訟を起こす前に、この補充審査が完了していなければなりません。また、Declaratory Judgement Action(確認訴訟:通常、特許権者から侵害者として警告状を受けた者が、非侵害である若しくは特許無効であるとの司法判断を引き出すために提起する)が係属中に、補充審査を請求しても、上記の免除権を享受することはできません。

補充審査の手数料

以上のように、情報開示義務違反(Inequitable Conduct)回避のための新たな手続きとして注目をあつめている補充(補足)審査(Supplemental Examination)制度ですが、2013年1月18日に発表された最終的な施行規則によると、以前よりはかなり値下げされましたが、それでも非常に高額な費用設定となっています。具体的には、補充審査(Supplemental Examination)請求時に米国特許庁に対して支払う必要がある費用は、$16,500 [*内訳: 補充審査(Supplemental Examination)請求 $4,440 + 査定系再審査(ex parte reexamination)請求 $12,100]であり、査定系再審査が不要となった際("substantial new question of patentability"が無いと判断された場合)には、査定系再審査(ex parte reexamination)費用$12,100が払い戻されるということになっています。

従って、気軽に利用できる手続きとは言えませんが、訴訟における不衡平行為(inequitable conduct)の抗弁には多大な手間と費用を要すること、更には権利行使不能となる可能性を考慮すると、有用な手続きであるということには違いありません。

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各種出願料金(概算)

国内外において知的財産関連の出願をすると、登録までに様々な費用が発生します。詳細な料金表をみてもなかなか総合的にどのくらいの費用が必要なのかイメージし難いと思いますので、以下に各出願に関する平均的な費用をあげておきます。(PCT出願を含む外国特許出願に関するより詳細な料金表は、ページ左のメニューからご覧下さい。)

もし、より詳細な料金やお見積もり(無料)をご希望の際には、こちらのお問い合わせフォームまたはお電話(03-3582-2971)にてご連絡下さい。

I. 特許

I-1. 日本国内特許出願

・出願費用 : 約25~35万円(政府費用含む)(難易度、請求項の数、明細書の長さ等により変動)
・審査請求 : 20万円前後(政府費用含む)(請求項の数により変動)
・中間処理 : 約10~20万円
 (審査通知1回、5~15ページの回答書として)  (審査通知の回数、難易度等により変動)
・登録 : 約12万円(政府費用含む)(請求項の数により変動)

登録までの概算の総額 : 約65~90万円

I-2. 特許協力条約(PCT)に基く国際特許出願

約55~65万円(政府費用含む)(難易度、明細書の長さ等により変動) (PCT経由の外国出願に関するより詳細な料金表はこちらです。)

I-3. 外国特許出願(国別直接又はPCT経由)

外国出願の場合、翻訳すべき明細書の長さ、及び出願国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・明細書翻訳 : 約45~85万円(英文明細書35~70ページとして)
・外国出願から登録までの弊所費用 : 約40~55万円/1ヶ国  (審査通知1回、10~20ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約50~150万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、現地語への翻訳の必要性、審査通知の回数などによって大きく変動します)

II. 実用新案

II-1. 日本国内実用新案出願

・出願費用 : 約20~30万円(政府費用含む)(難易度、請求項の数、明細書の長さ等により変動) ・審査請求 : なし(無審査で約半年~1年以内に登録されます)
・登録 : 約4万円(政府費用含む)(請求項の数により変動)

登録までの概算の総額 : 約25~35万円
*日本においては、実用新案の権利行使をする場合には、 特許庁より技術評価書(考案の新規性・進歩性等を評価したもの) を入手する必要があります。その場合、上記の費用に加えて約8~9万円程度必要です。

II-2. 外国実用新案出願

外国出願の場合、翻訳すべき明細書の長さ、及び出願国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・明細書翻訳 : 約25~40万円(英文明細書20~30ページとして)
・外国出願から登録までの弊所費用 : 約25~35万円/1ヶ国
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約25~35万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、現地語への翻訳の必要性などによって大きく変動します。)

III.商標

III-1. 日本国内商標出願

・出願費用(1区分として) : 約8万円(政府費用含む)(2区分目以降は+¥5,000/区分)
・審査請求(不要)
・中間処理 : 約8万円(審査通知1回、5ページの回答書として)
・登録 : 約9.5万円(印紙代(1区分につき¥37,600)含む)

登録までの概算の総額 : 約25.5万円(1区分の場合)

III-2. 外国商標出願

外国出願の場合、国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・外国出願から登録までの弊所費用 : 約23万円/1ヶ国  (1区分、審査通知1回、約5ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約10~40万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

III-3. マドリッドプロトコルに基く国際商標出願(区分数2で、米国、ドイツ、中国の3カ国として)

・出願費用 : 約38万円(政府費用含む)  (区分数や指定国*及びその数により大きく変動)
・国際商標出願完了から指定国における登録までの弊所費用 : 約23万円/1ヶ国  (1区分、審査通知1回、約5ページの回答書として)
・国際登録完了から指定国における登録までの現地代理人費用  (政府費用も含めて) : 約10~30万円/1ヶ国(出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

*出願時に特許庁に支払う「指定国料金」は国によって大きく異なります。さらに区分数が増えると指定国料金が増える国(例えば米国や中国)とそうでない国(例えばドイツ)があります。今回の例で言えば、米国¥82,000、ドイツ¥6,500、中国¥46,000で合計¥134,500です。

IV. 意匠

IV-1. 日本国内意匠出願

・出願費用 : 約10万円(政府費用含む)(難易度により変動)
・審査請求(不要)
・中間処理 : 約9万円(審査通知1回、5ページの回答書として)(審査通知の回数、難易度等により変動)
・登録 : 約9万円(政府費用含む)

登録までの概算の総額 : 約28万円

IV-2. 外国意匠出願

外国出願の場合、国や外国代理人などによって大きく異なるので、非常に大雑把になってしまいますが概算の費用は以下の通りです。

・外国出願から登録までの弊所費用 : 約28万円/1ヶ国  (審査通知1回、約5ページの回答書として)
・外国出願から登録までの外国代理人費用 : 約20~60万円/1ヶ国  (出願国、現地代理人、審査通知の回数などによって大きく変動します)

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外国特許出願(直接又はPCT経由)と登録に関する料金

英文明細書作成費用については、上記を参照。)
※ EP(DE,GB,FR,ITの4ヵ国を指定した場合)

費用項目 井上手数料(円) 単価 備考
EP 出願 基本手数料
150,000
その他雑費
30,000
小計
180,000
登録 指令決定報告
【Rule 71(3)】
15,000
指定国移行手続
1カ国毎 30,000
その他雑費
30,000
EPから各指定国への移行 登録DE 登録手続完了報告
15,000
雑費
30,000
小計
45,000
登録 GB 登録手続完了報告
15,000
雑費
30,000
小計
45,000
登録 FR 登録手続完了報告
15,000
雑費
30,000
小計
45,000
登録 IT 登録手続完了報告
15,000
雑費
30,000
小計
45,000
合計
180,000

※この他に、現地での政府料金に加えて現地外国代理人の手数料が必要です。
※出願に関する政府料金は、基本料金に加え、主にクレームの数に依存した追加料金が必要になります。又、 その ような追加料金が明細書の長さに依存する国もあります。

※EP以外の出願国の例

費用項目 井上手数料(円) 単価 備考
RU 出願 基本手数料
150,000
その他雑費
30,000
小計
180,000
登録 手数料
15,000
その他雑費
30,000
   
小計
45,000
   
合計
225,000
   
US
出願 基本手数料
150,000
情報開示
30,000
引用文献数により変動する
その他雑費
30,000
小計
210,000
登録 手数料
15,000
その他雑費
30,000
   
小計
45,000
   
 
合計
255,000
   
CA
出願 基本手数料
150,000
その他雑費
30,000
小計
180,000
登録 手数料
15,000
その他雑費
30,000
   
小計
45,000
   
 
合計
225,000
   
AU
出願 基本手数料
150,000
その他雑費
30,000
小計
180,000
 
登録 手数料
15,000
その他雑費
30,000
   
小計
45,000
   
 
合計
225,000
   

※この他に、現地での政府料金に加えて現地外国代理人の手数料が必要です。
※出願に関する外国代理人手数料については、英語以外の国語の国では、上で述べたような 料金に加え更に翻訳料がかかります。

PCT(6): 国際出願のメリットとデメリット

PCT国際出願には、例えば以下のようなメリットとデメリットがあります。

PCT国際出願のメリット

出願手続きの簡便さ

パリ条約に基づく優先件を主張して外国に直接出願する場合には、その国の言語の明細書を準備し、その他、その国で要求される書類(国によっては公証・認証が必要な場合もある)と共に提出するといった手続きを、優先日から1年以内に完了させる必要があります。

一方で、PCT国際出願の場合には、一定の形式にさえ従っていれば、日本語で日本の特許庁に出願できます。従って、翻訳文作成の時間がない場合などにも便利です。また、各国に直接出願した場合には、それぞれの国に優先権証明書を提出する必要がありますが、国際出願で行えば、各国ごとに優先権証明書を提出する必要はありません。

実際に外国へ出願する時期を先延ばしすることができる

30月乃至31ヶ月まで各国への移行手続きを繰り延べることができるので、その間の市場や技術の動向、企業方針等の変化に応じて柔軟な対応ができます。

また、翻訳文作成の時間が十分にあるので質の高い翻訳文の作成が可能になります。

以前は、国際出願時に権利取得をしたい国を指定し、指定手数料を支払う必要がありましたが、現在は、出願時に全ての加盟国を自動的に指定したことになり(みなし全指定)ますので、国際調査や国際予備審査の結果や、30月(乃至31ヶ月)の期限内に発明の価値変化などに応じて実際に国内へ移行する国を決めるということができます。

明細書の修正・補強が出来る

この点については、別項で詳細に説明しますが、基本的に日本国内の最初の出願は、通常、早期に提出することを最重要視しますので、PCT国際出願の際に、時間をかけて明細書を再検討して、修正・補強できるということは非常に大きなメリットです。

殆どの国において誤訳補正ができる

パリ優先権を主張して直接外国に出願した場合は、優先権出願の明細書の記載を根拠にして誤記補正をすることはできません。パリ優先権主張して提出された外国出願に関して、優先権出願の明細書は、外国出願明細書に記載された発明が優先権出願時になされたものであることを証明するための証拠とはなりますが、外国出願の明細書は、優先権出願明細書の翻訳文という扱いにはなりません。

日本や米国のように、基礎出願から1年以内に差し当ってその国の言語以外の言語の明細書で出願して、後から明細書の翻訳文を訂正することができ、またその翻訳文における誤訳を訂正できる国も有ります(日本で言うとことの「外国語書面出願」)。しかし、中国、韓国のように、その国の言語以外での出願が許されない国も多数存在します。そのような国では、作業上は、優先権出願明細書を中国語や韓国語に翻訳したものを提出するかも知れませんが、中国語や韓国語の出願明細書は翻訳文とはみなされず、当然、誤訳の訂正もできません。

一方、PCT国際出願の場合には、外国特許庁に提出されるのは、PCT出願明細書の「翻訳文」という扱いになります。国内段階で誤記・誤訳・訳抜けなどが有った場合には、PCT出願明細書には正しく記載されていたことを明確にできれば、補正が許されます。

特に、一番深刻なのは、主に英語以外の言語の翻訳が必要な国で問題になることがある「訳抜け」ですが、PCT経由の出願であれば、PCT出願明細書に基づいて補正可能です。これに対して、パリ優先の外国出願では、たとえ優先権出願に記載が有っても、外国出願明細書に抜けている記載を補正で補うことはできません。

PCT国際出願のデメリット 

出願費用

特に出願国の数が少ない場合(例えば3ヶ国以下)は、PCT出願費用がかかる分、出願費用が高くなってしまいます。

しかし、例えば、優先日から1年以内に重要な国が絞りきれずに、安全策をとって数カ国余計に出願してしまったというようなことがあれば、それによるロスがPCT出願コストを上回るかも知れません。また、逆に優先日から1年以内に出願しなかった国に関して、その後、その国での権利化が重要であることが判明したというようなことがあれば、潜在的な損失は計り知れないものとなってしまいます。

特許取得に時間がかかることがある

多くの場合、優先日から30月乃至31ヶ月という期間を利用して、移行国を決定しますので、権利取得までの期間が長くなりやすいという傾向があります。

総評

上記から分かる通り、やはりPCTによるメリットは大きく、そのため冒頭でも述べたように、日本出願の件数が頭打ち若しくは減少傾向であるにもかかわらず、日本特許庁に提出されるPCT出願の件数は増加し続けています。

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その他(意匠)

Q. 日本の意匠登録出願に基づく優先権主張をして外国に意匠登録出願する場合、特許の場合と同様に、日本出願から1年以内に外国出願すれば良いのか?

A. パリ条約による優先期間は、特許については1年ですが、意匠については6ヶ月と定められています。従って、日本の意匠登録出願の日から6ヶ月以内に外国出願手続きを完了させなければ優先権を享受することはできません。

これは、勿論、日本における意匠登録出願と特許出願の内容を纏めて、これらに基づく優先権主張をして1件の外国出願をする様な場合も同様です。即ち、例えば、2012年5月1日に提出した国内特許出願と2012年10月30日に提出した国内意匠登録出願とに基づく優先件を主張して、2013年5月1日に1件の外国特許出願をしようとした場合、国内特許出願からは1年以内ですが、国内意匠登録出願からは6ヶ月(2013年4月30日)を経過してしまっているので、上記意匠登録出願に基づく優先権主張は無効です。

Q. 意匠には、特許のPCT国際出願や商標のマドプロ出願のような、国際出願の制度は存在するのか?

A. 意匠の国際登録制度としてヘーグ協定というものが存在しますが、基本的な制度の違いから、日本は未加盟です。従って、原則的には日本人、日本法人は利用できないのですが、加盟国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有している場合には、利用することができます。

欧州であれば欧州共同体意匠制度を利用して出願することができます(EU加盟27カ国の全てをカバー)。欧州以外の国(アメリカや韓国など)へ出願するためには、上記した事情でヘーグ協定が利用できる場合を除いては、各国へ個別に出願する必要があります。

その他(商標)

Q1. 日本の商標登録出願に基づく優先権主張をして外国に商標登録出願する場合、特許の場合と同様に、日本出願から1年以内に外国出願すれば良いのか?

A2. パリ条約に基づく優先期間は、特許については1年ですが、商標については6ヶ月と定められています。従って、日本の商標登録出願の日から6ヶ月以内に外国出願手続きを完了させなければ優先権を享受することはできません。

Q2. 直接外国へ商標登録出願することに対する国際商標出願(マドリッドプロトコル出願)のメリットとデメリットは

A2. マドリッドプロトコル出願(所謂「マドプロ出願」)のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

マドプロ出願のメリットとしては、現地代理人を介さずに出願から登録手続までを完結できますので、基本的には現地代理人費用が発生しません

但し、いずれかの指定国において拒絶理由が見つかった場合には、その指定国の代理人が応答手続を行わなければならないことになっているため、その時点からの現地代理人費用が発生します。

また、もしも登録する国や商標を使用する対象を増やす可能性があるならば、マドプロ出願には、事後指定(指定国、指定商品・役務の追加)が可能です。但し、指定商品・役務の追加は、国際登録の範囲内でのみ可能です。従って、後に商標を活用する国や対象が増えた場合に対応できるというメリットがあります。

さらに、登録後も更新、各種変更手続きを一括で行うことができます。

デメリット

マドプロ出願の場合、先ず、日本に出願する必要があります。従って、日本での商標権が不要という場合は、日本での出願費用が無駄になってしまいます。

また、基礎出願が登録にならない場合や基礎登録が取消された場合、マドプロ出願・登録も取消されてしまうという不利があります(所謂「セントラルアタック」)。この場合、各国出願への切り替えを行うことができますが、新たに出願費用がかかります。

Q3. マドリッドプロトコルの加盟国は

A3. 現在のところ、日本、米国、EU、ロシア、中国、韓国などを含む86カ国が加盟しています。近年、注目を集めている新興国では、ベトナム、フィリピン、イラン、エジプトなどは加盟していますが、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、メキシコ、バングラディシュなどの国は未加盟です(2012年9月現在)。詳しくは、こちらで確認できます。

Q4. 展示会に自社製品を出品するにあたり、新たな商標を使用しようと考えているが、特許出願の場合のように、展示の後に、新たな商標について新規性を喪失せずに出願することはできるのか?

A4. まず、商標に関しては、特許におけるような所謂「新規性」という概念は存在しません。特許、実用新案、意匠等は、新たな技術などを発明、考案又は創作し、その新しい技術などの保護を目的とするものですが、商標権は「選択物」であると言われます。これは、商標権に関しては、既存の言葉などを選択して特定の商品やサービスを特定するために用いる権利であるという考え方に基づきます。

しかし、商標登録出願にも、特許制度などにおける「新規性の喪失の例外」(特許法第30条)の規定に類似の規定は存在します。商標法の第9条(出願時の特例)においては、特定の博覧会において出品・出展した商品やサービスについて使用をした商標について、その出品・出展の日から6ヶ月以内にその商標について出願した場合は、その出品・出展の日が商標登録出願の出願日とみなされます。この際、商標自体並びに商標登録出願の指定商品又は役務は、出品・出展したものと同一にする必要があります。

特許等の場合、新規性の喪失の例外の適用を受ける場合、出願前に公開した技術と出願に係る発明は必ずしも同一である必要はありませんが、商標に関する上記「出願時の特例」については、上記の通り、商標及び指定商品・役務は、出品・出展の時のものと同一であることが要求されます。また、特許などの場合、特許出願の出願日は、出願前の公開の日に遡及することは有りませんが、商標の上記「出願時の特例」においては、出願日は出品・出展した日に遡及します。

また、商標登録出願について「出願時の特例」を受けるためには、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁に提出し、且つ当該商標登録出願における商標及び指定商品・役務は、出品・出展の時のものと同一であることを証明する書面を商標登録出願の日から30日以内に提出しなければなりません。

尚、商標法第9条(出願時の特例)において定める特定の博覧会は以下のようなものです。

 ①日本政府等が開設する博覧会、
 ②日本政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの、
 ③パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会、
 ④パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの。

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