大幅

「後知恵」(hind-sight)による拒絶に対処しやすい明細書作成について

審査基準における「後知恵」

現在の日本の審査基準には「後知恵」の防止に関する規定は存在していません。しかし、1993年に審査基準に導入されて以来、2000年の改訂前までの審査基準には「その他の留意事項」として「後知恵」の防止規定が存在しました。2000年の改訂で削除されたその規定は以下の通りです:

「本願の明細書から得た知識を前提として事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」)

一方、米国の審査基準(MPEP)(MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE)では、「2142: Legal Concept of Prima Facie Obviousness [R-6]」に「However, impermissible hindsight must be avoided and the legal conclusion must be reached on the basis of the facts gleaned from the prior art.」(...許容できない後知恵は防止しなければならず、法律的結論は先行技術から収集した事実に基づいて下さなければならない)と記載され、「後知恵」の防止に関する規定が存在します。

なお、米国の審査基準では、「後知恵」を防止する観点から、prima facie obviousness(一応の自明性)が成立する要件には以下の2項目が含まれています:
(1)TSMテスト(teaching, suggestion, or motivation test)(「2143.01: Suggestion or Motivation To Modify the References [R-6]」などを参照)と
(2)reasonable expectation of success(成功するという合理的な期待)(「2143.02: Reasonable Expectation of Success Is Required [R-6]」などを参照)。

また、EPOの審査基準(Guidelines for Examination in the EPO)では、「C_IV_11.9.2: "ex post facto" analysis; surprising technical advantage」と「C_IV_11.7.3: Could-would approach」に「事後分析("ex post facto" analysis)」(後知恵)の防止に関する規定が存在します。〕

「後知恵」に関する考察

上記のような一種の「戒め」の存在からも分かる通り、国を問わず、特許庁の審査官にとって最大のタブーの一つが、いわゆる「後知恵」(hindsight)に基づく拒絶を出してしまうことです。

「後知恵」は、進歩性(非自明性)の判断において問題になることが多く、「後知恵」による進歩性欠如の拒絶の説明で、しばしば引き合いに出されるのが有名な「コロンブスの卵」です。要するに、以前には誰にも成されていなかった発明に対して、最初に発明したことの価値を無視して、後から結果が容易に見えることのみに基づいて評価してしまうのが、「後知恵」による拒絶です。

しかし、考えてみれば、審査官が審査に先立って先行技術文献をサーチする際には、当然に本発明の内容を頭に入れてそれを基準にしてサーチするわけですのですので、そこには必然的に「後知恵」のバイアスがかかります。そして、そのようにしてサーチしてきた先行技術文献に対する発明の特許性を評価する段に至っては、その「後知恵」に基づく色眼鏡を外して、サーチを行った審査官自身にとってではなく、発明がなされた当時の「当業者」にとって発明が容易であったということを、充分な根拠をもって「理論付け」することが出来るか否かを検討します。

一般人には、この「色眼鏡」を外すことが難しいのですが、特許庁の審査官は必ず「色眼鏡」を外して発明と先行技術の関係を評価することが要求されます。

そして、その「理論付け」の根拠が一応、一見して充分なものであれば、「後知恵」はないことになり、もしもその「理論付け」の根拠が全く無い若しくは明らかに不充分であれば「後知恵」による拒絶ということになります(ただし、欧米・日本・韓国などの先進国では後者の状況は通常はごく稀にしか生じません)。

しかし、実際は、「理論付け」が充分かどうか自体についての純粋に客観的な判断基準はないわけですので、多くの場合の、ある意味では、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得るとも言えます。この点に関連して、米国Albany Law Schoolの教授が、陪審を想定して一般市民400人を対象に、hingsightの影響についての調査を行ったところ、事前に本発明の知識を有していた人が、その発明を自明と判断する確率は、本発明の予備知識がなかった人の場合と比較して約2倍であり、TSMテストやGrahamテストに従って、判断させても結果はそれほど変わらなかったそうです。

また、発明の技術は出願時からの時間経過ともに陳腐化しますので、一般に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増加してゆく傾向があると考えられています。つまり、出願時には「とても意外な知見」に基づくとの印象を与える発明であっても、審査の時点、さらには裁判の時点というように、時間の経過にともない、「意外な知見」との印象はどんどん減少していき、したがって、「後知恵」による判断の生じるリスクが高まると考えられています。

このように、ある意味で、拒絶理由にはほとんど必然的に「後知恵」的な要素が存在し得ると考えられ、更に、「後知恵」による判断が生じるリスクは出願時から経時的に増大してゆく傾向があると考えられます。

そして、一旦、拒絶理由を受けてしまえば、如何にその理由が「後知恵」に基づくように見えたとしても、単に「後知恵」のみを主張して拒絶が撤回されることは殆ど無いと言って良く、結局は、出願人が発明の新規性・進歩性(非自明性)を明確にすることが必要になります。

要するに、如何に「後知恵」に基づくと思われる拒絶であっても、拒絶を受けてから「後知恵だ」と主張しても「後の祭り」であり、予め「後知恵」に基づく拒絶を受けないよう、明細書作成の段階で準備をしておくことが肝心であると考えます。

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書

一般的な考え方

「後知恵」に基づく拒絶を未然に防止するための明細書とは、一言で言ってしまえば、先行技術に対する新規性・進歩性(非自明性)が明確に示されている明細書ということになります。

要するに、格別な手段が有るわけではないのですが、特に一見して先行技術との構成上の違いが小さい発明は、「後知恵」による進歩性欠如(自明性)の拒絶を受け易いので、発明の構成の困難性(先行技術同士若しくは先行技術と周知技術を組み合わせることに関する困難性)や予想外の効果などについて強調しておくとよいでしょう。

実際には、この点の対応が充分でない明細書を目にすることが良くあります。特に発明者の方は、発明が属する特定の技術分野の専門家ですから、自分では構成上の小さな改変にも困難性を伴うことを良く認識しており、それを当然のことと考えてしまい、専門外の第三者にとっては容易に見えるかもしれないという認識が無い場合が少なくありません。この様なことが原因となって、進歩性(非自明性)が明確に読み取れない明細書となってしまうのだと思います。

したがって、これは、弁理士や特許技術者の仕事の範疇とも言えますが、明細書を書く際に、発明が属する特定分野の専門知識が無い第三者にとって、発明がどのように解釈されるかを客観的にイメージすることが非常に重要です。客観的な視点からの配慮を欠いた明細書での出願は、後知恵に基づく拒絶を受けやすいと言えます。

具体的には、出願明細書において、本発明に最も近い先行技術から本発明に到達することについての困難性や予想外の効果が得られることが直感的に理解できるようなポイントを、発明の課題と解決手段の項目などで、要領よく説明しておけば、「後知恵」による拒絶を未然に防止できることがあります。また、ポイントさえ巧みに述べてあれば、拒絶を受けても、それをベースにして、意見書で大幅に詳しい説明にすることが容易になります。

特に効果の話となると、米国を除く多くの国において、出願時の明細書に教示も示唆もされていないような効果について、出願後の審査の段階で主張しても考慮されませんので、出願時に何らかの記載を含めることが重要です。

具体例と注意事項

たとえば、公知技術として、ある種のポリマーAの重合反応の特徴に着目して設計されたポリマーA製造用の重合反応装置があり、本発明は、その公知の重合反応装置を他のポリマーBの製造に適用した製造方法に関する発明である、という場合を例に取ります。

一般的には、化学分野など結果の予測が難しい分野においては、反応の原料が異なれば、適する反応方式や条件も異なるという一般的常識がありますが、審査官が、上記の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することの容易性について何ら具体的な根拠を示さずに、「本発明で成功している」という結果を念頭において、公知の重合反応装置を他のポリマーに適用することなど当たり前などという理由で拒絶をしたならば、この拒絶は「後知恵」に基づくものと言えるかも知れません。

しかし、具体的な証拠の提示は無くとも、恐らく審査官は「異なる重合反応であっても、殆どの場合に、同じ反応装置が利用できることは周知」などを指摘してくるでしょう。それに対して、単に審査官の主張は、「後知恵」に基づく不当なものだと主張しても、通常、それだけでは審査官の判断が覆ることはなく、結局は、組み合わせの困難性や予想外の効果を明らかにすることが必要になると思います。

従って、「後知恵」の拒絶を防止し、またそのような拒絶を受けても効率的に拒絶を撤回させるためには、やはり出願明細書において、発明の構成の困難性や効果の意外性などを分かり易く説明しておくということが最も有効です。

上記の例では、一見して、先行技術におけるポリマーAを、単にポリマーBに置換しただけという第一印象を受けると思います。そこで、進歩性を明らかにする為に特に有効な手段としては、例えば、以下のような点を明細書で強調しておくことが考えられます:

(1) 当業者が、ポリマーA製造用の重合反応装置をポリマーBの製造に適用することを阻害する要因(いわゆる「阻害要因」または「阻害事由」)(英語では"teach away")の存在があったことを明らかにする。

(2) 上記(1)を明らかにした上で、先行技術と同じ又は類似の効果(例えば、選択率や転化率の向上など)を証明する。

(3)先行技術には教示も示唆もされていなかったような効果を証明する。(例えば、先行技術において達成された効果が選択率と転化率の向上のみである時に、本発明ではポリマーBの重合で問題視されていた有毒な副生物の生成抑制が達成されることを証明するなど。)

上記(1)の阻害要因については、例えば、上記のポリマーAの重合に関する先行技術文献において、ポリマーAの重合反応の平衡定数の低さに着目して、上記の特定の重合装置を設計し、一定範囲以上の平衡定数を示す重合反応に、この重合装置を利用すると不都合が起きるという趣旨のことが記載されていたとしましょう。そこで、ポリマーBの重合反応の平衡定数が、上記先行技術に記載されている範囲より高ければ、阻害要因があったと言うことが出来ると思います。

上記(2)については、ポリマーAに関する上記先行技術において、上記の重合装置の使用により、選択率や転化率が向上し、本発明における効果も同様であり、且つ阻害要因も無かったということであれば、本発明の効果が意外なものとは認められない可能性が有ります。勿論、例外も有るでしょうが、阻害要因もなく且つ先行技術と同じ方向性の目的の発明ということであれば、一般的には、進歩性を認めさせるのが難しい場合が多いと思います。

一方、上記(3)のように、先行技術には教示も示唆されていなかったような効果であれば、意外な効果と認められる可能性が高いと思います。ただ、やはり、上記の例のように、一見して先行技術との構成上の差が小さい時には、阻害要因の存在を明らかにできることが理想的です。

実際に「後知恵」に基づくと思われる拒絶を受けた場合の対応

拒絶理由通への回答において「後知恵」を明示的に主張することは、審査官の判断能力を否定することに等しいため、心証の観点から、よほどの証拠(たとえば、審査官の拒絶理由の論理における明示的・致命的な欠陥の存在や、明らかな「阻害要因」の存在など)でもないかぎり、あまり露骨に「後知恵」を主張しないほうがよいのではないかと考えます。

多くの場合に望ましいアプローチとしては、「後知恵」には直接言及せずに、阻害要因などの議論をする中で、審査官自身が「後知恵」的な要素の存在を自然に自覚して改めてくれるように話しをもっていくというやり方が望ましいと考えます。

但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。むしろ、「後知恵」を強力に主張することが得策の場合もあると考えます。また、近年の知財高裁判決の進歩性判断において「後知恵」が積極的に言及されることが増えていますので、裁判での「後知恵」の議論の有効性は増す傾向にあると考えられます
(たとえば、平成18年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330151919.pdf)
平成20年(行ケ)第10130号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081225160745.pdf)
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件
(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf)を参照。)

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PCT(5): 国際調査報告による各国での調査・審査費用の軽減

主要国における調査・審査費用の減免・免除

国内段階移行(各指定国への実際の出願手続き)後に、国際調査報告による調査・審査費用の減免・免除が有ります。

多くの場合、ISAが自国の特許庁であるPCT出願を自国に移行する際に特に大きな減額を受けることができます。例えば、PCT経由の米国出願の場合、ISAが米国特許庁であれば、調査費用($620)は免除されます。しかし、当然、日本特許庁に提出するPCT出願に関しては、米国特許庁をISAとして選択することはできませんので、上記のような免除は受けられず、約20%の減額ということになります。(米国以外にもカナダ、中国、韓国特許庁、オーストラリア等の特許庁もISAとして承認されているが、日本特許庁に提出するPCT出願に関して、ISAとして選択することはできず、日本語で出願した場合はJPOのみ選択でき、英語で出願した場合には、JPOとEPOのどちらかを選択することができる。)

日本特許庁に提出されたPCT国際出願に関して、主要国に移行した際に受けられる減免や免除は以下の通りです。

日本に移行した場合の審査請求料の減額

・ JPOが国際調査機関(ISA) → 約40%減額

・ JPO以外がISA → 約10%減額

欧州に移行した場合のサーチ料と審査料の減額

・ JPOがISA → サーチ料の20%を減額

・ EPOがISA → サーチ料は無料

・ EPOが国際予備審査機関(IPEA) → 審査料の50%減額

米国に移行した場合の調査料の減額

・ JPO、EPOがISA → サーチ料約20%減額

中国に移行した場合の審査料の減額

・ JPO、EPOがISA → 審査料の20%を減額

韓国に移行した場合の審査請求料の減額

・ EPOがISA → 審査請求料の10%を減額

JPOがISAの場合とEPOがISAの場合のコスト比較

欧州特許庁(EPO)を、国際調査機関(及び国際予備審査機関)として選択した場合の手数料は、日本特許庁(JPO)を選択した場合と比較して高額です。また、欧州における調査や審査の手数料もかなり高額ですが、PCT国際出願の場合、欧州特許庁(EPO)が国際調査や国際予備調査を行った場合、移行後にEPOに支払う調査・審査料金が大幅に減額されます。日本特許庁(JPO)にPCT国際出願を提出する場合、日本語で出願する場合には、国際調査機関(ISA)及び国際予備調査機関(IPEA)としてJPOしか選択できませんが、英語でPCT出願する際には、ISA及びIPEAとしてEPOを選択することも可能です。近年、英語でのPCT国際出願を検討する日本の出願人も増えているようですので、英語でPCT国際出願して、ISA(及びIPEA)としてEPOを選択した場合にコスト的メリットがあるのか以下に検証します。

日本と欧州以外の国への移行については、韓国を除いて、ISA及びIPEAがJPOであってもEPOであっても相違はないので、以下の比較においては、日本及び/又は欧州への移行のみについて検討します。(韓国の場合も、EPOがISAの場合に10%の減額が有りますが、それ程大きな額とはなりません。例えば、請求項の数が10だった場合、審査請求料は530,000ウォン(1ウォン=0.07円として約37,000円)ですので、減額分は、53,000ウォン(約3,700円)に過ぎません。)

以下の比較は、2012年5月時点での料金に準じます。また、種々の調査費用や審査請求手数料は、請求項の数や発明の数によって異なる場合が有りますので、以下の比較においては、請求項の数10、発明の数1と仮定します。更に、1ユーロ=¥110とします。

国際調査機関・予備審査機関としてJPO又はEPOを選択した場合の調査・審査料金比較

移行国 国際段階(移行前) 国内段階(移行後) A+B+C
ISA/IPEA A.国際調査/
予備審査料金
B. 調査料金
C.審査料金
(1)
JP+EP
JPO   ISのみ
¥80,000
EPO¥107,000
(975)
JPO¥95,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥453,000
IS+IPE
¥124,300
EPO¥107,000
(975)
JPO¥95,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥497,300
EPO ISのみ
¥216,900 
EPO¥0 JPO¥142,000
EPO¥171,000
(1,555)
¥529,900
IS+IPE
¥438,600 
EPO¥0 JPO¥142,000
EPO¥85,500
(778)
¥666,100
(2)
JPのみ
JPO ISのみ
¥80,000

JPO¥95,000 ¥175,000
IS+IPE
¥124,300
JPO¥95,000 ¥219,300
EPO ISのみ
¥216,900
JPO¥142,000 ¥358,900
IS+IPE
¥438,600
JPO¥142,000 ¥580,600
(3)
EPのみ
JPO ISのみ
¥80,000
EPO¥107,000
(975)
EPO¥171,000
(1,555)
¥358,000
IS+IPE
¥124,300
EPO¥107,000
(975)
EPO¥171,000
(1,555)
¥402,300
EPO ISのみ
¥216,900
EPO¥0 EPO¥171,000
(1,555)
¥387,900
IS+IPE
¥438,600
EPO¥0 EPO¥85,500
(778)
¥524,100

注:
  JPO: 日本特許庁
  EPO: 欧州特許庁
  ISA: 国際調査機関 (International Search Authority)
  IPEA: 国際予備審査機関 (International Preliminary Examining Authority)
  IS: 国際調査
  IPE: 国際予備審査

上記ケース(1)では、予備審査請求せずに日本と欧州の両方に移行する場合、調査・審査に関してJPOとEPOに支払う料金の合計(A+B+C)が、JPOがISAの場合は¥453,000であり、EPOがISAの場合は¥529,900となっています。

即ち、EPOをISAとして選択した場合、JPOをISAとして選択した場合より、調査・審査料金の合計が高くなってはいますが、EPOに支払う調査・審査料金の減額により、その差はかなり小さくなっています。

また、上記ケース(3)は、日本には移行せずに欧州に移行する例ですが、予備審査請求しない場合、ISAとしてEPOを選択した際の合計の調査・審査料金が¥387,900、JPOを選択した際の合計料金が¥358,000であり、その差は更に小さくなっています。

上記の差をどう捉えるかは出願人次第ですが、ISAとして日本を指定した場合と大差ない費用でEPOの見解を得られると考えれば、特に欧州での権利化が重要である際には、ISAとしてEPOを選択するということに大きなメリットがあると言えます。

ISAがJPOであった場合、EPOは新たに独自の調査を行い、Supplementary European Search Reportを作成します。一方、ISAがEPOであれば、最初からEPOの調査に基づく調査結果と見解が得られますので、ISAがJPOの場合と比較して、EPOに対する応答回数が減る可能性が有ります。これは、当然、特許取得の効率化とコスト削減につながります。

* 「国際調査機関による先行技術調査など」の項目でも説明した通り、欧州に移行する場合、国際調査報告書・見解書に対する応答義務が生じます。従って、EPOがISAであった場合、国際調査報告書・見解書は、実質的にEPOの最初の審査通知として機能します。

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米国:USPTOが、最終的なAIA施行規則の一部を公表(1)

において、2012年9月16日から施行される予定となっている第三者による発行前情報提供制度、及び包袋書類に含まれる特許権者の意見の引用に関して最終的な施行規則を公表しました。

第三者による情報提供

2012年7月17日、USPTOは、第三者による発行前情報提供制度(Preissuance Submissions by Third Parties)に関する最終的なAIA施行規則を公表しました。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/120707-preissuance_submission_fr.pdf 

このAIAによる情報提供制度においては、特許出願の審査期間中に特許公報及びその他の刊行物をUSPTOに提出することができます。

AIA以前にも第三者による情報提供制度は存在しましたが、非常に大きな制約がありました。今回のAIAにより、第三者が、USPTOに係属中の出願に関して先行技術文献などを提出して考慮させる機会が大幅に広がります。情報提供の際には、文献と共にその文献と出願との関連性を簡潔に説明することが要求されます。提出された文献が新たな規則37 CFR 1.290の規定に沿うものと判断されると、審査官に考慮されます。

この情報規則制度は、2012年9月16日から施行され、この日以前の出願にも適用されます。

再審査などの手続きにおいて包袋に含まれる特許権者の意見を引用可能とすることについて

2012年8月6日、USPTOは、再審査などの手続きにおける、包袋書類に含まれる特許権者の意見の引用に関する最終的なAIA施行規則を公表しました。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/citation_of_prior_art_fr.pdf 

新たな規則は37 CFR 1.501(a) (2)に定められています。

出願包袋に含まれる書類の内、再審査などの手続きで引用できるのは、従来は、特許公報及び刊行物に限定されていましたが、AIAにより、特許権者が、クレームの範囲に関して連邦裁判所または特許商標庁に提出した意見も引用できることとなりました。

具体的には、査定系再審査(ex parte reexamination)、当事者系レビュー(inter partes review)及び付与後異議申立(post grant review proceedings)などにおいて引用することができる包袋書類に、特許権者が、クレームの範囲に関して連邦裁判所または特許商標庁に提出した意見も含まれることになりました。 

 

2012年9月16日から施行される、その他のAIA規定についての最終的な施行規則については、2012年8月14日に公表される予定です。

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米国(5.2): 特許の取消し・無効を請求する手続き[付与後異議(Post-grant review)等]

付与後異議申立(Post-Grant Review)と当事者系レビュー(Inter Partes Review)の比較

 

付与後異議申立(Post-Grant Review) 当事者系レビュー(Inter Partes Review)
申請時期 許可後9ヶ月以内 次の時期の内、いずれか遅い方:許可から9ヶ月経過後、若しくは付与後異議申立が終結した日
無効理由 ベストモード以外の35 U.S.C. § 282に記載された無効理由全て 特許又は刊行物に基づく新規性・自明性(35 U.S.C. § 102 及び 103)の欠如
申請を受け付ける基準 無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる(無効の見込み確率が50%を超える);又は

重要な新規又は未解決の法的問題を提起する
無効であることが合理的に見込める(無効の見込み確率が50%を含む)
申請人の特定 必要(匿名不可) 必要(匿名不可)
後の訴訟手続きなどにおけるエストッペル(禁反言) 本手続きで実際に提示した根拠や提示できたはずと合理的に考えられる根拠は、後の手続きで採用不可 本手続きで実際に提示した根拠や提示できたはずと合理的に考えられる根拠は、後の手続きで採用不可
USPTOにおける担当部署 審判部(Patent Trial and Appeal Board 審判部(Patent Trial and Appeal Board
ディスカバリー(開示手続き) 当事者が提示した事実主張に直接関連するもの 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書並びに、その他、公正な判断のために必要なもの
決定までに要する期間 12~18ヶ月 12~18ヶ月
決定に対する控訴 両当事者のいずれもが、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴可能 両当事者のいずれもが、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴可能
政府料金(USPTOに支払う手数料)

$30,000

(クレーム数15以下で、申請が認められた場合)

$23,000

(クレーム数15以下で、申請が認められた場合)

 

特許付与後異議関連手続きの料金

AIAにより導入される付与後異議申立て(Post-grant review)、当事者系レビュー(Inter Partes Review)については、2013年1月18日に最終的な料金(USPTOに支払う手数料)が公表されました。上の表においては、クレーム数15で、手続きの申請が認められた場合を仮定した料金を示しましたが、具体的な料金体系は以下の通りとなっています。


手続きの種類

 

料金

付与後異議申立(Post-Grant Review)又は一部のビジネス方法特許レビュー(Covered Business Method Patent Review)  申請時に支払う手数料

クレーム数20まで (20を超えたクレーム毎の追加手数料$250)

$12,000

申請が認められた後に支払う手数料

クレーム数15まで(15を超えたクレーム毎の追加手数料$550)

$18,000

当事者系レビュー(Inter Partes Review) 申請時に支払う手数料

クレーム数20まで (20を超えたクレーム毎の追加手数料$200)

$9,000

申請が認められた後に支払う手数料

クレーム数15まで(15を超えたクレーム毎の追加手数料$400)

$14,000

 

他者の特許を無効化する為に査定系(Ex Parte)再審査を選択することのメリット

査定系(Ex Parte)再審査は、他の当事者系の手続きと比較して、特許権者以外の申請人の関与が大幅に制限されるため、他者の特許を無効に出来る確率の観点からは、当事者系の手続きの方が効果的と言えます。しかし、査定系(Ex Parte)再審査には、当事者系の手続きと比較して、色々な面で申請する側の負担が少ないというメリットがあります。具体的には、以下のようなメリットが挙げられます。

① 特許後、何時でも申請できる。

② 匿名で申請できる。

③ 当事者系手続きと比較して費用が安い(USPTOに支払う手数料は、$12,000)。

そして、②の匿名で申請できるということに関連するメリットとして、匿名で申請した場合には、その後の手続きににおいてエストッペル(禁反言)の心配をする必要がないということも挙げられます。即ち、当事者系手続き[付与後異議申立て(Post-grant Review)、並びに当事者系(Inter Partes)再審査や当事者系(Inter Partes)レビュー]では、手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張については、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会(ITC)における手続きにおいて、同様の主張をすることは、エストッペルとなり、禁じられます。これに対して、査定系(Ex Parte)再審査を匿名で行った場合、申請人の身分は不明であり、当然、エストッペルも生じません。

以上のように、どの手続きが最も適切かは、様々な事情や状況に応じて判断されることになります。

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米国(2)

Q. 継続審査請求(RCE、Request for Continued Examination)は何回まで可能か?

A. 特許出願が生きている限りは何回でも可能です。

Q. 継続審査請求(RCE、Request for Continued Examination)を行った場合に、RCE後の最初の審査通知が最後の拒絶理由通知(Final Action)になることはあるか?

A. RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなることは、規則上は有り得ますが、実務上は殆どありません。
RCE後の最初の審査通知がFinal Actionになるのは、2つの要件:

(1)RCE前のクレームとRCE後のクレームとが同一である、

(2)RCE後の審査における拒絶の理由がRCE前の審査における拒絶の理由と同一である、

共に満たされる場合に限ります。

しかし、RCEを行うのは、殆どの場合、Final Action後に提出したクレームの補正や証拠が新たな争点(New Issue)を提起するものであって考慮出来ないと認められた場合です。このような場合に、上記の要件(1)及び(2)に該当することはあまりないはずです。

但し、Final Actionの法定期限内に許可通知(Notice of Allowance)を得ることができずに、延命措置としてRCEをしたというような場合には、RCE後の最初の審査通知が出される前に、なるべく早期に補正(Preliminary Amendment)や新たな証拠を提出しないと、最初の審査通知がFinal Actionになってしまう可能性が有ります。このような状況において、補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請するRequest for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)ということも考えられます。

なお、RCEを提出する際に、クレームに何らかの補正を行なうと、次の最初の審査通知がfinal actionとなるのを防ぐことができますので、状況によってはそのような手段を講じることもあります。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

Q. RCEの提出後、一年以上経過したが、全く動きが無い。審査を促進するための手段は無いのか?

A. 近年、USPTOは、RCEの利用を減ずるための方策を採用しており、その1つがUSPTOにおけるRCE後の処理の優先度を下げることです。

その結果、RCE後に次のアクションが出るまで非常に時間がかかるようになってしまいました。弊所の取扱い案件においても、RCE後のアクションが出るまで1年近くかかった例が幾つか有ります。1年以上アクションが無いということもあると聞きます。

考えられる対策としては、米国代理人に直接、審査官に問い合せてもらうか、若しくは面談の申請をすることが挙げられます。尤も、前者については、審査官はRCE案件を速やかに処理することは要求されないため、効果が得られるか定かで無く、また後者については、もし面談後にRCEを請求したというのであれば、効果とコストの観点から現実的なオプションでは無いかも知れません。

尚、多くの出願人や実務者がRCE後の審査の遅延を問題視しており、現在USPTOがパブリックオピニオンを求めている模様です(2013年2月4日まで)。従って、近い将来改善される可能性は有りますが、現在の所、RCEを請求すれば、常に審査が大幅に遅れる可能性があるということを念頭に置かなければならないようです。

Q. 米国において最後の拒絶理由通知(Final Office Action)後に補正を行わずに、37 C.F.R. § 1.132に基づく宣誓供述書を提出した場合、これは考慮されるのか?

A. 状況により考慮されることも有りますが、弊所の経験からは、新たな検討を要するという理由で、継続審査請求(RCE)や審判請求(Appeal)を行わないと検討してもらえないことが多いようです。

Q. 最後の拒絶理由通知(Final Office Action)後に回答書を提出して、法定期限内(Final Actionの日から6ヶ月)に次の審査通知が出ないことがあるのか?その場合どうなるのか?

A. あります。最後の拒絶理由通知の日から6ヶ月の法定期間内に許可通知(Notice of Allowance)(拒絶理由通知ではありません)が出されず、且つ、出願人が該6ヶ月の期間内にRCEや審判請求を行うなど出願を継続させるための手続きを取ることを怠った場合、出願放棄と見なされます。

注意すべきは、上記6ヶ月の期間内に審査官の応答があっても、それが許可通知ではなく拒絶理由通知("Advisory Action"と言います)である場合には、出願人はそのAdvisory Actionに回答する義務があり、上記6ヶ月の期間内に許可通知がもらえそうにないときには、出願人は上記6ヶ月の期間内にRCEや審判請求を行うなど出願を継続させるための手続きを取っておかなければならない、ということです。

Q. 米国における分割出願と継続出願との違いがよく分からないのだが?

A. 米国では、Restriction指令により審査対象外となったクレームに関して出願し直す場合のみ"divisional application"(分割出願)と称し、自発的に行う「分割出願」は"continuation application"(継続出願)と称します。

Q. ターミナルディスクレーマー(Terminal Disclaimer)とはどのようなものか?

A. ある特許出願のクレームが、その出願と同一の発明者または譲受人による他の特許又は特許出願のクレームと同じでないにしても特許的に区別できない(not patentably distinct)と判断された時に、自明型(obviousness type)二重特許(ダブルパテント)の拒絶理由が出されます。Terminal Disclaimerは、この自明型二重特許の拒絶理由を解消するための手段です。

具体的には、Terminal Disclaimerを提出して、先願の特許権存続期間の満了日と一致させるように後願の特許権存続期間の一部を放棄することにより、自明型二重特許の拒絶を解消することができます(MPEP § 804.02 II.)。

尚、Terminal Disclaimerは、先願特許と後願特許の発明者または譲受人が同一である限りにおいて有効な手続だということに注意が必要です。Terminal Disclaimerによって拒絶を克服して特許を受けた後に、先願特許と後願特許のどちらか一方だけが他人に譲渡された場合には、後願特許は権利行使不能(unenforceable)になってします。

一旦受理されたTerminal Disclaimerを取り下げることについては特許発行前若しくは再審査(Reexaminationにおける再審査証明書(Reexamination Certificate)の発行前であれば可能ですが、それ以後は、ほぼ不可能になってしまいます。再発行(Reissue)や訂正証明書(certificate of correction)などでTerminal Disclaimerを無効化することはできません。(1490 Disclaimers [R-7] - 1400 Correction of Patents)従って、Terminal Disclaimerを提出する際には、譲渡の可能性などについて慎重に検討することが必要です。

因みに、ある特許出願のクレームが、その出願と同一の発明者または出願人による他の特許又は特許出願のクレームと同一と判断された場合には、同一発明型(same invention type)二重特許の拒絶を受けます。この場合、Terminal Disclaimerによって拒絶を解消することはできず、クレームの削除や補正によりクレームを明確に差別化することが必要になります。

Q. 米国において特許無効立証の証拠として、審査の段階で審査官に考慮された先行技術文献と、考慮されなかった先行技術文献では重要度に違いがないのか?

A. 成立済みの特許の有効・無効の判断においては、特許が有効であることが推定され(patent is presumed valid)、特許無効の立証の為の証拠基準は「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)であることが要求されます。このことは、無効の証拠として使用される先行技術文献が、審査の段階で審査官に考慮されたものであるか否かには影響されません。

この点については、Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership事件の最高裁判決(2011年6月9日)において、Microsoft社が、審査段階で考慮されなかった先行技術文献に関しては、これに対して特許が有効であるという推定が成り立たず、そのような文献については、特許無効の立証の為の証拠基準は「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)ではなく、「証拠の優越性」(Preponderance of Evidence)(即ち、その証拠に基づいて、どちらかと言えば無効である可能性が高いと判断されれば特許無効)とすべき、と主張しましたが、米最高裁は、これを退け、審査段階で考慮されたか否かに関わらず、従来からの基準である「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)を適用すべきことを明確にしました。

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