回答書作成

弊所の特徴

豊富な経験

多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは技術は向上しません。

弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が英語で作成したものがほぼそのまま提出されます。これは、弊所が現地の代理人に強制しているからではなく、現地代理人も弊所の実力を認めた上で確立された実務形態です。

明細書作成であれ中間処理(拒絶に対する応答など)であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。

多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。

弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずや有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。

実際に、これまで非常に優秀な実績をあげており、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。また異議申し立てや無効訴訟などの係争において他者の特許を攻撃する能力にも優れており、例えば、欧州特許に対する異議申立において、特許取り消しとなる割合は全体の約1/3ですが、弊所経由で異議を申立てた件では2/3以上が特許取り消しになっております。

外国出願

外国へ各種知的財産権取得のための出願業務[特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願やマドリッドプロトコルに基づく国際登録商標出願を含む]並びに出願後の諸手続き(拒絶理由通知に対する回答書や審判理由補充書の作成及び提出など)を行います。

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井上&アソシエイツでは、外国出願制度に精通した技術者並びに事務担当者が出願から登録までの手続を行うだけでなく、海外各国に、長年にわたって信頼関係を築き上げた提携事務所がありますので、安心して外国出願への対応をお任せいただけます。

カバーする国につきましては、米国や欧州諸国をはじめ、BRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)やNEXT11諸国(イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム及びメキシコ)などの新興国を含む178カ国における出願実績が有ります。

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お客様との綿密なご相談に基づき、お客様の発明並びに関連先行技術を徹底的に検討し、「強い特許」が得られる明細書を作成するサポートを致します。

井上&アソシエイツのスタッフは各々が高度な特許的知識、専門技術の知識並びに英語能力を有する外国特許のプロです。従いまして、外国出願の場合にも、単に出願明細書の翻訳に留まらず、特許的な観点からお客様にアドバイスし、よりよい明細書を作り上げていきます。徹底した対応により成功率も非常に高く、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。

尚、上記の理由により、弊所は、和文・英文に関わらず高品質な特許出願明細書の作成が可能ですので、第一国出願の明細書やPCT出願明細書を最初から英語で作成することも可能です。さらに出願時の打ち合わせなどを英語で行うことも可能です。弊所では顧客企業における外国代理人との会議の司会進行や簡単な逐語通訳なども屡々行っておりますので、知財関連の英語での打ち合わせを効率的且つ効果的に行うことができます。

また、代理人を立てずに提出した日本出願や弊所以外の特許事務所を介して提出した日本出願に基づく外国出願も対応可能です。(実際にそのような案件を数多く扱っております。)

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マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく商標登録などの外国商標出願に関しても、経験豊富なスタッフがおります。弊所のスタッフは全員、非常に高い英語でのコミュニケーション能力を有しておりますので、外国商標登録もスムーズに行うことが出来ます。

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出願後の手続き(拒絶理由通知に対する回答書作成など)も同様のスキルをもって対応いたします。

タグ:

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課題2:中間処理(拒絶理由通知に対する応答など)の効率化とコスト低減

弊所は、他の特許事務所で出願した案件が難しい状況に陥ってから中途で引き受けたことが何度か有りますが、これまで全て成功に導いております。即ち、そのような案件は全て先任の国内外代理人の検討不足によるものであったということになりますが、外国特許出願の場合には、責任の所在が不明確になり、検討不足の状態が生じ易いということがあると思います。その原因として以下のようなことが考えられます。

(1)外国出願の日本国内特許事務所における扱いに関しては、言語と法律の違いにより、翻訳者が外国出願用英文明細書を作成し、その後の対応は外国代理人に一任に近い形になる。即ち、日本出願明細書(若しくはPCT出願和文明細書)を作成した本人は、外国出願で使用する英文明細書の作成にも、その後の中間処理においても余り関与しない。

(2)外国代理人は、自ら明細書を作成したわけではないので、発明の理解が不十分であり且つ権利化に対する責任感が希薄になる傾向がある。

無駄に審査が長引けば、当然、経費が増加します。また、難しい状況になって米国や欧州の代理人の助言を仰いだり、詳細な検討を依頼したりすると高額な請求が来てコストが大きく膨らんでしまうということもあります。

課題2に対する弊所の対応

弊所の外国出願担当者は、上で述べたように、明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行いますので、上記のような問題は起りません。

外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常に持って対応します。

弊所が中途で引き受けた案件には、最終拒絶理由通知(final office action)と継続審査請求(RCE)を繰り返して国内外代理人がお手上げの状況になった米国出願なども有りましたが、弊所で引き継ぎ後1又は2回の回答で許可を得ています。そのような案件の場合、出願時から弊所に任せて頂いていれば権利化までの経費は半額以下で済んだはずであると思います。

『法律も実務も異なる外国出願の中間処理を日本の代理人が処理できるのか?』と疑問を抱かれるかも知れませんが、弊所は開設時から、上記の様な実務を行っており、スタッフは全員厳しく教育され、外国案件も自分でこなせるようになった少数の者のみで構成されています。従って、外国特許関連手続については圧倒的な経験値を有しており、各国の制度や実務に準じたアドバイスや対応が可能です。実際に、外国特許庁へ提出する書類も実質的に弊所で完成させてしまうというスタイルについては、お客様より評価を頂いたことはあっても、クレームを受けたようなことは皆無です。

以上の通り、弊所では明細書を作成した担当者自らが回答書作成も行うため、十分な発明理解に基づいた効果的・効率的な対応が可能であり、現地代理人費用も削減することが出来ます。

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