可能性

特許出願明細書の中国語翻訳に関する問題点

日本における我々のお客様も中国への特許出願についての関心が高く、中国特許出願に関して相談を受けることがありますが、殆どの方が特許出願明細書の中国語への翻訳に対する不安を口にされます。

現地語への翻訳が必要なのは、特に中国に限った話ではありませんが、中国が殊更問題視されるのは、上で述べたような理由で中国における知財の重要性が増したことに加えて、日本語から直接、中国語に翻訳させるケースが多いからであると考えます。中国以外の非英語圏の国（タイ、インドネシアなどの東南アジア諸国やアラブ諸国など）に出願する際には、殆どの場合、明細書の英訳文をベースに現地語に翻訳させると思いますが、中国への出願に際しては日本語明細書を直接中国語に翻訳させる企業が多いようです。

しかし、これが深刻な誤訳問題を生じさせている大きな原因の１つであると考えます。中国語明細書の品質向上を考えるならば、日本語明細書からの翻訳は避け、（必要に応じて日本語明細書は参考資料として利用しつつ）英文明細書から翻訳させることが賢明であると信じます。理由は３つあります。

１．　日本語が国際的にはマイナーな言語であることによる、有能な翻訳者と翻訳をチェックできる弁理士の絶対数の少なさ

２．　日本語特有の曖昧さ

３．　日本人であるが故に看過されてしまう日本語明細書中の不明確な表現

日本語明細書から中国語に翻訳させる理由は、恐らく日本語と中国語は似ているため日本語が出来る中国人が多いという錯覚を持った人が多いからだと思います。しかし、実際には、日本語と中国語で同じ又は類似の漢字であっても意味が異なる単語が多数存在し、その上、中国語の文法は日本語とは全く異なり、むしろ英語に近く、更には平仮名と片仮名も覚えなければならないため中国人にとって日本語は非常に習得難易度が高い言語です。

また、英語は国際言語であるのに対し、日本語はやはり国際的にはマイナーな言語に過ぎません。特に中国では英語教育の厳しさは日本以上であり、大学教育においても、専攻する科目に関わりなく英語は必須科目です。幼少時から英語教育を始め、大学卒業までには英語で自由に意見を述べることが出来るようになる生徒も珍しくありません。これに比べて中国で日本語を学ぶ人は圧倒的に少数です。近年の日中翻訳者の需要増加によって、日中翻訳者は日本語のスキルがそれ程高くなくてもビジネスとしては成り立つのでしょうが、押し並べて翻訳の質は「推して知るべし」です。従って、日本語明細書から直接中国語に翻訳させる場合、有能な翻訳者の人数が少ないのみならず、日本語からの翻訳をチェック出来る日本語に堪能な中国人弁理士も多くないため、どうしても誤訳が発生し且つそれが看過されてしまう確率が高くなってしまいます。（充分な日本語能力を有する中国人弁理士・翻訳者が極めて少ないことは弊所も経験上実感しています。クライアントの希望により、大手中国代理人事務所との連絡を日本語ベースで行うことを試みたが、結局、意思疎通がうまくいかずに断念したといったことなどもありました。）

更には、一般的に日本語は曖昧な言語と言われており、日本語の特許出願明細書にも曖昧な日本語表現が含まれていることが多く、このことが更に正確な翻訳を難しくしています。他方、英語は論理的な言語と言われており、英語に翻訳する過程で、日本語表現の曖昧さを解消する必要が生じますので、時には発明者本人にまで確認するなどして、明確で論理的な明細書になるはずです。

また、我々が実際に和文明細書を英訳している際に、和文明細書を読んだ時には特に違和感を感じなかった日本語表現でも、いざ英訳する段になると正確な意味が分からず、出願人に確認する必要が生じるということがあります。即ち、日本人であるが故に、不明確な日本語表現でも、翻訳などの必要に迫られて深く検討するまで、その不明確さに気付かないということが起こり得ます。我々は、出願人と緊密な関係にありますので少しでも疑問を抱いた点は必ず出願人に直接確認しますが、おそらく厳しいノルマもあるであろう日-中翻訳者は正確な意味が分からなくても確認せずに自分の判断で翻訳してしまう可能性があります。

弊所でも過去に何度か日本語の明細書から、直接、中国語に翻訳させたことがあります。しかし、審査通知において、明らかに誤訳に基づく不備の指摘を受けるのみならず、発明の内容が全く誤解された上での拒絶を受けたりすることが多く、その様な誤解も殆どの場合は翻訳の質の低さに起因するものでありました。従いまして、ここ数年は日本語の明細書から中国語に翻訳させることは行っていません。

以上のことから、正確な中国語翻訳を得るためには、優れた英文明細書を元に翻訳させることが最善と考えます。

米国（１）：　先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）

米国の特許制度の最大の特徴は、先発明主義とグレースピリオド（発明公開後の出願猶予期間）でしたが、2011年9月16日にオバマ米大統領が「リーヒ・スミス米国発明法案」（Leahy-Smith America Invents Act））に署名したことにより、先発明（first-to-invent）主義から先願(first-to-file)主義へ移行することが決定しました。一方、１年間のグレースピリオド(one year grace period)制度は維持されます。グレースピリオド(猶予期間)の制度自体は、日本など米国以外の国にも存在しますが、米国におけるグレースピリオドは、元来、先発明主義に直結した制度であり、他の国とは適用の条件などが異なります。米国の先願主義は「１年間のグレースピリオド付き先願主義」（又は"first-inventor-to-file system"や"first-to-disclose system"）のように称されることもあり、先願主義に移行後、このグレースピリオドの制度がどのように活用されるのか注目が集まっています。

先発明主義から先願主義への移行

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和（harmonization）を図ること及び抵触審査（Interference）手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件（backlog）を減ずることにあります。

Prior art（先行技術）の定義拡張

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art（先行技術）の定義が拡張されることに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されるのは以下の２点です。

１．　「世界公知」への移行

旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになる（所謂「世界公知」への移行）。

即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった（但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者（又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人）などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く）。

２．　ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）の廃止

米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日（effective filing date）として認められることになった。

旧法の１０２条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日（パリ条約に基づく優先日）は、その米国出願の先行技術（Prior Art）としての有効日としては認められなかった。

例えば、2011年4月1日出願の日本出願に基づく優先権を主張して、2012年3月31日に（PCT出願をせずに直接）米国出願（出願A）した場合、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は、旧法下では、米国出願日である2012年3月31日であった。従って、この出願Aと同一の発明を開示する出願Bが、出願Aの優先日よりも後であり、米国出願日よりも前である2011年6月1日に出願された場合、出願Aは出願Bに対するPrior Art（先行技術）とは認められなかった（但し、出願Aの発明日を発明Bの発明日よりも前に遡及（swear-back）させることが出来る場合を除く）。しかし、改正法下では、この出願Aが後願排除の効力を発揮する日は優先日である2011年4月1日となり、上記出願B（出願日：2011年6月1日）は、出願Aに対して新規性を喪失することとなる。

また、PCT出願からの米国移行出願の場合、旧法下ではPCT公開公報が英語であれば、その国際出願日が、後願排除の有効日として認められる一方、英語以外の場合には、認められないということになっていたが、法改正により、PCT出願の言語に関わらず、そのPCTが優先権主張していれば優先日、優先権主張していなければ国際出願日が、後願排除の有効日と見なされることになる。

先願主義の適用条件

優先権主張日などの最先の出願日が、2013年3月16日以前であれば、原則的に旧法（先発明主義）による扱いになりますが、一つでも2013年3月16日以後のクレームがあると、新法（先願主義）での扱いになってしまいます。

また、優先権主張日が、2013年3月16日よりも前の出願であっても、補正により、優先権出願にサポートされていないクレームが一つでも含まれることになると、新法（先願主義）での扱いになります。そして、この場合、再度の補正によって、補正前のクレームに戻しても、旧法が適用されることとはなりません。

グレースピリオド（猶予期間）

米国においては、発明が公になっても１年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件（新規性喪失の例外条件）は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国などにも発明の公開後６ヶ月の出願猶予期間があり、韓国には米国と同じく１年（１２ヶ月）の猶予期間があります（中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります）。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています（この点についてはこちらをご覧下さい）。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の１年に対し日本などでは６ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。

尚、平成23年6月8日に公布され、平成24年4月1日から施行されている改正特許法においては、例外規定の条件（特許法第30条）が緩和されました。旧法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約（学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど）がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになりました。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから１年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及（swear-back）が不可能になった後、この１年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

米国（２）：　RCE (Request for Continued Examination)

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE（Request for Continued Examination）の存在です。

RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。［＊但し、意匠特許（design patent）や再審査中の特許に関しては、利用できません。］そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。（数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。）

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

日本の場合
最後の審査通知　→　拒絶査定　（特許庁審査部）
↓
拒絶査定不服審判　（特許庁審判部）
↓
知的財産高等裁判所への提訴
↓
最高裁判所への上告

日本においても、裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。（日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。）

欧州では、拒絶査定になってしまったら、欧州特許庁の審判部（Board of Appeal）における拒絶査定不服審判で争いますが、原則その先はありません。即ち、拒絶査定不服審判で特許性を認められないと特許は不成立ということになります。以前は、日本と同様に分割出願を行って延命するという方法があったのですが、2010年の法改正により、分割出願の時期と機会が制限され、拒絶査定を受けた際の延命措置としての分割出願は実質的に不可能になりました。

RCEが可能な時期

審査終結状態にある（prosecution is closed）が、出願が生きている段階であれば請求することができます。具体的には、例えば、以下のような状況で、RCEが可能です。

・　最後の審査通知（Final Action）発行後で且つ出願放棄確定前

・　許可通知（Notice of Allowance）発行後で且つ登録料納付前

・　USPTO審判部における審判係属中

審判請求書（Notice of Appeal）提出後に、RCEした場合には、審判請求は取り下げられたとみなされ、審査が再開されます。

審査中で最新の審査通知がfinalで無い場合には、RCEは認められません。

RCE申請手続き

RCEの申請は、料金（large entityで＄930、small entitiyで＄465）の支払いと共に、RCE申請フォームと以下の書類を提出することが必要です。

出願の状態	RCE請求時に提出する必要がある書類
最後の審査通知（Final Action）後	最後の審査通知に対する応答（既に提出済みの場合は、原則的に必要無し）
査定系クウェイル通知*（Ex Parte Quayle action）後　　（＊方式的不備を訂正すれば特許査定となる旨を通知するもの）	Ex Parte Quayle actionに対する回答
許可通知（Notice of Allowance）後	IDS、補正、新たな議論、新たな証拠など
審判請求後	最後の審査通知に対する応答（例えば、提出済みの審判理由書や審判部の見解に対する答弁書における議論を援用する旨の上申書）

RCEを提出する状況で一番多いのは、Final Actionを受けて補正書、意見書、証拠などを提出したが、それが新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮出来ないとの指摘をUSPTOから受けて、その対応としてRCEを提出するという状況だと思います。そのような場合に、単に提出済み書類を考慮させたいのであれば、RCE申請フォームと料金を支払うだけで済みます。そしてRCEにより審査が再開され、審査官はFinal Action後に提出したクレームの補正や証拠を考慮した上で、non-finalの審査通知若しくは許可通知（Notice of Allowance）を発行します。

RCEに関する注意事項

場合によっては、折角RCEしたのに、RCE後の最初の審査通知がFinal（しかもRCE前のFinal Actionと同じ拒絶理由）となってしまうことも有りますので注意が必要です。

具体的には、以下の２つの要件が同時に満たされると、RCE後の最初の審査通知がFinal Actionとなってしまいます。

（１）　ＲＣＥ前のクレームとＲＣＥ後のクレームとが同一である。

（２）　ＲＣＥ後の審査における拒絶の理由がＲＣＥ前の審査における拒絶の理由と同一である。

このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。

上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しくはRCE後、速やかに何らかの補正を提出するなどの手段を講じることが望ましいです。その際の補正は純粋に形式的なものでよく、例えば、得に重要でない特徴に関する従属クレームの追加などでも構いません。また、そのクレームが不要であれば、後で削除することもできます。

もしも補正や新たな証拠を提出する予定があるが、準備に暫く時間がかかるような場合には、RCEと同時又はその直後に審査の一時中断を申請する（Request for a 3-month Suspension of Action by the USPTO under 37 CFR 1.103 (c)）ということも考えられます。

RCE制度の現状と今後

上記したようにRCEの回数を制限しようとするルール改正は断念されましたが、近年、別の手法でRCE制度の利用を抑制する方向の動きが見られます。

USPTOにおける処理スケジュール

１つは、2009年11月15日から導入されている新たな管理体制です。

以前は、原則として、審査官はRCE後2ヶ月以内にアクションを出すことが求められており、RCEにより、審査が大きく遅れるようなことはありませんでした。しかし、2009年11月15日以降は、RCEが請求された件は、“special new” docket に入れられることになり、そこでは「2ヶ月以内」という制約はなく、審査官は、自らの仕事の負荷に応じて比較的自由なスケジュールで処理することが許されています。

これに伴い、最近は、RCE後の処理の遅れが目立つようになってきています。米国特許庁のウェブサイトで提供されているPAIR（Patent Application Information Retrieval）システムで、出願の経過を確認することができますが、最近は、RCEを請求すると、その後 “Docketed New Case—Ready for Examination” という状態になったまま長らく動きが止まってしまいます。RCE後、半年以上経過してもアクションが出ないケースもあります。

RCE請求の手数料の値上げ

RCEを利用するために、米国特許庁へ支払う料金は、それが何回目の請求であるかに関わらず1回のRCEにつきlarge entityで＄930、small entityで＄465であったものが、2013年3月19日以降は、一回目のRCEの料金がlarge entity＄1,200、small entity＄600に、二回目以降のRCEの料金がlarge entity＄1，700、small entity＄850に値上げされます（2013年1月18日に公表された新料金）。

RCEを不要にする制度の試行

RCE等を利用せずに、審査の効率化を図る目的で以下のような試行プログラムが実施されています。

・　After Final Compact Prosecution (AFCP)　試行プログラム（試行期間：2013年5月18日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

現行の規則に従えば、最終庁指令通知（Final Office Action）後に提出された補正や証拠を審査官に考慮させるためには、RCE等の手続きが必要になることが多いが、AFCP試行プログラムでは、Final後に提出された補正や新たな証拠について、限定的な(特許で約3時間、意匠で約1時間以内で済むような)検討や調査によって、該補正や証拠により特許査定できるとの判断が可能な場合、ＲＣＥ等を行わずに補正や証拠を審査官に考慮させることが可能。

・　Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)試行プログラム（試行期間：2013年9月30日まで（当初、2012年6月16日までの予定だったが延長された））

米国の現行のシステムにおいては、登録料支払い後にIDSを提出して考慮させる為には、RCEや継続出願が必要だが、QPIDS)試行プログラムでは、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることが可能。

特にAFCPは、試行期間が延長されましたが、出願人や実務者にとって非常に有益な試みであり、常設的なプラクティスとなることが望まれます。これまでは、審査の経緯や審査官の主張の趣旨から考えて、本格的な検討や調査を行わずとも、出願を特許可能な状態にできることが明らかな補正や証拠であっても、Final後は、新たな争点（New Issue）を提起するものであって考慮できないとの指摘を受け、結局、RCEや審判請求が必要になってしまい、非合理的なプラクティスだと感じていた出願人や実務者も多いはずです。そのような指摘も受けての試行プログラムでしょうから、本格実施へ移行する可能性も十分にあると考えられます。

2000年に導入されて以来、盛んに利用されてきたRCE制度ですが、上記のことから分かりますとおり、近い将来、その運用が大きく変わる可能性があります。

米国（３）：　現在の米国における特許政策（並びに自明性審査とその対策）

プロパテント政策の変化

米国においては、プロパテント政策（発明技術の独占的実施権を可能にする特許による権利保護を重視する政策）が、1980年代後半にレーガン大統領により導入され今世紀初頭まで維持されてきましたが、世界的な不況が深刻化するにつれ、大きな変化が見られます。

不況に加えて、プロパテント政策による弊害とも言える所謂「パテント・トロール（patent troll）」による特許権の濫用も大きな問題となっています。「パテント・トロール」とは、大学や研究機関以外のnonpracticing entity(特許発明を実施しない者)であって、第三者の特許権を譲り受け、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような組織のことです。このパテント・トロールの暗躍は、質の低い特許を乱発したことによる弊害であると言われております。

一般的には、近年の不況に伴い、プロパテントからアンチパテント（特許権より独占禁止法の遵守に重きを置く政策）へシフトしたと言われることが多いようですが、一概に、完全にアンチパテントへ傾いたと断言することは難しいようです。近年の出来事を見ると、審査基準の厳格化や権利行使の範囲を制限する変化が目立ちますが、一方で、特許の活用を促進する方向の変化も見られます。要は、この不況を乗り切るために重要なツールの一つとして特許を有効に活用出来るように制度を整えているということであると思います。

近年の判例や2011年9月の法改正（Leahy-Smith America Invents Act）から読み取れる米国の知的財産権に関する姿勢は以下の通りです：

進歩性基準を厳格化し特許の質を向上

　－　KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) (これにより非自明性の審査が厳しくなった。)

付与後特許に対する異議申立ての機会を拡張

　－　付与後異議申立制度（Post-grant review）の導入(2011年のAmerica Invents Act)

過剰な権利行使を抑制

　－　Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (所謂"product-by-process"形式のクレームの権利範囲を、クレームで規定したprocessで得られる物に制限した。)

　－　複数の被告に対する訴訟の併合（joinder of parties）についての制限(2011年のAmerica Invents Act)（以前は、１つの特許訴訟において複数の被告を訴えることが可能であり、パテントトロールが複数の企業に対して同時に特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金請求することが問題視されていた。この対策として、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を１つの訴訟事件で訴えたり、１つの訴訟事件に併合したりすることができないこととされた(§299)。）

　－　In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (特許侵害訴訟において、3倍賠償の対象となる故意侵害の有無の立証責任を、侵害者から特許権者側に移した)

　－　故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出の不要化（2011年のAmerica Invents Act）（上記Seagate事件における判示の一部を成文法化。鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定された(§298)。2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用。）

特許出願人又は特許権者の過失に対する罰則適用条件を緩和

　－　ベストモード要件違反を特許無効の理由から除外(2011年のAmerica Invents Act)

　－　Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）（不公正行為（Inequitable Conduct)の立証を困難にした）

　－　補助的審査（Supplemental Examination）制度の導入(2011年のAmerica Invents Act)（情報開示義務(ＩＤＳ)違反の救済措置）

特許出願に関する門戸は狭めない

　－　Bilski最高裁判決［Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)］　(CAFCの大法廷（en banc）が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを最高裁が覆した。)

KRS判決による非自明性判定基準の変化：

以前は審査が厳しいと言われている化学分野の特許出願で、かなり厳しい審査結果を予想していたにも関わらず、あっさりと特許になって拍子抜けしたようなケースも多々ありました。しかし、最近は我々も実感として、KSR判決を境に自明性（複数の先行技術文献の組み合わせに対する容易性）の審査が非常に厳しくなったと思います。正直な所、KSR判決以前は、「減縮補正を行わないと103条（自明性）で拒絶されるだろうな」と思う様な件が、拒絶を受けずにそのまま特許にということも結構ありました（しかも、審査結果が出るのが早かった）。現在は、特許庁における審査は、より時間をかけてかなり厳密に行われているという印象です。KSR判決において最高裁は以前よりも厳格な非自明性の基準が提示しましたが、判断基準が厳格になった以上に、米国特許庁審査官の自明性審査に対する姿勢が厳しくなったと感じます。

実際に、統計的にみても、米国ではKSR判決以後では拒絶査定を受け審判請求を行う件数が増え（KSR判決前の2006年では3349件→KSR判決後の2008年では6385件）且つ審判請求を行って拒絶が撤回される確率が率低下しています（KSR判決前の2006年では41%→KSR判決後の2008年では28%）。

尚、参考までに、KSR判決後約２年間において、CAFC（連邦巡回区控訴裁判所）が、化学・生化学系の発明を非自明（進歩性有り）と判断したケースが約62％であったのに対して、非化学・生化学系の発明を非自明と判断したケースは約33％であったとの統計データもあるそうです（http://www.jurisdiction.com/dsmith.pdf）。このことは、KSR判決によって、化学・生化学の分野のように効果を予見することが難しい分野では非自明と判断されやすく、一方、機械などの構造物などの効果を予見しやすい分野の発明は自明と判断されやすくなったということを示していると解釈することできます。

最近、米国特許成立の確率が回復（向上）傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰（即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった）や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KRS判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合（先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合）であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。

自明性の拒絶に対する対応：

自明性の拒絶を受けた場合の典型的な対応は以下の通りです：

(a)　審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認を明らかにする。
(b)　先行技術の組み合わせに対する阻害要因（teach away）の存在を明らかにする。
(c)　予想外の優れた効果を明らかにする。
(d)　先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

その他にも商業的な成功（所謂“secondary consideration”（二次的考慮事項）の例）などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)～(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)～(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された２つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KRS判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。

上記(a)の審査官の誤解についてですが、特に米国の審査官は、技術内容の誤解に基づいて拒絶してくることが多いという印象があります。審査官の指摘を鵜呑みにせずに、自らの出願のクレームの記載や先行技術文献の開示内容を詳細に検討することが重要です。

また、その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。

上記(b)の「阻害要因」については、一瞥してそのような阻害要因が見あたらないような場合でも、注意深く、執念深く、引用された先行技術文献を徹底検討すると、「阻害要因」として若しくは「阻害要因」とまではいえずとも先行技術の組み合わせを断ち切るために利用できる記載が見つかることも良くあります。一見自明性の拒絶が妥当に思えても、直ぐにあきらめないことが大切です。米国に限らず外国出願の多くは、現地代理人への依存度が高いと思います。しかし、現地代理人は、自分で明細書を作成したのではないということもあり、明細書や引用された先行技術文献を必要以上に詳細に検討することは通常有りません。現地代理人が半ばギブアップの状態でも、弊所で明細書や先行技術文献を徹底的に検討して有効な反論材料を見出したようなことも少なくありません。

上記(c)の「予想外の優れた効果」に関しては、米国の特許プラクティスの１つの大きな特徴として、出願明細書に記載されていない効果について、出願後に主張することが可能です。（日本や欧州においては、出願時の明細書に教示も示唆もされていなかったような効果に基づいて進歩性を主張することは原則的に許されません。）

また、米国において「予想外の優れた効果」の立証に有効なツールとして、37 C.F.R. 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）があります。この宣誓供述書形式で提出された証言やデータについては、審査官は、公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。この宣誓供述書は、最後に文字通り「署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものは、18 U.S.C.. 1001 に基づき罰金若しくは拘禁、又はその併科により処罰されること・・・について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること・・・を宣言する」と宣誓して署名するものです。

37 C.F.R. § 1.132の宣誓供述書の詳細については、以下をご参考下さい：
MPEP §716.01(a)、MPEP§716.01(c)

また、宣誓供述書については、こちらにもより具体的な説明と、弊所で作成した宣誓供述書のサンプルを幾つか掲載しておりますので、参考までにご覧下さい。

他の国では一般的に審査段階では宣誓供述書の形式での提出は要求されません。しかし欧州の場合、審査の段階では実験証明書を宣誓供述書の形式にする必要はありませんが、異議申立手続きや審判手続きにおいては宣誓供述書の形式にすることが要求されます。

尚、自明性（進歩性欠如）の拒絶に対する対応の仕方については、こちら でも解説しておりますので、ご覧下さい。

米国（４）：　情報開示義務（IDS）

米国出願に関して、以前からかなり神経質な管理を要する制度でしたが、米国連邦控訴巡回裁判所（CAFC）大法廷の判決（Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）において、Inequitable Conduct (不衡平行為もしくは不公正行為)の判断基準が引き上げられて、その立証が困難になり、さらに2011年の法改正（AIA, America Invents Act）により、Inequitable Conduct (不衡平行為)回避の目的で利用できるSupplemental Examination（補足審査又は補充審査）制度（2012年9月16日から施行）が導入されることになっており、関連情報をIDSとして提出しなかったことが不衡平行為と認められて特許が権利行使不能（unenforceable)となる事例は激減すると見込まれています。

しかし、上記のTherasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.のケースでは、結局、差し戻された地裁において、CAFC大法廷により引き上げられた基準に基づいてもInequitable Conduct (不衡平行為)があったと判決されました。また2012年9月16日から施行される上記のSupplemental Examination（補足審査又は補充審査）制度を利用するためには、本稿の最後で説明致しますが、非常に高額な手数料を米国特許庁に支払う必要があります。そのような事情を考慮すると、基本的にはこれまでの管理体制を変えないことが望ましいと考えられます。以下、具体的に説明いたします。

概要と近年の動向

情報開示義務は、37 CFR 1.56に定められており、これによると、出願人とその関係者は、特許性に関する重要な（material）情報（対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術を含む）を公正かつ誠実に提供する義務を有します。この開示義務に違反して特許を取得したと認められた場合は、Inequitable Conduct （不衡平行為若しくは不公正行為）があったとみなされ特許権の行使が出来なくなってしまいます。

米国の特許訴訟において、これまでは情報開示義務違反によるInequitable Conduct (不衡平行為)の訴えは極めてポピュラーな攻撃手段でありました。米国での特許訴訟の実に約8割において、不衡平行為の主張がなされています。

特許の有効・無効の争いであれば、クレームベースですので、あるクレームが無効と判断されても他のクレームが有効であれば権利は残りますが、情報開示義務違反によるInequitable Conduct（不衡平行為）を認められれば、一切の権利行使が不可能になってしまいます。しかも、場合によっては、関連の特許にまで影響を及ぼすこともあります。

従って、これまでは出願人は、かなり神経質に関連の有りそうな文献は全て提出するということを行っていましたが、この不衡平行為による訴訟費用の高騰や手続遅延などが問題視され、上記Therasense事件におけるCAFC大法廷の判決、2011年9月の法改正による補足（補充）審査（Supplemental Examination）制度の導入（2012年9月16日から施行）と、特許訴訟におけるInequitable Conduct（不衡平行為）の主張を抑制する方向の動きが顕著になってきています。

情報開示義務の規定（37 CFR 1.56）

米国においては、特許性に関する重要（material）な情報について、出願に関係する者（発明者、弁護士・弁理士、その他出願手続に関与した者）は公正かつ誠実に提供する義務があります。

提出すべき情報には、対応外国出願のサーチレポートにおける先行技術などが含まれ、そのような情報を、情報開示申告書（Information Disclosure Statement; IDS）として提出します。この開示義務を怠った場合には特許は認められません。

IDSは、登録料（issue fee）支払までであれば提出することができます（37 CFR 1.97(d)）。

出願から３ヶ月以内または最初の審査通知（拒絶理由通知又はNotice of Allowance）発行のうち何れか遅い方までであれば、提出料は不要です（37 CFR 1.97(b)）。

上記以後は、提出料［$180（37 CFR 1.17(p)）］が必要になります。更にこの場合、IDSとして提出する情報は、出願人がそれを知ってから若しくは外国の特許庁に引用されてから3ヶ月以内に提出する必要が有り、その旨を説明する陳述書を提出することが必要です（37 CFR 1.97(e)）。３ヶ月を経過しているような場合には、その情報をIDSとして考慮させる為には、継続出願または継続審査要求（RCE）をすることが必要になります。

また、登録料支払い後にIDSを提出する際も、それを考慮させる為には、継続出願または継続審査要求（RCE）をすることが必要になります。（但し、2013年3月23日までの暫定的な試行プログラムとして、登録料支払い後にIDSをUSPTOに考慮させることを可能にするQuick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)が実施されています。）

不衡平行為(inequitable conduct)

特許成立後に、情報開示義務違反が認められると、権利行使不能(unenforceable)となってしまいます。

以前は、情報開示義務違反の判断基準には、"sliding scale"と称されるアプローチが採用されていました。これは、情報開示義務違反を有無を、以下の２つの要件のバランスで判断するものです：

（１）開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性、及び

（２）情報隠蔽の意図の存在の明確性

即ち、sliding scaleアプローチにおいては、（１）の重要性が高ければ、（２）の明確性が低くても不衡平行為(inequitable conduct)認められ、逆に（１）の重要性が低くても、（２）の明確性が高ければ、不衡平行為(inequitable conduct)認められるということになっていました。

しかし、米国連邦控訴巡回裁判所（CAFC）大法廷の判決（Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011) (en banc)）において、（１）の重要性と（２）の明確性が共に十分に高いことが立証された場合にのみ不衡平行為があったものと認定すべきと判示されました。

上記（１）の「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」については、"But For" Materialityと称される基準に基づいて判定されこととなりました。この基準に従うと、出願人が開示しなかったことが不衡平行為(inequitable conduct)と認められるような先行技術は、もしその先行技術を審査の段階で審査官が知っていたならば、特許許可されなかったであろうと言えるようなものということになります。（但し、出願人側に積極的な悪質不正行為(affirmative egregious misconduct)があったと認められる場合には、"But For" Materiality基準による重要性の立証は不要。）

上記（２）の「情報隠蔽の意図の存在」については「明白且つ説得力のある証拠」(Clear and Convincing Evidence)が要求されます。

以上のようなことから、現在では、不衡平行為(inequitable conduct)の訴えが認められる可能性は相当低くなったと思われます。しかし、上記のTherasense事件のCAFC大法廷からの差し戻し審においては、出願人が、関連のある先行技術の開示内容について、USPTOに対して提出した宣誓書の内容と矛盾した内容の意見書をEPOに提出しながら、このEPOに提出した意見書を、IDSとしてUSPTOに提出しなかったという事実に基づいて、「開示しなかった情報が特許性に及ぼす重要性」及び「情報隠蔽の意図の存在の明確性」の基準を共に満たすとして、不衡平行為の存在が認められてしまいましたので、やはり油断は禁物です。

2012年9月16日から施行されている上記の補充審査（Supplemental Examination）制度は、不衡平行為回避のために導入されるものですが、上記Therasense事件のように、訴訟になってから相手側（被疑侵害人）に初めて指摘された事実に対する補充審査は認められません。補充審査については以下に具体的に説明します。

補充審査（Supplemental Examination）

補充審査制度においては、IDSとして提出し忘れた情報が有っても、その情報を提出しなかったことが情報開示義務違反に当たるかを特許庁に判定してもらい、もし違反に当たるようならば、当該情報に関する再審査を請求できるようになりました。

現行の査定系再審査（ex parte reexamination）も、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）回避の目的で利用できます。この査定系再審査は、2011年の法改正後も特に変更なく維持されます。しかし、補充審査（Supplemental Examination）の導入により、Inequitable Conduct回避の機会は広がりました。

査定系再審査（ex parte reexamination）と補充審査（Supplemental Examination）の違いは以下のようになります。

（１）審査段階でIDSとして提出されなかった情報の種類

査定系再審査：　特許文献又はその他の印刷刊行物に限定されていた。

補充審査：　特に制限がなく、例えば、非公開の情報や販売の申し出を示す情報なども含む、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）の根拠となり得る全ての情報が審査の対象になる。

（２）当該情報の関連性

査定系再審査：　"substantial new question of patentability"（特許性に関する実質的に新たな問題）が提起されることが要求されている。

補充審査：　特に制限なし。補充審査で提示された情報に関して、特許性に関する実質的な新たな問題があると判断された場合には、査定系再審査（ex parte reexamination）への移行を命じられる。

IDSとして提出されなかった情報について補充審査を受け、「特許性に関する実質的に新たな問題」が無いと判断されたか、その後の査定系再審査の結果、特許性が認められれば、後に特許訴訟に発展しても、当該情報をIDSとして提出しなかったことが情報開示義務違反（Inequitable Conduct）と認められることはありません。

尚、補充審査（Supplemental Examination）制度は、2012年9月16日から施行され、出願日・登録日を問わずすべての特許に適用される予定です。但し、権利行使を検討していて、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）の恐れがある場合には、警告状の送付や訴訟を提起する前に、補充審査を受けておくことが重要です。補充審査、若しくはその後の査定系再審査の結果に基づく免除権を享受するためには、侵害訴訟を起こす前に、この補充審査が完了していなければなりません。また、Declaratory Judgement Action（確認訴訟：通常、特許権者から侵害者として警告状を受けた者が、非侵害である若しくは特許無効であるとの司法判断を引き出すために提起する）が係属中に、補充審査を請求しても、上記の免除権を享受することはできません。

補充審査の手数料

以上のように、情報開示義務違反（Inequitable Conduct）回避のための新たな手続きとして注目をあつめている補充（補足）審査（Supplemental Examination）制度ですが、2013年1月18日に発表された最終的な施行規則によると、以前よりはかなり値下げされましたが、それでも非常に高額な費用設定となっています。具体的には、補充審査（Supplemental Examination）請求時に米国特許庁に対して支払う必要がある費用は、＄16,500　［＊内訳：　補充審査（Supplemental Examination）請求　$4,440　＋　査定系再審査（ex parte reexamination）請求　$12,100］であり、査定系再審査が不要となった際（"substantial new question of patentability"が無いと判断された場合）には、査定系再審査（ex parte reexamination）費用$12,100が払い戻されるということになっています。

従って、気軽に利用できる手続きとは言えませんが、訴訟における不衡平行為(inequitable conduct)の抗弁には多大な手間と費用を要すること、更には権利行使不能となる可能性を考慮すると、有用な手続きであるということには違いありません。

米国（５．１）：　特許の取消し・無効を請求する手続き［付与後異議（Post-grant review）等］

2011年の法改正（AIA）により導入された新制度

2011年の法改正（America Invents Act, AIA）が米国特許実務に与える影響に関して、米国の専門家の多くが、付与後異議申立て制度（Post-grant review proceedings）の導入が、先願主義への移行よりも大きなインパクトがあるという趣旨の発言をしております。しかし、付与後異議申立ての対象となるのは先願主義への移行が実施される2013年3月16日以降に提出された出願に基づく特許ですので、そのような出願が許可になって初めてこの手続きの対象となるわけですから、実際にこの手続きの利用が可能になるのは早くても2015年頃ということになります。

上記のように鳴り物入りで導入される付与後異議申立て制度ですが、2012年8月14日に公表された最終的なルールによると、これを利用するために米国特許庁に支払う手数料が非常に高く（クレーム数にもよるが、特許庁に支払う手数料が$30,000（約270万円）～）、欧州における異議申立て制度（特許庁に支払う手数料が745ユーロ（10万円弱））と同じような感覚で利用するのは難しそうです。もっとも、米国における訴訟費用は、日本などとは桁違いですので、上記の費用を高いと感じるか、それほどでもないと感じるかは利用者次第です。

尚、現行の査定系再審査（Ex Partes Reexamination）（第三者の関与が極めて制限されている）は、2011年の法改正後も（料金以外は）実質的に変更なく維持されます。

一方、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）（第三者が大々的に関与出来る）は、2012年9月16日に当事者系レビュー（Inter Partes Review）に変更されました。この当事者系レビュー（Inter Partes Review）は、特許付与後9ヶ月以降又は付与後異議申立手続き（Post-grant Review）の終了時から、特許存続期間中に申請可能です。この申請可能時期と、申請理由が先行技術に基づく新規性違反（102条）、自明（103条）のみに制限されること以外は、当事者系レビュー（Inter Partes Review）のルールは、付与後異議申立て（Post-grant Review）と類似しております。

また、当事者系レビュー（Inter Partes Review）を申請した場合、米国特許庁に申請が受理されて再審査が開始されるための基準は、従来の特許性に関する実質的に新たな問題（substantial new question of patentability）（審査時に米特許庁に検討されなかった問題）が提起されているか否か（以前の当事者系再審査における基準）ではなく、再審査請求対象のクレームのうち、少なくとも１つが無効であることが合理的に見込めるか（reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged）になります。［査定系再審査（Ex Partes Reexamination）については、従来通り、実質的に新たな問題が提起されているか否かが基準となります。］

上記のように基準を"substantial new question of patentability"から"reasonable likelihood"へ変更した意図は、"reasonable likelihood"にすることにより基準を引き上げるということのようです（House Rep. 112-98 (Part 1), at 47, 112th Cong., 1st Sess.）。実際には、運用が開始されてみないと分かりませんが、少なくとも"reasonable likelihood"の方が理由説明の負担が大きいことが予想されますので、申請を受理される確率は下がる可能性は十分にあると思います。しかし、特許性に関わる重要な問題で、審査官が検討したにも関わらず、検討が不十分で特許になっているという件も少なからずあると思います。そういった場合にも、基準が"reasonable likelihood"であれば、申請を受理される可能性はあるわけですので、特許を取消しにできるチャンス自体は広がると考えています。

尚、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）の請求件数は年々増加しており、近年は年間3百件近く請求されております。特許付与後異議申立手続き（Post-grant Review）は、当事者系再審査（Inter Partes Reexamination）と比較して広範に亘る理由での申請が可能であるため、大いに活用されることが期待されていましたが、上記した高額な手数料が大きなネックとなることが予想されます。

付与後異議申立て制度（Post-grant review proceedings）の概要

I．導入の目的：　第三者が特許の無効を求める手続きとして、従来の再審査制度(reexamination)や訴訟よりも、利用しやすく費用がかからず且つ結論が出るのが早い手続きを導入する。

II．対象：　2013年3月16日以降の出願に基づく特許（ビジネス方法に関する発明の場合を除く。ビジネス方法の場合、2012年9月16日に施行される暫定的な付与後異議申立手続きにて争われる。この手続きでは、施行日である2013年3月16日以前に成立した特許も対象となる。）

III．異議申立て申請の有資格者：　特許権者以外の誰でも可

IV．特許庁内担当部署：　審判部［the Patent Trial and Appeal Board （元Interference審判部、the Board of Patent Appeals and Interferences）］

V．異議申立て手続きの流れ：

　１．申請時期：　特許査定後（若しくは特許再発行後）9ヶ月以内
　２．異議申立てに対する特許権者の予備的回答（クレームの放棄（disclaim）は可能だが、補正は不可）（義務では無い）：　申請後３ヶ月以内
　３．異議申立を認めるか否かの決定（手続を開始するか否かの決定）：　特許権者の予備的回答後３ヶ月以内、又は予備回答が無い場合には異議申立て申請から3ヶ月以内
　４．特許が無効か否かの決定：　申請から１年以内（2年まで延長可）
注：　異議申立の請求人が、先に特許無効を訴える訴訟を起こしていた場合、異議申立ては認められない。また、異議申立てと同日又はそれ以降に特許無効を訴える訴訟を起こした際には、以下の手続きが有るまで訴訟手続きは保留となる：（１）特許権者が訴訟の保留の解除を申請するか、若しくは侵害訴訟（反訴）を提起する、又は（２）異議申立て申請人が訴訟の取り下げを申請する。

VI．採用可能な無効理由と申請時提出書類：　ベストモード以外の全ての理由（112条に基づく記載要件や実施可能要件を含む）が採用可
　申請書類は、申請人を特定し、更に異議申立ての根拠と証拠を含む必要が有る。　後述する政府料金の支払いも必要。

VII．異議申立てを認める基準：　以下のいずれか又は両方の条件を満たす場合に異議申立てが認められる。

-　異議申立て申請書が、特許の少なくとも１つのクレームが無効である可能性が有効である可能性よりも高いことを示していると認められる場合（the petition demonstrates that it is “more likely than not” that at least one claim of the challenged patent is unpatentable.）
-　他の特許や特許出願にも重要な影響を及ぼす新規又は未解決の法的問題を提起する場合（the petition “raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.”）

VIII．請求人の立証責任（Burden of Proof）：　無効の根拠となる証拠の優越性（Preponderance of Evidence）を示すことが必要
　この優越性（Preponderance）に関して、明確な基準は無いが、一般的に、無効である可能性が５０％を越せば（例えば５１％でも）優越性（Preponderance）があると認識されている。訴訟においては、特許は有効であると推定され、無効にするためには明確かつ説得力のある証拠（Clear and Convincing Evidence）が要求される。

IX．口頭審理：　当事者のいずれかが請求すれば許可される

X．控訴：　連邦巡回区控訴裁判所（CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit）

XI．和解：　当事者間の合意による和解が可

XII．エストッペル（Estoppel）：　異議決定後は、異議申立人は、その後の特許庁、裁判所又は米国際貿易委員会（ITC）における手続きにおいて、異議申立て手続き中に提示した又は提示することが出来た根拠に基づく無効の主張をすることは許されない。

追記：　ビジネス方法に関する発明（主に金融関連のもの）については、暫定的な異議申立て制度が早期に導入され、先願主義移行以前の特許も異議申立ての対象となります。この背景には、ソフトウェアー関連の発明に特許を与えるべきではないというロビー活動の存在があるものと思われます。そういったロビー活動をしている団体は、ビルスキー事件［In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)］において、最高裁がビジネス方法を特許の対象外とすることを期待しておりましたが、最高裁の判決はビジネス方法も特許の対象たり得るとの判決を出したため、ビジネス方法特許の有効性を争う制度の導入を要求しており、これが今回の暫定的な異議申立て制度につながったようです。

尚、米国特許庁は手続きが大いに活用されることを見込んでおり、既に審判部の増員が決定しているそうです。

　次へ［米国（５．２）：　特許の取消し・無効を請求する手続き Part2］

可能性