利益

進歩性の拒絶への対応(Part 3)

(D)その他の反論

異なる技術分野に属する先行技術文献の組み合わせ

進歩性欠如の拒絶は、殆どの場合、複数の先行技術文献の組み合わせにより自明というものです。

以前から実務において、先行技術文献が開示している技術が属する分野が異なるため組み合わせることが出来ないと指摘することが有効な手段の1つとして知られています。

しかし、特に近年は、殆どの国において単に属する技術分野が異なるという理由だけで、進歩性が認められることは少なくなっています。日本、米国、欧州など殆どの国において、技術分野が異なっていても、当業者の常識の範囲内で、組み合わせることが合理的であれば自明というスタンスが採用されています。例えば、米国においてこのスタンスを明確にしたのが2007年のKSR判決です。

従って、単に技術分野が異なるということだけでは不十分で、結局は、意外な効果や分野が異なることによる「阻害要因」が存在するということを示すことが必要になることが多いと思います。

「後知恵」(hind-sight)

「後知恵」に基づく拒絶とは、本来、進歩性(非自明性)の判断は、最近似の先行技術から出発して、審査対象の発明の出願時(即ち、この発明が知られていなかった時点)において、当該発明に到達することが容易であったかを検討することにより行わなければなりませんが、審査対象の発明の内容を念頭において、容易性を判断してしまうことを「後知恵」に基づいた判断と言います。

要するに、当該発明を知らない出願当時の当業者にとって容易であったかを判断しなければならないところ、当該発明を既に知っている審査官自身にとって容易と判断してしまうようなケースを指します。

審査官の判断が不適切な「後知恵」(hind-sight)によるものであるとの主張も有効な対応であると言われておりますが、よほど審査官の側に明らかな誤解があった場合を除いて、審査官に自らの判断を「後知恵」に基づくものであったと認めさせるのは難しいと思います。

「後知恵」に基づく拒絶を出してしまうということは、審査官にとってあるまじき判断ミス、最大のタブーの一つであり、自らの判断を出願人に「後知恵」と言われれば、憤りを感じる審査官も少なくないと思います。

少なくとも先進国の特許庁の審査官であれば、明らかな「後知恵」に基づく拒絶を出してくる可能性は極めて低く、「後知恵」であるという解釈も可能だが明らかでないような場合には、出願人が「後知恵」を主張し、それに対して審査官が「常識の範囲内」と反論し、結局のところ水掛け論で終わってしまう可能性が非常に高いです。その場合、審査官にネガティブな心証を与えるだけで余りメリットが有りません。

もっとも「後知恵」であることを示す明確な証拠があれば別ですが、そのような証拠は多くの場合「阻害要因」の存在を示唆するものであるでしょうから、そもそも審査官が認めることに強い抵抗を示すであろう「後知恵」の議論などせずに、「阻害要因」の存在を主張すれば良いことになります。

以上のことから、阻害要因に関する主張や意外な効果に関する主張の補助としては有効であるかも知れませんが、「後知恵」に関する主張のみで審査官を翻意させることは多くの場合、難しいと考えます。審査官の心証の観点から、他の理由に基づく議論が可能であるならば、むしろ「後知恵」の議論はしない方が良いかも知れません。但し、担当の審査官が変った場合や、審判・訴訟手続きにおいて、審査官の判断や相手の主張に対して行うのであれば、この限りではありません。

「商業的成功」(Commercial Success)

更に、商業的成功を主張できる場合は、補助的にこの主張を加えます。

但し、日米欧の特許庁のいずれも商業的成功については、その成功がクレームされた発明の技術的特徴に由来するものであることが認められた場合にのみ、進歩性判断の際に考慮することになっています。

実務においては、商業的成功に基づく主張は、進歩性の主張が少々弱い場合に補助的に利用します。その例として以下の様なシチュエーションがあげられます:

(a) 効果はあるがその度合いが顕著でない場合(例えば、触媒の発明において、収率が従来の触媒の数%向上しただけだが、既に成熟した技術分野であり、その僅か数%の向上が商業的に大きな意味を持ち、それによって大きな利益を得ているというような場合)、及び

(b) 効果は顕著だが、余りに関連性の高い先行技術文献の組み合わせによって進歩性欠如の拒絶を受けた場合(例えば、装置の発明に関する出願の審査において、属する技術分野、目的などが共通し、構造的にも非常に近いものを開示する2件の従来技術文献の組み合わせによって拒絶を受けたような場合)。

これに対して、従来品に対する優位性を示すことが出来ないのに、商業的成功のみをもって進歩性を主張しても、商業的成功は発明の特徴以外に起因するものという推測が成り立ち、全く考慮されないということになってしまいます。即ち、例えば、従来品と性能は同じ程度しかないが、非常によく売れているから当該発明品は従来よりも優れている筈であり進歩性を有するという様な主張をしても、商売上の成功が純粋に発明の特徴によるものか、それともマーケティングの成功によるものか定かでなく、進歩性判断の材料としては考慮されません。

弊所で、商業的成功に基づく進歩性の主張を行った案件は、いずれも上記(a)又は(b)に該当するようなシチュエーションであり、既に特許成立しておりますが、そこで商業的成功が審査官の判断に影響を与えたのかは、審査官の公式な見解には反映されておりませんでしたので定かではありません。しかし、進歩性判断に関する心証形成の上では何らかの効果はあったはずと考えております。

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各国における先行技術の定義と新規性喪失の例外(Part 1)

[I] 米国における先行技術の定義

2011年9月16日、オバマ大統領が米国特許法改正案"Leahy-Smith America Invents Act"に署名し、法律(以下「米国新法」という)として成立しました。この改正における1つの重要な変更は、先発明主義から先願主義への変更です(2013年3月16日から施行)。また、同時にかなり独特であった先行技術の定義も変更されます。先行技術の定義の変更は、基本的には日本などの諸外国の制度との国際的調和を図る物である一方、米国独特のグレース・ピリオド制度は維持されるため、依然として日本などにおける先行技術の定義とは大きく相違する点もあります。

まず、国際的調和に結びつく変更点として、以下が挙げられます:

- 公知公用については、国内公知から世界公知へ変更(新規性阻害事由となる公知公用について、国内のみならず外国における公知、公然の実施や文献の公開を先行技術に含めることになった。詳細な説明はこちら。)

- 所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」の廃止(旧法下では、米国特許出願の外国優先権主張日が、他の米国特許出願に対する先行技術の効力発生日として認められなかったが、新法下では認められるようになった。詳細な説明はこちら。)

そして、依然として残る大きな相違点は、米国においては、同じ発明に関して他人の先願があっても、その前に後願の発明者が自分で発明を公開していれば、該先願は該後願の先行技術とならないことです(日本では、そのような先願は先行技術となります)。米国の新たな制度が、「先願主義」ではく「先開示主義」だと揶揄される所以です。

以下、米国新法の下での先行技術となる発明について、概要を説明します。あくまで概要ですので、微細な点や実務上滅多に遭遇しない場合については触れません。

米国における先行技術:

米国新法の下では、特許出願に係る発明に対して先行技術(prior art)となる発明は、次の2種類です(米国新法第102条)。

(1)当該特許出願の有効出願日の前に公知であった発明 (2)当該特許出願の有効出願日の前の有効出願日を有する他人を発明者とする特許出願であってその後公開又は特許に至ったものに記載された発明

注: 「有効出願日」とは、優先権を有する(先の出願の出願日の利益を受ける)出願の場合には優先日を意味し、優先権を有しない出願の場合には出願日を意味します。

先行技術の例外:

上記項目(1)及び(2)のそれぞれについて、適用が除外される場合が設けられています。

項目(1)(出願前公知)の例外: 自分自身が公表したことによって公知になった発明(ただし、その公表の日から1年以内に特許出願をすることが必要)は、先行技術としては扱われません。

項目(2)(他者の先願)の例外: 当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合や、当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合には、適用されません。

日本における先行技術の定義との比較:

上記項目(1)(出願前公知)の先行技術は、日本の特許法第29条第1項に規定される先行技術に相当し、上記項目(1)についての適用除外(自分自身が公表したことによって公知になった発明)は、日本の特許法第30条の規定(新規性喪失の例外)に相当します(ただし、日本では、発明の公表から6ヶ月以内に新規性喪失の例外適用の申請書類と共に特許出願し、更に出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要)。

したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目(1)の先行技術は、日本では猶予期間が1年でなく6ヶ月であり、またこれを享受するために申請が必要である点を除いては、日本の特許法の第29条第1項及び第30条に規定される先行技術に相当すると考えてよいでしょう。

上記項目(2)(他者の先願)の先行技術は、日本の特許法第29条の2本文に規定される先行技術に相当します。上記項目(2)の先行技術についての適用除外となる場合を2つ挙げましたが、これら2つの場合のうち、第2の場合(当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合)は、日本の特許法第29条の2ただし書に規定される場合に相当します。一方、第1の場合(当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合)は、米国独自の規定であって、日本には対応する規定はありません。したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目(2)の先行技術は日本の特許法の第29条の2に規定される先行技術に相当するが、米国では他人の特許出願より先に自分が発明を公表してしまえば当該他人の特許出願は先行技術にはならないという点に注意すべきである、ということになるでしょう。

例えば、出願人Aが発明を公表し、その5ヶ月後に出願Yを提出したが、その出願Yの出願日の2ヶ月前に出願人Bが同じ発明に関して出願Xを提出していたとします。このような場合、日本であれば、出願Xは出願Yの先行技術となり、例え出願Yが新規性喪失の例外規定の適用を受けていたとしても、出願Yは先願である出願Xにより新規性を喪失します。勿論、出願Xも出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。

一方、米国であれば、出願Xは出願Yに対する先行技術とは見なされません。出願Xは、出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。

priorart

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翻訳言語・分野

翻訳言語

日本語→英語

英語→日本語

英文和訳の質に関しては勿論のこと、英訳に関しても、海外の顧客や弁護士・弁理士の方々より正確であり且つ非常に分かり易いと高く評価して頂いています。少なくとも組織全体で安定して、弊所と同等の質の英訳サービスを提供できる翻訳会社・翻訳事務所は、日本には他に存在しないと考えています。

翻訳分野

文書の種類

- 特許関連文書 [特許明細書(直接又はPCT経由で外国特許出願するための明細書)、特許公報、手続き補正書、意見書、答弁書、実験成績報告書、宣誓書、拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定、異議申立書、審判理由補充書、鑑定書、侵害・無効訴訟の訴状や準備書面等]

- 法務資料 (法律文献)

- 契約書(特許実施許諾契約書、秘密保持契約書、雇用契約書等)

- 医薬関連資料 (医学論文、試験報告書、製造管理資料等)

- マニュアル(機械、自動車、コンピュータ、電子器機等)

- MSDS(Material Safety Data Sheet, 化学物質安全性データシート)

- ISO関連(ISO 9001、ISO 14001、ISO 13485など

- 仕様書(自動車、エネルギー、医療機器、情報通信等)

- IR資料 (営業報告書、年次報告等)

- 広報資料(ニュースレター、プレスリリース、会社案内等)

- 社会的責任報告書 (CSRレポート) 

- 社内資料 (内部監査資料、就業規則等)

- 金融関連資料 (証券、銀行等)

- レター(海外顧客、弁護士、弁理士などとの連絡)類

- サステナビリティーレポート(持続可能性報告書)

- 会計資料(領収書・レシートや請求書等)

- 財務資料(貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/S)、株主資本等変動計算書(S/S)を含む各種財務諸表等)

- 環境報告書

- Webコンテンツ

- マーケティング用資料

尚、外国特許出願用明細書(PCT出願明細書を含む)の英訳文作成などのいわゆる特許翻訳の場合、単なる翻訳に留まらず、技術的及び特許的な観点からのアドバイスも致します。

専門技術分野

有機・無機化学、高分子化学、薬学、バイオテクノロジー(生化学及び遺伝子工学を含む)、電気工学(電池、電子回路、半導体など)、機械工学(材料加工機械、精密機械、事務機器、生産・組立機械、一般機械、農業機械、機械工具、運輸、車両一般、自転車、生活用品、包装・容器、土木建築、建造物など)、光学関連(光学要素、光学系、光学装置、光学部品、光学工作物、発光装置など)、IT 関連(ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ、通信・ネットワーク、プログラミングなど)

 

*もちろん、全ての分野に関して、博士号、又は修士、学士の取得者レベルの専門家がいるという訳では有りませんが、弊所では様々な技術分野における翻訳の実績があり、基本的に殆どどの様な技術分野に関する文書でも、優れた翻訳サービスをご提供することができます。それが本当のプロの技術翻訳者に要求される能力であると考えます。たとえ、案件の性質上、時間をかけると利益が薄くなってしまうような場合であっても決して手を抜くことはございません。

弊所の翻訳者は、どのような技術分野に関する翻訳であっても、技術的内容を理解せずに翻訳するということは絶対に致しません。(弊所での翻訳案件の多くが、技術の絶対的理解を要する特許出願明細書の翻訳であるということにも起因します。)

しかし、技術的な予備知識は最低限あれば良く、より重要なのは、原文の意図を間違いなく読み取る洞察力・観察力・理解力、不明な点を明らかにする調査能力・質問能力、そして得られた理解に基づいて、第三者が客観的に容易に理解出来る翻訳文章を作成するための論理構成力・表現力であると考えています。

むしろ専門知識が有りすぎると、無意識に読者も同様の知識を有していることを前提としてしまいがちなので、少し調べれば技術内容が理解出来るという程度が、第三者が読んで分かり易い文章を書くには有利であるとも考えられます。それは、もちろん翻訳者がプライドを持って、徹底理解のもとに翻訳を行うということが前提になりますが・・・

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翻訳の質:レベル1(最低限度の品質)

レベル1の「その分野で適切な用語を使用して翻訳されている」は、プロの翻訳者であれば当然です。特に近年のITインフラの発達とウェブ上で提供されるコンテンツの充実により、殆どの分野でかなり専門的な用語も比較的容易に調べることができます。

それが出来ないようではプロ失格ですが、特に安い単価で受けている翻訳会社などでは、このレベルにも達していない翻訳が提供されることが少なくありません。単価が安ければ、利益を出すためにノルマも厳しいでしょうから、ある意味当然と言えるでしょう。

過去に、何度か弊所以外で作成された翻訳のチェックを依頼されたことがありますが、プロの仕事とは思えないような低品質の翻訳が提供されていることもあります。例えば、比較的最近、低料金の翻訳会社で行われた英文特許出願明細書の和訳文のチェックを依頼されましたが、理解が困難な日本語文章になっている箇所が少なからず存在し、更に誤訳や不適切な翻訳もかなりありました。そのような誤訳や不適切な翻訳の例を幾つか挙げます。

 ・ 特許出願の製法クレームにおける “step” (工程)が「段階」と翻訳されていた。100%間違いとは言えないが、特許の製法クレームに関する限り、極めて不自然(awkward)な翻訳である。(「段階」と訳されるのは、通常“stage”や “phase”など。)

 ・ 同じく製法クレームにおける"maneuvering the cartridge to ・・・"という表現が「・・・へカートリッジを操作する」 と翻訳されていた。"maneuver"には、確かに「操作する」という意味もあるが、文脈や図面から「誘導する」と訳すことが妥当であることが明らかであった。

 ・ “loading A within B” が 「AにBを積み込む」と翻訳されていた。これでは原文と意味が逆になってしまう。恐らく、原文における“within”を“with”と読み違えた結果と思われる。

 ・ 文脈から撹拌装置を指すことが明らかな “agitation device” が「振動デバイス」と翻訳されていた。「振動デバイス」という表現は、一般的には携帯電話等に使用する“vibration device”や水晶振動デバイス(crystal oscillator)などを表し、撹拌装置を表す表現としては一般的ではない。

その他にもこれに類する問題が多々ありました。現実に、このレベルの翻訳文で提出されてしまっている特許出願が少なくありません。

この件は、出願人に問題点を説明したところ、それ以後、弊所にお任せ頂けるようになりました。あまり料金が安い翻訳会社は、ほぼ必ず質が犠牲にされていると考えて間違いないと思います。

高品質な技術翻訳(特許出願明細書等)井上アソシエイツ 次へ[レベル2:標準的品質]

中国(6): 実用新案(実用新型専利)の有効活用

中国の実用新案は、国際的な視点からは少々トリッキーな存在となっており、中国における特許中心の知財戦略を検討するのであれば、実用新案制度も是非とも熟知しておくべき非常に重要な制度です。日本においては、実用新案はそれほど有用な権利とは認識されておらず、出願件数も特許と比較すると非常に少ないのに対し、中国においては、実用新案出願件数は特許出願件数よりも多く、且つその殆どが中国国内の出願人によるものです。このような極端な傾向は、実用新案制度を有する他の国では見られません。

実用新案出願件数が多いことの原因として考えられるのは、日本と同様に中国でも実用新案は低コストで容易に権利を取得できるということに加えて、日本と比較して、中国の実用新案権は権利行使し易く且つ無効になり難いということが挙げられます。また、中国企業の方針として、時間とコストをかけて先駆的な技術を開発するよりも、既存技術のマイナーバリエーションを実用新案で幅広く抑えておくということが有るのかも知れません。

更には、日本と異なり、同一の発明について特許と実用新案の両方を出願することが出来るという点も、中国における実用新案が広く活用されている要因の一つであると考えられます。

そして、実用新案制度が存在せず馴染みの無い国(米国など)や実用新案制度があっても権利行使が難しく有用性が低い国(日本、ドイツなど)が多いことから、中国国外の出願人にはあまり利用されていないというのが現状のようです。

概要

権利の種類

中国特許法(専利法)によれば、日本における特許、実用新案及び意匠は、何れも「専利」の一種ということになり、以下の様に称されます。

発明専利 → 日本の「特許」、米国のUtility Patent

実用新型専利 → 日本の「実用新案」(米国は実用新案制度無し)

外観設計専利 → 日本の「意匠」、米国のDesign Patent

保護対象と権利期間(日本とほぼ同様)

中国における実用新案の保護対象は「製品の形状、構造又はその組合せについてなされた実用に適した新しい技術方案」です(専利法実施細則第2条第2項)。これは、日本と実質的に同様であり、方法や用途、組成物などに関する発明(考案)は実用新案を利用できません。更に、日本と同様、出願には必ず図面を含めることが要求されます。

権利期間が、出願から最大10年である点も日本などと同様です。

権利化までの期間(日本とほぼ同様)

方式審査のみで登録となるため、特許(発明専利)が権利化まで2年半~3年半程度要するのに対して、実用新案は約6ヶ月程度で権利化できます。

出願件数 - 中国における膨大な実用新案出願件数 -

日本ではあまり活用されていない実用新案制度ですが、中国では以前から出願件数が非常に多く、特に2010年以降は、特許の出願件数を上回っています。

日本においては、実用新案の出願件数は特許と比較すると非常に少なく、2011年は特許出願の約1/40の出願件数(特許出願約34.3万件に対し、実用新案出願は約8千件)であるのに対し、中国においては、実用新案出願件数は特許出願件数よりも多く(2011年は特許出願約52.6万件に対し、実用新案出願は約58.5万件)、且つその99%以上が中国国内の出願人によるものです。

権利行使 - 中国における権利行使の容易さ -

日本では、特許権と比較した場合の権利の不安定さやリスクの大きさから、実用新案権に基づく権利行使はあまり現実的なオプションとは考えられていませんが、中国においては、特許の場合とほぼ同様の感覚で実用新案権の権利行使が可能です。

技術評価書(調査報告書)(中国では要求されない限りは不要)

日本では、実用新案権に基づく権利行使をする場合には、特許庁が作成した実用新案技術評価書を入手する必要があります(日本国実用新案法第29条の2)。技術評価書においては、特許の審査と同様に、新規性、進歩性などが評価されます(但し、法律の文言上は、実用新案に要求される進歩性は、特許の場合よりも低い)。

一方、中国においては、権利行使の際に技術評価書を提示する必要はなく、裁判所に要求されたら提出すればよいことになっています。

実用新案に要求される進歩性

日本と同様に、中国でも実用新案権について無効審判を請求することができます。当然、そこで新規性・進歩性が認められなければ、実用新案権は無効となってしまうわけですが、実用新案は特許ほど顕著な進歩性は要求されません。

この点、日本においても、法律の文言上は、特許と実用新案に要求される進歩性に差が設けられているのですが、実務上その違いは必ずしも明確では有りません。一方、中国においては、「実用新案に要求される進歩性(創造性)の基準が低い」ということが、審査基準に明確に規定されています(審査基準第四部分第六章第4 節)。そして、具体的に以下の2点で特許の進歩性基準との差を明確にしています。

(1)特許に関しては、発明が属する技術分野のみならず、それに近い分野や関連分野、及び当業者が参考にするであろう他の技術分野についても考慮されるが、実用新案に関しては、一般的には、当該実用新案の属する技術分野を考慮することが重視される。

(2)特許は3以上の文献を組み合わせて進歩性を否定できるが、実用新案は原則的に2つまで。

従って、中国の実用新案は、日本と比べて無効にすることが難しいと言えます。

参考までに、中国において、ここ約10年で、付与後の特許が無効になった割合は約26%程度、実用新案が無効になった割合は約33%程度で、極端に大きな開きは有りません。むしろ、実用新案が無審査で登録になっているにも関わらず、1/3程度しか無効にならないということは特筆に値します。

侵害訴訟における過失の推定について(実用新案が無効になった場合の損害賠償)

日本では、特許権については、他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定されます(日本国特許法第103 条)。要するに、特許権の権利侵害に関しては、「過失の推定」が働き、特許権者は、権利侵害に対する損害賠償請求をするに際して、侵害者の故意・過失を立証する必要がありません。

一方、実用新案権については、そのような「過失の推定」は有りません。従って、日本で実用新案権に基づいて他人に警告や権利行使をした後に、その実用新案権が無効になった場合、原則的に実用新案権者は損害賠償の責任を負います(日本国実用新案法29条の3第1項)。このことが、日本において実用新案があまり活用されていないことの大きな要因の1つとなっています。

これに対し、中国の実務では、特許のみならず、実用新案権に基づく権利行使においても侵害者の過失が推定されるため、実用新案権利者は被疑侵害者に過失があることを証明する必要がありません。要するに、日本と異なり、中国では実用新案権が無効になってしまった際の損害賠償を心配せずに権利行使することができます。

実用新案権の侵害が認められた場合の損害賠償

中国の実用新案侵害で高額な賠償金支払い命令が出たことで有名な事件として、シュナイダーvs正泰集団案((2007)浙民三終字第276号)があります。

この事件では、2007年9月に、中国浙江省の温州市中級法院が、フランスのシュナイダーエレクトリック(Schneider Electric)社の子会社に対して、同社が中国の正泰集団の実用新案権を侵害したとして、3.3億元(12円/元として約40億円)の損害賠償を命じ、その後、(2009年4月に、シュナイダー側が正泰集団に 1.575億元(12円/元として約19億円)支払うことで和解が成立しました。

シュナイダー事件以前は、特許や実用新案の侵害に対する賠償金は、権利者が被った損害及び侵害者が得た利益の算定が証明できていないとして、法定賠償範囲額(5千元から上限50 万元程度)の範囲内で算定されることが殆どでしたが、シュナイダー事件を境に高額な賠償金支払い命令が出るようになりました。

例えば、特許侵害訴訟になりますが、武漢晶源vs.日本富士化水(2009年12月21日最高人民法院(2008)民三終字第8号)においては、最高人民法院(最高裁判所)が、被告である富士化水と華陽公司が武漢晶源の特許権侵害行為を共同して実施したと認める最終審判決を下し、5061.24万元(12円/元として約約6億円)の支払いを命じました。

シュナイダー事件では種々の特殊な事情が重なって特別高額な賠償金となった例外的な案件という見方もできますが、実用新案権侵害で高額の賠償金支払い命令が出る可能性が有ることを示す例であることには変りありません。

従って、中国で権利を取得するという立場からは、実用新案は低コストで強い権利が取得できるという利点があるわけですが、中国で実際に事業を行う際には、無審査で登録になった大量の実用新案の存在は脅威となり得ます。

中国特有の出願制度 - 特許と実用新案の並行出願 -

中国では、日本と異なり、同一の発明に関して、特許出願と実用新案出願を同時に提出することが正式に認められています。そして、特許出願が許可になり登録されたら、実用新案権を放棄するということが許されます。従って、最終的には特許権獲得を目指す場合でも、先ず実用新案で早期に権利を取得しておくということが可能です。

日本でも、実用新案を特許出願に変更することはできますが、その時点で、実用新案権は放棄しなければなりません。従って、特許出願が許可にならなかったら、全く権利がなくなってしまいます。

中国において特許出願と実用新案出願を同時に提出し、権利化を図る際には、以下の要件を満たす必要があります(中国専利法9条、及び専利法実施細則41条):

(1) 同じ出願人が同日に特許出願と実用新案出願を行う。

(2) 特許と実用新案の両方の出願において重複して出願している旨を明記する。

(3) 特許が登録となった際に、実用新案権を放棄する。

但し、国際出願(PCT出願)の場合、中国へ移行する際に実用新案を選択することは可能ですが、特許と実用新案を両方出願することはできません。従って、特許と実用新案を同時出願するのであれば、中国を第一国として出願するか、最初の日本出願から1年以内にパリ優先権を主張して出願する必要があります。

特許・実用新案間の出願変更

上記のように中国では、特許と実用新案の同時出願が可能な一方で、実用新案出願を途中で特許出願に切り替えたり、またその逆は出来ません。日本では、そのような出願後の特許から実用新案、実用新案から特許への出願変更が認められています。

しかし、上記の通り、中国では実用新案に要求される進歩性がそれほど高くありませんので、出願済みの特許発明に若干の変更を加えて実用新案出願するということも考えられます。

纏め

以上の通り、中国における実用新案は、日本におけるそれとは大きく意味合いが異なるものとなっており、権利期間が特許の半分(特許は20年、実用新案は10年)であることを除けば、特許と同等に強力な武器となり得ます。

また、実用新案権は低コストで且つ容易に取得できるという点も考えると、特にライフサイクルの短い製品などの保護には実用新案制度の利用は極めて有力なオプションとなるはずです。実用新案は、イニシャルコストが特許出願と比較して安いのみならず、実用新案出願には実体審査がないため、審査請求費用が不要且つ中間手続きの費用が殆どかりません。特許の場合、中国特許庁(SIPO)が、一度も拒絶理由通知を出さずに特許査定することはあまりありません。

これまで中国においては専ら特許制度のみしか利用していなかったならば、実用新案制度の価値を再検討してみることを強くお勧め致します。例えば、PCT国際出願について国際調査報告の内容が望ましくないものであった場合に移行を断念するというようなこともあるかと思いますが、そのような状況でも中国には実用新案として移行しておくというような利用法もあると思います。

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米国(4)

Q. 再発行(reissue)で認められる訂正はどのようなものか?また、特許権者が指摘した再発行申請理由以外の理由で特許性を否定されることがあるのか

A. 再発行制度は、出願人の過誤(error)を訂正するためのものであり、その過誤が、それにより特許の全部または一部が実施不能(inoperative)または無効(invalid)となるようものである場合に、訂正が認められます。クレームが狭すぎるという理由でクレームの拡大が許されることも有りますが、その場合、原特許発行から2年以内に申請する必要があります。また、クレームを拡張する場合、その他にも幾つか注意事項が有りますが、それについては、次のQ&Aに譲りますので、そちらをご覧下さい。

訂正の対象としては、クレームのみならず、明細書本文や図面を訂正することも可能です。また、優先権の主張の欠落や誤りを修正することも出来ます。

再発行を申請する際には、既に発行されている特許が、その特許に含まれてしまった詐欺的意図のない特定の過誤により、全体的あるいは部分的に「効力/効果が無い(inoperative)」あるいは「無効である(invalid)」ことを述べる宣誓書を提出しなければなりません。

審査過程においては、上記の過誤だけがチェックされるのではなく、全クレームが全ての特許要件について改めて審査されます。従って、上記の過誤以外の欠陥を審査官に指摘されて拒絶され、有効な回答ができず、結局、再発行特許を受けることができないこともあり得ます。

Q. 本来、発明に不要な要件を米国特許のクレームに記載してしまったため、その必須でない要件を外して発明を実施している第三者に対して侵害差し止めを請求出来ない。米国で、特許後に上記の不要な要件を外す補正をすることは出来ないか?

A. 不要な要件を外すということは、クレームを「拡大」することになりますが、そのような場合、再発行制度(Broadening Reissue)(35 U.S.C. 251)を利用してクレームの拡大することが可能です。(再審査(Reexamination)では、クレームを拡大する補正は不可。)クレームを拡大する再発行については、以下の点に注意することが必要です。

(1)通常の再発行は、特許存続期間中であれば、いつでも可能だが、クレームを拡大する再発行は、原特許発行から2年以内に申請する必要がある(35 U.S.C. 251, MPEP 1412.03)。

(2)審査段階において、特許を取得するために放棄された発明の主題(surrendered subject matter)を再取得(recapture)することは許されない(MPEP 1412.02)。即ち、再発行によりクレームから削除しようとしている主題が、審査段階において拒絶を克服するために、補正によりクレームに導入されたもの、若しくは発明の重要な特徴として主張されたものである場合、これを再発行によって削除することは許されない

(3)特許クレームに変更(ここでいう「変更」とは、減縮、拡張等のクレームの権利範囲を実質的に変更するものをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含まない。)を加えた場合、変更前の元の特許クレームは初めから存在しなかったものとみなされる(一方、再発行において変更されずに残ったクレームについては、原特許に基づく権利が有効に維持される)。また、再発行の後の変更されたクレームについては、特許権者は、再発行の後になされた第三者の行為に対してのみ、損害賠償や差止めを請求することができる。しかも、この場合の特許権の行使は、第三者のintervening rightによって制約を受ける("intervening right"は「中用権」と訳されることが多いが、日本の特許法における「中用権」、即ち、日本の特許法第80条に規定される通常実施権とは、意味が異なる)。詳しくは、「米国における特許訂正の効力について」の項を参照されたい。

Q. 米国でパテントトロールとおぼしき会社に特許侵害訴訟を提起された。訴訟が提起されたのは、パテントトロールに好んで利用されることで有名なテキサス州東地区裁判所である。この管轄について、他の管轄への移転を請求することはできるのか?

A. テキサス州東地区裁判所は、パテントトロールの聖地のような裁判所であり、特許権者に対して有利な判決を出す傾向が極めて顕著であることで有名な裁判所です。この裁判所では、特許侵害訴訟における原告(特許権者)の勝訴率が、80%にも及ぶと言われています。

この管轄について、他の管轄への移転を申立てることができ、一定の要件を満たせば、この申立てが認められることがあります。移転の申立てを認めるか否かは、以下の様な「私益」及び「公益」の要因の観点から検証を行う多因子テストによって判断されます。

「私益」の要因: (1) 証明情報源へのアクセスの容易さ、(2) 証人出廷を実現するための強制的な手続が可能か否か、(3) 証人が自発的に出廷するための費用、(4)事実審の容易化、迅速化、費用低減、その他のあらゆる実際的な事項。

「公益」の要因: (1) 裁判所における訴訟の集中による管理上の問題、(2) その地で決定される地方特有の争点に存在する利益、(3) 法廷地と事件に適用される法の親和性、(4) 抵触法または外国法の適用に関する不必要な問題の回避。

但し、上記の申立てが認められるのは、当事者双方がテキサス州東地区において一切事業活動していないなど、他の管轄に移さないことが職権の濫用であることが明らかであるような場合でないと難しいようです。

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