分類

米国における特許訂正の効力について - 再発行、再審査による補正に関する注意点 -

特許を取得した後に、特許クレームの訂正(補正)をする必要が生ずる場合があります(ここで言う「訂正」とは、クレームの減縮、拡張等、クレームの権利範囲に実質的な変更を加えることをいう。クレームの権利範囲に影響を及ぼさないものは含めない。)。

米国においては、日本の場合と同様に、特許後にクレームを訂正することができます。しかし、米国では、特許クレームを訂正すると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、権利放棄されたとみなされて訂正前に行われた第三者の行為に対する権利行使は不可能になり、訂正後の特許クレームに対しても第三者に一定の実施権が認められますので、注意が必要です。このことについて、以下具体的に説明します。

再発行(reissue)と再審査(reexamination)によるクレーム訂正

米国においては、特許クレームを訂正するための手段として、再発行(reissue)と再審査(reexamination)とがあります。再審査の場合には、クレームの拡張はできませんが、再発行の場合にはクレームの拡張も可能です(ただし、特許クレームを拡張するような訂正を申請することができるのは、原特許取得後2年以内に限られます)。特許クレームを拡張するような訂正が可能であるという点では、米国の特許法は、日本の特許法と大きく異なります。日本では、特許クレームを拡張するような訂正は認められません。

訂正クレームの分類

米国において特許の訂正を行う場合、原クレームのいくつかは訂正を受けずにそのまま残り、原クレームのいくつかは訂正(減縮、拡張等)を受けるでしょう。また、原クレームのいくつかは削除されることもあり、新たなクレームが追加されることもあるでしょう。原特許及び訂正後の特許の効力の観点からは、特許クレームは次の3種類に分類するのが便利です。

(1)維持クレーム: 原特許にあって、訂正後の特許においても訂正されずにそのまま維持されたクレーム

(2)削除(又は訂正前)クレーム: 原特許にはあったが、訂正後の特許からは削除されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正前の原特許クレームは削除されたクレームと考える)

(3)追加(又は訂正後)クレーム: 原特許にはなく、訂正後の特許において追加されたクレーム(特許クレームが訂正された場合、訂正後のクレームは追加されたクレームと考える)

訂正クレームに基づく権利行使

訂正クレームの効力については、35 U.S.C. § 252、及び35 U.S.C. § 307(b)に規定されています。

第1の維持クレームについては、原特許発行の時点から存在したクレームとみなされます。つまり、維持クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、特許権を行使することができます。

第2の削除(又は訂正前)クレーム(上記のように、特許クレームが訂正された場合は、訂正前の原クレームは削除クレームと考える)については、初めから存在しなかったものとみなされます。つまり、削除(又は訂正前)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してだけでなく、特許訂正前の第三者の行為に対しても、損害賠償を請求することができません。したがって、米国においては、特許クレームを訂正した場合、たとえその訂正が原クレームを減縮するものであり且つ特許訂正前の第三者の行為が減縮したクレームを侵害するものであったとしても、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができません。

これは、日本の場合と大きく異なる点です。日本では、特許クレームを訂正した場合、訂正後のクレームで原特許が発行されたものとみなされますから、特許訂正前の第三者の行為が特許訂正後のクレームを侵害するものであった場合には、特許権者は、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができます。

第3の追加(又は訂正後)クレームについては、特許権者は、特許訂正後の第三者の行為に対してしか損害賠償や差止めを請求することができません。しかも、この場合の権利行使には一定の制限を伴います。この制限は、第三者が特許訂正前に上記した第1の維持クレーム(原特許発行の時点から存在して訂正されずに維持されたクレーム)を侵害しないで事業の実施をしていた場合に、特許訂正後における第三者の事業の実施を保護するために設けられたものです。このような第三者の実施権を"intervening right"と称します。

Intervening Right

米国における"intervening right"は、一般に「中用権」という日本語に訳されることが多いようですが、日本の特許法における「中用権」(日本の特許法第80条に規定される通常実施権)とは全く意味が異なりますので、注意しなければなりません。日本における「中用権」とは、自らの特許の有効性を信じて、特許発明の実施(あるいは実施の準備)をしていた場合、その特許が無効にされ且つその発明と同一の発明に関する他人の特許が存在したとしても、実施を継続できるという権利(通常実施権)のことを指します。要するに、日本では、結局は無効になったとしても自らの特許を実施していたとう前提があって、初めて「中用権」が認められますが、米国において"intervening right"が認められるために特許の所有は要求されません。

米国において特許訂正前に上記した第1の維持クレームを侵害することなく事業の実施をしていた第三者に認められるintervening rightには、2つの種類があります。

第1は、特許訂正前にその事業で既に製造した物について認められる、その物の処分権(特許訂正後に使用、販売等をする権利)です。

第2は、特許訂正前に実施していた事業について認められる事業継続権です。

第1の権利は、必ず認められます。第2の権利は、認めるかどうか、また、認めるとしてもどの程度認めるかを、公平性の観点から、裁判所が判断します。

纏め

このように、米国では、再発行(reissue)や再審査(reexamination)によって、特許クレームの権利範囲に実質的な変更を加える訂正をすると、訂正を受ける前の原特許クレームについては、特許訂正前の第三者の行為に対して損害賠償を請求することができなくなり、また訂正後のクレームに基づく権利行使もintervening rightにより制限されてしまうことがあります。

したがって、特許クレームの減縮又は拡張をしようとする場合、原クレームを残しつつ、原クレームを減縮し又は拡張したクレームを追加するという方針で臨むのがよいでしょう。即ち、クレーム1の特許性をより明確にする為に、クレーム1を減縮補正(新たな特徴を追加)したい場合に、クレーム1そのものを補正してしまうのではなく、上記のような新たな特徴を記載した従属クレームを追加するなどの方策を検討すべきです。同様に、再発行によって拡張する場合も、原クレームを残したまま、拡張したクレームを追加することが賢明です。

PCT(3): 国際調査機関による先行技術調査、国際段階での補正

PCT国際出願の大きなメリットの一つが、国際調査機関(ISA)による先行技術調査を受けられることです。国際調査(先行技術調査)の結果は、優先日からほぼ16ヶ月までに出願人に通知されます。

国際調査機関(ISA)

日本特許庁にPCT国際出願した場合の国際調査機関(ISA)は以下の通りです。

日本語でPCT出願した場合: 日本特許庁

英語でPCT出願した場合: 日本特許庁若しくは欧州特許庁(EPO)のいずれかを選択

米国、カナダ、中国、韓国、オーストラリア等の特許庁もISAとして承認されていますが、日本特許庁に提出するPCT国際出願の場合、ISAとして選択できるのは、上記の通り、日本特許庁かEPOのいずれかです。

調査結果の通知

以下の2種類の書類が送付されてきます:

1)国際調査報告書

文字通り、調査結果の報告書。国際調査を行った分類、関連する技術に関する文献等が記載されている。

2)国際調査機関の見解書

発明が特許として認められるか否か(新規性、進歩性、産業上利用可能性の有無)についての見解。

調査結果の意義と出願人が取り得る対応

調査結果(国際調査報告+国際調査見解書、以下、纏めて”ISR・ISO”と称す)は、実際の出願国(PCT出願の移行先の国)の審査に対する拘束力は有りません。要するに、各国の特許庁は、ISR・ISOと矛盾する内容の審査通知を出すことがあります。特に、日本特許庁が国際調査機関(ISA)で、米国や欧州に出願した場合など、米国や欧州の特許庁は、ISR・ISOの内容にはあまり影響されず、独自の調査をするようです。

但し、移行先の国の特許庁が国際調査機関(ISA)であった場合(例えば、日本特許庁がISAで、PCT出願を日本に移行したような場合)は、その国の審査においてISR・ISOに沿った形の審査通知が出される傾向があります。例えば、日本特許庁がISAで、PCT出願を日本に移行したような場合、国際調査を担当した日本特許庁の審査官が、移行後の日本出願の実体審査も担当するということは少なくありません。そのような場合、ISR・ISOに沿った形の内容の審査結果となる可能性が高いです。

また、欧州特許庁(EPO)が国際調査機関(ISA)であり且つ欧州に移行する場合(例えば、日本特許庁にPCT出願を英語で提出し且つISAとしてEPOを選択して、欧州に移行する場合)には、ISRの公開又は欧州移行の遅い方から約2ヶ月後に、ISAの見解書に対する応答要求の通知(規則161(1))(回答期限:通知から6ヶ月以内)が発行されます(但し、ISOの内容が否定的であった場合のみ)。従って、当然のことながら、ISAがEPOで、欧州に移行する場合には、ISAの見解書の内容は、欧州移行後のEPOによる実体審査に直結するものとなります。

上記の欧州の場合を除き、このISR・ISOには特に応答(答弁書提出)する必要はありませんが、ISAの見解が望ましいもので無かった場合、出願人は以下のようなアクションを取ることができます。

1. 非公式コメントの提出

国際調査機関の見解書に対する反論を「コメント」として国際事務局に対して提出する。ただし、この「コメント」は、国際事務局が指定官庁に転送するために単に受け付けるものであって、PCT規則において明文化されていない「非公式なコメント」として取り扱われ、これを参酌するかどうかは各国特許庁審査官の裁量に委ねられる。

(※尚、この「コメント」の提出は、国際段階であればいつでもできます。また、様式は特に定められておらず、書式自由となっています。この非公式コメントの実質的な効力については、弊所の経験上、外国特許庁の審査官がコメントを積極的に考慮するということは期待できないと思います。国内段階移行後に、国際調査見解書と同様の理由で外国特許庁に拒絶された時の為の準備程度に考えておいた方がよいでしょう。)

2. 19条補正の提出

国際事務局に対して19条補正を提出する。19条補正の特徴は以下の通り。

補正可能時期: 

国際調査報告の送付の日から2月または優先日から16月のいずれか遅く満了する期間内。

補正可能範囲: 

請求の範囲のみ。

補正可能な回数: 

1回のみ。
 

補正提出に関する費用: 

特許庁へ支払う手数料は無し。代理人手数料のみ(難易度などによるが、通常、5~10万円程度)。

補正によりISAの見解が変ったかどうかの確認: 

確認することは出来ない。

補正の公開: 

補正は、国際公開公報に反映される(補正後の形で国際公開される)。

3. 国際予備審査請求

国際予備審査請求をする。それにより、ISAの見解書に対して正式に反駁・抗弁することが可能になる。この際、必要に応じて34条補正が可能。国際予備審査請求に関する手続きの特徴は以下の通り。

国際予備審査請求時期: 

国際調査報告の発送日から3ヶ月、または優先日から22ヶ月のいずれか遅く満了する日まで。

国際予備審査請求した場合の国際調査見解書の扱い: 

国際予備審査請求した場合には、ISAの見解書は原則として国際予備審査機関による第一回目の見解書とみなされる。

一方、国際予備審査請求をしていない場合、上記の見解書は、「特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP(第I章))」と改称されて指定国に送付される。

ISAの見解に対する反論と補正: 

答弁書と、必要に応じてと34条補正を提出する。尚、答弁書と34条補正は、国際予備審査請求請求と同時若しくは国際予備審査報告書が作成される前に速やかに提出する。

補正可能範囲: 

34条補正では、請求の範囲のみならず明細書や図面も補正できる。(19条補正では、補正出来るのは請求の範囲のみ。)

補正可能な回数: 

国際予備審査請求をしてから国際予備報告書が作成されるまでの期間内であれば、制限無し。

補正の公開: 

補正は公開されない。

国際予備審査請求に関する費用: 

1) 国際予備審査機関(IPEA)がJPOの場合(2012年6月1日以降)

・JPOに支払う手数料: ¥44,300 [¥26,000(予備審査手数料) + ¥18,300(取り扱い手数料) 但し、クレームが単一性を満たさない場合、追加料金の支払いが必要になる場合あり]

・代理人手数料(国際予備審査請求+補正書+答弁書): 一般的に10~25万円程度(難易度などにより大きく異なる) 

2) 国際予備審査機関(IPEA)がEPOの場合

・EPOに支払う手数料: 2,015ユーロ(110円/ユーロとして約¥22万円) [1,850ユーロ(予備審査手数料) + 165ユーロ(取り扱い手数料)但し、クレームが単一性を満たさない場合、追加料金の支払いが必要になる場合あり]

・代理人手数料(国際予備審査請求+補正書+答弁書): 一般的に15~35万円程度(難易度などにより大きく異なる) 

答弁書(及び補正)がISAの見解が変ったかどうかの確認: 

国際予備審査機関(IPEA)が、答弁書と補正を検討した上で作成する国際予備審査報告(IPER)において確認できる。

各国の実体審査に対する国際予備審査報告の影響: 

定かではない。特に米国や欧州などでは、他国の特許庁による国際予備審査の結果は余り重要視しない傾向がある。但し、英語でPCT出願し、EPOを国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として選択した上で、欧州に移行した場合は、否定的な内容のIPERに対しては応答の義務がある。

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《拒絶理由通知、特許査定》

拒絶理由通知(和英)

原文:

 

拒絶理由通知書

特許出願の番号      特願2009-XXXXXX

起案日          平成21年XX月XX日

特許庁審査官       XX XX        3409 2J00

特許出願人代理人     XX XX 様

適用条文         第29条第2項

 

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

 

 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等は引用文献等一覧参照)

 ・請求項6 に対して 引用文献1,2

  請求項6には、「請求項1の方法を実施するために用いるシステムであって」と記載されているが、この記載は、システムの構成を限定するものではない。

 引用文献1には、被検査体の内部を減圧し、超音波を用いて被検査体の内圧を測定し、漏洩孔の有無を検査する装置が開示されている。

 そして、引用文献2には、圧力を超音波の位相差に基づいて測定する構成が開示されており、また、どのような手法により圧力を測定するかは、当業者が適宜選択すべき事項である。

 してみれば、引用文献1に記載の発明において、引用文献2に記載の圧力測定を採用することで、本願請求項6に係る発明とすることは、当業者にとって容易に想到し得ることである。

 よって、引用文献1,2に記載の発明に基いて、本願請求項6に係る発明とすることは、当業者にとって容易に想到し得ることである。


<拒絶の理由を発見しない請求項>

 請求項1-5に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引 用 文 献 等 一 覧

1.特開2004-XXXXX号公報

2.特開2002-XXXXXX号公報

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先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野  IPC G01M3/00-3/40

             G01L11/00-11/06

・先行技術文献 

  特開2006-XXXXX号公報

  特開昭60-XXXXXX号公報

 この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

 この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第1部 材料分析  XXXX

TEL.03(XXXX)XXXX 内線XXXX

 

英訳文:

Notification of Reasons for Refusal

Patent Application No.:    2009-XXXXXX

Drafting Date:   XXXXXX, 2009

Examiner:   XXXXXXX         3409 2J00

Agent for Applicant:  XXXXX XXXXXXX

Articles of the Patent Law applied to: Article 29, item 2

     The present application should be rejected for the following reasons.  A response to this notification, if any, should be filed within 60 days from the date of mailing of this notification. 

REASONS

     The invention of the below-mentioned claim of the present application could be easily made by those having ordinary skill in the art, based on either an invention described in the below-mentioned publications which were distributed prior to the filing date of the present application in Japan or in a foreign country or an invention which became available to the public through electric telecommunication lines prior to the filing date of the present application.  Therefore, the invention of the below-mentioned claim of the present application should not be patented under Article 29, item 2 of the Patent Law.

NOTE (References cited herein are listed below)

• Claim 6  -  to be rejected over References 1 and 2

     Claim 6 has a description reading: “a system for practicing the method of claim 1”.  However, this description does not limit the construction of the system.

     Reference 1 discloses an apparatus for performing a method comprising decompressing the inside of a test subject and measuring the internal pressure of the test subject by using an ultrasonic wave, to thereby determine the presence or absence of a leak hole.

     Reference 2 discloses a construction for measuring a pressure, based on a phase difference of ultrasonic waves.  Those having ordinary skill in the art may appropriately choose how to measure a pressure.

     Thus, it would be easy for those having ordinary skill in the art to use the pressure measurement technique of Reference 2 in the invention of Reference 1, to thereby make the invention of claim 6 of the present application.

     Therefore, based on the inventions of References 1 and 2, the invention of claim 6 of the present application would have been easily conceived by those having ordinary skill in the art.


     At present, there has been found no reason to reject claims 1 to 5.

     A further office action will be issued when there is found any reason to reject claims 1 to 5.

List of references cited

1.   Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2004-XXXXX

2.   Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2002-XXXXXX

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Record of the results of the prior art search

• Field searched   IPC  G01M3/00-3/40

                           G01L11/00-11/06

• Prior art documents  

     Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2006-XXXXX

     Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. Sho 60-XXXXXX

      The above record of the prior art search does not constitute the reasons for rejection.

      If there is any question about the content of this notification of reasons for rejection or if an interview is desired, please contact the following person.

Examination Division 1, Materials Analysis, XXXXX XXXXX

TEL 03(XXXX)XXXX  Extension XXXX

 

特許査定(和英)

原文:

特許査定

特許出願の番号      特願2007-XXXXXX

起案日          平成20年 X月XX日

特許庁審査官       XX XX        9130 2B00

発明の名称        XXXXシステム

請求項の数         13

特許出願人        XXXX株式会社

 

 この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

 

部長/代理  審査長/代理 審査官    審査官補    分類確定官 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     

1.出願種別        通常

2.参考文献        有

3.特許法第30条適用   無

4.発明の名称の変更    無

5.国際特許分類(IPC)

          A01G 31/00   606,
          A01G 27/00   502K,
          A01G 27/00   502L=
          A01G 13/00   302Z  

6.菌寄託

7.出願日の遡及を認めない旨の表示

参考情報

特許出願の番号      特願2007-XXXXXX 

1.調査した分野(IPC,DB名) 

 A01G  31/00
 A01G  27/00
 A01G  13/00     

2.参考特許文献

 特開2003-XXXXXX             (JP,A)
 特開2006-XXXXXX             (JP,A)    

3.参考図書雑誌

英訳文:

DECISION TO GRANT A PATENT

Patent Application No.: 2007-XXXXX

Drafting Date:          XXXXXX, 2008

Examiner:               XXXXXX XXXXXX, 9130 2B00

Title of the Invention: XXXXX system

Number of Claims:       13

Applicant:              XXXXX

 

No reason for rejection is found concerning the present application and, hence, a patent is granted.

 

(Acting) Division Manager   (Acting) Examiner-in-chief   Examiner   Assistant Examiner   Classification-finalizing officer  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     

1.   Type of application                      General

2.   References                               Yes

3.   Application of Art. 30 of the Patent Law       No

4.   Change of Title of the Invention               No

5.   International Patent Classification (IPC)
                 A01G 31/00 606,
                 A01G 27/00 502K,
                 A01G 27/00 502L=
                 A01G 13/00 302Z 

6.   Depository of microorganisms

7.   Indication that the retroaction of the filing date is not permitted

Reference information

Patent Application No. 2007-XXXXXX

1.   Searched Field (IPC, DB name)
     A01G  31/00
     A01G  27/00
     A01G  13/00

2.   Reference patent document
     JP 2003-XXXXXX        (JP,A)
     JP 2006-XXXXXX        (JP,A)

3.   Reference literature/journal

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特許  出願  発明  日本  記載  提出  application  審査  拒絶  or  be  patent  先行技術  可能  請求項  出願人  特許出願  利用  審査官  開示  適用  Japan  方法  an  Patent  請求  Japanese  特許庁  外国  not  選択  filing  規定  with  通常  変更  情報  理由  filed  claim  拒絶理由  特許審査  先行技術文献  action  文献  date  Examination  at  意見書  技術  容易  one  引用  art  当業者  拒絶理由通知  特許法  採用  final  出願日  特許査定  invention  原文  present  調査  実施  claims  引用文献  any  内容  has  grant  prior  search  結果  office  30  通知  above  epo  file  been  英訳文  within  英訳  参照  代理人  Inter  分野  平成  限定  use  参考  issue  IP  may  phase  will  system  we  documents  should  method  under  made  29  事項  mentioned  results  構成  but  Article  having  Act  国内  inter  through  information  there  Application  based  Art  Prior  20  XXXXXX  would  so  ex  about  拒絶理由通知書  知識  foreign  following  31  時点  発見  和英  下記  re  特許法第  granted  publication  rejection  34  However  会社  comprising  Applicant  national  装置  意見  form  using  issued  International  想到  現時点  システム  XXXX  Therefore  further  out  XX  Invention  skill  希望  subject  Law  public  Ex  Search  Examiner  有無  either  XXXXX  遡及  question  Yes  person  日本国内  条第  00  do  PATENT  does  test  were  日以内  days  XXX  分析  response  刊行物  ep  those  21  Reference  make  side  国際特許  ordinary  A01G  Claim  reason  reasons  13  reference  50  40  available  番号  applied  document  cited  apparatus  difference  A01G  construction  条文  limit  Specification  country  name  below  11  references  rejected  her  found  測定  per  electric  Date  am  sea  inventions  item  Title  Claims  technique  term  his  herein  result  特開  連絡  notification  References  60  訳文  EC  本願請求項  described  description  could  調査結果  代理  以内  出願前  号公報  適宜選択  Open  pressure  reading  Laid  Unexamined  appropriate  表示  act  listed  There  lines  確定  hence  easily  特願  hereby  how  27  2007  特開昭  内部  特許文献  desired  発明又  day  exam  先行技術文献調査結果  Division  IPC  How  IPC  Assistant  Analysis  Thus  Type  記録  TEL  able  view  手法  名称  査定  over  please  perform  measuring  reject  measurement  国際  漏洩  分類  出願種別  利用可能  通信  起案日  超音波  JP  電気通信回線  302  2006  02  参考文献  公報  先行  特許庁審査官  圧力  被検査体  日本国  条適用  株式会社  oa  Reasons  Re  Refusal  mailing  absence  XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  list  low  mm  read  publications  red  permitted  performing  presence  practicing  fr  forming  content  ed  discloses  easy  ip  became  invent  internal  concerning  inform  came  choose  Acting  Drafting  Dr  searched  try  Field  ultrasonic  Extension  An  Change  Classification  DE  GRANT  General  thereby 


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