出願前

各国における先行技術の定義と新規性喪失の例外(Part 1)

[I] 米国における先行技術の定義

2011年9月16日、オバマ大統領が米国特許法改正案"Leahy-Smith America Invents Act"に署名し、法律(以下「米国新法」という)として成立しました。この改正における1つの重要な変更は、先発明主義から先願主義への変更です(2013年3月16日から施行)。また、同時にかなり独特であった先行技術の定義も変更されます。先行技術の定義の変更は、基本的には日本などの諸外国の制度との国際的調和を図る物である一方、米国独特のグレース・ピリオド制度は維持されるため、依然として日本などにおける先行技術の定義とは大きく相違する点もあります。

まず、国際的調和に結びつく変更点として、以下が挙げられます:

- 公知公用については、国内公知から世界公知へ変更(新規性阻害事由となる公知公用について、国内のみならず外国における公知、公然の実施や文献の公開を先行技術に含めることになった。詳細な説明はこちら。)

- 所謂「ヒルマードクトリン(Hilmer Doctrine)」の廃止(旧法下では、米国特許出願の外国優先権主張日が、他の米国特許出願に対する先行技術の効力発生日として認められなかったが、新法下では認められるようになった。詳細な説明はこちら。)

そして、依然として残る大きな相違点は、米国においては、同じ発明に関して他人の先願があっても、その前に後願の発明者が自分で発明を公開していれば、該先願は該後願の先行技術とならないことです(日本では、そのような先願は先行技術となります)。米国の新たな制度が、「先願主義」ではく「先開示主義」だと揶揄される所以です。

以下、米国新法の下での先行技術となる発明について、概要を説明します。あくまで概要ですので、微細な点や実務上滅多に遭遇しない場合については触れません。

米国における先行技術:

米国新法の下では、特許出願に係る発明に対して先行技術(prior art)となる発明は、次の2種類です(米国新法第102条)。

(1)当該特許出願の有効出願日の前に公知であった発明 (2)当該特許出願の有効出願日の前の有効出願日を有する他人を発明者とする特許出願であってその後公開又は特許に至ったものに記載された発明

注: 「有効出願日」とは、優先権を有する(先の出願の出願日の利益を受ける)出願の場合には優先日を意味し、優先権を有しない出願の場合には出願日を意味します。

先行技術の例外:

上記項目(1)及び(2)のそれぞれについて、適用が除外される場合が設けられています。

項目(1)(出願前公知)の例外: 自分自身が公表したことによって公知になった発明(ただし、その公表の日から1年以内に特許出願をすることが必要)は、先行技術としては扱われません。

項目(2)(他者の先願)の例外: 当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合や、当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合には、適用されません。

日本における先行技術の定義との比較:

上記項目(1)(出願前公知)の先行技術は、日本の特許法第29条第1項に規定される先行技術に相当し、上記項目(1)についての適用除外(自分自身が公表したことによって公知になった発明)は、日本の特許法第30条の規定(新規性喪失の例外)に相当します(ただし、日本では、発明の公表から6ヶ月以内に新規性喪失の例外適用の申請書類と共に特許出願し、更に出願日から30日以内に証明書類を提出することが必要)。

したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目(1)の先行技術は、日本では猶予期間が1年でなく6ヶ月であり、またこれを享受するために申請が必要である点を除いては、日本の特許法の第29条第1項及び第30条に規定される先行技術に相当すると考えてよいでしょう。

上記項目(2)(他者の先願)の先行技術は、日本の特許法第29条の2本文に規定される先行技術に相当します。上記項目(2)の先行技術についての適用除外となる場合を2つ挙げましたが、これら2つの場合のうち、第2の場合(当該他人を発明者とする特許出願と当該特許出願とが同一の譲受人に所有される場合)は、日本の特許法第29条の2ただし書に規定される場合に相当します。一方、第1の場合(当該他人を発明者とする特許出願の前に自分自身が発明を公表している場合)は、米国独自の規定であって、日本には対応する規定はありません。したがって、適用が除外される場合まで考慮してまとめれば、米国における上記項目(2)の先行技術は日本の特許法の第29条の2に規定される先行技術に相当するが、米国では他人の特許出願より先に自分が発明を公表してしまえば当該他人の特許出願は先行技術にはならないという点に注意すべきである、ということになるでしょう。

例えば、出願人Aが発明を公表し、その5ヶ月後に出願Yを提出したが、その出願Yの出願日の2ヶ月前に出願人Bが同じ発明に関して出願Xを提出していたとします。このような場合、日本であれば、出願Xは出願Yの先行技術となり、例え出願Yが新規性喪失の例外規定の適用を受けていたとしても、出願Yは先願である出願Xにより新規性を喪失します。勿論、出願Xも出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。

一方、米国であれば、出願Xは出願Yに対する先行技術とは見なされません。出願Xは、出願人Aによる発明の公表によって新規性を喪失します。

priorart

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《拒絶理由通知、特許査定》

拒絶理由通知(和英)

原文:

 

拒絶理由通知書

特許出願の番号      特願2009-XXXXXX

起案日          平成21年XX月XX日

特許庁審査官       XX XX        3409 2J00

特許出願人代理人     XX XX 様

適用条文         第29条第2項

 

 この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。

理 由

 

 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等は引用文献等一覧参照)

 ・請求項6 に対して 引用文献1,2

  請求項6には、「請求項1の方法を実施するために用いるシステムであって」と記載されているが、この記載は、システムの構成を限定するものではない。

 引用文献1には、被検査体の内部を減圧し、超音波を用いて被検査体の内圧を測定し、漏洩孔の有無を検査する装置が開示されている。

 そして、引用文献2には、圧力を超音波の位相差に基づいて測定する構成が開示されており、また、どのような手法により圧力を測定するかは、当業者が適宜選択すべき事項である。

 してみれば、引用文献1に記載の発明において、引用文献2に記載の圧力測定を採用することで、本願請求項6に係る発明とすることは、当業者にとって容易に想到し得ることである。

 よって、引用文献1,2に記載の発明に基いて、本願請求項6に係る発明とすることは、当業者にとって容易に想到し得ることである。


<拒絶の理由を発見しない請求項>

 請求項1-5に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引 用 文 献 等 一 覧

1.特開2004-XXXXX号公報

2.特開2002-XXXXXX号公報

------------------------------------

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野  IPC G01M3/00-3/40

             G01L11/00-11/06

・先行技術文献 

  特開2006-XXXXX号公報

  特開昭60-XXXXXX号公報

 この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

 この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第1部 材料分析  XXXX

TEL.03(XXXX)XXXX 内線XXXX

 

英訳文:

Notification of Reasons for Refusal

Patent Application No.:    2009-XXXXXX

Drafting Date:   XXXXXX, 2009

Examiner:   XXXXXXX         3409 2J00

Agent for Applicant:  XXXXX XXXXXXX

Articles of the Patent Law applied to: Article 29, item 2

     The present application should be rejected for the following reasons.  A response to this notification, if any, should be filed within 60 days from the date of mailing of this notification. 

REASONS

     The invention of the below-mentioned claim of the present application could be easily made by those having ordinary skill in the art, based on either an invention described in the below-mentioned publications which were distributed prior to the filing date of the present application in Japan or in a foreign country or an invention which became available to the public through electric telecommunication lines prior to the filing date of the present application.  Therefore, the invention of the below-mentioned claim of the present application should not be patented under Article 29, item 2 of the Patent Law.

NOTE (References cited herein are listed below)

• Claim 6  -  to be rejected over References 1 and 2

     Claim 6 has a description reading: “a system for practicing the method of claim 1”.  However, this description does not limit the construction of the system.

     Reference 1 discloses an apparatus for performing a method comprising decompressing the inside of a test subject and measuring the internal pressure of the test subject by using an ultrasonic wave, to thereby determine the presence or absence of a leak hole.

     Reference 2 discloses a construction for measuring a pressure, based on a phase difference of ultrasonic waves.  Those having ordinary skill in the art may appropriately choose how to measure a pressure.

     Thus, it would be easy for those having ordinary skill in the art to use the pressure measurement technique of Reference 2 in the invention of Reference 1, to thereby make the invention of claim 6 of the present application.

     Therefore, based on the inventions of References 1 and 2, the invention of claim 6 of the present application would have been easily conceived by those having ordinary skill in the art.


     At present, there has been found no reason to reject claims 1 to 5.

     A further office action will be issued when there is found any reason to reject claims 1 to 5.

List of references cited

1.   Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2004-XXXXX

2.   Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2002-XXXXXX

--------------------------------------------------------------

Record of the results of the prior art search

• Field searched   IPC  G01M3/00-3/40

                           G01L11/00-11/06

• Prior art documents  

     Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. 2006-XXXXX

     Unexamined Japanese Patent Application Laid-Open Specification No. Sho 60-XXXXXX

      The above record of the prior art search does not constitute the reasons for rejection.

      If there is any question about the content of this notification of reasons for rejection or if an interview is desired, please contact the following person.

Examination Division 1, Materials Analysis, XXXXX XXXXX

TEL 03(XXXX)XXXX  Extension XXXX

 

特許査定(和英)

原文:

特許査定

特許出願の番号      特願2007-XXXXXX

起案日          平成20年 X月XX日

特許庁審査官       XX XX        9130 2B00

発明の名称        XXXXシステム

請求項の数         13

特許出願人        XXXX株式会社

 

 この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

 

部長/代理  審査長/代理 審査官    審査官補    分類確定官 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     

1.出願種別        通常

2.参考文献        有

3.特許法第30条適用   無

4.発明の名称の変更    無

5.国際特許分類(IPC)

          A01G 31/00   606,
          A01G 27/00   502K,
          A01G 27/00   502L=
          A01G 13/00   302Z  

6.菌寄託

7.出願日の遡及を認めない旨の表示

参考情報

特許出願の番号      特願2007-XXXXXX 

1.調査した分野(IPC,DB名) 

 A01G  31/00
 A01G  27/00
 A01G  13/00     

2.参考特許文献

 特開2003-XXXXXX             (JP,A)
 特開2006-XXXXXX             (JP,A)    

3.参考図書雑誌

英訳文:

DECISION TO GRANT A PATENT

Patent Application No.: 2007-XXXXX

Drafting Date:          XXXXXX, 2008

Examiner:               XXXXXX XXXXXX, 9130 2B00

Title of the Invention: XXXXX system

Number of Claims:       13

Applicant:              XXXXX

 

No reason for rejection is found concerning the present application and, hence, a patent is granted.

 

(Acting) Division Manager   (Acting) Examiner-in-chief   Examiner   Assistant Examiner   Classification-finalizing officer  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     

1.   Type of application                      General

2.   References                               Yes

3.   Application of Art. 30 of the Patent Law       No

4.   Change of Title of the Invention               No

5.   International Patent Classification (IPC)
                 A01G 31/00 606,
                 A01G 27/00 502K,
                 A01G 27/00 502L=
                 A01G 13/00 302Z 

6.   Depository of microorganisms

7.   Indication that the retroaction of the filing date is not permitted

Reference information

Patent Application No. 2007-XXXXXX

1.   Searched Field (IPC, DB name)
     A01G  31/00
     A01G  27/00
     A01G  13/00

2.   Reference patent document
     JP 2003-XXXXXX        (JP,A)
     JP 2006-XXXXXX        (JP,A)

3.   Reference literature/journal

タグ:

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その他(商標)

Q1. 日本の商標登録出願に基づく優先権主張をして外国に商標登録出願する場合、特許の場合と同様に、日本出願から1年以内に外国出願すれば良いのか?

A2. パリ条約に基づく優先期間は、特許については1年ですが、商標については6ヶ月と定められています。従って、日本の商標登録出願の日から6ヶ月以内に外国出願手続きを完了させなければ優先権を享受することはできません。

Q2. 直接外国へ商標登録出願することに対する国際商標出願(マドリッドプロトコル出願)のメリットとデメリットは

A2. マドリッドプロトコル出願(所謂「マドプロ出願」)のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット

マドプロ出願のメリットとしては、現地代理人を介さずに出願から登録手続までを完結できますので、基本的には現地代理人費用が発生しません

但し、いずれかの指定国において拒絶理由が見つかった場合には、その指定国の代理人が応答手続を行わなければならないことになっているため、その時点からの現地代理人費用が発生します。

また、もしも登録する国や商標を使用する対象を増やす可能性があるならば、マドプロ出願には、事後指定(指定国、指定商品・役務の追加)が可能です。但し、指定商品・役務の追加は、国際登録の範囲内でのみ可能です。従って、後に商標を活用する国や対象が増えた場合に対応できるというメリットがあります。

さらに、登録後も更新、各種変更手続きを一括で行うことができます。

デメリット

マドプロ出願の場合、先ず、日本に出願する必要があります。従って、日本での商標権が不要という場合は、日本での出願費用が無駄になってしまいます。

また、基礎出願が登録にならない場合や基礎登録が取消された場合、マドプロ出願・登録も取消されてしまうという不利があります(所謂「セントラルアタック」)。この場合、各国出願への切り替えを行うことができますが、新たに出願費用がかかります。

Q3. マドリッドプロトコルの加盟国は

A3. 現在のところ、日本、米国、EU、ロシア、中国、韓国などを含む86カ国が加盟しています。近年、注目を集めている新興国では、ベトナム、フィリピン、イラン、エジプトなどは加盟していますが、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、メキシコ、バングラディシュなどの国は未加盟です(2012年9月現在)。詳しくは、こちらで確認できます。

Q4. 展示会に自社製品を出品するにあたり、新たな商標を使用しようと考えているが、特許出願の場合のように、展示の後に、新たな商標について新規性を喪失せずに出願することはできるのか?

A4. まず、商標に関しては、特許におけるような所謂「新規性」という概念は存在しません。特許、実用新案、意匠等は、新たな技術などを発明、考案又は創作し、その新しい技術などの保護を目的とするものですが、商標権は「選択物」であると言われます。これは、商標権に関しては、既存の言葉などを選択して特定の商品やサービスを特定するために用いる権利であるという考え方に基づきます。

しかし、商標登録出願にも、特許制度などにおける「新規性の喪失の例外」(特許法第30条)の規定に類似の規定は存在します。商標法の第9条(出願時の特例)においては、特定の博覧会において出品・出展した商品やサービスについて使用をした商標について、その出品・出展の日から6ヶ月以内にその商標について出願した場合は、その出品・出展の日が商標登録出願の出願日とみなされます。この際、商標自体並びに商標登録出願の指定商品又は役務は、出品・出展したものと同一にする必要があります。

特許等の場合、新規性の喪失の例外の適用を受ける場合、出願前に公開した技術と出願に係る発明は必ずしも同一である必要はありませんが、商標に関する上記「出願時の特例」については、上記の通り、商標及び指定商品・役務は、出品・出展の時のものと同一であることが要求されます。また、特許などの場合、特許出願の出願日は、出願前の公開の日に遡及することは有りませんが、商標の上記「出願時の特例」においては、出願日は出品・出展した日に遡及します。

また、商標登録出願について「出願時の特例」を受けるためには、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁に提出し、且つ当該商標登録出願における商標及び指定商品・役務は、出品・出展の時のものと同一であることを証明する書面を商標登録出願の日から30日以内に提出しなければなりません。

尚、商標法第9条(出願時の特例)において定める特定の博覧会は以下のようなものです。

 ①日本政府等が開設する博覧会、
 ②日本政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの、
 ③パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会、
 ④パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの。

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