アドバイス

外国出願

外国へ各種知的財産権取得のための出願業務[特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願やマドリッドプロトコルに基づく国際登録商標出願を含む]並びに出願後の諸手続き(拒絶理由通知に対する回答書や審判理由補充書の作成及び提出など)を行います。

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井上&アソシエイツでは、外国出願制度に精通した技術者並びに事務担当者が出願から登録までの手続を行うだけでなく、海外各国に、長年にわたって信頼関係を築き上げた提携事務所がありますので、安心して外国出願への対応をお任せいただけます。

カバーする国につきましては、米国や欧州諸国をはじめ、BRICS諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国及び南アフリカ)やNEXT11諸国(イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム及びメキシコ)などの新興国を含む178カ国における出願実績が有ります。

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お客様との綿密なご相談に基づき、お客様の発明並びに関連先行技術を徹底的に検討し、「強い特許」が得られる明細書を作成するサポートを致します。

井上&アソシエイツのスタッフは各々が高度な特許的知識、専門技術の知識並びに英語能力を有する外国特許のプロです。従いまして、外国出願の場合にも、単に出願明細書の翻訳に留まらず、特許的な観点からお客様にアドバイスし、よりよい明細書を作り上げていきます。徹底した対応により成功率も非常に高く、外国特許出願に関しましては、出願人の都合により出願放棄したような場合を除いては、ほぼ100%特許成立させています。

尚、上記の理由により、弊所は、和文・英文に関わらず高品質な特許出願明細書の作成が可能ですので、第一国出願の明細書やPCT出願明細書を最初から英語で作成することも可能です。さらに出願時の打ち合わせなどを英語で行うことも可能です。弊所では顧客企業における外国代理人との会議の司会進行や簡単な逐語通訳なども屡々行っておりますので、知財関連の英語での打ち合わせを効率的且つ効果的に行うことができます。

また、代理人を立てずに提出した日本出願や弊所以外の特許事務所を介して提出した日本出願に基づく外国出願も対応可能です。(実際にそのような案件を数多く扱っております。)

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マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく商標登録などの外国商標出願に関しても、経験豊富なスタッフがおります。弊所のスタッフは全員、非常に高い英語でのコミュニケーション能力を有しておりますので、外国商標登録もスムーズに行うことが出来ます。

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出願後の手続き(拒絶理由通知に対する回答書作成など)も同様のスキルをもって対応いたします。

タグ:

特許  米国  PCT  中国  出願  発明  日本  欧州  提出  明細書  韓国  上記  翻訳  効果  拒絶  先行技術  商標  可能  弊所  英語  手続  出願人  特許出願  作成  日本出願  an  対応  制度  出来  検討  外国  同様  外国出願  理由  出願時  実際  拒絶理由  各国  技術  最初  登録  拒絶理由通知  非常  補充  特許事務所  出願明細書  観点  通知  サポート  関連  代理人  井上  出願後  英文  取得  知的財産  インド  客様  事務所  以外  案件  海外  アソシエイツ  知財  放棄  審判  回答  経験  商標登録  インドネシア  条約  知識  外国特許出願  回答書  成立  簡単  知的財産権  ベトナム  高品質  ロシア  担当  能力  高度  関係  スタッフ  成功  出願放棄  特許成立  品質  国際特許出願  企業  ブラジル  マドリッドプロトコル  商標出願  特許出願明細書  プロ  効率的  相談  カバー  外国特許  新興国  国際特許  数多  顧客  本出願  フィリピン  諸国  エジプト  第一国出願  和文  外国商標  実績  アフリカ  外国代理人  豊富  協定  徹底的  パキスタン  バイ  トルコ  審判理由補充書  弊所以外  業務  長年  アドバイス  中国及  代理  効果的  信頼  外国商標出願  効率  第一国  精通  特許的  経験豊富  全員  メキシコ  事務  ナイジェリア  バングラデシュ  英語能力  スムーズ  NEXT11  イラン  担当者  成功率  国際登録  回答書作成  国際  徹底  都合  安心  審判理由補充  知財関連  先行  出願制度  特許協力条約  理由補充書  登録商標  コミュニケーション  明細  スキル  司会進行 

課題2:中間処理(拒絶理由通知に対する応答など)の効率化とコスト低減

弊所は、他の特許事務所で出願した案件が難しい状況に陥ってから中途で引き受けたことが何度か有りますが、これまで全て成功に導いております。即ち、そのような案件は全て先任の国内外代理人の検討不足によるものであったということになりますが、外国特許出願の場合には、責任の所在が不明確になり、検討不足の状態が生じ易いということがあると思います。その原因として以下のようなことが考えられます。

(1)外国出願の日本国内特許事務所における扱いに関しては、言語と法律の違いにより、翻訳者が外国出願用英文明細書を作成し、その後の対応は外国代理人に一任に近い形になる。即ち、日本出願明細書(若しくはPCT出願和文明細書)を作成した本人は、外国出願で使用する英文明細書の作成にも、その後の中間処理においても余り関与しない。

(2)外国代理人は、自ら明細書を作成したわけではないので、発明の理解が不十分であり且つ権利化に対する責任感が希薄になる傾向がある。

無駄に審査が長引けば、当然、経費が増加します。また、難しい状況になって米国や欧州の代理人の助言を仰いだり、詳細な検討を依頼したりすると高額な請求が来てコストが大きく膨らんでしまうということもあります。

課題2に対する弊所の対応

弊所の外国出願担当者は、上で述べたように、明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行いますので、上記のような問題は起りません。

外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常に持って対応します。

弊所が中途で引き受けた案件には、最終拒絶理由通知(final office action)と継続審査請求(RCE)を繰り返して国内外代理人がお手上げの状況になった米国出願なども有りましたが、弊所で引き継ぎ後1又は2回の回答で許可を得ています。そのような案件の場合、出願時から弊所に任せて頂いていれば権利化までの経費は半額以下で済んだはずであると思います。

『法律も実務も異なる外国出願の中間処理を日本の代理人が処理できるのか?』と疑問を抱かれるかも知れませんが、弊所は開設時から、上記の様な実務を行っており、スタッフは全員厳しく教育され、外国案件も自分でこなせるようになった少数の者のみで構成されています。従って、外国特許関連手続については圧倒的な経験値を有しており、各国の制度や実務に準じたアドバイスや対応が可能です。実際に、外国特許庁へ提出する書類も実質的に弊所で完成させてしまうというスタイルについては、お客様より評価を頂いたことはあっても、クレームを受けたようなことは皆無です。

以上の通り、弊所では明細書を作成した担当者自らが回答書作成も行うため、十分な発明理解に基づいた効果的・効率的な対応が可能であり、現地代理人費用も削減することが出来ます。

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米国(7): 費用(米国代理人事務所の選別の観点から)

円高により、米国出願関連の経費が安くなったことを実感します。但し、2011年9月の法改正により、米国特許庁に支払う政府料金は、15%値上げされました。この15%というのは、日本からの出願に関する限り、ちょうど近年の円高による差益を帳消しするような値上げ幅です。米国代理人からの請求は、政府料金+米国代理人の手数料ですので、米国代理人からの請求額が総じて15%増しになるわけではありませんが、円高による割安感は若干減じます。

米国出願に際して注意すべきなのは、米国特許事務所によって代理人費用が大きく異なることです。どこの国でもそうですが、米国の場合は特に差が大きいので注意が必要です。一般に米国の特許事務所には、主に出願を扱う「出願系」の特許事務所と主に訴訟を扱う「訴訟系」の特許事務所に大別できます。勿論、「訴訟系」の事務所に出願してもらうこともできますが、「訴訟系」の事務所は総じて費用が高いです。また同じ事務所であっても、担当者によって費用が大きく異なることがあります。

出願時における費用はそれ程でもないと思いますが、審査通知に対する対応など米国代理人による検討を要する作業になると、費用の差が顕著になります。米国のある「訴訟系」の事務所に出願を担当させ、審査通知に対する回答書の作成・提出をさせたら500万円を超える請求が来て驚いたというような話も聞いたことがあります。(弊所でしたら、ほぼ現地特許庁にそのまま提出できる英文の回答書案を現地に送付しますので、米国代理人のアドバイスを仰いだような場合でも米国特許事務所の費用はせいぜい50万円程度です(通常は10~30万円程度)。)

「もし米国で特許訴訟になってしまったら・・・」という懸念から出願時から訴訟系の特許事務所を採用しているという方もいるかも知れません。しかし、訴訟の対象となる特許はごく僅かであり、またもし訴訟になったら訴訟に強い特許事務所に案件を移せばよいだけの話であって、訴訟の懸念から出願も訴訟系の特許事務所に依頼するというのは無駄であるように思います。

出願を担当したアトーニーがそのまま訴訟も担当すれば、その特定の件に明るくてよいはずとお考えになるかも知れませんが、出願系の特許事務所でも、殆どの場合、出願を担当するアトーニーと訴訟を担当するアトーニーは異なります。むしろ、案件を第三者的な観点から見ることができるということが新たな観点からの議論に結びつくということもよくあることです。従いまして、出願時は、あくまで出願系の事務所に依頼するのが賢明であると考えます。例えば、こちらに出願件数が多い米国特許事務所のランキングがあります。
http://www.iptoday.com/issues/2011/03/top-patent-firms.asp)米国代理人事務所決定の際の一つの目安にはなると思います。

当ホームページに、弊所と提携している米国代理人事務所の概算の費用も併せて示してありますのでご参考下さい。また、もし現在使用している米国代理人について「ちょっと費用が高すぎるんじゃないか?」などとお考えの際は是非ご相談下さい。

宣誓供述書の書き方について(1):米国(Part 1)

今回は、米国出願における37 C.F.R. § 1.132に基づくDeclaration又はAffidavit(以下、纏めて「宣誓供述書」と証す)の書式についてご説明します。(宣誓供述書で証明が可能な事項については、こちらで説明しております。)

1.形式的な要件

 宣誓供述書に記載する事項は、以下の通りです。

① 「IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE」と冒頭に記載する。
② 出願を特定する情報(出願人、出願日、出願番号、審査官の氏名など)。
③ 「DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132」という表題。
④ 宣誓者(declarant)の情報、具体的には、氏名、住所、最終学歴、職歴(職歴は、宣誓者として相応しいことを示すことができる限り、「~の研究や開発」という程度で構わない)。こちらでも説明しました通り、宣誓者としては、客観性の観点からは発明者以外が好ましいとされていますが、発明者でも支障はありません。
⑤ 宣誓者と本出願との関係。宣誓者が本出願の現状を理解していること。
⑥ 具体的な供述内容。
⑦ 供述内容に虚偽が無いことの宣誓。
⑧ 署名と日付。

2.供述内容

宣誓供述書を提出する状況として最も多いのは、自明性の拒絶を受けて、それに対して予想外の結果(unexpected results)を証明する場合であると思います。その場合の注意事項を以下に挙げます。

当然のことながら、回答の方針を念頭に入れて作成する必要があります。できれば、宣誓供述書を考慮させたただけで、自明性の拒絶理由が撤回されるような内容にすることが望ましいです。

これに関連して、実験報告書の原案を発明者の方が作成し、それを実質的にそのまま翻訳して提出してしまうということが実務上よく行われています。そして発明者の方は、技術の専門家ではありますが特許の専門家ではないために、必ずしも的確とは言えない内容の宣誓供述書になってしまっているというケースを目にすることがあります。その場合、いかに審査官が供述内容を真摯に検討しようとも、拒絶の撤回の根拠とはならないという状況に陥ってしまいます。従って、少なくとも発明と拒絶理由の内容を完全に理解した国内代理人に宣誓供述書の和文ドラフトを作成させて、それを翻訳させることが望ましいと考えます。(弊所では、必ず発明と拒絶の内容を理解した担当者本人が、英語で宣誓供述書を作成します。)

供述内容の決定手順の例を以下に挙げます。

① 現時点(補正後)のクレームの範囲を把握する。

② 先行技術との違いを特定する。

③ 上記の違いによって効果に差が生じるということが明確になるようなデータを取得する(実施例と比較例の結果の相違がこの特徴の違いに起因することが明確になるような条件設定とし、ここで行う比較実験が先行技術の再現実験として認められるような条件を採用しているかなどの点に留意する)。

④ 発明の特徴と効果の因果関係が明確になるようにデータの提示手段を工夫する。

⑤ データの量が不充分とみなされる可能性がある場合、既存のデータに基づいて、その結果がデータ不足分にも適用が可能であることを、合理的に説明する。場合によっては、公知文献に参照する。

⑥ 結論部(Conclusion)において、提示したデータが非自明の根拠として十分であることを簡潔に整理して説明する。

3.具体例

具体的な宣誓供述書の例を下記に示します。(米国出願の中間処理において弊所が実際に提出したものに基づいていますが、固有名詞・用語・数値などは適宜変更してあります。)

[例1]この例は、新たな実験を行うのではなく、明細書の実施例のデータに基づく考察を行って、結論を述べているものです。

供述内容が長くなる場合や、実験証明書を別途添付したい場合には、下記の例のように詳細をExhibit No.(書証番号、日本での甲号証や乙号証に相当)を付した別紙に記載します。

この例では別紙のExhibit 1において実施例のデータに基づく考察を詳しく行い、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べています。もちろん、新たな実験に基づく宣誓供述書の場合は、別紙のExhibitにおいてその新たな実験の詳細と結果を述べて、上記「⑤ 具体的な供述内容」でその内容を要約して述べます。

宣誓供述書で結論を含む概要を述べ、詳細は別紙のExhibitとすることのメリットとしては、特に供述内容が長かったり複雑である場合に、審査官に先ず宣誓供述書で供述内容の概要を把握させ、その後、別紙のExhibitに記載された詳細により供述内容の合理性を判断させることにより、供述内容を容易且つ確実に理解してもらえるということが挙げられます。

尚、宣誓者(署名する人)の人称ですが、以前は弊所の実務として"he"や"she"などの三人称を使用しておりましたが、米国の代理人より一人称の"I"を使用するようにとのアドバイスを受けて、現在はこれに従っています。

(明細書の実施例のデータに基づく宣誓供述書の書式の1例)

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: Ichiro SUZUKI et al.
Serial No.: XX/XXX,XXX
Filed: June 10 20XX
For: POLYETHYLENE TEREPHTHALATE RESIN
Art Unit: 4133
Examiner: Thomas More


DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132

I, the undersigned, Ichiro SUZUKI, a Japanese citizen, residing at xxxxx, Akasaka 1-Chome, Minatoku, Tokyo 107-0052 Japan, hereby declare and state that:
I took a master course at the Department of Applied Chemistry, School of Engineering, ABCDE University, and I was graduated therefrom in March 1990.[*博士号取得者の場合: I was graduated in 1985 from the Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, ABCDE University, and took a doctor course in the Graduate School of Engineering, ABCDE University, majoring in applied chemistry, from which I was granted the degree of doctor in 1990.]
I entered FGHIJ Polymer Chemical Co., Ltd. in April 1990.
I have been engaged in the research and development of high performance polyester resins from April 1990 to date.
I am one of the applicants of the above-identified application and I am well familiar with the present case. I have read and understood the Office Action dated October 10, 2007 and the references cited therein.
I carried out Examples 1 to 25 and Comparative Examples 1 to 20 of the present application, and the results are as described on pages 160 to 220 of the specification of the present application.
I have made observations, with reference to Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1, 4 and 9 of the present application, to show that both of the side reaction index (C) requirement (i.e., less than 0.055) of step (1) and the "molten state" requirement of step (2) of the method of claim 4 of the present application must be satisfied for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application. (Hereinafter, the former requirement is simply referrred to as "side reaction index (C) requirement", and the latter requirement is simply referred to as "molten state requirement".)  The method and results are as described in a paper attached hereto and marked "Exhibit 1".

From the results of Exhibit 1, it can be fairly concluded:
that, as shown in Table A in Exhibit 1, the process employed in each of Examples 1 and 2 satisfies all requirements of claim 4 of the present application, whereas:

each of Comparative Examples 1 and 4 employs a crude PET resin having a C value of 0.082 and, hence, do not satisfy the side reaction index (C) requirement, and 

Comparative Example 9 employs a solid-phase polymerization process and, hence, does not satisfy the molten state requirement

that the results of Examples 1 and 2 (i.e. the properties of the PET resins obtained) are excellent; specifically, the obtained PET resins possess all of the target properties recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);

that the results of Comparative Examples 1 and 4 are poor in that the PET resins obtained in Comparative Examples 1 and 4, respectively, exhibit cyclic polymer contents (% by weight) of 3.45 and 3.34, which exceed the upper limit (not greater than 3 % by weight) recited in claim 1 of the present application (Table B in Exhibit 1);

that the results of Comparative Example 9 are poor in that the obtained PET resin not only exhibits a molecular weight distribution (Mw/Mn) of 3, which exceeds the upper limit (from 2 to 2.7) recited in claim 1 of the present application, but also exhibits disadvantageously high crystallinity of 55 (which causes high brittleness)  (Table B in Exhibit 1);

that, thus, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Examples 1 and 4, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained when the crude PET resin used does not satisfy the side reaction index (C) requirement; in other words, the side reaction index (C) requirement is critical for producing the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application;

that, further, through a comparison between Examples 1 and 2 and Comparative Example 9, it is clear that the polyethylene terephthalate resin of the present invention cannot be obtained by a solid-phase polymerization process that is a representative conventional process; in other words, the molten state requirement is also critical for producing the excellent polyethylene terephthalate resin of the present invention;

that Comparative Example 9 also shows that, even in the case where the requirements of step (1) of the method of claim 4 (including the side reaction index (C) requirement) are satisfied, the excellent PET resin of the present invention cannot be obtained when the molten state requirement is not satisfied;

that thus, it is apparent that the polyethylene terephthalate resin of the present invention which possesses all excellent properties recited in claim 1 of the present application can be obtained only when the process employed satisfies both of the side reaction index (C) requirement and the molten state requirement.

The undersigned petitioner declares that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Date:

(宣誓者の署名) Ichiro SUZUKI

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翻訳言語・分野

翻訳言語

日本語→英語

英語→日本語

英文和訳の質に関しては勿論のこと、英訳に関しても、海外の顧客や弁護士・弁理士の方々より正確であり且つ非常に分かり易いと高く評価して頂いています。少なくとも組織全体で安定して、弊所と同等の質の英訳サービスを提供できる翻訳会社・翻訳事務所は、日本には他に存在しないと考えています。

翻訳分野

文書の種類

- 特許関連文書 [特許明細書(直接又はPCT経由で外国特許出願するための明細書)、特許公報、手続き補正書、意見書、答弁書、実験成績報告書、宣誓書、拒絶理由通知、拒絶査定、特許査定、異議申立書、審判理由補充書、鑑定書、侵害・無効訴訟の訴状や準備書面等]

- 法務資料 (法律文献)

- 契約書(特許実施許諾契約書、秘密保持契約書、雇用契約書等)

- 医薬関連資料 (医学論文、試験報告書、製造管理資料等)

- マニュアル(機械、自動車、コンピュータ、電子器機等)

- MSDS(Material Safety Data Sheet, 化学物質安全性データシート)

- ISO関連(ISO 9001、ISO 14001、ISO 13485など

- 仕様書(自動車、エネルギー、医療機器、情報通信等)

- IR資料 (営業報告書、年次報告等)

- 広報資料(ニュースレター、プレスリリース、会社案内等)

- 社会的責任報告書 (CSRレポート) 

- 社内資料 (内部監査資料、就業規則等)

- 金融関連資料 (証券、銀行等)

- レター(海外顧客、弁護士、弁理士などとの連絡)類

- サステナビリティーレポート(持続可能性報告書)

- 会計資料(領収書・レシートや請求書等)

- 財務資料(貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/S)、株主資本等変動計算書(S/S)を含む各種財務諸表等)

- 環境報告書

- Webコンテンツ

- マーケティング用資料

尚、外国特許出願用明細書(PCT出願明細書を含む)の英訳文作成などのいわゆる特許翻訳の場合、単なる翻訳に留まらず、技術的及び特許的な観点からのアドバイスも致します。

専門技術分野

有機・無機化学、高分子化学、薬学、バイオテクノロジー(生化学及び遺伝子工学を含む)、電気工学(電池、電子回路、半導体など)、機械工学(材料加工機械、精密機械、事務機器、生産・組立機械、一般機械、農業機械、機械工具、運輸、車両一般、自転車、生活用品、包装・容器、土木建築、建造物など)、光学関連(光学要素、光学系、光学装置、光学部品、光学工作物、発光装置など)、IT 関連(ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ、通信・ネットワーク、プログラミングなど)

 

*もちろん、全ての分野に関して、博士号、又は修士、学士の取得者レベルの専門家がいるという訳では有りませんが、弊所では様々な技術分野における翻訳の実績があり、基本的に殆どどの様な技術分野に関する文書でも、優れた翻訳サービスをご提供することができます。それが本当のプロの技術翻訳者に要求される能力であると考えます。たとえ、案件の性質上、時間をかけると利益が薄くなってしまうような場合であっても決して手を抜くことはございません。

弊所の翻訳者は、どのような技術分野に関する翻訳であっても、技術的内容を理解せずに翻訳するということは絶対に致しません。(弊所での翻訳案件の多くが、技術の絶対的理解を要する特許出願明細書の翻訳であるということにも起因します。)

しかし、技術的な予備知識は最低限あれば良く、より重要なのは、原文の意図を間違いなく読み取る洞察力・観察力・理解力、不明な点を明らかにする調査能力・質問能力、そして得られた理解に基づいて、第三者が客観的に容易に理解出来る翻訳文章を作成するための論理構成力・表現力であると考えています。

むしろ専門知識が有りすぎると、無意識に読者も同様の知識を有していることを前提としてしまいがちなので、少し調べれば技術内容が理解出来るという程度が、第三者が読んで分かり易い文章を書くには有利であるとも考えられます。それは、もちろん翻訳者がプライドを持って、徹底理解のもとに翻訳を行うということが前提になりますが・・・

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