阻害要因 反論

米国(2): RCE (Request for Continued Examination)

...が同一である。 (2) RCE後の審査における拒絶の理由がRCE前の審査における拒絶の理由と同一である。 このような状況になるのは、例えば、Final Actionに対して補正を行わず単に反論のみを提出した場合、Final Actionに対に対する回答が間に合わず、延命措置としてRCEを提出した場合などが挙げられます。 上記のような状況になる可能性がある場合には、RCEと同時若しく...

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米国(3): 現在の米国における特許政策(並びに自明性審査とその対策)

... 最近、米国特許成立の確率が回復(向上)傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰(即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった)や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KRS判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合(先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合)であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。 ...
... consideration”(二次的考慮事項)の例)などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)~(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)~(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された2つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KRS判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。 ...

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進歩性の拒絶への対応(Part 3)

(D)その他の反論 異なる技術分野に属する先行技術文献の組み合わせ 進歩性欠如の拒絶は、殆どの場合、複数の先行技術文献の組み合わせにより自明というものです。 以前から実務において、先行技術文献が開示している技術が属する分野が異なるため組み合わせることが出来ないと指摘することが有効な手段の1つとして知られています。 ...
... しかし、特に近年は、殆どの国において単に属する技術分野が異なるという理由だけで、進歩性が認められることは少なくなっています。日本、米国、欧州など殆どの国において、技術分野が異なっていても、当業者の常識の範囲内で、組み合わせることが合理的であれば自明というスタンスが採用されています。例えば、米国においてこのスタンスを明確にしたのが2007年のKSR判決です。 従って、単に技術分野が異なるということだけでは不十分で、結局は、意外な効果や分野が異なることによる「阻害要因」が存在するということを示すことが必要になることが多いと思います。 「後知恵」(hind-sight) 「後知恵」に基づく拒絶とは、本来、進歩性(非自明性)の判断は、最近似の先行技術から出発して、審査対象の発明の出願時(即ち、この発明が知られていなかった時点)において、当該発明に到達することが容易であったかを検討することにより行わなければなりませんが、審査対象の発明の内容を念頭において、容易性を判断してしまうことを「後知恵」に基づいた判断と言います。 ...

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進歩性の拒絶への対応(Part 1)

...文献を引用して拒絶してくることも少なくありません。 そのような場合、本発明の特徴及び効果について、出願明細書に記載した発明の開発の経緯に言及しつつ説明した上で、先行技術による拒絶に対して具体的に反論するという手順をとることがよくあります。 より具体的には、本格的な反論の前に、明細書中の記載を引用して、発明が解決しようとする課題(Problem)と、それに対する解決手段(Solution)を...

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進歩性の拒絶への対応(Part 2)

... そのような場合の典型的な対応は以下の通りです。 (A)審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認・誤解を明らかにする。 (B)先行技術を組み合わせることの困難性[例えば、阻害要因(teach away)の存在]を明らかにする。 (C)予想外の優れた効果を明らかにする。 (D)後知恵(hind-sight)や商業的成功(Commercial Success)を主張す...

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進歩性(非自明性)の判断基準

...る発明が進歩性を有していると判断する。 (3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素(具体的には、引用発明からは予想外の顕著な効果、及び阻害要因)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。 (4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断す...

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