主要国における出願手続きの特徴

主要国（米国、欧州、中国、韓国）における特許制度・手続きの主な特徴と問題など

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  外国特許出願に関する主要国における特徴的な手続きや問題点などについて説明致します。特許に関する主要国というと、これまでは日・米・欧の三極、若しくはこれに韓国を加えた四極でしたが、近年、中国が知的財産の強化を国家戦略として掲げ、中国企業による出願が急増しており、上記の三極若しくは四極に完全に食い込んだ形となっております。2010年には、中国国内における特許出願件数はついに日本国国内における出願件数を抜き、さらにはその約７割が中国国内の企業などによる出願となっております。10年前には、中国国内における出願件数は日本の１割強程度であったことを考えると、誠に驚くべき勢いです。
  
  従いまして、以下に米国、欧州、中国、韓国における特許出願について、特徴や注意事項などを挙げてておきたいと思います。

１．米国

１．１　先発明主義から先願主義への移行とグレースピリオド（猶予期間）

米国は、最初に発明をした発明者に特許権を与える先発明主義を採用しておりましたが、2011年の法改正により、原則的に最初に出願をした発明者に特許権を与える先願主義へ移行します。但し、この移行は直ちに行われるわけではなく、2013年3月16日以降の出願が先願主義に基づいて処理されることになります。尚、この過渡期の出願、例えば、2013年3月16日以前に発明を着想し、実施化に向けた誠実で継続的な努力をしていたことの立証が可能であるが、出願日が2013年3月16日以後である場合にどのような扱いになるかは未定です。特に102条は今回の改正により根本的に書き換えられましたので、今後も色々と問題が発覚し、2013年3月16日までに更なる修正が行われる可能性があります。

先発明主義への移行の主要な目的は、国際的な調和（harmonization）を図ること及び抵触審査（Interference）手続きなどの先発明主義に由来する複雑な手続きを省くことで特許庁における手続きを効率化し、70万件にも及ぶ未処理案件（backlog）を減ずることにあります。

日本を含む米国以外のほぼ全ての国は先願主義を採用していますので、今回の米国の先願主義への移行は、米国外における特許実務に与える影響は少ないと思われます。

しかし、先願主義への移行に伴いPrior art（先行技術）の定義が拡張されたことに注意する必要が有ります。要するに先願主義への移行前であれば先行技術とならなかったものが、先願主義移行後は先行技術として引用される可能性があります。拡張されたのは以下の２点です。

１．　旧法下では新規性喪失の事由となり得る公知・公用は、米国内におけるものに限定されていたが、今回の法改正により米国外での公知・公用にも及ぶようになった（所謂「世界公知」への移行）。

　即ち、旧法の102条(a)においては、例えば米国特許出願人による発明の前に日本で既に公然実施されていた技術によって米国出願の発明の新規性が否定されることはなかったが、新法の102条(a)(1)では、そのような米国外における公然実施によっても米国出願の発明の新規性が否定されることとなった（但し、米国外で公然実施した技術の発明者や共同発明者（又は発明者若しくは共同発明者により開示された技術を獲得した他人）などが公然実施を開始した日から1年以内に該発明者本人が米国出願した場合を除く）。

２．　米国以外の第一国出願の出願日も後願排除目的に有効な出願日（effective filing date）として認められることになった。

　旧法の１０２条(e)では、所謂「ヒルマードクトリン（Hilmer Doctrine）」により、パリ条約ルートで出願された米国出願の第一国における出願日（パリ条約に基づく優先日）は、その米国出願の先行技術（Prior Art）としての有効日としては認められなかった。

米国においては、発明が公になっても１年以内であれば特許出願できます。これをしばしば“one year grace period”と称します。このグレースピリオドの制度は2011年の法改正においても維持されます。先願主義への移行後のグレースピリオド適用条件（新規性喪失の例外条件）は、改正法の102条(b)(1)に規定されております。

日本、中国、韓国などにも発明の公開後６ヶ月の出願猶予期間があります（中国における出願猶予期間についてはこちらに、韓国に関してはこちらに、日米の場合と比較しながら説明してあります）。欧州には、猶予期間の規定自体はあるのですが、この利用はほぼ不可能に近いものとなっています（この点についてはこちらをご覧下さい）。また、日本、米国、欧州、中国、韓国におけるグレースピリオド制度の比較をこちらの表に示してあります。

猶予期間は米国の１年に対し日本などでは６ヶ月ですが、米国と日本とではこの期間の違い以外にも実務上の大きな違いがあります。

日本では、特許法第30条に基づいて新規性喪失の例外の適用を受けることができますが、公知になった日から6ヶ月以内に出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し、更に出願から3ヶ月以内に証明書類を提出しなければなりません。尚、平成23年6月8日に公布された改正特許法（平成24年に施行予定）においては、例外規定の条件（特許法第30条）が緩和される予定です。現行法においては、新規性喪失の例外の適用を受けるためには公知にした手段に様々な制約（学会発表で公知にした場合、特許庁長官指定の学術団体による学会における発表である必要があるなど）がありましたが、改正後は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、広く新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになります。それでも所定の期間内に所定の手続きを取った場合に受けられる例外的な措置であることには変りありません。

一方で、米国においては、本人であれば公開した手段は問われず、猶予期間の適用申請手続きも必要ありません。これは、米国における猶予期間は、元々は先発明主義を採用していることに関連して、発明さえしていればその後いつ特許出願しても良いということになってしまうと公益を損なうことになるので、発明を公にしてから１年以内に出願しなければならないという時期的制限を設けることが主要な目的でありました。しかし、上記したように、発明を公知にした発明者本人に限り、先願主義に移行後もこの1年間の猶予期間の制度は維持されます。

従って、先願主義への移行によって発明日への遡及（swear-back）が不可能になった後、この１年間のグレースピリオドというカードをどのように利用するかということに注目が集まっています。

１．２　RCE（Request for Continued Examination）

もう一つ米国特許制度の大きな特徴と言えるのが、RCE（Request for Continued Examination）の存在です。RCEは、最後の審査通知(final office action)が出た後に、拒絶を克服できない場合に、継続審査を要求できる制度です。そしてこのRCEは出願が生きている間は何度でも請求することができます。（特許庁へ支払う料金は、large entityで＄930、small entitiyで＄465。数年前に、米国特許庁がこのRCEの回数を制限するためのルール改正を行うことを発表したが、訴訟になり、結局は特許庁が敗訴してルール改正は無くなった。）

要するに、米国出願は、出願が生きている限り何度最後の拒絶を受けても許可になるまで何度でもチャレンジできるということになります。このような制度は、米国にしかありません。例えば、日本でしたら、特許性を否定され続けた場合には以下の経緯を辿ることになります。

裏技的な手段として、拒絶査定を受けたら分割出願を行うということもありますが、この場合、勿論、分割出願の請求項を親出願と同じにならないよう補正する必要があります。即ち、分割出願はあくまで新たな出願として審査されるのであって、米国のように審査が継続されるわけではありません。（日本では、もし仮に分割出願の請求項に親出願の審査において拒絶された発明が含まれていると、最初の審査通知であっても、最後の拒絶理由通知への応答の場合と同様に補正の制限が課される。要するに削除、減縮、誤記訂正、明瞭化の目的の補正のみが可能で、新たな特徴を付加するような補正は許可されない。）

１．３　現在の米国における特許政策：不況に呼応してプロパテント政策に変化

米国においては、プロパテント政策（発明技術の独占的実施権を可能にする特許による権利保護を重視する政策）が、1980年代後半にレーガン大統領により導入され今世紀初頭まで維持されてきましたが、世界的な不況が深刻化するにつれ、大きな変化が見られます。

不況に加えて、プロパテント政策による弊害とも言える所謂「パテント・トロール（patent troll）」による特許権の濫用も大きな問題となっています。「パテント・トロール」とは、大学や研究機関以外のnonpracticing entity(特許発明を実施しない者)であって、第三者の特許権を譲り受け、その特許権を主張して大企業に巨額の損害賠償を要求するような組織のことです。このパテント・トロールの暗躍は、質の低い特許を乱発したことによる弊害であると言われております。

一般的には、近年の不況に伴い、プロパテントからアンチパテント（特許権より独占禁止法の遵守に重きを置く政策）へシフトしたと言われることが多いようですが、一概に、完全にアンチパテントへ傾いたと断言することは難しいようです。

近年の出来事を見ると、審査基準の厳格化や権利行使の範囲を制限する変化が目立ちますが、一方で、特許の活用を促進する方向の変化も見られます。要は、この不況を乗り切るために重要なツールの一つとして特許を有効に活用出来るように制度を整えているということであると思います。

近年の判例や2011年9月の法改正（Leahy-Smith America Invents Act）から読み取れる米国の知的財産権に関する姿勢は以下の通りです：

進歩性基準を厳格化し特許の質を向上

　－　KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) (これにより非自明性の審査が厳しくなった。)

付与後特許に対する異議申立ての機会を拡張

　－　付与後異議申立制度（Post-grant review）の導入(2011年のAmerica Invents Act)

過剰な権利行使を抑制

　－　Abbott Labs v. Sandoz, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009) (所謂"product-by-process"形式のクレームの権利範囲を、クレームで規定したprocessで得られる物に制限した。)

　－　複数の被告に対する訴訟の併合（joinder of parties）についての制限(2011年のAmerica Invents Act)（以前は、１つの特許訴訟において複数の被告を訴えることが可能であり、パテントトロールが複数の企業に対して同時に特許権侵害訴訟を提起し損害賠償金請求することが問題視されていた。この対策として、「同一の特許を侵害している」ことのみをもって複数の被告を１つの訴訟事件で訴えたり、１つの訴訟事件に併合したりすることができないこととされた(§299)。）

　－　In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (特許侵害訴訟において、3倍賠償の対象となる故意侵害の有無の立証責任を、侵害者から特許権者側に移した)

　－　故意侵害及び侵害教唆対策としての鑑定書の入手・提出の不要化（2011年のAmerica Invents Act）（上記Seagate事件における判示の一部を成文法化。鑑定書を入手しなかったことや裁判所に提示しなかったことを、故意侵害（willful infringement）の認定や、侵害教唆(inducement of infringement)の意思の認定に使用できないと規定された(§298)。2012年9月16日以降に発行された特許に対して適用。）

特許出願人又は特許権者の過失に対する罰則適用条件を緩和

　－　ベストモード要件違反を特許無効の理由から除外(2011年のAmerica Invents Act)

　－　補助的審査（Supplemental Examination）制度の導入(2011年のAmerica Invents Act)（情報開示義務(ＩＤＳ)違反の救済措置）

特許出願に関する門戸は狭めない

　－　Bilski最高裁判決［Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, 561 US, 177 L. Ed. 2d 792 (2010)］　(CAFCの大法廷（en banc）が「machine-or-transformation testが、ビジネス方法に関する発明が特許保護の対象になるか否かについての唯一の判定手段」と判示したのを最高裁が覆した。)

以前は審査が厳しいと言われている化学分野の特許出願で、かなり厳しい審査結果を予想していたにも関わらず、あっさりと特許になって拍子抜けしたようなケースも多々ありました。しかし、最近は我々も実感として、KSR判決を境に自明性（複数の先行技術文献の組み合わせに対する容易性）の審査が非常に厳しくなったと思います。正直な所、KSR判決以前は、「減縮補正を行わないと103条（自明性）で拒絶されるだろうな」と思う様な件が、拒絶を受けずにそのまま特許にということも結構ありました（しかも、審査結果が出るのが早かった）。現在は、特許庁における審査は、より時間をかけてかなり厳密に行われているという印象です。KSR判決において最高裁は以前よりも厳格な非自明性の基準が提示しましたが、判断基準が厳格になった以上に、米国特許庁審査官の自明性審査に対する姿勢が厳しくなったと感じます。

実際に、統計的にみても、米国ではKSR判決以後では拒絶査定を受け審判請求を行う件数が増え（KSR判決前の2006年では3349件→KSR判決後の2008年では6385件）且つ審判請求を行って拒絶が撤回される確率が率低下しています（KSR判決前の2006年では41%→KSR判決後の2008年では28%）。

尚、参考までに、KSR判決後約２年間において、CAFC（連邦巡回区控訴裁判所）が、化学・生化学系の発明を非自明（進歩性有り）と判断したケースが約62％であったのに対して、非化学・生化学系の発明を非自明と判断したケースは約33％であったとの統計データもあるそうです（http://www.jurisdiction.com/dsmith.pdf）。このことは、KSR判決によって、化学・生化学の分野のように効果を予見することが難しい分野では非自明と判断されやすく、一方、機械などの構造物などの効果を予見しやすい分野の発明は自明と判断されやすくなったということを示していると解釈することできます。

最近、米国特許成立の確率が回復（向上）傾向にあるという情報も散見されますが、実際、数字上はそうであっても、これが淘汰（即ち、元々特許性が明らかでない出願は繰り返し拒絶を受けたために放棄されてしまった）や出願人が出願する発明を精査していることによるという可能性もあると思います。弊所の印象としては、現在でも、KSR判決直後と比較すると非自明性の判断も大分緩和されたようにも思いますが、KRS判決以前と比較すると未だ厳しいように思います。実際に弊所で扱っている案件でも、非自明性の拒絶に対してほぼ完璧な対応ができたような場合（先行技術の組み合わせに対する阻害要因の存在を明らかにし、更に実験証明で予想外の優れた効果を明らかにしたような場合）であっても、その後、審査官の理解不足による拒絶を受け、更に何度かインタビューを行って説明したり、細かい補正をすることによって漸く許可になったということもありました。要するに審査官の側に、非自明性の審査は厳格に行うべきという意識があると思います。

(a)　審査対象出願の発明や先行技術の開示内容に関する審査官の誤認を明らかにする。

(b)　先行技術の組み合わせに対する阻害要因（teach away）の存在を明らかにする。

(c)　予想外の優れた効果を明らかにする。

(d)　先行技術に教示・示唆されていない特徴をクレームに追加して、更にその特徴による予想外の優れた効果を明らかにする。

その他にも商業的な成功（所謂“secondary consideration”（二次的考慮事項）の例）などが考慮されることもありますが、これらはあくまで二次的に考慮される事項であって、一般的には上記の(a)～(d)で十分な対応が難しい場合に補足的に主張すべき事項です。やはり先ず上記(a)～(d)の観点からの反論を検討すべきでしょう。上記のKSR判決以前は、自明性の拒絶に対して「引用された２つの先行技術文献が異なる技術分野に属するものであるから組み合わせは不当」という反論で拒絶が撤回されることが屡々ありました。しかし、KRS判決以降は、異なる技術分野に属する先行技術文献であっても組み合わせることが当業者の常識の範囲内で容易であれば自明であるということになりました。従いまして、原則的には上記のような対応を考えるべきです。

上記(a)の審査官の誤解についてですが、特に米国の審査官は、技術内容の誤解に基づいて拒絶してくることが多いという印象があります。審査官の指摘を鵜呑みにせずに、自らの出願のクレームの記載や先行技術文献の開示内容を詳細に検討することが重要です。

また、その様な場合においても、ただ審査官の誤解を責めることを考えるのではなく、何故そのような誤解が生じたのかを謙虚に検討してみることが望ましい結果につながることが多いです。具体的には、審査官の誤解の理由を検討し、許容範囲内で、誤解の原因を排除し、発明をより明確に定義できる補正が可能であるならば、そのような補正を行うことが望ましいです。仮に審査官の誤解が明らかであっても、何らかの補正を行った方が、権利化がスムーズになります。

上記(b)の「阻害要因」については、一瞥してそのような阻害要因が見あたらないような場合でも、注意深く、執念深く、引用された先行技術文献を徹底検討すると、「阻害要因」として若しくは「阻害要因」とまではいえずとも先行技術の組み合わせを断ち切るために利用できる記載が見つかることも良くあります。一見自明性の拒絶が妥当に思えても、直ぐにあきらめないことが大切です。米国に限らず外国出願の多くは、現地代理人への依存度が高いと思います。しかし、現地代理人は、自分で明細書を作成したのではないということもあり、明細書や引用された先行技術文献を必要以上に詳細に検討することは通常有りません。現地代理人が半ばギブアップの状態でも、弊所で明細書や先行技術文献を徹底的に検討して有効な反論材料を見出したようなことも少なくありません。

上記(c)の「予想外の優れた効果」に関しては、米国の特許プラクティスの１つの大きな特徴として、出願明細書に記載されていない効果について、出願後に主張することが可能です。（日本や欧州においては、出願時の明細書に教示も示唆もされていなかったような効果に基づいて進歩性を主張することは原則的に許されません。）

また、米国において「予想外の優れた効果」の立証に有効なツールとして、37 C.F.R. 1.132に基づく宣誓書（affidavit）又は宣言書（declaration）（以下、纏めて「宣誓供述書」）があります。この宣誓供述書形式で提出された証言やデータについては、審査官は、公知文献や専門家の見解書と同等の証拠として真摯に検討することが義務付けられています。この宣誓供述書は、最後に文字通り「署名者は、故意の虚偽陳述及びそれに類するものは、18 U.S.C.. 1001 に基づき罰金若しくは拘禁、又はその併科により処罰されること・・・について警告を受けており、本人自身の知識によって行う全ての陳述が真実であること・・・を宣言する」と宣誓して署名するものです。

他の国では一般的に審査段階では宣誓供述書の形式での提出は要求されません。しかし欧州の場合、審査の段階では実験証明書を宣誓供述書の形式にする必要はありませんが、異議申立手続きや審判手続きにおいては宣誓供述書の形式にすることが要求されます。