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例えば同じ所有権でも「土地」であれば、明確な境界線を引いて権利を主張することができます。
一方で、特許は、無形の知的財産に言葉で境界線を引いて自らの権利範囲を明らかにしなければなりません。これは非常に難しい作業です。ちょっとした言葉の使い方によって、当然権利範囲に入ると考えていたものに権利が及ばなかったり、逆に意図していた範囲より広すぎて従来の物との違いを明らかにできずに特許無効となってしまったりすることがあります。
意図した通りの範囲の知的財産権を取得するためには、法律及び技術に関する知識のみならず、非常に高度な論理構成力が要求されます。
井上＆アソシエイツでは、長年、外国特許実務に携わることで蓄積した知識と経験に基づき、お客様からのご依頼内容と関連先行技術を徹底的に検討し、先行技術との間に論理的な線引きをするために、何が必要で何が不要なのかを見極め、意図した権利を効率よく取得致します。
特許実務も一種の職人技ですが、弊所には一切妥協することなく約３５年に亘って外国特許実務に携わることによって蓄積した技術とノウハウがあります。また少数精鋭にて高品質なサービスを安定して供給致します。
外国への出願について日本国内代理人の意議やあり方に疑問を抱いておいでの方は、是非弊所を
一度お試し下さい。更に、日本国内の出願につきましても、逆に外国出願手続きで培った技術を生か
し、世界で通用する質の高い権利取得を可能にします。
豊富な経験
多くの外国特許案件を担当しても、ただ現地との連絡をしているだけでは腕は上がりません。
弊所の外国特許案件の担当者は、自ら明細書の作成のみならず米国や欧州特許庁による拒絶に対する回答書作成などを何百件とこなした10年以上の経験者です。後述致しますように、米国や欧州の特許庁による拒絶に対する回答書などであっても弊所が作成したものがほぼそのまま提出されます。
明細書作成であれ中間処理（拒絶に対する応答など）であれ、最も重要なのは、密度の濃い経験です。当然のことながら中間処理や係争についての豊富な経験が無いと良い明細書も書けません。
多くの外国出願を扱う日本国内の特許事務所では、外国出願用の明細書を作成するのは基本的には翻訳者であり、中間処理に関しては基本的には現地代理人に任せているケースが多いかと思います。後述するように、そのようなやり方には様々なデメリットがあります。
弊所では、外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常にもって、ご依頼いた件は必ずな有用な形で権利化するのだという強い気持ちで取り組みます。
英語でのハイレベルな特許実務が可能
弊所の大きな特徴の一つは、弊所の個々のスタッフが、英語での特許実務が可能であり、外国特許出願に関する明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行ってしまうという点にあります。
単に英語での実務が可能というだけでなく、欧米の代理人にも高く評価される高度な書類作成が可能です。単なる翻訳者は一切使用せず、またネイティブチェッカーなども不要です。
外国特許出願であっても、事務手続き的なこと（現地特許庁への書類提出手続きとそれに関する願書作成など）以外の実質的な部分については、基本的に弊所で全て行ってしまいます。
明細書のみならず拒絶に対する回答書などについても、欧米の代理人から高い評価を受け、欧米の代理人は殆どの場合、弊所の原稿を検討した上で、ほぼ実質的な変更無しで現地の特許庁に提出します。
弊所では、事務所開設以来、35年以上このような業務形態を維持しております。
ほぼ全ての出願人にとって、外国特許出願に関する質の向上と経費削減の両立ということが最大の課題であると思います。弊所は、この課題に以下のように取り組みます。
課題1：出願明細書の質と出願コストのバランス
イニシャルコスト（出願時の費用）は一番分かり易いコストですので、これを低減しようとしがちですが、イニシャルコストの低減に力を入れすぎると、見かけ上は一時的にコストダウンが達成されるかも知れませんが、中・長期的な観点からは余計な経費が必要になったり、損失につながることが少なくありません。
特許が企業の知財戦略における重要なツールであるならば、出願時は費用よりも明細書の質を優先すべきであると考えます。
質の高い明細書は、以下のようなメリットをもたらします。
- ① 中間費用（拒絶に対する対応など権利化までのコスト）の低減
- ② 特許不成立又は無効となるリスクの低下
- ③ 意図した範囲の特許保護
- ④ 意図した範囲の技術に関するライセンス料の回収
従って、出願明細書の質を向上させることは、長い目で見ればコストの削減や損失の防止にもつながるはずです。
課題１に対する弊所の対応
弊所の考えは上記の通り出願時はコストよりも明細書の質を重視すべきということですので、弊所が明細書の質を向上させるため心がけている点を列挙します。
外国出願の基礎となる最初の日本出願については、通常、明細書の質はある程度犠牲にしても早期に提出することが重要視されます。従って、外国出願する際には、明細書を徹底的に検討し直す必要が有るはずです。基本的なチェックポイントとして、例えば、以下のようなものが挙げられます。
・開示要件について
- （１）関連技術に関する周知・公知事項を把握した上で実施可能要件が満たされているか検討
- （２）適切な用語が使用されているか（用語が不適切であるが故に、権利化や権利行使に支障を来たすことが少なくない）
- （３）クレームされた発明が、明細書に充分サポートされているか
・新規性・進歩性について
- （４）再度の先行技術調査
- （５）外国特許庁による審査結果の予想
- （６）上記（５）に基づいて、対応案を提示（実施例・比較例の追加や審査段階において許容範囲内での減縮を可能にする記載の追加など）
また、発明が属する技術分野、クレームの形式（物、方法、プロダクト-バイ-プロセスなど）、発明の種類（用途発明、選択発明、特殊パラメータ発明など）及び出願する国による要求の違いも充分に考慮に入れた上で、外国出願用明細書を作成します。
いずれも当たり前のことではありますが、これらを適切に行うには経験が必要です。
井上＆アソシエイツでは外国出願用明細書（PCT出願用和文明細書を含む）の作成を徹底的な検討に基づいて行います。例えば、弊所以外で作成した日本出願を基礎としてPCT出願する場合、弊所での経験が１０年以上の担当者が、上記したような点に注意しながら、どの程度の時間的猶予があるかにもよりますが、通常４０～８０時間程度かけて丁寧にPCT出願用明細書を作り上げていきます。勿論、期限や提出前にお客様にご確認頂く時間が十分に取れるよう配慮いたします。
井上＆アソシエイツの担当者は、上記した通り、米国・欧州の特許庁による拒絶に対する回答書なども数百件とこなしてきた経験者ですので、外国出願用明細書に何が要求されるのか知り尽くしております。
勿論、ただ時間をかければよいということでは有りませんが、近似の先行技術の内容を把握して、出願人と相談した上でクレームを確定し、明細書本文も徹底的に検討して必要な情報を盛り込む作業を行うと、その程度の時間は必要になってしまいます。それでも料金は標準的な範囲に収めます。（以前は、お客様から「質は高いが料金も高い」と言われましたが、近年の不況により値下げし、現在は大手の特許事務所よりは安い位であると思います。しかし、書類の質については一切妥協致しません。）
弊所では、将来、特許成立するか否かを無視して、ただ出願するということは絶対に致しません。あらゆる状況を想定して、出願人の許容範囲で且つ確実に特許にできると確信した明細書で出願致します。
弊所は少数精鋭で、このような実務が可能であるスタッフのみが外国特許出願案件を担当致します。
課題２：中間処理（拒絶理由通知に対する応答など）の効率化とコスト低減
弊所は、他の特許事務所で出願した案件が難しい状況に陥ってから中途で引き受けたことが何度か有りますが、これまで全て成功に導いております。即ち、そのような案件は全て先任の国内外代理人の検討不足によるものであったということになりますが、外国特許出願の場合には、責任の所在が不明確になり、検討不足の状態が生じ易いということがあると思います。その原因として以下のようなことが考えられます。
（１）外国出願の日本国内特許事務所における扱いに関しては、言語と法律の違いにより、翻訳者が外国出願用英文明細書を作成し、その後の対応は外国代理人に一任に近い形になる。即ち、日本出願明細書（若しくはPCT出願和文明細書）を作成した本人は、外国出願で使用する英文明細書の作成にも、その後の中間処理においても余り関与しない。
（２）外国代理人は、自ら明細書を作成したわけではないので、発明の理解が不十分であり且つ権利化に対する責任感が希薄になる傾向がある。
無駄に審査が長引けば、当然、経費が増加します。また、難しい状況になって米国や欧州の代理人の助言を仰いだり、詳細な検討を依頼したりすると高額な請求が来てコストが大きく膨らんでしまうということもあります。
課題２に対する弊所の対応
弊所の外国出願担当者は、上で述べたように、明細書の作成は勿論、米国・欧州特許庁の拒絶に対する回答書や外国での係争における理由書・答弁書などの作成も基本的に自ら行いますので、上記のような問題は起りません。
外国出願であっても、成功するか否かは我々の責任であるという認識を常に持って対応します。
弊所が中途で引き受けた案件には、最終拒絶理由通知（final office action）と継続審査請求（RCE）を繰り返して国内外代理人がお手上げの状況になった米国出願なども有りましたが、弊所で引き継ぎ後１又は２回の回答で許可を得ています。そのような案件の場合、出願時から弊所に任せて頂いていれば権利化までの経費は半額以下で済んだはずであると思います。
法律も実務も異なる外国出願の中間処理を日本の代理人が処理できるのか？と疑問を抱かれるかも知れませんが、弊所のスタッフは、外国特許関連手続については圧倒的な経験値を有しており、各国の制度や実務に準じたアドバイスや対応が可能です。実際に、外国特許庁へ提出する書類も実質的に弊所で完成させてしまうというスタイルを開業以来維持しており、これについてお客様より評価を頂いたことはあっても、クレームを受けたようなことは皆無です。
以上の通り、弊所では明細書を作成した担当者自らが回答書作成も行うため、十分な発明理解に基づいた効果的・効率的な対応が可能であり、現地代理人費用も削減することが出来ます。
課題３ 外国代理人費用の抑制
出願時の費用については、どの国でも実績の有る特許事務所は相場を大きく外れるような料金設定はしませんので、総合的なコストに大きな影響を与えるのは拒絶理由通知に対する応答などの中間処理にかかる費用です。
例えば、１件当たりの出願時の費用を10万円程度節約することに成功したとしても、拒絶に対する対応で欧米の代理人に負担をかけると、直ぐに帳消しになってしまいます。米国で審査官を説得することが出来ずに最後の拒絶理由通知（final office action）を受けて継続審査請求（RCE）というような状況になると、それで中間処理の費用は100万円を超えてしまうと思います。
極端な例では高名な米国弁護士に標準的な難易度の回答書を1回作成させたら500万円を超える請求が来たという話を聞いたことが有ります。
課題３に対する弊所の対応
どのようにすれば中間処理に関する現地からの請求額を減らせるかと考えると、やはり明細書を作成して発明の内容と背景を熟知しており且つ出願人とのコミュニケーションが容易である国内の代理人が処理することが一番効率が良い筈です。
この観点から、既に上記致しましたように、弊所は米国・欧州の特許庁にそのまま提出できるような回答書の作成が可能ですので、現地代理人費用の抑制に大きくご貢献出来るものと考えます。
このように弊所は、外国特許の質の向上とコスト削減の両立を可能に致します。ご興味・ご関心をお持ちいただけたら、お気軽にこちらからご連絡下さい。